STS, 16 de Octubre de 2008
| Ponente | MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONA |
| ECLI | ES:TS:2008:5199 |
| Número de Recurso | 3095/2006 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 16 de Octubre de 2008 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a dieciséis de Octubre de dos mil ocho.
Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 3095/2006 interpuesto por "PESCANOVA, S.A.", representada por el Procurador D. Javier Ungría López, contra la sentencia dictada con fecha 10 de abril de 2006 por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 127/2004, sobre inscripción de la marca mixta número 2.481.403, "Congelados Frutomar"; es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por el Abogado del Estado, y "COMERCIAL BENIDORM, S.L.", representada por la Procurador Dª. Carmen Moreno Ramos.
"Pescanova, S.A." interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 127/2004 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 5 de marzo de 2003, confirmado el 26 de noviembre siguiente, que concedió el registro de la marca número 2.481.403, "Congelados Frutomar".
En su escrito de demanda, de 23 de septiembre de 2004, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "por la que, estimando el presente recurso, se declare que las resoluciones registrales anteriores son totalmente nulas y que en su lugar procede sea denegado el registro en principio conferido a la referida marca nº 2.481.403 'Congelados Frutomar (gr.)', de la clase 29 del Nomenclátor Internacional Oficial". Por otrosí interesó el recibimiento a prueba.
El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 11 de octubre de 2004, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia "desestimando el presente recurso y confirmando el acto recurrido por ajustarse a Derecho, con expresa imposición de las costas al actor".
"Comercial Benidorm, S.L." contestó a la demanda con fecha 24 de noviembre de 2004 y suplicó sentencia "de conformidad con lo interesado en este escrito de contestación a la demanda interpuesta por la entidad Pescanova, S.A. y, en consecuencia, confirme la resolución de fecha 5.03.2003 por la que se concedió la marca 2.481.403 Congelados Frutomar (mixta)".
No habiéndose recibido el pleito a prueba y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 10 de abril de 2006, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que desestimamos el recurso interpuesto por el Procurador D. Javier Ungría López actuando en representación de Pescanova, S.A. contra la resolución de 26 de noviembre de 2003 de la Oficina Española de Patentes y Marcas que desestimó el recurso interpuesto contra la resolución de la misma Oficina de fecha 5 de marzo de 2003 y, en consecuencia, concedió la inscripción de la marca mixta nº 2.481.403 'Congelados Frutomar' para distinguir productos de la clase 29 del Nomenclátor Internacional, resoluciones que confirmamos por ser ajustadas a Derecho. No se realiza imposición de costas".
Con fecha 28 de junio de 2006 "Pescanova, S.A." interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 3905/2006 contra la citada sentencia, al amparo del siguiente motivo: Único: al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, "al entender que la sentencia recurrida ha infringido tres de los criterios adoptados por la doctrina jurisprudencial en la interpretación de la norma del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas 32/1988 y, por ende, se entiende infringido igualmente el propio precepto".
El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con costas.
"Comercial Benidorm, S.L." se opuso igualmente al recurso y suplicó su desestimación imponiendo las costas a la recurrente.
Por providencia de 17 de junio de 2008 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez- Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 8 de octubre siguiente, en que ha tenido lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Magistrado de la Sala
La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 10 de abril de 2006, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Pescanova, S.A." contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas en cuya virtud fue inscrita la marca número 2.481.403, "Congelados Frutomar", para distinguir productos de la clase 29 del Nomenclátor Internacional, en concreto "productos congelados de carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas, legumbres y verduras congeladas; gelatinas, mermeladas y compotas, helados comestibles y cubitos de hielo".
A la inscripción de la marca número 2.481.403, "Congelados Frutomar", solicitada por "Comercial Benidorm, S.L.", se había opuesto "Pescanova, S.A." en cuanto titular de las marcas números 1.003.486, 1.168.011, 1.274.002, 2.125.325, 2.266.573 y 2.266.574, "Frumar", que amparan, respectivamente, productos de las clases 29, 30, 29, 1 y 5.
La Sala de instancia confirmó la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta, a su vez, había estimado que, "entrando en la comparación de los signos enfrentados, tenemos, por una parte, las marcas prioritarias números 1.003.486 Frumar (denominativa), 1.274.002 Frumar (mixta), 2.215.325 Frumar (mixta), 2.266.574 Frumar (mixta) y 2.266.274 Frumar (mixta). Por otra parte, tenemos la marca nº 2.481.403 Congelados Frutomar (mixta). A la hora de valorar la semejanza entre dos registros, la jurisprudencia de nuestro más alto Tribunal es partidaria de proceder a una confrontación global de las marcas, de suerte que la literalidad de las denominaciones no pueda ser fragmentada y cotejada por separado. De esta forma, en una impresión de conjunto, las marcas enfrentadas resultan diferenciables. En ausencia de similitud significativa, o en otras palabras, faltando lo que constituye la primera de las condiciones necesarias para la aplicación del art. 12.1.a) LM, interrumpimos en este lugar su análisis y descartamos su posible utilización en el presente expediente".
El tribunal sentenciador desestimó el recurso contencioso-administrativo tras sintetizar con los siguiente términos el contenido de la demanda:
[...] El recurrente alega que la marca concedida está incursa en la prohibición de registro del art. 12.1 a) de la Ley de Marcas 32/1988, por similitud con la marca mixta nº 1.274.002 'Frumar' de su titularidad, concedida para distinguir productos de la misma clase del Nomenclátor Internacional, argumentando que de la denominación solicitada no puede tenerse en cuenta como distintivo el vocablo 'Congelados' por ser un vocablo genérico de los productos que ofrece la marca, sino únicamente el de Frutomar que además es el de mayor fuerza expresiva,siendo además los vocablos Frutomar y Frumar los predominantes en las marcas enfrentadas por encima de sus respectivos gráficos, vocablos de estructuras denominativas muy afines que empiezan y terminan por el mismo comienzo y final Fru y Mar, estando íntegramente contenido el vocablo Frumar de la marca oponente en la marca solicitada, lo que unido a que ambas marcas pretenden distinguir idénticos productos determina la existencia de riesgo de confusión en los consumidores acerca de la procedencia empresarial de los productos.
Fijado así el debate, la Sala de instancia (fundamento jurídico segundo de la sentencia) hizo un resumen de la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el criterio de comparación de las marcas atendiendo a su conjunto y la aplicó al caso de autos con las siguientes consideraciones:
"[...] En el caso presente, el recurrente para concluir en la incompatibilidad de las marcas ha seguido precisamente la tesis contraria a la doctrina jurisprudencial expuesta, habiendo descompuesto las marcas tanto en su aspecto denominativo como gráfico, lo que no es de recibo ya que las marcas deben de ser examinadas en su conjunto; realizando tal examen de conjunto resulta que la marca solicitada es una marca mixta que se integra de un conjunto gráfico denominativo consistente en el vocablo Congelados escrito en letras ascendentes- descendentes debajo del cual figura la representación gráfica de un pez espada y debajo el vocablo Frutomar escrito en letras descendentes y ascendentes, mientras que la marca oponente es una marca mixta que se integra de un conjunto gráfico denominativo consistente en el vocablo 'Frumar' superpuesto a un dibujo de un ancla ladeada hacia la derecha todo ello en variados colores: azul claro y oscuro, naranja, rojo y blanco, estando compuestas por tanto cada una de las marcas por un conjunto gráfico denominativo que posee características concretas y diferentes el uno del otro y que determina que ambas marcas se diferencien de forma suficiente, permitiendo su diferenciación sin riesgo de confusión en el mercado, ya que tal como expresa la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de noviembre de 2003, el criterio prevalente que permite valorar la licitud de las marcas enfrentadas se expresa en el axioma de que no toda semejanza entre marcas es suficiente para declarar su incompatibilidad, sino solo aquélla que suponga un riesgo de confusión en el mercado sobre los servicios de ambas, desde un examen de conjunto de todos los elementos integrantes de cada denominación confrontada sin descomponer su unidad fonética y gráfica.
Por lo demás en la prohibición general del art. 12 de la Ley de Marcas 32/1988, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales,no opera la prohibición de registro aunque los productos, servicios y actividades que pretenden distinguir las marcas sean iguales si no existe similitud ó riesgo de confusión entre los signos, situación que se estima es la presente en que el grado de distintividad denominativa y gráfica de la marca aspirante, apreciable en una visión de conjunto, compensa el grado de similitud de los productos ofrecidos por dichas marcas, al no suscitar riesgo de evocación respecto del origen empresarial común.
Por lo expuesto, el recurso debe ser desestimado."
"Pescanova, S.A." limita su recurso de casación a un motivo único, formulado al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, en el que imputa a la Sala de instancia la infracción de la doctrina jurisprudencial recaída sobre el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas 32/1988 así como del propio precepto legal. Desarrolla su argumentación en tres epígrafes:
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En el primero considera "infringida la doctrina jurisprudencial que prescribe que, con independencia de que hayan de compararse en conjunto las marcas en pugna, esta comparación debe prestar una especial atención a aquel elemento cuya preponderancia sea manifiesta en ese conjunto de cada marca comparada".
El tribunal de instancia no vulnera esta doctrina, antes bien la respeta, y acusa precisamente a la demandante de descomponer artificialmente el distintivo objeto de litigio. Sostiene "Pescanova, S.A." que la Sala ha exagerado en este caso la importancia del elemento gráfico y minusvalorado la del fonético al comparar uno y otro signo. Pero no es ese el sentido de la sentencia. En ella prevalece el examen de conjunto de la nueva marca al ser comparada con la preexistente, sin que aquel tribunal haya otorgado más relevancia a uno u otro de sus componentes.
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En el segundo apartado considera asimismo "infringida la doctrina jurisprudencial que proclama que la comparación de marcas en atención a sus conjuntos no quiere decir que hayan de mezclarse elementos heterogéneos, como son los gráficos y los fonéticos, sino que cada uno de esos dos puntos de vista comparativos es independiente del otro, de modo que la 'semejanza fonética' que pueda haber entre marcas que también cuenten con gráficos adicionales, es eficaz para hacer a esas marcas incompatibles en la inscripción registral, si las mismas guardan también entre sí afinidad aplicativa".
La doctrina jurisprudencial que la recurrente invoca no tiene el carácter absoluto que ésta pretende darle. Reiteradamente hemos prevenido contra el intento de citar de modo aislado o fuera de su contexto decisiones jurisprudenciales en materia de marcas que tienen sentido en cuanto aplicadas al caso singular que resolvieron pero que no deben ser extrapoladas a otros de modo automático.
En efecto, dado el extremo casuismo existente en esta materia, las soluciones aplicadas en un caso están muy ceñidas a las circunstancias de hecho de cada litigio. Y, desde esta perspectiva, baste señalar que ninguna de las sentencias mencionadas en el motivo de casación se refiere a signos distintivos más o menos próximos a los que son objeto de este debate casacional. En ellas se han adoptado las soluciones jurisdiccionales correspondientes en función de que las respectivas denominaciones enfrentadas presentasen o no la suficiente distinción fonética, gráfica y conceptual, además de operar en los mismos ámbitos comerciales. Carecen de utilidad, pues, como criterios o pautas de referencia para un litigio sobre marcas del todo dispares a las analizadas en ellas.
Sentada esta premisa, decae la argumentación de la recurrente sobre las consecuencias de la heterogeneidad de los componentes gráficos y fonéticos en el caso de la marca impugnada. Repetimos que esta última debe ser contrastada con la prioritaria desde su consideración global, tal como acertadamente hizo la Sala de instancia. Y, comparadas en su conjunto, es razonable la apreciación de dicha Sala -que debe prevalecer en casación salvo que se demuestre su error patente, lo que aquí no ocurre- cuando destaca su compatibilidad recíproca.
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Concluye la recurrente en el tercer epígrafe del motivo único afirmando que el Tribunal de instancia, al valorar "[...] el vocablo genérico 'congelados' como elemento diferenciador de la marca concedida en el expediente de autos", infringe también la jurisprudencia "basada en la interpretación combinada de los artículos 12.1 y 11.1.a), b) y c) de la Ley de Marcas 32/1988 " ya que los vocablos genéricos no tienen por sí mismos aptitud para construir denominaciones de marcas".
La Sala de instancia no ha puesto un especial énfasis en que el vocablo "Congelados" sea el elemento diferenciador clave del nuevo signo. Es más, bien podría afirmarse que incluso al margen de aquel vocablo, la Sala implícitamente vendría a admitir que las expresiones "Frumar", como denominación de fantasía, y "Frutomar" son compatibles entre sí pues presentan las suficientes diferencias fonéticas a las que acompañan en este caso los componentes gráficos respectivos, suficientemente caracterizados. En todo caso, insistimos, no existe en la sentencia un tratamiento singular del vocablo "Congelados" como factor específico determinante de la compatibilidad del nuevo signo con el precedente.
El carácter genérico y descriptivo que dicho término, en sí mismo y de modo aislado, pudiera tener en relación con los productos comerciales que trata de identificar ("productos congelados de carne y pescado", entre otros) no es óbice para la inscripción registral del nuevo signo si éste incorpora junto a aquél otros elementos identificadores ("Frutomar" más los gráficos) que le dotan de sustantividad y distintividad propia.
Procede, en consecuencia, la desestimación del recurso de casación con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido, conforme prescribe el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español
No ha lugar al recurso de casación número 3095/2006, interpuesto por "Pescanova, S.A." contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 10 de abril de 2006, recaída en el recurso número 127 de 2004. Imponemos a la parte recurrente las costas del recurso.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Fernando Ledesma.- Manuel Campos.- Eduardo Espín.- José Manuel Bandrés.- Óscar González.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.
