STS, 2 de Octubre de 2008
| Ponente | MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONA |
| ECLI | ES:TS:2008:4923 |
| Número de Recurso | 1717/2006 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 2 de Octubre de 2008 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a dos de Octubre de dos mil ocho.
Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 1717/2006 interpuesto por "BASF COATINGS AG", representada por el Procurador D. Javier Ungría López, contra la sentencia dictada con fecha 13 de enero de 2006 por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 2089/2003, sobre denegación de la inscripción de la marca número 2.451.063, "Polyceram"; es parte recurrida "POLYCERAM, S.A.", representada por el Procurador D. Aníbal Bordallo Huidobro.
"Basf Coatings AG" interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 2089/2003 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 5 de noviembre de 2002, confirmado el 25 de agosto de 2003, que denegó la inscripción de la marca número 2.451.063, "Polyceram".
En su escrito de demanda, de 12 de mayo de 2004, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "por la que declare que son totalmente nulas dichas resoluciones registrales y que es procedente la concesión de la referida marca de mi mandante, que gira bajo la denominación 'Polyceram'." Por otrosí interesó el recibimiento a prueba.
El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 29 de junio de 2004, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia "declarando la desestimación del recurso contencioso-administrativo".
"Polyceram, S.A." contestó a la demanda con fecha 1 de septiembre de 2004 y suplicó sentencia "por la que desestimando íntegramente la demanda presentada, confirme la denegación de la marca solicitada nº 2.451.063, con expresa imposición de las costas a la demandante". Por otrosí solicitó el recibimiento a prueba.
No habiéndose recibido el pleito a prueba y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 13 de enero de 2006, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que desestimamos el recurso interpuesto por el Procurador Don Javier Ungría López en representación de Basf Coatings AG contra la resolución de 25 de agosto de 2003 de la Oficina Española de Patentes y Marcas que desestimó el recurso interpuesto contra la resolución de la misma Oficina de fecha 5 de noviembre de 2002 y, en consecuencia, denegó la inscripción de la marca denominativa nº 2.451.063 'Polyceram' para distinguir 'pinturas, lacas, preservativos antioxidantes y contra la deterioración de la madera, masilla (resina natural), disolventes para pinturas, formulaciones de revestimientos resinosos protectores para uso como revestimientos metálicos' de la clase 2 del Nomenclátor Internacional, resoluciones que confirmamos por ser ajustadas a Derecho, sin imposición de costas".
Con fecha 24 de marzo de 2006 "Basf Coatings AG" interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 1717/2006 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:
al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional, "al entender mi parte que el Tribunal de instancia no ha acomodado su sentencia a las exigencias de los apartados 1º y 2º del artículo 218 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil ".
al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, por infracción de la letra b) del apartado 1º del artículo 12 de la Ley de Marcas y de la jurisprudencia.
al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, por infracción de la letra c) del artículo 13 de la Ley de Marcas 32/1988.
"Polyceram, S.A." presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación íntegra con imposición de costas a la recurrente.
Por providencia de 16 de junio de 2008 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez- Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 24 de septiembre siguiente, en que ha tenido lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Magistrado de la Sala
La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 13 de enero de 2006, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Basf Coatings AG" contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas que denegaron la inscripción de la marca número 2.451.063, "Polyceram", para distinguir productos de la clase 2 del Nomenclátor Internacional, en concreto "pinturas, lacas, preservativos antioxidantes y contra la deterioración de la madera, masilla (resina natural), disolventes para pinturas, formulaciones de revestimientos resinosos protectores para uso como revestimientos metálicos".
A la inscripción de la nueva marca número 2.451.063, "Polyceram", solicitada por "Basf Coatings AG", se había opuesto "Polyceram, S.A." en cuanto titular del nombre comercial número 107.862(3), "Polyceram, S.A.", anteriormente registrado para distinguir la actividad de "fabricación y comercialización de productos de cerámica técnica".
La Sala de instancia confirmó la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta, a su vez, había estimado que concurrían en el caso de autos los "presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 12.1 [de la Ley], por existir identidad fonético-denominativa entre la marca solicitada nº 2451063 'Polyceram' y el nombre comercial prioritario obstaculizante nº 107862 'Polyceram, S.A.', así como una manifiesta relación entre sus respectivos ámbitos aplicativos, que se refieren a 'pinturas, lacas preservativos antioxidantes y contra la deterioración de la madera, masilla (resina natural), disolventes para pinturas, formulaciones de revestimientos resinosos protectores para uso como revestimientos metálicos', en clase 02, en el caso de la marca solicitada, y a 'fabricación y comercialización de productos de cerámica técnica', en el caso del nombre comercial prioritario. En consecuencia, una eventual convivencia registral de los signos en pugna generaría riesgo de confusión por asociación en el público de los consumidores. [...] No puede ser apreciado el precedente de convivencia registral citado por el recurrente con la marca M-1624996 Polyceram (cl. 2) cuya caducidad fue publicada en el BOPI de 01-04-02, pues en cada resolución ha de estarse al caso concreto, atendiendo en la presente a los actuales factores de comparación, siendo la concesión o denegación de una marca una actividad reglada y no discrecional en la que, por tanto, no puede entrar en juego con carácter vinculante el precedente administrativo (SSTS de 23-07-1988; 08-07-1996 ), sin que el principio garantizado por el art. 14 CE pueda transformarse en una exigencia de trato igual fuera de la legalidad (STS 3ª 08-06-95; 23-05-96 )".
Las consideraciones en cuya virtud el tribunal sentenciador desestimó el recurso contencioso-administrativo, una vez expuestas las pautas generales de interpretación del artículo 12 de la Ley de Marcas, fueron las siguientes:
"En el supuesto presente entre la marca solicitada y el nombre comercial opuesto existe identidad denominativa, lo que unido a que ambos distintivos van a desplegar sus efectos sobre productos y actividades muy relacionadas determina que se entienda que existe un riesgo evidente de confusión para los consumidores entre los productos que comercializa una empresa y el nombre comercial de la otra coincidente con su razón social pudiendo pensar los consumidores que los productos amparados por la nueva marca tienen el origen empresarial del nombre comercial de la oponente con además del riesgo de confusión riesgo de aprovechamiento del crédito ajeno (art. 13.c) de la Ley de Marcas), por lo que se entiende que ambos signos no pueden convivir pacíficamente en el mercado.
Por lo demás la marca nº 1.624.996, a que se refiere el recurrente en la demanda no consta -según la documental aportada por la demandada en la contestación a la demanda y no impugnada- que fuera de su titularidad y en cualquier caso el precedente administrativo no vincula ni impide que del examen de los presentes signos enfrentados se concluya en la incompatibilidad de los signos.
Todo lo anteriormente razonado, conduce a la desestimación del recurso."
Contra la sentencia dictada en estos términos recurre la sociedad cuya nueva marca no ha sido admitida a registro deduciendo tres motivos casacionales. En el primero de ellos, al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional, imputa al tribunal de instancia la vulneración del artículo 218, apartados primero y segundo, de la Ley de Enjuiciamiento Civil porque, en su opinión, la sentencia "no goza de la precisión y exhaustividad que exige esa norma" al dedicar un breve fundamento de derecho tercero a la "cuestión de si hay o no relación aplicativa en las ofertas mercantiles de los dos registros comparados".
El motivo debe ser rechazado. La Sala de instancia ha dado respuesta bastante a las alegaciones correlativas de la demanda, en las que se defendía la falta de similitud aplicativa de uno y otro signo ante las "diferentes canalizaciones comerciales por las que discurren, de un lado los productos de dicha marca, y por otra parte las actividades del nombre comercial oponente". La negativa de la Sala a este planteamiento -en la misma línea del organismo registral- se expresa en términos bien precisos, sin que el número o la longitud de las frases dedicadas a rechazar el argumento de la demanda sean relevantes a estos efectos. La congruencia procesal no requiere que el órgano judicial dedique más o menos espacio a sus respuestas sino que éstas sean fundadas, precisas y coherentes con las pretensiones y los argumentos clave de las partes, lo que aquí ocurre.
En su segundo motivo de casación, ya al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, se imputa a la sentencia la infracción de la letra b) del apartado 1º del artículo 12 de la Ley de Marcas y de la jurisprudencia relativa a la "regla de la especialidad". El motivo contiene dos alegaciones que pueden ser diferenciadas: por un lado, la relativa a si efectivamente entre unos y otros productos o servicios existe similitud o analogía; por otro lado, la relativa a la coexistencia del nombre comercial ya registrado con otra marca "Polyceram", anterior y distinta de la que ahora aspira a su registro.
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La tesis básica de "Basf Coatings AG" es que el tribunal de instancia "ha aplicado indebidamente dicho precepto prohibitivo a la marca nº 2.451.063, ya que la coexistencia de esta marca con el nombre comercial oponente nº 107.862 no puede inducir a confusión en el mercado, al ir destinados ambos registros a diferentes ámbitos de mercado, lo que conduce a que sus aplicaciones comerciales sean suministradas por distintos canales de comercialización."
En el marco del recurso de casación tal argumento es insuficiente. Frente a la identidad denominativa de los dos signos distintivos enfrentados (la marca y el nombre comercial), el rigor con el que se debe apreciar la coincidencia en su ámbito de aplicación es menor que si uno y otro no coincidiesen en el término "Polyceram" como elemento clave para su identificación comercial. Reiteradamente hemos afirmado que un elevado grado de similitud entre las denominaciones (y, como es obvio, el mayor grado de similitud es precisamente la identidad) puede ser compensado con un menor grado de semejanza entre los productos.
Desde esta perspectiva resulta razonable la interpretación tanto del organismo registral como de la Sala de instancia cuando consideran que ambos signos están interrelacionados y presentan las suficientes conexiones aplicativas, derivadas de su común pertenencia a un sector económico cual es el de los materiales de construcción en general. El origen empresarial de las pinturas, recubrimientos resinosos, antioxidantes de la madera y otros productos de la clase segunda del Nomenclátor Internacional que distingue la marca aspirante "Polyceram" podría ser atribuido a la actividad de quien es titular del nombre comercial "Polyceram", ya registrado en relación con productos de cerámica técnica, de la misma clase segunda. En el escrito de interposición del recurso se admiten y reconocen como productos de cerámica técnica los pertenecientes a la gama de porcelana sanitaria (lavabos, encimeras); sus adquirentes -no necesariamente especializados- podrían ser inducidos a pensar, con relativa facilidad, que la firma titular de éstos extiende su gama a otros en el campo de las pinturas, lacas y resinas para materiales domésticos.
En todo caso, la doctrina de esta Sala sobre los límites de la revisión casacional de las apreciaciones de los tribunales de instancia en materia de marcas hace inviable la estimación del motivo. Reiteradamente hemos sostenido que no basta la mera discrepancia de la recurrente con el juicio comparativo de instancia -incluso cuando haya una cierta discutibilidad en la solución adoptada- para casar una sentencia que, al aplicar el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas (o a la letra b, como aquí ocurre) haya apreciado la semejanza o la diversidad de los productos que amparan los signos enfrentados. Sólo en supuestos de patente error o irrazonabilidad de la decisión cabría acoger un recurso basado en aquel precepto, lo que no es el supuesto de autos en que aquella apreciación no desborda, antes al contrario, la razonabilidad de la operación comparativa.
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En la segunda parte de este motivo aduce la recurrente que "[...] la práctica registral, no la mera hipótesis, ya ha demostrado que durante diez años ha coexistido con el citado nombre comercial nº 107.862 otra marca 'Polyceram' de la misma clase 2ª, que estuvo registrada con el nº 1.624.996 y para cuya sustitución ha sido solicitada la marca 'Polyceram' defendida."
El argumento tampoco es convincente. En primer lugar porque no puede afirmarse con rigor, como hace "Basf Coatings AG", que la convivencia previa no haya generado, de hecho, error en el mercado En segundo lugar porque -según bien afirma el tribunal de instancia- la existencia de un mero precedente administrativo no basta para que el organismo registral deba en todo caso repetirlo y un órgano jurisdiccional refrendarlo. Y, en tercer y último lugar, porque según los documentos aportados al proceso de instancia la antigua marca número 1624996 (8) inscrita en 1991 a nombre de "US Morton Coatings Inc" (y diez años después caducada) tenía un ámbito aplicativo sólo coincidente con la ahora denegada en cuanto a los revestimientos resinosos protectores de metales, no para el resto de productos.
El segundo motivo de casación, en consecuencia, también debe ser rechazado.
En el tercer y último motivo de casación se critican las referencias que la Sala hace al artículo 13 de la Ley de Marcas. De nuevo al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, afirma "Basf Coatings AG" que "no tiene justificación ninguna la aplicación que ha hecho al caso la sentencia recurrida de la norma prohibitiva recogida en la letra c) del artículo 13 de la Ley de Marcas 32/1988, a tenor de la interpretación que de ella ha hecho la doctrina jurisprudencial".
Para rechazar el motivo bastará consignar que la Sala menciona el "riesgo de aprovechamiento del crédito ajeno (art. 13.c) de la Ley de Marcas)" como un elemento complementario y adicional de su argumentación, después de haber apreciado ya la identidad de las denominaciones en liza (que, obviamente, nadie discute) así como la similitud de los productos y el riesgo de confusión entre los signos. Quiérese decir, pues, que cualquiera que fuese el juicio sobre la existencia o inexistencia del "riesgo de aprovechamiento del crédito ajeno" y la aplicación del artículo 13 de la Ley 32/1988, en nada cambiaría el signo del recurso de casación, pues siempre subsistiría la prohibición de registro de la nueva marca, derivada de aplicar el artículo 12.1.b) de la Ley de Marcas al que nos hemos referido en el fundamento jurídico precedente. En estas condiciones, el tercer motivo de casación resulta irrelevante y no puede, por tanto, tener acogida favorable.
Procede, pues, la desestimación del recurso de casación con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido, conforme prescribe el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español
No ha lugar al recurso de casación número 1717/2006, interpuesto por "Basf Coutings AG" contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 13 de enero de 2006, recaída en el recurso número 2089 de 2003. Imponemos a la parte recurrente las costas del recurso.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Fernando Ledesma.- Manuel Campos.- Eduardo Espín.- José Manuel Bandrés.- Óscar González.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.
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