STS, 25 de Septiembre de 2008

PonenteMANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONA
ECLIES:TS:2008:4904
Número de Recurso3680/2007
ProcedimientoCONTENCIOSO
Fecha de Resolución25 de Septiembre de 2008
EmisorTribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veinticinco de Septiembre de dos mil ocho.

Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 3680/2007 interpuesto por "JOSÉ ALEJANDRO, S.L.", representada por el Procurador D. Antonio Piña Ramírez, contra la sentencia dictada con fecha 11 de enero de 2007 por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 651/2003, sobre inscripción de la marca número 2.311.954, "Budmen"; es parte recurrida "ANHEUSER-BUSCH, INCORPORATED", representada por la Procurador Dª. Almudena González García.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero

"Anheuser-Busch, Incorporated" interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 651/2003 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 5 de febrero de 2001, confirmado el 13 de enero de 2003, que acordó la concesión del registro de la marca número 2.311.954, "Budmen".

Segundo

En su escrito de demanda, de 11 de noviembre de 2004, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "por la que, estimando en todas sus partes el presente recurso contencioso- administrativo, declare no ajustados a Derecho los actos administrativos por los que se concedió la solicitud de registro de marca nº 2311954, revocándolos y dejándolos sin efecto y ordenando en consecuencia la denegación de dicha solicitud y que en los fundamentos de dicha denegación se incluya el de incompatibilidad de ese signo solicitado con el prioritario registro de marca nº 1623150 BUD de mi representada".

Tercero

El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 4 de marzo de 2005, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia que "desestime el recurso y confirme el acto recurrido, toda vez que el mismo es en todo conforme a Derecho".

Cuarto

"José Alejandro, S.L." contestó a la demanda con fecha 22 de julio de 2005 y suplicó sentencia "por la que se confirmen íntegramente las resoluciones de la Excelente Oficina Española de Patentes y Marcas objeto de impugnación, por ser completamente ajustadas a Derecho, con expresa desestimación de las pretensiones deducidas en este recurso por la actora, todo ello con imposición a la recurrente de las costas causadas por su reiterada mala fe". Por otrosí solicitó el recibimiento a prueba.

Quinto

No habiéndose recibido el pleito a prueba y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 11 de enero de 2007, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que debemos estimar y estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Dña. Almudena González García, en nombre y representación de Anheuser-Busch, Incorporated, contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 5 de febrero de 2001, por la que se concede la marca número 2.311.954, denominada 'Budmen', para productos o servicios de la clase 25 del Nomenclátor, así como contra la resolución de 13 de enero de 2003, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra aquélla, que anulamos por no hallarse ajustadas a Derecho, y en su lugar denegamos la inscripción interesada; sin costas".

Sexto

Con fecha 2 de julio de 2007 "José Alejandro, S.L." interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 3680/2007 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:

Primero

al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional, pues "la Sala de instancia, infringiendo manifiestamente los artículos 33.1 y 67.1 de la cita Ley Rituaria, ha incurrido en una manifiesta incongruencia omisiva tanto formal como material".

Segundo

al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, dado que "la sentencia impugnada infringe el mandato establecido en el artículo 12.1.a) de la Ley 32/88, de 10 de noviembre, de Marcas, infracción que ha sido relevante y determinante del fallo".

Séptimo

"Anheuser-Busch, Incorporated" presentó escrito de oposición al recurso y suplicó la confirmación de la sentencia impugnada con expresa imposición de costas a la recurrente.

Octavo

Por providencia de 13 de junio de 2008 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez- Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 17 de septiembre siguiente, en que ha tenido lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Magistrado de la Sala

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero

La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 11 de enero de 2007, estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Anheuser-Busch, Incorporated", anuló las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas que habían accedido a la inscripción la marca número 2.311.954, "Budmen", para distinguir productos de la clase 25 del Nomenclátor Internacional, en concreto "vestidos, calzados, sombrerería", y anuló aquella inscripción registral.

Al registro de la marca número 2.311.954, "Budmen", solicitada por "José Alejandro, S.L.", se había opuesto "Anheuser-Busch, Incorporated" en cuanto titular de la marca número 1.623.150 (3), "Bud", que ampara productos de la misma clase, en concreto "vestidos, calzados y sombrerería, con exclusión expresa de lencería corporal, medias y pantys", y de oficio las marcas números 899.850 y 899.851, gráficas, para productos de las clases 18 y 25 respectivamente.

Segundo

La Sala de instancia anuló la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas, según hemos dicho. Ésta había considerado que no concurrían en el caso de autos los "presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 12.1 [de la Ley], por existir entre los distintivos enfrentados, la marca solicitada nº 2.311.954, Budmen (con gráfico) clase 25, y las oponentes nº 899.850/51, gráficas, clases 18 y 25, respectivamente, suficientes disparidades de conjunto como para garantizar su recíproca diferenciación habida cuenta de que sobre las diferencias existentes en el gráfico están también el elemento denominativo de la marca solicitada que incrementa el efecto distintivo y diferenciador existente en el gráfico".

El tribunal sentenciador, por el contrario, estimó el recurso contencioso-administrativo tras exponer en el segundo fundamento jurídico de su sentencia la pautas generales de interpretación del artículo 12 de la Ley 32/1988 y hacer en el tercero las siguientes consideraciones:

"[...] Aduce la entidad recurrente la existencia de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas que declara la incompatibilidad entre los signos Budmen y Bud así como aduce el error que generan las marcas enfrentadas, dada la identidad fonética del elemento distintivo de la marca cuya inscripción pretende, la cual se forma por la combinación de la principal sílaba, Bud con la sílaba Men que define como descriptiva; además, alude la oponente la identidad de los productos para los que han de ser aplicadas ambas marcas, y, finalmente la prevalencia del elemento denominativo sobre el gráfico.

Efectivamente la Sentencia de tres de julio de 2003 del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda) de la Comunidad Europea, en el asunto T-129/01 que trae causa de la impugnación de la resolución de 17 de diciembre de 1999, de la División de Oposición de la Oficina de Armonización del Mercado Interior, por la que estimando parcialmente la oposición formulada deniega el registro de la marca solicitada para los productos «vestidos, calzados, sombrerería» correspondientes a la clase 25, por existir identidad entre el signo 'Bud' de la marca anterior danesa nº 6703.1993 y la primera sílaba del signo Budmen de la marca solicitada, así como entre los productos de la clase 25 que ambas designan, concluye declarado la incompatibilidad de los signos en litigio por la confusión que puede crear en el público.

La doctrina que, aplicando la normativa comunitaria, en dicha sentencia se expresa, debe inspirar la interpretación que de nuestro ordenamiento jurídico han de efectuar los Tribunales nacionales, para adecuarse a aquélla. Efectivamente, a tenor del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, mediando oposición del titular de una marca anterior, ha de denegarse el registro de la marca solicitada 'cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior".

Dicho lo cual, la Sala de instancia reprodujo en extenso los fundamentos jurídicos 37 a 59 y 65 y 66 de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas antes citada, que no consideramos necesario transcribir de nuevo.

Tercero

Finalmente, el tribunal de instancia afirmó en el fundamento jurídico cuarto de su sentencia lo que sigue:

"Aun cuando a tenor de lo dispuesto en el artículo 11.3 de la Ley de Marcas, 'Podrá ser registrada como marca la conjunción de varios signos de los mencionados en el apartado 1, letras a), b) y c), si dicha conjunción cumple con el artículo 1 de la presente Ley '; la finalidad de dicho precepto no es permitir la simple conjunción de elementos comprendidos en los apartados a), b) y c) del artículo 11.1, sino solamente aquellos que cumplan la finalidad perseguida por el artículo 1, cual es distinguir en el mercado productos o servicios determinados, mediante una denominación de fantasía, que atribuye a la comparación un significado propio y distinto de sus elementos comparados. En el caso presente, el signo mixto marcario que nos ocupa no posee una sustantividad propia distinta de sus componentes, que no pueden ser encuadrados dentro del núm. 3 del artículo 11 de la Ley, pues son indicativos de la naturaleza y características del producto o servicio amparado y tienen una vinculación con el mismo, a través del término Men que, para el consumidor medio, y hallándose cada vez más extendido el conocimiento de la lengua inglesa en nuestro país, podemos considerar que evoca al sector masculino del ámbito textil en el que se ha de aplicar la marca en cuestión.

Por consiguiente, la existencia de riesgo de confusión entre las marcas en litigio determina que el presente recurso deba ser estimado e impedir con ello la inscripción en el Registro de la marca litigiosa."

Cuarto

Contra la sentencia que así se expresa ha interpuesto el presente recurso de casación número 3680/2007 la entidad "José Alejandro, S.L.". El recurso ha sido deliberado y fallado por esta Sala de modo simultáneo con los que siguen:

  1. Recurso de casación número 5440/2005, interpuesto por "Anheuser Busch Incorporated" contra la sentencia dictada con fecha 17 de junio de 2005 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 1271/2003. En ella el tribunal de instancia desestimó el recurso interpuesto por "Anheuser Busch Incorporated" contra la denegación por la Oficina Española de Patentes y Marcas de la inscripción de la marca número 2.311.953, "Budmen" mixta, instada por "José Alejandro, S.L." para productos de la clase 25 del Nomenclátor Internacional. La pretensión de la demandante era que también se incluyera entre las causas de denegación la incompatibilidad de la marca rechazada marca con la marca número 1.623.150, "Bud".

  2. Recurso de casación número 298/2006, interpuesto por "Anheuser Busch Incorporated" contra la sentencia dictada con fecha 7 de septiembre de 2005 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 1270/2003. En ella el tribunal de instancia desestimó el recurso interpuesto por "Anheuser Busch Incorporated" contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de inscripción de la marca número 2.311.950, "Budmen" mixta, promovida por "José Alejandro, S.L." para productos de la clase 25 del Nomenclátor Internacional. La pretensión de la demandante era, por el contrario, que se declarara la incompatibilidad de la nueva marca admitida a registro con la marca número 1.623.150 "Bud".

  3. Recurso de casación número 3952/2006, interpuesto por "Anheuser Busch Incorporated" contra la sentencia dictada con fecha 17 de mayo de 2006 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 1697/2003. En ella el tribunal de instancia desestimó el recurso interpuesto por "Anheuser Busch Incorporated" contra la denegación por la Oficina Española de Patentes y Marcas de la inscripción de la marca número 2.380.590, "Budmen" mixta, instada por "José Alejandro, S.L." para productos de la clase 25 del Nomenclátor Internacional. La pretensión de la demandante era que también se incluyera entre las causas de denegación la incompatibilidad de la marca rechazada marca con la marca número 1.623.150, "Bud".

  4. Recurso de casación número 1014/2007, interpuesto por "Anheuser Busch Incorporated" contra la sentencia dictada con fecha 4 de diciembre de 2006 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 1533/2003. En ella se desestimó el recurso interpuesto por "Anheuser Busch Incorporated" contra la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas de inscribir la marca número 2.402.375, "Budmen" mixta, instada por "José Alejandro, S.L." para productos de la clase 25 del Nomenclátor Internacional. La demandante solicitaba, por el contrario, que se anulara la inscripción declarando la incompatibilidad de aquella con la número 1.623.150, "Bud".

Por lo demás, esta Sala ha resuelto asimismo otros recursos de casación sobre el registro del distintivo "Budmen" para diversos productos o sobre su denegación: sentencias de 2 de noviembre de 2006 (recurso de casación número 2883/2004) y de 8 de julio de 2008 (recurso de casación número 589 de 2006 ).

Quinto

En su primer motivo casacional, formulado al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional, la sociedad "José Alejandro, S.L." afirma que la Sala de instancia ha incurrido en incongruencia omisiva tanto desde el punto de vista formal (por no referirse en la sentencia a su intervención como demandada) cuanto material. En este último sentido, sostiene que el tribunal no ha considerado ni dado respuesta a ciertas alegaciones sustanciales vertidas en la contestación a la demanda y en el escrito de conclusiones, como son las relativas a que Budmen es un término de fantasía y que el territorio relevante en la sentencia del Tribunal de Primera instancia de las Comunidades Europeas no era España. Añade que la Sala incurre en errores gramaticales (como calificar a "men" de sufijo de "bud"), que realiza una defectuosa comparación entre las dos marcas enfrentadas y que no da tampoco respuesta a las alegaciones concernientes a la "previa y pacífica convivencia" de ambas en el mercado.

Es cierto, en primer lugar, que la sentencia de instancia no contiene ninguna referencia a la actuación procesal de la parte codemanda, principal interesada en el mantenimiento del acto administrativo que le otorgó el registro de la nueva marca. No sólo no hay referencia alguna a ella en el encabezamiento de la resolución (donde se tiene por demandada tan sólo a la Administración del Estado) ni en los antecedentes de hecho (en los que, de nuevo, únicamente se reseña la contestación a la demanda que hace el Abogado del Estado) sino, lo que es más significativo, en los fundamentos de derecho. No se analizan en ellos las alegaciones clave opuestas por la codemandada, el contenido de cuyos escritos de contestación y de conclusiones no es tomado debidamente en cuenta por el tribunal de instancia.

Esta anomalía formal va acompañada de -y en cierta manera, predetermina- la material, resultando de ambas la incongruencia omisiva denunciada a lo largo del primer motivo de casación, que ha de ser acogido. Por referirnos tan sólo a la parte de la sentencia supuestamente referida a la comparación de las marcas (fundamento jurídico tercero, pues en el cuarto el razonamiento de la Sala gira sobre la prohibición absoluta de registro inserta en el artículo 11 de la Ley de Marcas ), el tribunal de instancia se limita a transcribir la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas antes referida pero omite -y con ello incide en el vicio procesal de falta de motivación suficiente- tanto explicar por qué sería automáticamente aplicable al caso de autos cuanto responder a las alegaciones hechas contra su extensión a éste.

La Sala de instancia afirma, en efecto, que la doctrina de dicha sentencia debe "inspirar" la interpretación de nuestro ordenamiento jurídico pero, acto seguido, no procede -como debería- a apreciar las diferencias de enfoque que existen entre las consideraciones aplicables a la marca comunitaria en ella analizada y las aplicables a la marca nacional objeto de este litigio. Y, repetimos, tampoco se refiere -aunque fuera para rechazarlas- a las objeciones opuestas por la codemandada que, sobre la base del propio contenido de algunos pasajes de la sentencia, negaban su aplicación al caso de la marca cuya inscripción se pedía para España.

La parte codemandada había afirmado que el término "Budmen" "no significa nada en lengua española" y había destacado cómo la sentencia del Tribunal de Primera Instancia se refería a marcas ya registradas en Dinamarca, Irlanda y Reino Unido, excluyendo expresamente a España (párrafo 62 de la citada sentencia). Ni a esta ni a otras consideraciones de "índole normativa y procesal" análogas dará respuesta suficiente la Sala de instancia (cuya transcripción de la sentencia comunitaria, por lo demás, omite precisamente reproducir el fundamento jurídico correspondiente a la existencia de marcas "Budmen" registradas ya en España). La sentencia impugnada, en definitiva, infringe las normas que obligan a tomar en la debida consideración la presencia procesal de todas las partes del litigio así como los argumentos clave de sus respectivas tesis, sobre los que el tribunal debe resolver tras su toma en consideración y análisis.

Sexto

La estimación del primer motivo casacional implica que esta Sala haya de resolver lo que corresponda dentro de los términos en que aparece planteado el debate (artículo 95.2.d de la Ley Jurisdiccional ).

En el apartado "hechos" de la demanda "Anheuser-Busch, Incorporated" había hecho mención de la "reciente sentencia de la Sala Segunda del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas declarando ya expresamente la incompatibilidad entre los signos "Budmen" y "Bud" y había afirmado la "total identidad aplicativa de las marcas encontradas en la misma clase 25" así como la "identidad fonética de los signos confrontados, a excepción del elemento meramente descriptivo Men". Y en los fundamentos jurídicos subsiguientes había propugnado la aplicación del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988 pues, a su juicio, concurría la "total identidad fonética del único elemento distintivo de la marca solicitada con el signo prioritario [...] y consiguiente existencia del riesgo de confusión proscrito por la norma". Insistía en que los elementos denominativos son más relevantes que los gráficos en la comparación de signos y destacaba la "particular secundariedad del elemento gráfico de la marca objetada por las circunstancias concurrentes en este asunto". Concluía sosteniendo que la solicitud de registro de la marca número 2.394.594 "Budmen" infringía también el artículo 13.d) de la Ley 32/1988, de Marcas.

Prescindiendo, por el momento, de analizar la incidencia que pudiera tener en el litigio la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, nos limitaremos a resolver si la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas, favorable a la inscripción en España de la nueva marca número 2.394.594 "Budmen" infringió los preceptos ya citados de la norma interna (Ley 32/1988, de Marcas ) al no estimarla incompatible con el distintivo "Bud", ya registrado. Y nuestra respuesta debe ser contraria a la tesis y a la pretensión de la demandante, por las razones que a continuación expondremos.

Séptimo

Al resolver los recursos de casación números 298/2006 y 1014/2007, a los que antes hemos hecho referencia, confirmamos sendas sentencias del mismo Tribunal Superior de Justicia (Secciones Tercera y Novena, respectivamente) que, a su vez, habían corroborado la validez de otras tantas decisiones registrales favorables a la inscripción de marcas "Budmen" pese a la oposición del titular de la marca "Bud".

Decimos, concretamente, en la sentencia que pone fin al recurso de casación 1014/2007 lo que sigue:

"La Sala de instancia ha realizado una aplicación presidida por los cánones hermenéuticos de la racionalidad y la lógica del artículo 12, 1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas [...] al apreciar, desde una visión de conjunto de las marcas enfrentadas, la existencia de evidentes diferencias denominativas, fonéticas y gráficas que permiten su pacífica convivencia en el mercado, al no poder descomponer artificialmente los términos que configuran la marca aspirante para sólo tener en cuenta en la comparación de los signos el fonema 'Bud', ni asignar un carácter secundario al gráfico que integra el conjunto de dicha marca [...]

Esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo comparte el criterio de la Sala de instancia en el extremo que estima la compatibilidad entre la marca número 2.402.375 'Budmen' (mixta), que designa servicios de la clase 39 (almacenaje y distribución de vestidos, calzados y sombrerería), con la marca oponente número 1.623.150 'Bud' (denominativa), que designa productos en la clase 25 (vestidos, calzados y sombrerería, con exclusión expresa de lencería corporal, medias y pantys), al apreciar, conforme a las reglas de la experiencia y del buen sentido, la existencia de disimilitud denominativa, fonética y gráfica en los signos confrontados, examinados desde la visión global o de conjunto que produce su percepción en el consumidor medio, que excluye que se genere riesgo de confusión y riesgo de asociación [...].

Por ello, debemos significar que la sentencia recurrida no infringe la jurisprudencia de esta Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal supremo formulada en relación con la comparación de marcas que se configuran con vocablos en lengua extranjera porque la desconsideración de dichos signos como expresiones originales o de fantasía sólo se produce cuando su significado resulta inteligible para el consumidor medio español.

Se advierte, por tanto, que la Sala de instancia no ha aplicado mecánicamente la referida doctrina jurisprudencial que se advierte en la invocada sentencia de esta Sala de 22 de junio de 2006 (RC 9575/2003 ), que se sintetiza en la directriz de que cabe exceptuar que determinadas locuciones o expresiones en lengua extranjera deban ser consideradas como distintivos de fantasía cuando han devenido comprensibles para el consumidor medio español, porque dicha doctrina no es aplicable al presente supuesto, al resultar ininteligible el significado del vocablo 'Budmen' en España al no ser de común conocimiento y basarse la tesis de la recurrente en una descomposición artificial de la estructura lingüística de la marca aspirante que desnaturaliza, desde la perspectiva global o de conjunto, su percepción visual y su dimensión fonética y conceptual."

Octavo

Estas consideraciones, y las demás recogidas en las dos sentencias antes citadas, son asimismo aplicables a la pretensión de nulidad deducida por "Anheuser-Busch, Incorporated" contra la decisión registral objeto del presente litigio.

En efecto, incluso prescindiendo del hecho de que "Budmen" incorpora un gráfico ausente en "Bud" y limitando la comparación a sus componentes denominativos, no cabe apreciar entre ambos una relación de semejanza tal que, en España, los haga indistinguibles y determine la confusión de quienes consuman los productos amparados por una y otra marca. La apreciación tanto visual como fonética de ambas permite apreciar sus diferencias, que no quedan desvirtuadas por el hecho de que coincidan en la primera sílaba: el fraccionamiento del vocablo "Budmen" para desgajar de él la segunda y minusvalorar así la capacidad distintiva propia de todo el conjunto frente a la marca "Bud" debe ser rechazado en cuanto supone, como ya hemos expuesto, una "descomposición artificial de la estructura lingüística de la marca aspirante que desnaturaliza, desde la perspectiva global o de conjunto, su percepción visual y su dimensión fonética y conceptual."

No es posible aceptar, pues, que el "único elemento distintivo" de la marca solicitada sea la sílaba "Bud", en la que coincide con el signo prioritario, ni es admisible que el -a juicio de la demandante- "sufijo Men" deba ser en este supuesto eliminado de la operación comparativa. Y tampoco puede afirmarse como hace "Anhauser-Busch, Incorporatd", que dicho "sufijo" sea siempre un mero elemento descriptivo, referido al sexo masculino, cuando se incorpora a otros para formar vocablos bisílabos o polisílabos utilizables en España, sean propiamente significativos o de mera fantasía. Numerosas palabras comúnmente utilizadas en España -nombres comunes o propios- terminan en "men" sin que por ello sugieran o evoquen aquella connotación.

Si a ello añadimos la presencia del componente gráfico (es cierto que de menor relevancia frente al fonético, éste ya distinguible en la nueva marca "Budmen" respecto de la prioritaria "Bud"), la conclusión que se deduce es que la falta de semejanza inhibe el riesgo de confusión proscrito por el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, aun cuando los productos amparados sean los mismos o similares. Y, a partir de este presupuesto, tampoco estimamos que con el nuevo signo se trate de aprovechar el crédito o reputación del ya registrado, a los efectos de la prohibición relativa de registro inserta en el artículo 13 de aquella Ley.

Noveno

En cuanto a la incidencia que pudiera tener en el litigio la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas aducida en la demanda y transcrita por la Sala de instancia (sentencia de 3 de julio de 2003, recurso T-129/01 ) las partes coinciden en su falta de vinculatoriedad si bien discrepan sobre el modo en que debe afectar a la solución del presente, afirmando "Anheuser-Busch, Incorporated" que "permite orientar el enfoque de este asunto".

La decisión sobre este punto debe partir de la completa lectura de la sentencia comunitaria en cuya transcripción por la Sala de instancia ya hemos advertido la ausencia del apartado que precisamente corresponde al análisis de la situación española. Se trata del fundamento jurídico número 62, cuyo texto es el que sigue:

"En segundo lugar, por lo que respecta a la alegación de la demandante de que la Oficina española de patentes y marcas aceptó su marca española n. 1.984.896, 'Budmen' pese a la oposición de la parte coadyuvante en relación con la marca anterior 'Bud' con lo que se demuestra que la coexistencia en el mercado de las marcas en conflicto no provoca confusión en los consumidores, procede destacar que, como afirman la Oficina y la parte coadyuvante, las marcas anteriores en el presente caso se encuentran protegidas en el Reino Unido, Irlanda y Dinamarca. En consecuencia, España no constituye el territorio relevante a la hora de analizar el riesgo de confusión entre las marcas en conflicto. Por tanto, el argumento basado en la coexistencia de las marcas en tal Estado miembro carece de pertinencia."

Si España no era, pues, en palabras del Tribunal de Primera Instancia, territorio relevante para analizar el riesgo de confusión de "Bud" con "Budmen", esta circunstancia debe jugar en un doble sentido: el favorable a "Anhauser-Busch, Incorporated" fue obvio, en la medida en que ella misma alegó (en cuanto parte coadyuvante) la dimensión territorial limitada de su tesis, lo que permitió al tribunal comunitario no pronunciarse sobre los efectos que la previa coexistencia de marcas "Budmen" y "Bud" registradas ya en España pudiera suponer para la viabilidad de la inscripción denegada por la Oficina comunitaria. Pero, simétricamente, esa misma falta de pronunciamiento del Tribunal de Primera Instancia sobre las particularidades existentes en el mercado español (en el que, entre otros factores, la familiaridad con la lengua inglesa no es la misma que en aquellos tres países) impide que su sentencia puede ser aducida por "Anhauser-Busch, Incorporated" como argumento contra la inscripción en España de la marca "Budmen" admitida por la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Sin mengua, pues, de la debida consideración a la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (es más, con base en uno de sus propios fundamentos) podemos prescindir de su contenido para evaluar y decidir si, en función de las características propias de nuestra situación, existe o no riesgo de confusión en España por la coexistencia de "Bud" y Budmen" para los productos que la nueva marca pretende identificar. Y, por las razones antes expuestas, la respuesta ha de ser favorable a la decisión administrativa que accedió a la inscripción del nuevo signo.

Undécimo

Procede, por todo lo expuesto, tras la casación de la sentencia impugnada, la desestimación del recurso contencioso-administrativo. En cuanto a las costas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional, cada parte satisfará las de este recurso, sin que haya lugar a la condena en las de la instancia, al no concurrir temeridad o mala fe.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

FALLAMOS

Primero

Estimar el recurso de casación número 3680/2007 interpuesto por "José Alejandro, S.L." contra la sentencia dictado con fecha 11 de enero de 2007 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 651 de 2003, que casamos.

Segundo

Desestimar el recurso contencioso-administrativo 651/2003 interpuesto por "Anheuser-Busch, Incorporated" contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 5 de febrero de 2001, confirmado el 13 de enero de 2003, que acordó la concesión del registro de la marca número 2.311.954, "Budmen".

Tercero

Cada parte satisfará las costas de este recurso, sin que haya lugar a la condena en las costas de la instancia.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Fernando Ledesma.- Manuel Campos.- Eduardo Espín.- José Manuel Bandrés.- Óscar González.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.

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