STS, 27 de Mayo de 2013
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 27 Mayo 2013 |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintisiete de Mayo de dos mil trece.
Visto el recurso de casación núm. 2809/2012, interpuesto por la Procuradora Doña Flora Toledo Hontiyuelo, en nombre y representación de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CENTROS COMERCIALES, contra la sentencia de 26 de Abril de 2012 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núm. 1387/2008 , sobre propiedad industrial. Es parte recurrida el Sr. ABOGADO DEL ESTADO en la representación que legalmente ostenta.
Ante la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid se ha seguido el recurso número 1387/2008 , interpuesto por la Asociación Española de Centros Comerciales contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 4 de Agosto de 2008, desestimatoria del recurso de alzada contra la resolución de 14 de Abril del mismo año, que concedió el registro de la marca mixta 2.762.674, "Centro Comercial.es", con gráfico, para servicios de la clase 38 del nomenclátor internacional.
En fecha 26 de Abril de 2012 la Sala del Tribunal Superior de Justicia dictó sentencia con este fallo:
" Que debemos desestimar y desestimamos la demanda de recurso contencioso-administrativo interpuesta por la Procuradora Dª Flora Toledo Hontiyuelo, en nombre y representación de la Asociación Española de Centros Comerciales, contra la resolución, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de 4 de agosto de 2008, desestimatoria de recurso de alzada frente a resolución, de 14 de abril de 2008, que concedió totalmente el registro de la marca mixta 2.762.674, CENTROCOMERCIAL.ES, para productos y servicios de la clase 38, en concreto servicios de telecomunicaciones, especialmente telemáticas, servicios de transmisión y recepción de mensajes e imágenes por ordenador, y servicios de comunicación accesibles vía redes mundiales informáticas, al solicitante codemandado D. Eloy , representado por el Procurador D. Rafael Ángel Palma Crespo, y declaramos que dicha resolución es Conforme a derecho; todo ello sin imposición a la actora de las costas procesales. "
Notificada dicha sentencia a las partes, por la representación de la citada Asociación se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
La recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo e interpuso el presente recurso de casación, que fundamentó en estos motivos:
"Primero.- Autorizado por la letra d), del número 1, del artículo 88 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa , por infracción de las letras b ) y c) del número 1 del artículo 5 de la Ley de Marcas de 2001 , y la jurisprudencia que lo interpreta.
Segundo.- Autorizado por la letra d), del número 1, del artículo 88 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa , por infracción de la letra b) del número 1 del artículo 6 de la Ley de Marcas de 2001 , y de la jurisprudencia que lo interpreta.
Terminó suplicando de la Sala:
[...] Se declare haber lugar al recurso de casación interpuesto, revocándose y dejándose sin efecto la sentencia recurrida, y dictando una nueva por la que se acuerde la denegación del registro de la marca mixta número 2.762.674, "CENTROCOMERCIAL.ES"."
Admitido el recurso de casación, el Sr. Abogado del Estado se opuso y solicitó la desestimación.
Se señaló para votación y fallo de este recurso de casación el 21 de Mayo de 2013, en que tuvo lugar con observancia en su tramitación de las reglas establecidas por la Ley.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Pedro Jose Yague Gil, Presidente de la Sección.
La Asociación Española de Centros Comerciales impugna ante la Sala la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Madrid que desestimó el recurso interpuesto por dicha recurrente contra el registro de la marca mixta 2.762.674, «Centro Comercial.es», con gráfico, para la clase 38 del nomenclátor.
Las razones en que se fundamentó el recurso contencioso-administrativo se resumen en el segundo fundamento de Derecho de la sentencia de instancia, y consisten en la concurrencia en la nueva marca de estas prohibiciones: primero, la prohibición absoluta del artículo 5.1.b) de la Ley 17/2001, de Marcas , a la que habría que añadir la del apartado c) del mismo artículo, y, segundo, la prohibición relativa del artículo 6.1.b) de la misma Ley , por incompatibilidad con las marcas prioritarias y notorias CENTROS COMERCIALES AECC, para la misma clase 38.
La Sala de primera instancia basó su decisión en las siguientes razones, que, por su importancia para la resolución del recurso, deben reproducirse textualmente:
" En el presente supuesto, y en cuanto al contenido de la resolución impugnada, que constituye el objeto de este recurso, examinados globalmente y en conjunto los signos confrontados, la Sala estima que aunque existe una ligera semejanza entre los mismos, concretamente en los vocablos CENTRO COMERCIAL, que figura en las marcas confrontadas, sin embargo se trata de vocablos genéricos, sin significación especifica alguna, existiendo por otra parte claras diferencias conceptuales y denominativas, además de ser las marcas enfrentadas gráficamente distintas, constituyendo conjuntos marcarios diferenciados, con lo que no se cumple el primer requisito exigido; por otra parte, y en cuanto a la relación aplicativa, con la mera lectura de los productos y servicios relacionados en el expediente y en el fundamento jurídico tercero de esta resolución, se desprende que hay cierta relación aplicativa, en clase 38, en concreto en servicios de comunicación a través de la red informática mundial, de lo que se infiere que puede cumplirse, en dicha clase, el segundo requisito, consecuentemente, no se acredita la producción de riesgo de error o confusión en el mercado, ni en los consumidores de dichos servicios, sin entrar en la notoriedad de las marcas de la actora, reconocida por la propia Oficina, como se desprende de la documental aportada, dado que no se acredita riesgo de confusión; por último, no procede referirse a prohibición absoluta alguna, no alegada en el expediente administrativo, ni referida por las resoluciones impugnadas, prohibición que debe ser apreciada de oficio por la OEPM; procede por ello la desestimación de la demanda, al no cumplirse acumulativamente los requisitos mencionados para la aplicación del art. 6.1.b, de la Ley de Marcas , debiendo confirmarse la resolución recurrida."
Ante este pronunciamiento, la Asociación recurrente formula dos motivos de casación. El primero se ampara en el apartado d) del artículo 88.1 de la Ley de la Jurisdicción , por vulneración de los apartados b ) y c) del artículo 5 de la Ley de Marcas , a causa de que la sentencia no se pronuncia sobre la alegación de su representada acerca de la prohibición absoluta de registro, sin que sean atendibles las razones que ofrece para no pronunciarse.
El segundo motivo, bajo la misma cobertura procesal, denuncia la infracción del artículo 6.1.b) de la última Ley mencionada por incompatibilidad de la marca solicitada con las marcas propiedad de la impugnante. Considera que la Sala territorial acomete una comparación entre los signos absolutamente errónea, ilógica e irracional, que permite su revisión en casación. Por lo demás, destaca la recurrente las coincidencias que provocan, a su juicio, el riesgo de confusión entre las marcas, riesgo que trata de precaver la norma.
En cuanto al primer motivo, asiste razón a la recurrente cuando considera posible que los interesados aleguen en vía administrativa las prohibiciones absolutas del antes citado artículo 5.1 de la Ley de Marcas , eventualidad que prevén expresamente los artículos 19.1, en relación con el 5 , y 21.2 de la misma Ley . Esta potestad no es incompatible con el deber de la Oficina de examinar de oficio la concurrencia de dichas prohibiciones ( artículo 20.1), deber del que no queda eximida cuando su alegación se formula en el recurso de alzada, como aquí ocurre. Por si ello fuera poco, por aplicación del artículo 56.1 de la Ley jurisdiccional la demandante dispuso de la oportunidad, que utilizó, de aducir la existencia de prohibiciones absolutas en vía contencioso-administrativa como motivo específico de impugnación de la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por lo que la Sala tenía la obligación de resolver tal cuestión ( artículo 67.1 de dicha Ley ).
Así pues, la actitud del Tribunal de instancia soslayando la decisión sobre la prohibición absoluta aducida por la actora, sería susceptible de determinar su casación por incongruencia si el motivo se hubiera encauzado como un vicio in procedendo a través del apartado c) del artículo 88.1 de la Ley de la Jurisdicción , es decir, como una infracción de las normas reguladoras de la sentencia. Al hacerlo mediante el apartado d) del precepto, es decir, como infracción in iudicando o de Derecho material, debemos ya pronunciarnos directamente sobre la concurrencia de tal obstáculo al registro de la nueva marca.
Pues bien, las prohibiciones absolutas que invoca la recurrente se subsumen en los apartados b ) y c) del artículo 5.1 de la Ley de Marcas (pese a la formulación de la segunda de un modo un tanto confuso en la demanda). Tales prohibiciones consisten en la carencia de carácter distintivo del nuevo signo y en su composición exclusiva mediante conceptos genéricos, lo que, según la recurrente, es apreciable en este caso porque la expresión «centro comercial» es genérica, sin que el elemento gráfico tenga entidad para evitarlo, al ser un logotipo muy simple y sin significado conceptual.
Efectivamente, la denominación «centro comercial» es genérica y «sin significación específica alguna», en palabras de la Sentencia recurrida. Consiste en una expresión hoy habitual, dentro del lenguaje común, definitoria de aquellos edificios o instalaciones donde concurren pequeños y medianos comercios, usualmente acompañados de una gran superficie de alimentación y, con frecuencia, establecimientos de ocio. La variedad de productos y servicios dispensados en estos centros elimina el carácter distintivo de las marcas compuestas por los términos «centro comercial», a no ser, lógicamente, que incorporen otros elementos que contribuyan a identificar el origen empresarial de quien los produce o presta.
En este caso la Sala considera que los aditamentos que presenta la marca cuestionada no disponen de tal cualidad. En primer término, el gráfico que acompaña a la denominación es una composición simple, configurada por la disposición de unos escasos trazos sin alcance figurativo. En segundo lugar, el elemento «.es» con que se adiciona la denominación es la indicación en internet del origen geográfico de un dominio, y constituye un complemento común del nombre de las páginas o sitios de origen español; su utilización vincula el signo donde se integra con el ámbito de la comunicación electrónica. Esta especificad de la mera denominación «centro comercial» tampoco la dota de fuerza distintiva.
El ámbito en que la marca habría de operar es, como se dijo, el de la clase 38 del nomenclátor internacional, en concreto «Telecomunicaciones. Servicios de telecomunicaciones, especialmente telemáticos, servicios de transmisión y recepción de mensajes e imágenes por ordenador, servicios de comunicación accesibles vía redes mundiales informáticas».
Pues bien, la expresión «centro comercial.es» evoca un establecimiento electrónico de venta o suministro de productos o servicios dispensados en los centros comerciales, cuya gama es amplísima y, por supuesto, comprensiva de productos informáticos. Por tal motivo, en el ámbito de las telecomunicaciones informáticas en que habría de operar la marca, esta carece de distintividad, en cuanto no cumple la esencial función de permitir al consumidor la segura identificación y reconocimiento del origen empresarial de los servicios.
La Sala de instancia debió examinar, y apreciar, el carácter genérico de la nueva marca y estimar el recurso formulado por la demandante, por lo que debemos casar la sentencia y efectuar el correspondiente pronunciamiento estimatorio sobre el fondo del asunto sin necesidad de resolver el segundo motivo de casación.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa , no procede imponer las costas procesales de la primera instancia ni de este recurso.
Por todo ello, en nombre de S.M. el Rey y en el ejercicio de la potestad que, emanada del pueblo español, nos concede la Constitución.
HA LUGAR al recurso de casación número 2809/2012, interpuesto por la Procuradora Doña Flora Toledo Hontiyuelo, en nombre y representación de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CENTROS COMERCIALES, contra la sentencia de 26 de Abril de 2012 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núm. 1387/2008 , que casamos.
ESTIMAMOS el recurso contencioso administrativo interpuesto por la expresada recurrente contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 4 de agosto de 2008, desestimatoria del recurso de alzada contra la resolución de 14 de Abril del mismo año, que concedió el registro de la marca mixta 2.762.674, «Centro Comercial.es», resoluciones que anulamos.
No imponemos a ninguna de las partes las costas procesales causadas.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos . D. Pedro Jose Yague Gil D. Manuel Campos Sanchez-Bordona D. Eduardo Espin Templado D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat Dª Maria Isabel Perello Domenech PUBLICACIÓN .- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Pedro Jose Yague Gil, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretaria de la misma certifico
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