STS, 15 de Diciembre de 2010

En el proceso contencioso-administrativo número 69/2008, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó sentencia de fecha 11 de febrero de 2008 , cuyo fallo dice literalmente:

1º.- Desestimar el presente recurso.

2º.- No efectuar especial pronunciamiento sobre las costas causadas.

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Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de la entidad mercantil BIMBO, S.A. recurso de casación, que la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tuvo por preparado mediante providencia de fecha 11 de marzo de 2010 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la representación procesal de la entidad mercantil BIMBO, S.A. recurrente, compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y con fecha 29 de abril de 2010, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, y, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, concluyó con el siguiente SUPLICO:

que teniendo por presentado este escrito de interposición del recurso de casación que se formula contra la Sentencia de fecha 11 de febrero de 2010 dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sección Quinta) en el Recurso nº 69/2008 , tenga por hechas las manifestaciones que en el mismo se contienen y se sirva admitir este escrito, junto con sus copias, así como por tener comparecido a esta parte en tiempo y forma y, tras la ulterior sustanciación procesal, se dicte Sentencia por la que, estimándose el presente recurso de casación, se revoque la de única instancia así como la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de 29 de noviembre de 2007, que estimando el recurso de alzada interpuesto por PANRICO, S.L., denegó la solicitud de marca 2.674.387 "CORTEZA INVISIBLE" en clase 30 y, en consecuencia, se conceda el registro de la mencionada marca.

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Por providencia de fecha 10 de junio de 2010, se inadmitió el recurso de casación.

Por providencia de fecha 28 de junio de 2010, se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a las partes comparecidas como recurridas (la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO y la entidad mercantil PANRICO, S.L.), a fin de que, en el plazo de treinta días, pudieran oponerse al recurso, lo que efectuaron con el siguiente resultado:

1. - El Abogado del Estado en escrito presentado el 26 de julio de 2010, efectuó las alegaciones que consideró oportunas y lo concluyó con el siguiente SUPLICO:

   que por formulada oposición a la casación, dicte sentencia desestimando el recurso y con costas

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2. - La Procuradora Doña Rosa Sorribes Calle, en representación de la entidad mercantil PANRICO, S.L., presentó, asimismo, escrito el 10 de septiembre de 2010, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y lo concluyó con el siguiente SUPLICO:

   Que habiendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo y tener por formalizada en nombre de PANRICO SL la oposición al recurso de casación número 1928/10 interpuesto por BIMBO SA contra la Sentencia dictada con fecha 11 de febrero de 2010 por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que, desestimando el recurso contencioso-administrativo número 69/2008 interpuesto en nombre de BIMBO SA, confirmó el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas denegatoio de la inscripción de la marca 2.674.387 CORTEZA INVISIBLE dándose a este recurso la tramitación procedente para en su día dictar Sentencia que lo inadmita o, en su defecto, lo desestime y que confirme la Sentencia recurrida, con denegación de la inscripción de la expresada marca e imponiendo en consecuencia las costas al recurrente, más todos los demás pronunciamiento que procedan.

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Por providencia de fecha 7 de octubre de 2010, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 7 de octubre de 2010, fecha en que tuvo lugar el acto.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat, Magistrado de la Sala.

Sobre el objeto del recurso de casación.

El recurso de casación que enjuiciamos se interpone contra la sentencia dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 11 de febrero de 2010 , que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil BIMBO, S.A. contra la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de 29 de noviembre de 2007, que acordó la denegación de la solicitud de registro de la marca nacional número 2.674.387 "CORTEZA INVISIBLE" (denominativa), para amparar productos en la clase 30 del Nomenclátor Internacional de Marcas, al estimar el recurso de alzada formulado contra la precedente resolución de 16 de octubre de 2006.

Sobre la fundamentación de la sentencia recurrida.

La Sala de instancia fundamenta la decisión de desestimación del recurso contencioso-administrativo, con base jurídica en la aplicación de las prohibiciones absolutas de registro establecidas en el artículo 5.1 c) y g) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , en la apreciación de que los términos utilizados en la configuración de la marca solicitada carecen de distintividad, pues tienen un evidente carácter genérico y descriptivo, induciendo a error a los potenciales consumidores de los productos reivindicados, según se razona, en los fundamentos jurídicos tercero y cuarto de la sentencia recurrida, en los siguientes términos:

[...] El citado signo denominativo se compone de dos palabras que, contempladas por separado, tienen un evidente carácter genérico y descriptivo, como son "CORTEZA" e "INVISIBLE". Del mismo modo, en un análisis de la expresión realizado de forma conjunta, siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo recaída acerca de la prohibición absoluta aquí examinada (contenida en las sentencias de 4 de mayo de 2006 y 19 de junio de 2003 , entre otras), se desprende que la locución "CORTEZA INVISIBLE", de acuerdo con el razonamiento sostenido por la Administración demandada, por un lado, contiene vocablos que exclusivamente se componen de términos descriptivos, sin configurarse en su conjunto como un signo novedoso y de fantasía, sino que se limita a indicar características propias de los productos amparados por la misma, y también indica la cualidad que se predica de éstos, por lo que, examinado el signo propuesto desde una visión de conjunto, se colige que éste no goza de capacidad distintiva propia, de acuerdo con el artículo 5.3 de la Ley 17/2001 , en cuya virtud "Podrá ser registrada como marca la conjunción de varios signos de los mencionados en las letras b), c) y d) del apartado 1, siempre que dicha conjunción tenga la distintividad requerida por el apartado 1 del artículo 4 de la presente Ley ".

Como ya ha establecido esta Sala y Sección en un recurso de similar naturaleza al aquí examinado ( sentencia 771/2007, de 28 de septiembre, recurso nº 300/2004 ) "los vocablos, aisladamente considerados son, sin discusión, genéricos y su utilización asociada no permite tildar al conjunto resultante de la suficiente fuerza cualitativa u originalidad mínima imprescindible exigible a toda marca para cumplir el fin al que está dirigida que no es sino distinguir, en el mercado, unos productos o servicios prestados o proporcionados por una entidad frente a servicios idénticos o similares de otra persona o entidad. En definitiva, la marca solicitada se encuentra compuesta exclusivamente de signos o indicaciones descriptivas de las características de los servicios que pretende distinguir, y el conjunto resultante es preciso tildarlo de genérico, por lo que no puede ser amparado registralmente y en la medida en que ello generaría, como lógica consecuencia, la imposibilidad de utilización de dichos términos, a cargo de personas o entidades, en un sector en el que no es difícil intuir la utilidad de los mismos".

[...] En cuanto se refiere a la prohibición absoluta recogida en el artículo 5.1.g) de la Ley de Marcas , basta constatar que buena parte de los productos a los que pretende extenderse la marca solicitada ni siquiera tienen corteza, por lo que resulta evidente que dicho signo, que contiene este término, resulta susceptible de inducir a error a los potenciales consumidores de dichos productos. De hecho, la actora no desvirtúa en modo alguno los razonamientos que se contienen en la resolución impugnada acerca de este extremo, sino que se limita a reproducir sus consideraciones anteriores acerca del carácter caprichoso y sugestivo de la marca, además de alegar que la expresión "corteza invisible" no aparece en el Diccionario de la Real Academia Española, argumento insostenible que parece olvidar que éste último define palabras y no expresiones compuestas por una pluralidad de aquéllas.

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Sobre el planteamiento del recurso de casación.

El recurso de casación, interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil BIMBO S.A. se articula en la formulación de dos motivos de casación:

En el primer motivo de casación, fundado con el amparo procesal del artículo 88.1 d) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate, se imputa a la sentencia recurrida la infracción de los artículos 4.1, 5.1 c) y g), y 5.3 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , en cuanto que realiza una incorrecta interpretación y aplicación de estas disposiciones legales, al sostener que la marca solicitada "CORTEZA INVISIBLE" no es apta para distinguir los productos en el mercado por carecer de carácter distintivo y no ser identificable por los consumidores.

En el desarrollo del motivo de casación, por lo que respecta a la vulneración del artículo 5.1 c) de la Ley de Marcas , se aduce que es erróneo sostener que el signo "CORTEZA INVISIBLE", analizado conjunta o separadamente, es una denominación descriptiva de las características de los productos, cuando tal característica no existe en la mayoría de los productos designados, por lo que cabe apreciar que constituye una creación de fantasía que debe acceder al registro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.3 de la Ley de Marcas .

En relación con la infracción del artículo 5.1 g) de la Ley de Marcas , se alega que la sentencia impugnada incurre en contradicción, pues no concurren los presupuestos de aplicación de esta prohibición, al tratarse del registro de una marca configurada por términos de uso común para productos distintos de aquellos para los que se solicita la marca.

El segundo motivo de casación, fundado al amparo del artículo 88.1 c) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, se denuncia la falta de congruencia y la vulneración del principio de justicia rogada de la sentencia recurrida, en infracción de los artículos 216 y 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por no referirse a la aplicación del artículo 5.1 c) y g), en relación con los productos reivindicados, al carácter sugestivo y no descriptivo de la denominación "CORTEZA INVISIBLE", al papel de la compañía BIMBO, S.A. en el mercado de panadería y bollería y respecto de la aplicación del artículo 5.3 de la Ley de Marcas .

Sobre la alegación de inadmisibilidad del recurso de casación.

Con carácter prioritario al examen de los motivos de casación articulados, debemos determinar si concurren los requisitos procesales exigidos para que sea viable el acceso a la casación, al haber postulado la representación procesal de la entidad mercantil PANRICO, S.L., en su escrito de oposición, la pretensión de que se declare la inadmisión del recurso de casación, con base a lo dispuesto en el artículo 93.2 a) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por basarse el recurso en un motivo, el error de hecho en la apreciación de la prueba, que ha sido eliminado de la normativa reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En los términos expuestos, la causa de inadmisibilidad debe ser rechazada, en cuanto que apreciamos que la parte recurrente, aunque manifieste en la fundamentación del recurso de casación su discrepancia con la convicción del juzgador sobre la falta de distintividad del signo "CORTEZA INVISIBLE" para acceder al registro, pretende de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que corrija la aplicación del Derecho marcario realizada por la Sala de instancia.

No obstante, no resulta ocioso recordar la doctrina jurisprudencial expuesta en la sentencia de esta Sala de 26 de septiembre de 2000 (RC 8166/1994 ), en la que acogiendo la doctrina expresada en el precedente Auto de 16 de noviembre de 1996, dijimos:

La naturaleza del recurso de casación obliga a la observancia de los requisitos formales que la Ley establece para su viabilidad, requisitos que no constituyen un prurito de rigor formal sino una clara exigencia del carácter de recurso extraordinario que aquel ostenta, solo viable, en consecuencia, por motivos tasados, y cuya finalidad no es otra que la de depurar la aplicación del derecho, tanto en el aspecto sustantivo como procesal, que haya realizado la sentencia de instancia, contribuyendo con ello a la satisfacción de los principios de seguridad jurídica y de igualdad en la aplicación del ordenamiento mediante la doctrina que, de modo reiterado, establezca este Tribunal al interpretar y aplicar la Ley, la costumbre y los principios generales del derecho - artículo 1º.6 del Código Civil -. No es, por consiguiente, un recurso ordinario, como el de apelación, que permite un nuevo total examen del tema controvertido desde los puntos de vista fáctico y jurídico, sino un recurso que solo indirectamente, a través del control de la aplicación del derecho que haya realizado el Tribunal "a quo", resuelve el concreto caso controvertido. No puede ser, pues, suficiente el vencimiento para abrir la entrada a un recurso de casación como sucede en el ámbito de otros medios de impugnación de resoluciones judiciales, en concreto en la apelación .

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La conclusión jurídica que sostenemos, sobre el rechazo de la causa de inadmisibilidad del presente recurso de casación, es conforme a derecho de acceso a los recursos, que se integra en el contenido del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva consagrando en el artículo 24 de la Constitución, pues, como observa el Tribunal Constitucional en la sentencia 221/2005, de 12 de septiembre , el derecho a la revisión de las resoluciones jurisdiccionales, dejando a salvo el ámbito del orden jurisdiccional penal, en que se garantiza el derecho a la doble instancia, es un derecho de configuración legal en el que no resulta aplicable con la misma intensidad el principio pro actione, por lo que la inadmisión de los recursos de forma motivada, en base a la aplicación de una causa legal y la interpretación de las normas procesales que las regulan, constituye una función jurisdiccional de exclusiva competencia de los Jueces y Tribunales, que sólo transciende al plano constitucional cuando el Tribunal incurra en error patente, arbitrariedad o en manifiesta irracionalidad.

En este sentido, cabe significar que el derecho a un proceso equitativo, que garantiza el artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que constituye para los órganos judiciales una fuente hermeneútica prevalente del derecho a la tutela judicial efectiva, de conformidad con el artículo 10.2 de la Constitución, exige que no se interpreten de forma rigorista los presupuestos procesales establecidos para acceder a los recursos y que se respete el principio de proporcionalidad entre las limitaciones impuestas al derecho de acceso a un tribunal para que examine el recurso y las consecuencias de su aplicación. ( Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 9 de noviembre de 2004. Caso Sáez Maeso contra España ).

Sobre el segundo motivo de casación: la alegación de infracción de las normas reguladoras de la sentencia.

El segundo motivo de casación, que por motivos de orden lógico procesal examinamos prioritariamente, y que se funda en el quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia establecidas, concretamente, en el artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , no puede ser acogido, pues consideramos que la Sala de instancia no ha incurrido en incongruencia omisiva ni en contradicción ni en falta de motivación, en cuanto que, confrontadas las pretensiones deducidas y la causa petendi formulada en el escrito de demanda con el fallo recurrido, observamos que no se ha producido un desajuste, ya que responde a todas aquellas cuestiones de carácter sustancial planteadas en el proceso de instancia, en relación con la denegación de la marca 2.674.387 "CORTEZA INVISIBLE", por infringir lo dispuesto en los artículos 4 y 5 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, con cita de sentencias referidas a la aplicación del derogado Estatuto de Propiedad Industrial, que permite conocer a las partes el fundamento de su decisión y el proceso lógico argumental desarrollado.

En efecto, la lectura de la fundamentación jurídica de la sentencia recurrida, que hemos transcrito, desautoriza el reproche efectuado por la parte recurrente de que el Tribunal sentenciador infringe el principio de congruencia, pues consideramos que no elude pronunciarse sobre los motivos de nulidad deducidos en el escrito de demanda, concernientes a denunciar que la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas impugnada ha vulnerado los artículo 4.1, 5.1 c) y g) d la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , en cuanto que descarta que la marca solicitada número 2.674.387 "CORTEZA INVISIBLE", constituya, desde una visión de conjunto o desagregada de los vocablos que la componen, una denominación caprichosa o sugestiva para los productos reivindicados, por estar configurada por una combinación de vocablos que no le dotan de suficiente carga expresiva individualizadora.

Tampoco podemos compartir la censura casacional que descansa en la alegación de que la Sala de instancia haya incurrido en falta o déficit de motivación, pues se justifican suficientemente las razones fácticas y jurídicas que motivan la desestimación del recurso contencioso-administrativo, con base en la aplicación de las prohibiciones absolutas de registro contempladas en el artículo 5.1 apartados c) y g) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , rechazando, tácitamente, que la marca solicitada tenga carácter distintivo para aquellos productos distintos del pan de molde, en que la recurrente goza de una posición comercial relevante.

En este sentido, resulta adecuado consignar que, según es consolidada doctrina del Tribunal Constitucional, expuesta en la sentencia 30/2007, de 12 de febrero , que se reitera, sustancialmente, en las sentencias 53/2009, de 23 de febrero , 83/2009, de 25 de marzo y 24/2010, de 27 de abril , el derecho a la tutela judicial efectiva, que garantiza el artículo 24.1 de la Constitución, se vulnera por un órgano jurisdiccional cuando incurre en incongruencia procesal si se aprecia la concurrencia de los siguientes presupuestos:

En particular, respecto de la congruencia de las resoluciones judiciales, y a salvo las singularidades del ámbito penal, desde la STC 20/1982, de 5 de mayo , venimos recordando que la misma se mide por el ajuste o adecuación entre lo resuelto y los términos en que las partes han formulado sus pretensiones y peticiones, de manera tal que no puede la Sentencia otorgar más de lo que se hubiera pedido en la demanda, ni menos de lo que hubiera sido admitido por el demandado, ni otorgar otra cosa diferente, que no hubiera sido pretendida.

Siendo ello así, la incongruencia procesal puede revestir tres modalidades. Existe, en primer lugar, la llamada incongruencia omisiva o ex silentio que tendrá lugar "cuando el órgano judicial deje sin contestar alguna de las pretensiones sometidas a su consideración por las partes siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita cuya motivación pueda inducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución" ( SSTC 202/1998, de 14 de octubre, FJ 5 ; 124/2000, de 16 de mayo, FJ 3 ; y 85/ 2006, de 27 de marzo , FJ 5 ). La denominada incongruencia extra petitum se produce, en segundo lugar, cuando el pronunciamiento judicial recae "sobre un tema no incluido en las pretensiones deducidas en el proceso, de tal modo que se haya impedido a las partes la posibilidad de efectuar las alegaciones pertinentes en defensa de sus intereses relacionados con lo decidido, provocando su indefensión al defraudar el principio de contradicción" ( SSTC 311/1994, de 21 de noviembre, FJ 2 ; 124/2000, de 16 de mayo, FJ 3 ; y 116/2006, de 24 de abril , FJ 8 ). La incongruencia por error acontece, en tercer lugar, cuando se dan al unísono las dos anteriores clases de incongruencia, tratándose, por tanto, de supuestos "en los que, por el error de cualquier género sufrido por el órgano judicial, no se resuelve sobre la pretensión formulada en la demanda o sobre el motivo del recurso, sino que equivocadamente se razona sobre otra pretensión absolutamente ajena al debate procesal planteado, dejando al mismo tiempo aquélla sin respuesta" ( SSTC 369/1993, de 13 de diciembre, FJ 4 ; 213/2000, de 18 de septiembre, FJ 3 ; y 152/2006, de 22 de mayo , FJ 5 ) .

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Y, asimismo, resulta oportuno referir que en la sentencia constitucional 204/2009, de 23 de noviembre , se determina el alcance del principio de congruencia, distinguiendo entre lo que son pretensiones y alegaciones sustanciales planteadas por las partes, y argumentos no relevantes, en los siguientes términos:

« Este Tribunal ha tenido ocasión de desarrollar una amplia y consolidada doctrina la cuestión. En lo que ahora interesa la reciente STC 73/2009, de 23 de marzo , resume esta doctrina señalando que «el vicio de incongruencia omisiva existe cuando el órgano judicial deja sin respuesta alguna de las cuestiones planteadas por las partes, siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita cuya motivación pueda deducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución, pues la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva no exige una respuesta explícita y pormenorizada a todas y cada una de las alegaciones que se aducen como fundamento de la pretensión, pudiendo ser suficiente a los fines del derecho fundamental invocado, en atención a las circunstancias particulares del caso, una respuesta global o genérica a las alegaciones formuladas por las partes que fundamente la respuesta a la pretensión deducida, aun cuando se omita una respuesta singular a cada una de las alegaciones concretas no sustanciales por todas, STC 218/2003, de 15 de noviembre , FJ 4 b). La exposición de esta conocida doctrina exige reiterar la precisión de que la congruencia exige dar respuesta, no sólo a las pretensiones propiamente dichas, sino también a las alegaciones sustanciales, pues, tal como recordábamos en la STC 85/2006, de 27 de marzo : ``el derecho fundamental a obtener la tutela judicial efectiva `no sólo se vulnera cuando la pretensión no recibe respuesta, sino también cuando el órgano judicial omite toda consideración sobre una alegación fundamental planteada oportunamente por las partes. Así lo ha declarado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en los casos Hiro Balani c. España y Ruiz Torija c. España de 9 de diciembre de 1994 , y lo han reconocido nuestras SSTC 85/2000, de 27 de marzo ; 1/2001, de 15 de enero ; 5/2001, de 15 de enero ; 148/2003, de 14 de julio , y 8/2004, de 9 de febrero , entre otras (FJ 3 )``. Finalmente, la circunstancia de que la pretendida incongruencia omisiva se considere producida en una Sentencia que resuelve un recurso de apelación, hace necesario recordar que la relevancia constitucional de la omisión de respuesta judicial a una pretensión o alegación fundamental exigirá que la concreta alegación forme parte del debate procesal que imperativamente ha de resolver el órgano judicial, bien porque haya sido expresamente reiterada o planteada ex novo por alguna de las partes en la fase de apelación, bien porque, pese a aquella falta de reiteración de la petición subsidiaria en los sucesivos grados jurisdiccionales, la configuración legal del recurso de que se trate obligue a dar respuesta a todas las cuestiones controvertidas que hayan sido objeto del litigio, lo que implicará entonces, en defecto de una respuesta judicial completa, un vicio de incongruencia STC 218/2003, de 15 de diciembre , FJ 4 .b), que recuerda que así ocurría en el supuesto resuelto por nuestra STC 53/1991, de 11 de marzo , en relación con la casación por infracción de Ley » .».

Cabe, asimismo recordar, que el cumplimiento de los deberes de motivación y de congruencia, conforme es doctrina de esta Sala, advertida en la sentencia de 30 de septiembre de 2009 (RC 1435/2008 ), se traduce, en síntesis, en una triple exigencia: de un lado, la exteriorización de un razonamiento que, siendo jurídico, por discurrir sobre aquello que en Derecho pueda ser relevante, se perciba como causa de la decisión a la que llega el juzgador; de otro, la extensión de tal razonamiento, explícita o implícitamente, a las cuestiones que, habiendo sido planteadas en el proceso, necesiten ser abordadas por depender de ellas la decisión; y, en fin, una decisión cuyo sentido abarque, inequívocamente, todas las pretensiones deducidas

En suma, conforme a estos parámetros jurisprudenciales vinculantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cabe concluir el examen del segundo motivo de casación, con la declaración de que la Sala de instancia no ha incurrido en el vicio procesal de incongruencia omisiva ni en infracción del deber de motivación que justifique la casación de la sentencia recurrida, puesto que observamos que la fundamentación analizada ofrece una respuesta concreta y convincente sobre la aplicación, en este supuesto, de las prohibiciones absolutas de registro contempladas en el artículo 5.1 c) y g) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , de modo que descartamos que se haya producido un desajuste externo entre las pretensiones deducidas por la parte demandante en la instancia y el fallo recurrido, que sea lesivo del derecho a la tutela judicial efectiva.

Sobre el primer motivo de casación: la alegación de infracción de los artículos 4.1, 5.1 c) y g) y 5.3 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas .

El primer motivo de casación, en el extremo que denuncia la infracción de los artículos 4 y 5.1 c) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , no puede ser acogido, puesto que consideramos que la Sala de instancia ha realizado una interpretación adecuada de la prohibición absoluta de registro contemplada en el referido artículo 5.1 c) de la Ley de Marcas , que estipula que «no podrán registrarse como marcas los signos que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el mercado para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio», al declarar la falta de suficiente distintividad de la marca solicitada número 2.674.387 "CORTEZA INVISIBLE", que ampara productos en la clase 30 del Nomenclátor Internacional de Marcas, en cuanto que el signo reivindicado está compuesto por vocablos genéricos y descriptivos evocativos de los productos designados, que carecen de carga individualizadora, y que, por tanto, no son apropiados para acceder al registro como signo exclusivo de un empresario, pues no es idóneo para cumplir la función esencial de la marca de identificar el origen comercial del producto respecto de los de otros, con el fin de permitir al público su elección.

En efecto, en el caso que enjuiciamos, compartimos el criterio jurídico de la Sala de instancia, que sostiene, con convincente rigor jurídico, que los términos empleados en la configuración de la marca aspirante "CORTEZA INVISIBLE" no constituyen un signo novedoso o de fantasía, pues indican características y cualidades de los productos que designan.

Cabe significar que, según hemos expuesto en la sentencia de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 9 de febrero de 2009 (RC 5934/2006 ), el objeto de la prohibición absoluta de registro contenida en el artículo 5.1 c) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , reside en preservar que las expresiones que usualmente sirven para describir las propiedades o las características de los productos estén a la libre disposición de todos los empresarios que operan en el correspondiente sector. impidiendo que puedan ser monopolizadas en exclusiva por un sólo empresario en perjuicio de los demás, lo que se justifica en que no tienen propiamente una función identificadora del origen o procedencia empresarial, en cuanto no permiten al consumidor reconocer el origen del producto designado por la marca.

La aplicación de la prohibición absoluta de registro contemplada en el artículo 5.1 c) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , se circunscribe únicamente a aquellos signos o indicaciones que pueden servir, en el uso normal del comercio, desde el punto de vista del consumidor, para designar directamente o mediante la mención de una de sus características esenciales, un producto o un servicio, o aquellas marcas compuestas por signos o indicaciones descriptivas en que el conjunto resultante carece, asimismo, del carácter de distintividad.

A este respecto, resulta adecuado consignar la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003 ), en relación con el concepto de marca a que alude el precedente artículo 1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , y que resulta adecuado para comprender el significado del presupuesto de distintividad de las marcas a que se refiere el artículo 4 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , cuando estipula que «se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otra»:

[...] la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible .

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Por ello, rechazamos la tesis que postula la entidad mercantil recurrente en casación, de que la composición de las palabras "CORTEZA INVISIBLE", utilizadas en la configuración de la marca aspirante, debe calificarse de sugestiva, caprichosa, original o de fantasía, por ser lo suficientemente distintiva para evitar el carácter descriptivo que ostentaría a solas el vocablo "CORTEZA", pues sostenemos que la Sala de instancia no ha desconsiderado la excepción a la prohibición de registro contemplada en el apartado 3 del artículo 5 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , que establece que «podrá ser registrada como marca la conjunción de varios signos de los mencionados en las letras b), c) y d) del apartado 1, siempre que dicha conjunción tenga la distintividad requerida por el apartado 1 del artículo 4 de la presente Ley», al negar el carácter distintivo de la marca solicitada número 2.674.387 "CORTEZA INVISIBLE", para distinguir los productos considerados en la clase 30 del Nomenclátor Internacional de Marcas, en cuanto que dicha declaración se basa en la apreciación, conforme a las reglas de la lógica y del buen sentido, de que la conjunción de los vocablos descriptivos utilizados no dotan a la marca de suficiente fuerza o capacidad distintiva.

El extremo del segundo motivo de casación en que la parte recurrente denuncia la infracción del artículo 5.1 g) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , tampoco puede ser acogido, puesto que consideramos que la Sala de instancia ha realizado una interpretación adecuada de la prohibición absoluta de registro contemplada en la referida disposición legal, que establece que no podrán registrarse como marcas los signos «que puedan inducir al público a error, por ejemplo, sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o del servicio», en relación con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Marcas , que configura el presupuesto del carácter distintivo de la marca para acceder al registro, en cuanto que apreciamos que la marca solicitada número 2.674.387 "CORTEZA INVISIBLE" (denominativa), para amparar productos de la clase 30, algunos de los cuales no tienen corteza, puede inducir a error a los potenciales consumidores sobre las características de los productos.

En efecto, esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo comparte el criterio jurídico de la Sala de instancia, que confirma la decisión de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas, que estima que procede la denegación de la marca solicitada número 2.674.387 "CORTEZA INVISIBLE", respecto de los específicos productos reivindicados en la clase 30, al estimar que concurre la prohibición de registro establecida en el artículo 5.1 g) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas .

En este sentido, debe significarse que, conforme una consolidada jurisprudencia de esta Sala jurisdiccional, que expusimos en la sentencia de 18 de mayo de 2009 (RC 33612007), la prohibición de registro prevista en el artículo 11.1 f) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , que resulta plenamente aplicable a la prohibición contemplada en el artículo 5.1 g) de la vigente Ley de Marcas , tiene por objeto impedir el registro de signos distintivos que incluyan indicaciones que no sean idóneas para distinguir un concreto tipo de productos o servicios por inducir a error a los consumidores medios destinatarios de los productos reivindicados sobre el verdadero origen o cualidad o características de dichos productos, con la finalidad de asegurar unas condiciones de leal competencia entre los fabricantes y distribuidores de productos que lleven ese tipo de indicaciones y de garantizar el derecho de los consumidores a la correcta elección de los productos que pretenden adquirir.

En consecuencia con lo razonado, al desestimarse íntegramente los dos motivos de casación articulados, declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil BIMBO, S.A. contra la sentencia de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 11 de febrero de 2010, dictada en el recurso contencioso-administrativo 69/2008 .

Sobre las costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, procede imponer las costas procesales causadas en el presente recurso a la parte recurrente.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil BIMBO, S.A. contra la sentencia de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 11 de febrero de 2010, dictada en el recurso contencioso-administrativo 69/2008 .

Segundo.- Efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en el presente recurso de casación a la parte recurrente.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Pedro Jose Yague Gil.- Manuel Campos Sanchez-Bordona.- Eduardo Espin Templado.- Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Maria Isabel Perello Domenech.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.- Alfonso Llamas Soubrier.- Firmado.