STS 483/2009, 7 de Julio de 2009

1.- La Procurador Dª. Rosa Calvo Barber, en nombre y representación de las entidades Ariete, S.p.A. y Ariete Hispania, S.L., interpuso demanda de Juicio Ordinario ante el Juzgado de Primera Instancia Número Dieciocho de Valencia, siendo parte demandada la entidad Comelec Import Export, S.L., alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia "con los siguientes pronunciamientos: 1.- La declaración de que la actividad de la demandada, consistente en la importación y en la comercialización en España de los exprimidores COMELEC, cuya muestra se ha aportado, es constitutiva de competencia desleal. 2.- La condena a la demandada a cesar en la importación y en la comercialización de los mencionados exprimidores y, en general, de cualesquiera otros que constituyan imitaciones confusorias de los legítimos exprimidores SPREMI, fabricados y vendidos en España, respectivamente, por las actoras ARIETE, S.p.A. y ARIETE HISPANIA, S.L. 3.- La condena a la demandada a abonar a las actoras, en concepto de reparación de perjuicios, la cantidad que se determine en período de pruebas y, en su caso, en el de ejecución de sentencia, sobre las bases que han quedado establecidas en el Fundamento de Derecho IV de la presente demanda. 4.- La condena a la demandada a la publicación, a sus costas, de la sentencia que recaiga en el presente procedimiento, en dos periódicos de ámbito nacional. 5.- La condena a la demandada al pago de las costas del juicio.". 2.- El Procurador D. Joaquín Francisco Funes Gracia, en nombre y representación de la entidad "Comelec Import-Export, S.L.", contestó a la demanda alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia "desestimando íntegramente la demanda, con expresa imposición de costas causadas a las demandantes.".

3. - Recibido el pleito a prueba, se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente. Unidas a los autos, las partes evacuaron el trámite de resumen de prueba en sus respectivos escritos. El Juez de Primera Instancia Número Dieciocho de Valencia, dictó Sentencia con fecha 3 de mayo de 2.004, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO: Que estimando la demanda formulada por la representación de ARIETE S.P.A. y ARIETE HISPANIA S.L. contra COMELEC IMPORT EXPORT S.L. debo declarar y declaro que la actividad de la demandada consistente en la importación y en la comercialización en España de los exprimidores Comelec es constitutiva de competencia desleal, y condeno en consecuencia a la referida demandada a cesar en la importación y en la comercialización de los mencionados exprimidores y en general, de cualesquiera otros que constituyan imitaciones confusorias de los legítimos exprimidores SPREMI fabricados y vendidos en España respectivamente por las actoras ARIETE, S.P.A. y ARIETE HISPANIA S.L. Asimismo condeno a la demandada a abonar a las actoras en concepto de reparación de daños y perjuicios la cantidad de 67.614 euros más el interés legal de la citada suma desde la fecha de interposición de la demanda y hasta su completo pago, y por último, condeno a la demandada a la publicación a su costa del fallo de la presente Sentencia en dos periódicos de ámbito nacional, y todo ello con imposición a la demandada de las costas del procedimiento.".

Interpuesto recurso de apelación contra la anterior resolución por la representación de la entidad "COMELEC IMPORT EXPORT, S.L.", la Audiencia Provincial de Valencia, Sección Novena, dictó Sentencia con fecha 9 de diciembre de 2.004, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO: SE DESESTIMA el recurso de apelación interpuesto por ENTIDAD COMELEC IMPORT Y EXPORT representado por el Procurador Sr. Funes García, contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia 18 de Valencia el 3 de mayo de 2.004 en juicio ordinario 680/03 de dicho Juzgado, que se CONFIRMA íntegramente, con imposición de las costas de esta alzada a la parte recurrente.".

El Procurador D. Joaquin Francisco Funes Gracia, en nombre y representación de la entidad Comelec Import Export S.L., interpuso recurso de casación respecto la Sentencia dictada en grado de apelación por la Audiencia Provincial de Valencia, Sección Novena, de fecha 9 de diciembre de 2.004, con apoyo en los siguientes motivos, MOTIVOS DEL RECURSO: PRIMERO.- Se alega infracción de los arts. 11.1 de la Ley de Competencia Desleal. SEGUNDO .- Se alega infracción de los arts. 18.5 de la Ley de Competencia Desleal y 1.106 del Código Civil.

Por Providencia de fecha de 22 de febrero de 2.005, se tuvo por interpuesto el recurso de casación anterior y se acordó remitir las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo.

Recibidas las actuaciones en esta Sala, comparecen, como parte recurrente, la entidad COMELEC IMPORT- EXPORT S.L., representada por el Procurador Dª. Loreto Outeiriño Lago; y como parte recurrida las entidades ARIETE, S.P.A. y ARIETE HISPANIA, S.L., representadas por el Procurador D. Pedro Rodríguez Rodríguez.

Por esta Sala se dictó Auto de fecha 15 de julio de 2.008 por el que se admitía el recurso de casación interpuesto respecto la Sentencia dictada en grado de apelación por la Audiencia Provincial de Valencia, Sección Novena, de fecha 9 de diciembre de 2.004.

Dado traslado, el Procurador D. Felipe Juanas Blanco, en nombre y representación de las entidades Ariete S.p.A. y Ariete Hispania, S.L., presentaron escritos de oposición al recurso formulado de contrario.

No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública se señaló para votación y fallo el día 9 de junio de 2.009, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Jesus Corbal Fernandez,

El objeto del proceso versa sobre competencia desleal, y concretamente sobre la importación y comercialización por una empresa de un electrodoméstico destinado a exprimidor de frutas que otra empresa considera que es una copia servil del aparato por ella fabricado y comercializado. Por las entidades Ariete S.p.A., de nacionalidad italiana, y su filial española Ariete Hispania S.L. se dedujo demanda contra la entidad Comelec Import Export, S.L. con fundamento en que la demandada comercializa en España un exprimidor que constituye una copia servil del SPREMI NARANJA modelo 402 de la actora, por lo que se infringen los arts. 5, 6, 11 y 18 de la Ley de Competencia Desleal 3/1.991, de 10 de enero, y consecuentemente interesa se declare que la actividad de la demandada consistente en la importación y en la comercialización es España de los exprimidores Comelec, es constitutiva de competencia desleal, y se condena a dicha demandada a cesar en la importación y comercialización de los mencionados exprimidores, a abonar a la actora en concepto de daños y perjuicios la cantidad que se determine en periodo de prueba, y asimismo a la publicación a su costa de la Sentencia que recaiga en este procedimiento en dos periódicos de ámbito nacional.

La Sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia núm. 18 de Valencia el 3 de mayo de 2.004, en los autos de juicio ordinario núm. 680 de 2.003, estima la demanda en los términos expuestos, con dos singularidades, a saber: la cesación de la importación y comercialización de los exprimidores comprende la de cualesquiera que constituyan imitaciones confusorias de los legítimos exprimidores SPREMI fabricados y vendidos en España respectivamente por las actoras ARIETE S.P.A. y ARIETE HISPANIA, S.L., y la concreción de la suma a indemnizar en 67.614 euros más el interés legal desde la fecha de la interposición de la demanda y hasta su completo pago.

La Sentencia dictada por la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Valencia el 9 de diciembre de 2.004, en el Rollo núm. 638 de 2.004, desestima el recurso de apelación de la Entidad Comelec Import y Export y confirma íntegramente la resolución recurrida. La "ratio decidendi" se resume en la existencia de una copia servil entre los exprimidores en conflicto -"la semejanza es tan evidente que las diferencias se limitan, prima facie, a una ligera variación de tonalidad y de la forma del pie que sustenta el exprimidor, pudiendo incluso, dadas las similitudes de forma y estructura, intercambiarse sus elementos, y aunque, cierto es, la marca es distinta, los elementos delimitadores esenciales (exprimidor en forma de naranja, de tamaño y piezas determinadas de los mismos colores) son tan parecidos que es muy difícil, a primera vista, diferenciarlos, por lo que tal dato pasa a ser el más relevante"- y en que "no se trata de conceder un derecho de exclusiva, sino de que no se vulneren, por aprovechamiento asociativo, las ventajas de un mercado en el que ya se hallaba introducido el demandante".

Contra esta última sentencia se interpuso por COMELEC IMPORT Y EXPORT S.L. recurso de casación articulado en dos motivos que fue admitido por Auto de esta Sala de 15 de julio de 2.008 .

En el motivo primero se alega, en síntesis, que la Sentencia recurrida infringe, en la interpretación y aplicación de los arts. 6, 11 y 12 de la LCD, la doctrina jurisprudencial de esta Sala, representada por las Sentencias de 5 de diciembre de 1.989, 17 de julio de 1.997, 7 de junio de 2.000 y 17 de octubre de 2.002 .

En primer lugar debe señalarse que la sentencia recurrida, como anteriormente la de primera instancia que confirma, no aplican los ilícitos competenciales de los arts. 6 y 12 de la Ley de Competencia Desleal por lo que, sin perjuicio de su examen en el caso de que se produjera la asunción de la instancia pues fueron alegados en la demanda, no pudieron ser violados por aplicación indebida. Se sanciona por consiguiente únicamente la imitación de la creación material con base en el 11.2 LCD.

En segundo lugar sucede que el recurso de casación objeto de enjuiciamiento se interpuso y admitió al amparo del art. 477.2, 3º y 3 de la Ley de Competencia Desleal por infracción de la doctrina jurisprudencial dictada en interpretación y aplicación del art. 11 de la Ley de Competencia Desleal, y sin embargo ocurre que las Sentencias citadas no resuelven casos similares ni contienen doctrina que haya sido desconocida en la sentencia impugnada. La Sentencia de 17 de octubre de 2.002, aparte las alusiones a los modelos industriales y al art. 6º de la LCD, rechaza la existencia de una imitación del modelo de blusa porque no hay prueba alguna sobre aprovechamiento del esfuerzo del diseño de las primera en el tiempo y no se da una imitación idónea para generar una asociación por parte de los consumidores respecto de la prestación, apreciándose claras diferencias entre las dos blusas en contraste. La Sentencia de 7 de junio de

2.000 dice que el art. 11 proclama la libertad de imitación salvo en tres supuestos excepcionales -asociación, aprovechamiento indebido, e imitación sistemática-, y resuelve diciendo que ninguno de ellos se ha declarado probado. La Sentencia de 17 de julio de 1.997 excluye el riesgo de asociación porque el producto imitado no se destina a los consumidores, sino a unos empresarios a los que le asiste una especialización que les permite identificar la procedencia y características singulares, tanto de los productos que se pueden reputar creados, como de los recreados o imitados. Y la Sentencia de 5 de diciembre de

1.989 relativa a la normativa anterior a la LCD rechaza la existencia de la confusión en la forma de presentación de los productos de modo que el público no puede ser inducido a error sobre todo por la gran diferencia de las denominaciones sino también por las demás características que, aunque análogas, no se confunden. De esta última Sentencia no cabe extraer la doctrina general de que basta el empleo de un signo denominativo distinto para excluir el riesgo de asociación -mismo origen empresarial-, pues habrá de estarse, como hacen las resoluciones de instancia -la de segunda asume la argumentación que expone la de primera-, al conjunto de las circunstancias concurrentes, y resolviendo caso por caso; así, entre otras, la

S. 7 de julio de 2.006 -apariencia global de las creaciones formales-.

De lo expuesto se deduce que no hay infracción de la doctrina jurisprudencial, y de ello parece consciente el propio recurrente, que, no se limita a examinar la jurisprudencia invocada, sino que con independencia de ella hace una serie de alegaciones que son más propias de un recurso de casación del art. 477.2.2º LEC, solo aplicable a los procesos seguidos por razón de la cuantía.

Sin embargo, las alegaciones aludidas no revelan que por la sentencia recurrida (y la de primera instancia en cuanto asumida por la de apelación) se contradiga la que constituye la jurisprudencia actual de esta Sala dictada en interpretación y aplicación del art. 11 LCD . Por ello, en tercer lugar, se van a hacer algunas consideraciones relativas a los planteamientos del recurso en aras de agotar la respuesta judicial exigida por el derecho a la tutela judicial efectiva.

Hace hincapié el motivo en la argumentación que se había mantenido por la Audiencia en el Auto revocatorio de la medida cautelar, pero tal razonamiento resulta irrelevante porque atiende a perspectivas diferentes de las que se han de tomar en cuenta cuando se resuelve sobre el fondo del asunto y no forman parte, ni siquiera indirectamente, de la decisión del mismo.

Por otro lado afirma la recurrente que el precepto del art. 11 LCD ha de ser interpretado de modo estricto, evitando que las prácticas concurrenciales incómodas para un competidor se conviertan en desleales, sin embargo, y sin perjuicio de señalar que las excepciones al principio de libre imitabilidad han de ser interpretadas restringidamente (lo que no cabe confundir con estrictamente), ello no ha sido desconocido por la sentencia impugnada.

Hace referencia el motivo, en diversos pasajes, a otros derechos de propiedad industrial -diseño, modelo industrial, modelo de utilidad-, y al respecto debe señalarse que, de haber existido derecho de exclusiva, es decir, protección específica en otra Ley, era a ella a la que habría que acudir (art. 11.1, inciso segundo LCD), y ello no obsta a que en otro caso (ausencia de derecho de exclusiva por no haberse obtenido la protección específica, o haber caducado el derecho) se pueda acudir al amparo de la normativa de competencia desleal ex art. 11.2 y 3 LCD . En tal sentido, entre otras, Sentencias de 7 de junio de 2.000, 13 de mayo de 2.002, 1 de abril y 11 de mayo de 2.004, 4 de septiembre de 2.006 y 17 de julio y 8 de octubre de 2.007 .

Cuestiona el motivo la existencia de una creación empresarial en el sentido de que estima que el producto cuya protección se invoca en la demanda procede de una importación de otro país, con lo que en realidad lo que se viene a proteger es una introducción prioritaria en el mercado español. Haciendo abstracción de que el tema carece de soporte probatorio, no denunciado, de haberse considerado alegación sustancial, por la vía procesal adecuada, y que la versión de la actora, ya mantenida en instancia y con visos de verosimilitud, estriba en que el producto -exprimidor- es una creación suya que, sin embargo, se fabrica por razones de coste en China, en cualquier caso la parte actora comercializa en el mercado español un producto plenamente identificado como de su pertenencia con singularidad propia y reconocimiento en dicho mercado, y el producto que introduce en éste la demandada con posterioridad es una imitación confusoria del prioritario. A diferencia del art. 6º LCD que se refiere, en síntesis, a los signos distintivos, presentación de productos, creaciones formales, el art. 11 lo hace a las prestaciones, características propias de los productos, a las creaciones materiales. Así Sentencias, entre otras, de 9 de junio de 2.003; 11 de mayo de 2.004; 7 de julio y 24 de noviembre de 2.006; 30 de mayo, 12 de junio, 17 de julio y 10 de octubre de 2.007; 5 de febrero de 2.008; 15 de enero y 25 de febrero de 2.009 . En el art. 11 se comprenden tanto los productos como las formas tridimensionales y se extiende la protección a las creaciones técnicas, artísticas, estéticas y ornamentales.

El ilícito del art. 11 exige que haya la imitación de una iniciativa (creación) empresarial ajena. La imitación constituye el concepto nuclear, y significa, como señala la doctrina, "un grado de semejanza que produzca confusión al consumidor medio acerca del origen empresarial -misma procedencia de los productos-", "sin que obste la existencia de variaciones inapreciables o se refieran a elementos accidentales o accesorios". Niega la parte demandada que los productos en conflicto sean copias clónicas, y que en modo alguno su exprimidor sea una copia servil del de la parte actora, como afirma el juzgador de instancia. Pero tal afirmación no pasa de ser voluntarista porque la resolución recurrida explica con claridad la semejanza de los productos, y la escasa trascendencia de las diferencias. La recurrente hace especial hincapié en tres aspectos. El primero se refiere a que su exprimidor lleva la marca Comelec que permite diferenciarlo del de la parte actora. El tema incide más en la ponderación del riesgo de asociación ex art.

11.2 LCD que en la imitación ex art. 11.1 LCD pero, fuere como fuere, lo cierto es que la estampación en el exprimidor del signo denominativo, como explica la resolución recurrida, no permite la diferenciación fácilmente visible. Y es que, como ya se dijo, la distinta denominación no empece a que se pueda aplicar el ilícito de imitación dado que los productos deben compararse en su conjunto (SS., entre otras, 22 de noviembre de 2.006; 30 de mayo, 12 de junio y 17 de julio de 2.007 ) y no atendiendo a elementos aislados, de ahí que sea acertada la alusión en las sentencias de instancia al "impacto visual" de los productos en conflicto, y sin que quepa confundir la forma de presentación como creación con la similitud de la forma de presentación del producto -creación material- imitado.

Insiste la parte recurrente en el principio de libre imitabilidad, cuya importancia no cabe negar, pero el mismo se excluye cuando concurre alguna de las tres excepciones que prevén los apartados 2 y 3 de la LCD relativos a riesgo de asociación, o aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno, o imitación sistemática, y sin perjuicio de la contraexcepción para los dos primeros casos de la inevitabilidad ex art. 11.2, párrafo segundo . En el caso, no resulta de aplicación el principio de libre imitabilidad porque claramente se aprecia en la resolución recurrida que hay un riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de los productos en conflicto, es decir, la imitación es idónea para producir una asociación entre la prestación imitadora y la prestación original, constituyendo la asociación "la errónea creencia del destinatario a la vista de las características del producto que proceden de la misma fuente empresarial o de distinta fuente pero existiendo vinculaciones jurídicas o económicas entre una y otra que expliquen la semejanza" (S. 11 de marzo de 2.004 ), y aprovechamiento indebido de la reputación.

Finalmente se refiere el motivo a que los productos en conflicto se venden en establecimientos distintos (Ariete en tiendas de electrodomésticos y grandes superficies y Comelec en bazares). Y aunque tal apreciación, de ser así (que tampoco consta debidamente), no resulta relevante para estimar que no hay riesgo de asociación porque los consumidores medios no son diferentes, como tampoco resulta relevante el distinto precio, en cualquier caso la Sentencia recurrida no solo aprecia el tipo desleal del riesgo de asociación, sino también, como se dijo, el de aprovechamiento del esfuerzo ajeno, el que ni siquiera presupone, como indica la doctrina, que las prestaciones pertenezcan al mismo sector del mercado.

Por todo ello, el motivo decae.

En el motivo segundo se acusa infracción de los arts. 18.3 de la Ley de Competencia Desleal y 1.106 del Código Civil, con clara oposición a la doctrina jurisprudencial que interpreta dichos preceptos recalcando que la cuantificación de los daños y perjuicios debe basarse en criterios restrictivos, ajustándose a las circunstancias del caso concreto, en juicio de razonable de verosimilitud y de probabilidad objetiva, sin que en ningún caso pueda fundamentarse la indemnización por lucro cesante en meras expectativas, esperanzas o sueños de ganancia.

La Sentencia del Juzgado de 1ª Instancia establece una indemnización únicamente por lucro cesante que fija en la cuantía reclamada de 67.614 euros que dice, "dadas las cifras obrantes en el informe pericial se considera ajustada a derecho". Al respecto razona que "como puede observarse del resultado de la pericial practicada por D. Simón la cantidad de unidades de exprimidores vendidas en el año 2.000 fue de 1696, en el año 2.001 fue de 10.955, en el año 2.002 fue de 22.005 y en el año 2.003 descendió a 21.696. La venta de exprimidores de la demandada se inicio en Agosto de 2.002 y terminó aproximadamente en Octubre de 2.003, habiéndose vendido durante todo el periodo una cantidad total de 11.972 unidades, que obviamente no vendió la demandante. Es por ello precisamente que con fundamento en el beneficio correspondiente a la venta de cada exprimidor dejado de percibir así como el número de unidades no vendidas, se cifra por la demandante "la cuantía reclamada en 67.614 euros". La Sentencia de la Audiencia argumenta "es claro que el descenso de ventas de uno implica las ventas por el otro, que se ha introducido, en aquel momento, en el mercado".

Para impugnar la condena indemnizatoria y su cuantía, por el recurrente se indica que no concurre dolo ni culpa (S. 7 de junio de 2.000 ), que la cifra indemnizatoria es totalmente desproporcionada, que el criterio seguido se basa en una simple hipótesis, que se incurre en abuso de derecho, que falta relación de causalidad, y que se han infringido las Sentencias de 22 de junio de 1.967, 16 y 30 de junio y 30 de noviembre de 1.993 y 8 de junio de 1.996 .

La primera de las alegaciones expresadas debe ser rechazada porque si bien es cierto que el art.

18.5ª LCD establece que podrá ejercitarse la acción de resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por el acto, si ha intervenido dolo o culpa del agente, la sentencia recurrida aprecia la existencia del criterio de imputación subjetivo con base en el expreso reconocimiento de la propia recurrente del conocimiento previo del producto de la demandante e, incluso, de la solicitud anterior de la existencia de un derecho de propiedad industrial sobre el mismo, con lo que la introducción en el mercado tendía, directamente, a aprovechar la precedente, por medio de la oferta de la copia servil, y tal apreciación suficiente para fundamentar la existencia del dolo, o al menos de culpa, no ha sido desvirtuada ni en su base fáctica, ni en su ponderación jurídica.

Por lo que hace referencia a las restantes alegaciones, después de resaltar que las sentencias de instancia (la de primera en cuanto que su argumentación es asumida por la de apelación) no contradicen la doctrina de esta Sala, tanto en lo que se refiere a la existencia, como a la cuantía del lucro cesante, porque:

1. la apreciación se funda en la prueba pericial; b) se toma como pauta un dato de cierta probabilidad objetiva que resulta del decurso normal de las costas o acontecimientos, sin que opere sobre hechos imaginarios o utópicos o, consideraciones dudosas o contingentes, o fundadas en vaguedades, incertidumbres o meras vaguedades; y, c) no se puede sostener que la apreciación, en atención a su naturaleza y a las propias circunstancias del caso, adolece de falta de ponderación o razonabilidad.

Manteniendo el ámbito de "cognitio" de este Tribunal, como no puede ser de otra manera, dentro de los estrictos límites del juicio casacional, que impiden entrar en aspectos de carácter relativo, y circunscriben el perímetro de actuación a los campos de la ilegalidad y arbitrariedad o irrazonabilidad, procede responder al motivo, que, en la conclusión, ni en la argumentación, del juzgador "a quo" hay ninguno de los posibles vicios revisables en casación. Las alegaciones de que los productos en conflicto se dirigen a públicos diferentes y que en la realidad del mercado influyen numerosos factores en las ventas de los artículos (política comercial y de precios, calidad, imagen de marca, etc) no pasan de ser factores relativos que no pueden servir de fundamento a las afirmaciones apodícticas de desproporción total de la suma indemnizatoria y abuso de derecho del parámetro indemnizatorio porque no hay tal relación entre las premisas y las consecuencias; y en cuanto a la alusión a la falta de relación de causalidad entre el leve descenso de los exprimidores de Ariete en 2.003 y la introducción en el mercado de exprimidores Comelec, aparte de incurrir en un cuestionamiento de la valoración de la prueba, improcedente en sede casacional, no se ajusta a la evidencia de los hechos, a falta de otros factores que expliquen lo acontecido.

Por todo ello el motivo decae, y tanto más si se advierte la aplicabilidad al caso del art. 1.107, párrafo segundo, del Código Civil .

La desestimación de los motivos conlleva la del recurso de casación y la condena en costas de la parte recurrente de conformidad con lo establecido en el art. 398.1 en relación con el 394.1, ambos de la LEC.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.