STS, 30 de Marzo de 2010
| Ponente | JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT |
| ECLI | ES:TS:2010:1651 |
| Número de Recurso | 1716/2009 |
| Procedimiento | RECURSO CASACIÓN |
| Fecha de Resolución | 30 de Marzo de 2010 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a treinta de Marzo de dos mil diez.
VISTO el recurso de casación número 1716/2009, interpuesto por el Procurador Don Felipe Juanas Blanco, en representación de Don Octavio, con asistencia de Letrado, contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 2 de diciembre de 2008, dictada en el recurso contencioso-administrativo número 181/2006, seguido contra la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de 31 de octubre de 2005, que desestimó el recurso de alzada formulado contra la precedente resolución de 30 de marzo de 2005, que denegó la inscripción de la marca nacional número
2.590.204 "LEDERMA", para amparar productos en las clases 3 y 5 del Nomenclátor Internacional de Marcas. Ha sido parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada y defendida por el Abogado del Estado.
En el proceso contencioso-administrativo número 181/2006, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 2 de diciembre de 2008, cuyo fallo dice literalmente:
Que desestimamos el presente recurso contencioso administrativo interpuesto por don Octavio, representado por el Procurador de los Tribunales don Felipe Juanas Blanco, contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 31 de octubre de 2.005 que confirma, en alzada, acuerdo del mismo órgano de fecha 30 de marzo de 2.005.
No ha lugar a hacer especial pronunciamiento sobre las costas causadas en esta instancia.
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Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de Don Octavio, recurso de casación que la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparado mediante providencia de fecha 13 de febrero de 2009 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la representación procesal de Don Octavio recurrente, compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 17 de abril de 2009, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, concluyó con el siguiente SUPLICO: « Tenga por presentado este escrito con sus copias y el poder que se acompaña para su inserción en la forma interesada en el encabezamiento de este escrito; se tenga a esta parte por personada en tiempo y forma y por interpuesto RECURSO DE CASACIÓN contra la sentencia dictada con fecha 2 de diciembre de 2008 por la Sección Segunda del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo nº 181/2006, admitiéndolo y dándole el curso que la Ley establece, dictando en su día sentencia por la que, con estimación de este recurso de casación, se anule y revoque la sentencia recurrida, acordando, en consecuencia, la estimación del recurso contencioso-administrativo y la anulación y revocación de los acuerdos de 30 de marzo de 2005 y 31 de octubre de 2005 ordenando a la Oficina Española de Patentes y Marcas la concesión e inscripción de la expresada Marca "LEDERMA" nº
2.590.204, clases 3 y 5, a favor de mi mandante .».
Por providencia de fecha 7 de septiembre de 2009, se admitió el recurso de casación.
Por providencia de 27 de octubre de 2009 se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO) a fin de que, en el plazo de treinta días, pudiera oponerse al recurso, lo que efectuó el Abogado del Estado, por escrito presentado el día 17 de noviembre de 2009, en el que efectuó las alegaciones que consideró oportunas, y lo concluyó con el siguiente SUPLICO:
que por formulada oposición a la casación, dicte sentencia desestimando el recurso y con costas
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Por providencia de fecha 22 de enero de 2010, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 24 de marzo de 2010, fecha en que tuvo lugar el acto.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat, Magistrado de la Sala.
Sobre el objeto del recurso de casación.
El recurso de casación que enjuiciamos, se interpone por la representación procesal de Don Octavio contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 2 de diciembre de 2008, que desestimó el recurso contencioso-administrativo número 181/2006, formulado contra la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de 31 de octubre de 2005, que desestimó el recurso de alzada formulado contra la precedente resolución de 30 de marzo de 2005, que acordó denegar la inscripción de la marca nacional número 2.590.204 "LEDERMA", para designar productos de las clases 3 y 5 del Nomenclátor Internacional de Marcas.
Sobre la fundamentación de la sentencia recurrida.
La Sala de instancia fundamenta la decisión de desestimación del recurso contencioso-administrativo con base en la aplicación de la prohibición de registro contemplada en el artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, al entender que concurren los factores de riesgo de confusión entre las marcas confrontadas, debido a la similitud fonética de los signos en pugna "LEDERMA" y "EDERMA" y a la similitud de los ámbitos aplicativos, según se refiere, en el fundamento jurídico quinto de la sentencia recurrida, en los siguientes términos:
[...] Aplicando tal doctrina al caso de autos la Sala entiende que se producen los factores de riesgo que alega la Oficina para oponerse a la marca tanto porque el ámbito de aplicación de los productos es muy similar como que los términos LEDERMA y EDERMA carecen de las suficientes diferencias de carácter fonético para distinguirlas, pues el criterio esencial para determinar la compatibilidad entre los distintivos o denominativos de las marcas, nombres o rótulos enfrentados es que la semejanza fonética o gráfica, se manifieste por la simple prosodia o la imagen de los vocablos en pugna, tras una comparación simple, una simple visión, lectura o audición del conjunto, que no consista en descomponer o aquilatar técnicamente los elementos confrontados, ni que descienda a disquisiciones gramaticales, puesto que para la convivencia lo fundamentales que los signos con que se presenten en el mercado no induzcan en algún aspecto a error al consumidor, según constante y reiterada jurisprudencia por lo que procede desestimar el presente recurso .
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Sobre el planteamiento del recurso de casación. El recurso de casación se articula en la formulación de un único motivo de casación, fundado al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate, y, concretamente, por vulneración de los artículos 55.2 y 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas .
En el desarrollo argumental de este motivo de casación se aduce que procedía la concesión de la marca solicitada número 2.590.204 "LEDERMA", para no dejar vacío de contenido el artículo 55.2 de la Ley de Marcas de 2001, al haberse decretado judicialmente, mediante sentencia firme dictada por el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Barcelona de 4 de octubre de 2007, la caducidad de la marca internacional oponente número 190.972 "EDERMA", por falta de uso por un periodo ininterrumpido de cinco años, por lo que ha dejado sobrevenidamente de producir efectos jurídicos obstativos desde el momento en que se produjeron los hechos determinantes de la caducidad, cuando menos desde que se interpuso la demanda ante el Juzgado de lo Mercantil el 28 de julio de 2006 .
En último término, se alega que la atribución de efecto obstaculizante a la marca caducada "EDERMA", supone, además, la infracción de lo dispuesto en el artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, pues no puede existir riesgo de confusión en el público entre las marcas confrontadas, cuando ha quedado acreditado que la referida marca oponente no ha sido usada en el mercado, cuando menos, desde el 28 de junio de 2001.
Sobre la improsperabilidad del recurso de casación.
El único motivo de casación articulado no puede ser acogido por razones formales de carácter procesal, en cuanto que estimamos que el planteamiento del recurso de casación resulta inadecuado, porque la sentencia de la Sala de instancia recurrida no contiene ningún pronunciamiento sobre la controvertida aplicación del artículo 55.2 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que regula los efectos jurídicos de la declaración de caducidad de las marcas, entre otros supuestos, cuando no hubiere sido usada conforme al artículo 39 de la citada Ley, de modo que, ante este silencio judicial, carece de fundamento imputar la infracción de la invocada disposición legal marcaria, que no ha fundado la ratio decidendi de la decisión judicial cuestionada, debiendo, por tanto, la parte recurrente haber deducido un motivo de casación específico al amparo del artículo 88.1 c) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, basado en la concurrencia del vicio procesal de incongruencia omisiva, para poder examinar la cuestión de fondo, según lo dispuesto en el artículo 95.2 c) de la LJCA .
A mayor abundamiento, consideramos que la Sala de instancia no ha infringido el artículo 55.2 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, al rechazar la pretensión de revocación de las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas impugnadas y denegar la concesión de la marca nacional solicitada número 2.590.204 "LEDERMA", que designa productos en las clases 3 y 5 del Nomenclátor Internacional de Marcas, pues entendemos que subsiste el obstáculo que impedía su inscripción, no obstante haberse declarado sobrevenidamente la caducidad por falta de uso en España de la marca internacional número 190.972 "EDERMA", por sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Barcelona de 4 de octubre de 2007 .
Cabe advertir que la decisión de la Sala de instancia, si consideramos que, implícitamente, desestima la tesis impugnatoria formulada por la entidad mercantil recurrente, fundada en la eficacia retroactiva de la declaración judicial de caducidad de la marca oponente, es conforme con la consolidada doctrina de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que sostiene que las marcas caducadas por falta de uso dejarán de surtir efectos jurídicos desde el momento en que culminaron los cinco años continuados durante los que se produjo la inactividad u omisión determinante de la caducidad, ya que en el caso examinado, no constan datos en la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Barcelona de 4 de octubre de 2007, que permitan inferir que esa fecha fuese anterior a aquella en que se solicitó la marca (5 de abril de 2004) o se denegó su concesión (30 de marzo de 2005).
En efecto, en la sentencia de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 2 de junio de 2009 (RC 3578/2007 ), hemos determinado el alcance de los efectos retroactivos de la declaración de caducidad de una marca por falta de uso, en los siguientes términos:
La caducidad sobrevenida de una marca por su falta de uso efectivo y real en España está regulada por el artículo 55.2 de la Ley 17/2001 en conexión con el artículo 39.2 : "las marcas caducadas dejarán de surtir efectos jurídicos desde el momento en que se produjeron los hechos u omisiones que dieron lugar a la caducidad, con independencia de la fecha en que se hubiera realizado su publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial". Precepto que difiere de su correlativo (también artículo 55.2 ) de la Ley de Marcas de 1988 a cuyo tenor el registro de la marca caducada en virtud de sentencia dejaba de producir efectos desde el momento en que la sentencia ganó firmeza.
[...]
Aun cuando el tribunal de instancia aplica una jurisprudencia de esta Sala que se refiere a un régimen normativo de la caducidad diferente del instaurado por la Ley 17/2001, la conclusión final que sienta es correcta, también por aplicación de esta Ley, y el motivo deberá ser rechazado. La interpretación del nuevo precepto legal implica que las marcas caducadas por su falta de uso dejarán de surtir efectos jurídicos desde el momento en que culminaron los cinco años continuados durante los que se produjo la omisión determinante de la caducidad. Es a esta última fecha a la que deben retrotraerse los efectos de la sentencia civil que aprecie la falta de uso .
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Por ello, procede rechazar que la Sala de instancia haya incurrido en error al reconocer eficacia obstativa a la marca internacional número 190.972 "EDERMA" anterior, y considerar que la convivencia de las marcas enfrentadas genera riesgo de confusión, a pesar de no haber sido usada al menos, según se aduce, desde el 28 de julio de 2001, que se desprendería de la referida sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Barcelona de 4 de octubre de 2007, puesto que, como hemos expuesto, no cabe otorgar eficacia retroactiva a la declaración de caducidad al momento de inicio del cómputo de los cinco años exigibles de falta de uso efectivo y real de la marca de España a que alude el artículo 39 de la Ley de Marcas .
Asimismo, estimamos que no se infringe la doctrina jurisprudencial de esta Sala sobre el carácter revisor de la jurisprudencia contencioso-administrativa, en relación con la eficacia de las declaraciones de caducidad de las marcas precedentes, producidas con posterioridad a las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas recurridas que concedieron o denegaron la marca solicitada.
En este sentido, en la sentencia de esta Sala jurisdiccional de 18 de septiembre de 2008 (RC 1518/20066 ), dijimos:
Añadiremos, en todo caso, que la jurisprudencia de esta Sala sobre los efectos de la caducidad sobrevenida de la marca obstaculizante en aplicación de la Ley de Marcas de 1988 no es la que cita en su apoyo la recurrente. A partir de la sentencia de esta Sala de 11 de marzo de 1997 (recurso de apelación
14.217/1991 ), las de 28 de abril de 1998 (recurso de casación número 67/1993), 10 de marzo de 2000 (recurso de casación número 1497/1992), 10 de diciembre de 2004 (recurso de casación 609/2002) y 18 de abril de 2006 (recurso de casación 7059/2003), entre otras, han configurado una línea jurisprudencial según la cual -en términos generales y sin perjuicio de ciertos matices- no es causa suficiente para anular de modo automático una decisión registral que haya negado la inscripción de un determinado signo a causa de la prioridad temporal de otro ya inscrito el hecho de que, posteriormente, este último se declare incurso en caducidad .
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En consecuencia con lo razonado, al desestimarse íntegramente el único motivo de casación articulado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Don Octavio contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 2 de diciembre de 2008, dictada en el recurso contencioso-administrativo número 181/2006.
Sobre las costas procesales.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, procede imponer las costas procesales causadas en el presente recurso a la parte recurrente.
En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,
Que debemos declarar y declaramos no haber luga r al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Don Octavio contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 2 de diciembre de 2008, dictada en el recurso contencioso-administrativo número 181/2006.
Efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en el presente recurso de casación a la parte recurrente.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Pedro Jose Yague Gil.- Manuel Campos Sanchez-Bordona.- Eduardo Espin Templado.- Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Maria Isabel Perello Domenech.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.- Alfonso Llamas Soubrier.- Firmado.
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