STS 853/2009, 23 de Diciembre de 2009
| Ponente | JESUS CORBAL FERNANDEZ |
| ECLI | ES:TS:2009:7701 |
| Número de Recurso | 57/2006 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Número de Resolución | 853/2009 |
| Fecha de Resolución | 23 de Diciembre de 2009 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintitrés de Diciembre de dos mil nueve
Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el recurso de casación interpuesto respecto la Sentencia dictada en grado de apelación por la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Veinticinco, como consecuencia de autos de Juicio Ordinario seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia Número Sesenta y cuatro de Madrid; cuyo recurso fue interpuesto por la entidad PROPAVAL, S.A., representada por el Procurador D. Francisco Fernández Rosa; y como parte recurrida, la entidad PROFIT GESTION INFORMATICA, S.A., representada por la Procurador Dª. Almudena González García.
1.- El Procurador D. Marcelino Bartolomé Garretas, en nombre y representación de la entidad Propaval, S.A., interpuso demanda de Juicio Ordinario ante el Juzgado de Primera Instancia Número Sesenta y cuatro de Madrid, siendo parte demandada la entidad Profit Gestión Informática, S.A.; alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia "por la que se declare: 1. Que en la demandada NO concurren los requisitos legales exigidos por la vigente normativa para poder usar el dominio "profit.es". 2. Que además de no concurrir en la demandada los citados requisitos legales, el uso de la denominación PROFIT por la demandada constituye una infracción del derecho de marca. 3. Que consecuencia de lo anterior, se declara la nulidad del dominio "profit.es" titularidad de la demandada. 4. Que se condene a la demandada a estar y pasar por tales declaraciones, y a no usar en el tráfico mercantil la marca PROFIT, todo ello con notificación de la sentencia al ES-NIC para que sea anulado el referido dominio. Todo ello con expresa imposición de costas.".
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- La Procurador Dª. Almudena González García, en nombre y representación de la entidad "Profit Gestión Informática, S.A.", contestó a la demanda formulando reconvención y alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia "por la que: 1º. En relación con la demanda interpuesta por PROPAVAL, S.A. acuerde su desestimación íntegra y la absolución de esta parte con respecto a todos los pedimentos contenidos en la misma con expresa imposición de las costas a la actora. 2º. En relación con la demanda reconvencional, formulada por esta parte y con estimación de la misma: A) DECLARE: a) Que el registro de marca nº
1.029.332 PROFIT y el nombre y comercial nº 98.590 PROFIT S.A. propiedad de la demandada en reconvención se encuentran incursos en caducidad como consecuencia de su falta de uso en los últimos cinco años. b) Que los registros de marca nº 2.322.559 GESPROFIT y nº 2.377.681 GRUPO PROFIT infringen los derechos de marca y nombre comercial de PROFit GESTION INFORMATICA S.A. c) Que la paulatina aproximación por PROPAVAL, S.A., al área comercial de esta parte y el intento de aprovechamiento de su reputación constituye un acto de competencia desleal. d) Que la interposición por parte de PROPAVAL S.A. de una demanda contra PROFit GESTION INFORMATICA S.A. interesando la nulidad del nombre de dominio es contrario a la buena fe y constituye un acto de competencia desleal. e) Que la formulación de oposiciones por parte de PROPAVAL, S.A. frente a las solicitudes de registro de marca nº 2.399.587, 2.399.588, 2.399.589 y 2,399.590, depositadas por PROFit GESTION INFORMATICA, S.A. para distinguir servicios en clases 35, 38, 41 y 42 constituye un acto de competencia desleal. f) Como consecuencia de los anteriores pronunciamientos, declare la caducidad del registro de marca nº 1.029.332 PROFIT y del nombre comercial nº 98.590 PROFIT, S.A. g) Como consecuencia de los anteriores pronunciamientos, declare la nulidad de los registros de marca nº 2.322.559 GESPROFIT y nº 2.377.681 GRUPO PROFIT. B) CONDENE A PROPAVAL, S.A.: a) A estar y pasar por las anteriores declaraciones. b) A abstenerse en lo sucesivo de cualquier clase de uso de los signos distintivos objeto de la acción reconvencional. c) A cesar con carácter inmediato en los actos de competencia desleal, absteniéndose de reiterarlos en el futuro. C) PROCEDA EN SU DIA: a) A ordenar la cancelación registral de la marca nº 1.029.332 PROFIT y el nombre comercial nº 98.590 PROFIT, S.A.. mediante la remisión del oportuno oficio a la Oficina Española de Patentes y Marcas. b) A ordenar también la cancelación registral de las marcas nº 2.322..559 GESPROFIT y nº 2.377.681 GRUPO PROFIT, mediante la remisión del oportuno oficio a la Oficina Española de Patentes y Marcas. Todo ello con expresa imposición de las costas a PROPAVAL, S.A.".
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- Por el Procurador D. Francisco Fernández Rosa, en nombre y representación de la entidad "PROPAVAL, S.A.", contestó a la demanda alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia "por la que se acuerde la DESESTIMACIÓN INTEGRA DE LA DEMANDA RECONVENCIONAL, con expresa imposición de costas a la demandada reconvenida.".
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- Recibido el pleito a prueba, se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente. Unidas a los autos las partes evacuaron el trámite de resumen de prueba en sus respectivos escritos. El Juez de Primera Instancia Número Sesenta y cuatro de Madrid, dictó Sentencia con fecha 12 de mayo de
2.003, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO: Que desestimando la demanda formulada por el Procurador D. Marcelino Bartolomé Garretas, sustituido por el Procurador D. Francisco Fernández Rosa, en nombre y representación de la entidad PROPAVAL, S.A. contra la mercantil PROFIT GESTION INFORMATICA, S.A. debo absolver y absuelvo a dicha demandada de las pretensiones en su contra deducidas, con expresa imposición a la demandante de la costas de la demanda y desestimando asimismo la reconvención formulada por la Procuradora Dña. Almudena González García, en nombre y representación de PROFIT GESTION INFORMATICA, S.A. debo absolver y absuelvo a PROPAVAL S.A. de las pretensiones en su contra deducidas, con expresa imposición a la reconviniente de las costas de la reconvención.".
Interpuesto recurso de apelación contra la anterior resolución, la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Veinticinco, dictó Sentencia con fecha 13 de junio de 2.005, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por el Procurador Sr. D. Francisco Fernández Rosa, en nombre y representación de PROPAVAL, S.A. y el motivo de impugnación interpuesto por la Procuradora Sra. Dª. Almudena González García, en nombre y representación de PROFIT GESTION INFORMATICA, S.A. contra la sentencia dictada en fecha 12 de mayo de 2.003, por el Ilmo. Sr.
D. Mariano Zabala Alonso, Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 64 de los de Madrid, en autos de procedimiento ordinario nº 260/02. DEBEMOS CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS, íntegramente la misma, con imposición de las costas procesales causadas en esta alzada respectivamente al apelante y al impugnante.".
Instada la aclaración de la anterior resolución, se dictó Auto de fecha 13 de julio de 2.005, cuya parte dispositiva es como sigue: "LA SALA ACUERDA: Completar la sentencia dictada en el presente rollo de apelación seguido bajo el nº 195/04, de fecha 13 de junio de 2005, inadmitiendo como prueba el documento aportado por la representación procesal de Propaval, S.A. en el presente rollo de apelación con arreglo a lo dispuesto en la diligencia de ordenación de fecha 18 de abril de 2.005.".
El Procurador D. Francisco Fernández Rosa, en representación de la entidad PROPAVAL, S.A., interpuso ante la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Veinticinco, recurso extraordinario por infracción procesal y de casación respecto la sentencia dictada en grado de apelación de fecha 13 de junio de 2.005, con apoyo en los siguientes motivos, MOTIVOS DEL RECURSO: MOTIVOS DEL RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCION PROCESAL.- UNICO.- Al amparo del apartado 1º del art. 469 de la LEC, se alega infracción del art. 218 de la LEC. MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN.- PRIMERO .- Se alega infracción de la doctrina jurisprudencial contenida en las Sentencias de 23 de septiembre de 2.003, 21 de mayo de 1.994, 30 de abril de 1.986, 27 de octubre de 1.982, 25 de febrero de 1.983 y 21 de octubre de 1.985, y Sentencias del TSJCE de 22 de junio de 1999 y 29 de agosto de 1.998, con infracción por inaplicación del art. 31.1 de la Ley de Marcas 32/1988. SEGUNDO.- Se alega infracción por inaplicación del art. 31.1 de la Ley de Marcas 32/1988. TERCERO.- Se alega infracción por aplicación indebida de la Disposición Transitoria 4ª de la OM de 21 de marzo de 2.000 y Disposición Transitoria 3ª de la OM de 12 de julio de 2.001, con infracción del art. 14 de la CE .
Por Providencia de 20 de diciembre de 2.005, se tuvo por interpuesto el recurso de casación anterior y se acordó remitir las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo.
Recibidas las actuaciones en esta Sala Primera, comparecen, como parte recurrente, la entidad PROPAVAL, S.A., representada por el Procurador D. Francisco Fernández Rosa; y como parte recurrida, la entidad PROFIT GESTION INFORMATICA, S.A., representada por la Procurador Dª. Almudena González García.
Por esta Sala se dictó Auto de fecha 4 de noviembre de 2.008, cuya parte dispositiva es como sigue: "1º) INADMITIR EL RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL interpuesto por la representación procesal de "PROPAVAL, S.A." contra la Sentencia dictada, con fecha 13 de junio de 2005, por la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 25ª), en el rollo de apelación nº 195/2004, dimanante de los autos de juicio ordinario nº 260/2002 del Juzgado de Primera Instancia nº 64 de Madrid. 2º) INADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la representación procesal de "PROPAVAL, S.A." contra la Sentencia dictada, con fecha 13 de junio de 2005, por la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 25ª), en el rollo de apelación nº 195/2004, dimanante de los autos de juicio ordinario nº 260/2002 del Juzgado de Primera Instancia nº 64 de Madrid, respecto de las infracciones alegadas en el subapartado segundo del motivo primero, en el motivo segundo y en el motivo tercero del escrito de interposición. 3º) ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la representación procesal de "PROPAVAL, S.A." contra la Sentencia dictada, con fecha 13 de junio de 2005, por la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 25ª), en el rollo de apelación nº 195/2004, dimanante de los autos de juicio ordinario nº 260/2002 del Juzgado de Primera Instancia nº 64 de Madrid, respecto de las infracciones alegadas en el subapartado primero del motivo primero del escrito de interposición. "
Dado traslado, el Procurador Dª. Almudena González García, en representación de la entidad Profit Gestión Informática, S.A., presentó escrito de oposición al recurso formulado de contrario.
No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública se señaló para votación y fallo el día 9 de diciembre de 2.009, en que ha tenido lugar.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Jesus Corbal Fernandez,
El objeto del proceso referente a materia de propiedad industrial, y concretamente de Derecho marcario, se integró por diversas acciones ejercitadas por las respectivas partes en la demanda y en la reconvención, formulándose en la primera las de nulidad de nombre de dominio y de violación del derecho de marca, y en la segunda las de caducidad de marca y de nombre comercial y de nulidad de marca. El recurso de casación quedó circunscrito al tema de la violación del derecho de la marca de servicios PROFIT ejercitada en la demanda con base en la utilización por la demandada del signo PROFIT en una página web.
La Sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia núm. 64 de Madrid el 12 de mayo de 2003, en el procedimiento ordinario núm. 260 de 2002, desestimó la demanda y la reconvención. Esta resolución fue confirmada en apelación por la Sentencia de la Sección 25ª de la Audiencia Provincial de la misma Capital de 13 de junio de 2005, complementada por el Auto de Aclaración de 13 de julio siguiente, Rollo de Apelación núm 195 de 2004 .
Contra esta última Sentencia se interpusieron por la representación procesal de PROPAVAL, S.A. recursos extraordinario por infracción procesal y de casación. El Auto de esta Sala de 4 de noviembre de 2008 inadmitió el recurso extraordinario por infracción procesal y los motivos primero en cuanto al subapartado segundo, segundo y tercero, admitiendo únicamente el subapartado primero del motivo primero, que es el que pasamos a examinar.
En el único motivo del recurso admitido se denuncia infracción de la Jurisprudencia contenida en las Sentencias del Tribunal Supremo de 23-09-03, 21-05-94, 30-050-94, 30-4-86, 27-10-82, 25-2-83, 21-10-85 y así como las Sentencias del TSJCE de 22-6-99 y 29-8-99, lo que entraña la inaplicación del art. 31.1 de la Ley de Marcas 32/1988, cuyo texto dice "El titular de la marca registrada podrá ejercitar las acciones del art. 35 de la presente Ley [por violación del derecho de marca] frente a los terceros que utilicen en el tráfico económico, sin su consentimiento, una marca o signo idéntico o semejante para distinguir productos o servicios idénticos o similares, cuando la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos y servicios pueda inducir a errores".
El motivo carece de consistencia alguna y se desestima por las razones que se exponen a continuación.
En primer lugar debe señalarse, con independencia de que el art. 31.1 LM 32/1988 no contemplaba para nada el que la marca pudiera ser renombrada, sin que fuera salvable la omisión por el principio de la interpretación conforme con la normativa comunitaria, que la Sentencia recurrida declara explícitamente "no pudiendo deducirse del material probatorio obrante en autos que nos encontramos ante marcas notorias o renombradas". Por consiguiente, y al integrar tal apreciación una "cuestión de hecho" que no cabe revisar en el recurso de casación (SS. Entre otras, de 23-3-2005 y 1-2-2007 ), queda excluida de la "cognitio" casacional cualquier consideración sobre el tema.
En segundo lugar, sostiene la parte recurrente que no es aplicable el principio de la especialidad -innecesidad de semejanza de los servicios designados por los signos- cuando hay identidad de las denominaciones (PROFIT frente a PROFIT). Sin embargo tal planteamiento carece de fundamento porque el art. 31.1 LM 32/1988 claramente exige que los signos distingan servicios idénticos o similares.
En tercer lugar, cita el motivo diversas Sentencias de esta Sala pero solo una de ellas -la de 23 de septiembre de 2009 - fue dictada en aplicación de la Ley de 1988, y, por otro lado, no solo es única por lo que no constituye jurisprudencia, sino que, además, esta contradicha por otras varias que sí constituyen doctrina jurisprudencial (SS entre otras 8 junio 2006, 7 mayo 2007 y 28 nov. 2008 ). La Sentencia de 8 de junio de 2006 núm. 550, señala que el art. 31.1 de la Ley 32/1988 sujeta las acciones de violación del derecho de marca al principio de especialidad por lo que es necesaria la identidad o similitud de los productos; y las de 7 de mayo de 2007, núm. 482, y 28 de noviembre de 2008, núm. 1084, declaran que la LM de 1988, al regular el "ius prohibendi" en el art. 31.1, no distinguió entre la renombrada y la que no lo era, y exigió para todas -además de que los signos confrontados distinguieran productos o servicios "idénticos o semejantes"- un riesgo de confusión, esto es, de error en los destinatarios de los productos o servicios sobre el origen empresarial de los mismos.
En cuarto lugar, la resolución recurrida rechaza la existencia de semejanza entre los signos porque no solo pertenecen a distinta categoría del nomenclátor, sino también a distinto sector de la actividad económica, y aunque el primer aspecto no es factor decisivo, sí lo es el segundo, o cuando menos resulta razonable considerar disímiles las actividades de asesoramiento empresarial en el ámbito financiero (que identifican la marca de la actora) y la actividad informática (que identifica el nombre de dominio de la demandada en la red de Internet).
En quinto lugar, aunque se apreciara alguna semejanza entre los servicios, que no es así, en cualquier caso tampoco se ha desvirtuado ni en la faceta de "questio facti", ni en la visualización jurídica, en cuanto concepto indeterminado, la apreciación del juzgador "a quo" de no existir riesgo de confusión o asociación que justifique la pretensión.
Finalmente, se citan las Sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 29 de septiembre de 1998, As.Canon, y de 22 de junio de 1999, AS Lloyd (a las que podrían añadirse otras más recientes), en relación con la interdependencia entre los factores del juicio comparativo en el sentido de que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa, pero tal jurisprudencia, vinculante para los Tribunales en sintonía con lo que se denomina por la doctrina más autorizada en la materia "europeización de la figura del riesgo de confusión", no resultó conculcada por la Sentencia recurrida ya que no aprecia la existencia de semejanza -no baja similitud-, ni en definitiva riesgo de confusión asociativa.
Por todo lo expuesto, el motivo decae.
La desestimación del único motivo del recurso de casación conlleva la de éste y la condena de la parte recurrente al pago de las costas causadas de conformidad con lo establecido en los arts. 398.1 y 394.1 LEC .
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.
Que desestimamos el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil PROPAVAL, S.A. contra la Sentencia dictada por la Sección 25ª de la Audiencia Provincial de Madrid el 13 de junio de 2005 (y Auto de Aclaración de 13 de julio siguiente) en el Rollo de Apelación número 195 de 2004, y condenamos a la parte recurrente al pago de las costas procesales causadas. Publíquese esta resolución conforme a derecho, y devuélvanse a la Audiencia Provincial de procedencia los autos originales y rollo de apelación remitidos, con testimonio de esta resolución a los efectos procedentes.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Xavier O'Callaghan Muñoz.- Jesus Corbal Fernandez.- Jose Ramon Ferrandiz Gabriel.- Antonio Salas Carceller.- Rubricados. PUBLICACIÓN.-Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Jesus Corbal Fernandez, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.
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