STS, 23 de Diciembre de 2009

Ponente:MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONA
Número de Recurso:3937/2008
Procedimiento:RECURSO CASACIÓN
Fecha de Resolución:23 de Diciembre de 2009
Emisor:Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo
RESUMEN

RECURSO DE CASACIÓN. MARCAS. COMPATIBILIDAD. La valoración de la compatibilidad de las marcas desde el plano aplicativo ha de hacerse teniendo presente la previsible reacción del consumidor o usuario ante las características de los productos y servicios que con las marcas se trata de identificar. Se estima el recurso.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintitrés de Diciembre de dos mil nueve

Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 3937/2008 interpuesto por "SUMOL-GESTAO DE MARCAS, S.A.", representada por el Procurador D. Óscar García Cortés, contra la sentencia dictada con fecha 13 de septiembre de 2007 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 1066/2005, sobre concesión de la marca "S Sumoll"; es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por el Abogado del Estado, y "CASTELL DEL MIRALL, S.L.", representada por la Procurador Dª. Dolores Uroz Moreno.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero

"Sumol-Gestao de Marcas, S.A." interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 1066/2005 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 27 de octubre de 2004, confirmado el 17 de mayo de 2005 en alzada, que concedió el registro de la marca número 2.574.781, "S Sumoll" (gráfica).

Segundo

En su escrito de demanda, de 1 de junio de 2006, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó que se dictase sentencia "por la que, estimando el presente recurso, se declaren nulas y sin ningún valor ni efecto las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 27 octubre 2004, por la que se concedió la marca 2.574.781, S Sumoll, con gráfico, clase 43, y la emitida el 17 mayo 2005, por la que expresamente se desestimó el recurso de alzada interpuesto contra la anterior, dictando en su lugar otra resolución por la que se deniegue definitivamente la citada marca". Por otrosí solicitó el recibimiento a prueba.

Tercero

El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 3 de julio de 2006, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala que dictase sentencia "por la que se desestime íntegramente el recurso interpuesto, con expresa imposición de costas a la entidad recurrente, ex artículo 139 de la LJCA ". Por otrosí no solicitó el recibimiento a prueba.

Cuarto

"Castell del Mirall, S.L." contestó a la demanda con fecha 2 de noviembre de 2006 y suplicó sentencia "por la que se desestime íntegramente el recurso interpuesto, con expresa imposición de costas a la entidad recurrente en aplicación del artículo 139 de la LJCA ".

Quinto

Practicada la prueba que fue declarada pertinente por auto de 13 de diciembre de 2006 y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 13 de septiembre de 2007, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso contencioso-administrativo número 1066/2005, interpuesto por Sumol-Gestao de Marcas, S.A. contra la resolución de fecha 17 de mayo de 2005, dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que se desestimaba el recurso de alzada contra la resolución de fecha de 27 de octubre de 2005, por la que se concedía la marca nacional mixta 'S Sumoll', nº 2.574.781 9 clase 43ª del Nomenclátor, que se confirma por ajustarse al ordenamiento jurídico; y todo ello sin efectuar expresa condena en costas".

Sexto

Con fecha 2 de septiembre de 2008 "Sumol-Gestao de Marcas, S.A." interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 3937/2008 contra la citada sentencia, al amparo de un único motivo fundado en el artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional, en el que se denuncia la falta de motivación de aquélla.

Séptimo

El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó "sentencia desestimando el recurso y con costas".

Octavo

"Castell del Mirall, S.L." se opuso igualmente al recurso y suplicó su desestimación con imposición de costas a la recurrente.

Noveno

Por providencia de 22 de septiembre de 2009 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado

D. Manuel Campos Sanchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 15 de diciembre siguiente, en que ha tenido lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sanchez-Bordona, Magistrado de la Sala

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero

La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 13 de septiembre de 2007, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Sumol-Gestao de Marcas, S.A." contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas en cuya virtud fue inscrita la marca número 2.574.781-9, "S Sumoll" (gráfica), para distinguir servicios de la clase 43 del Nomenclátor Internacional, en concreto "servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal".

A la inscripción de la marca número 2.574.781-9, "S Sumoll" (gráfica), solicitada por "El Castell del Mirall, S.L.", se había opuesto "Refrigor, S.A." en cuanto titular de las marcas números 215.817, "Sumol" (para productos de la clase 32, en concreto "Refrigerados y zumos de frutas"), 1.530.148 (6), "Sumol-Sumo" (para productos de la clase 32, "cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas"), y 1.530.149 (4), "Sumol-concentrado" (que ampara productos de la misma clase 32, en concreto "cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas").

Segundo

La Sala de instancia confirmó la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta, a su vez, había estimado que no concurrían en el caso de autos los "presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el artículo 6.1 [de la Ley ], ya que, aun existiendo semejanza entre lo signos enfrentados marca solicitada 2574781 S Sumoll y las marcas oponentes int. 215817 Sumol y otras, los campos comerciales y aplicativos en que despliegan sus efectos son lo suficientemente dispares como para excluir todo riesgo de confusión en el público".

El tribunal sentenciador desestimó el recurso contencioso-administrativo tras exponer la secuencia de hechos reflejados en el expediente administrativo (fundamento jurídico tercero de la sentencia) y la doctrina general sobre la comparación de marcas (fundamentos jurídicos cuarto a octavo). En la parte final del fundamento jurídico octavo el tribunal se limita a afirmar que "[...] así las cosas, la Sección estima que debe confirmarse la resolución recurrida, y ello por los propios argumentos ya esgrimidos por la Administración."

Tercero

En su motivo de casación único, fundado en el artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional, la recurrente imputa al tribunal de instancia no haber acomodado su sentencia "al mandato que se hace en el número 2 del artículo 218 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, supletoria de todo aquello que no hubiera sido contemplado en la precitada Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, porque su fundamentación jurídica no se ajusta a las exigencias que el precepto del citado artículo 218.2 establece para que toda sentencia goce de una motivación suficiente."

Añade la recurrente que "las infracciones comentadas adquieren en nuestro caso un grado inusitado por la incoherencia en que ha incurrido la sentencia de la instancia al decir que confirma los argumentos de los que se valieron las resoluciones del expediente para considerar diferentes a los signos distintivos de las marcas en conflicto, siendo así que los acuerdos registrales habían decidido la compatibilidad de esas marcas, no en atención a la diferencia de sus signos, sino a la que creyeron había entre los servicios de la solicitada y los productos de sus oponentes".

Por último, aduce que la Sala ha omitido dar respuesta al argumento capital de la demanda, esto es, "que los servicios y los productos protegidos respectivamente por la marca solicitada y por sus oponentes sí presentan afinidad mercantil, en contra de lo señalado por las resoluciones del expediente".

Cuarto

Lleva razón la recurrente y el motivo debe ser acogido como lo ha sido en otras ocasiones similares ante sentencias de instancia que, en materia de marcas, se limitan sin más a a "compartir" los argumentos de la Administración y no dan la debida respuesta a las alegaciones singulares de la demanda. La recurrente cita a estos efectos, con acierto, la sentencia de esta Sala de 17 de julio de 2007 que estimó el recurso de casación número 10762/2004 frente a una sentencia de instancia que, como la ahora impugnada, había desestimado la demanda acogiendo, sin más, "los argumentos esgrimidos por la Administración".

Hemos dicho con reiteración que, aun cuando la respuesta jurisdiccional puede incluir la remisión a otras resoluciones, sean éstas administrativas o judiciales, ello no legitima la completa falta de consideración a las específicas alegaciones formuladas en el escrito de demanda o en el de contestación, en su caso. Los recurrentes tienen derecho a que el órgano judicial responda a su pretensión habiendo considerado el concreto planteamiento formulado en la demanda deducida frente a la resolución administrativa, demanda en la que se trata de contradecir precisamente los fundamentos de dicha resolución.

La respuesta jurisdiccional a la demanda no puede, por tanto, consistir en una mera remisión sin más a la resolución administrativa tal como sucede en el caso de autos. Hemos casado sentencias análogas a la ahora enjuiciada afirmando que "[...] en definitiva, una cosa es que una respuesta judicial respetuosa con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva no requiera una respuesta precisa y puntual a todas cuantos argumentos ofrezcan las partes, o que pueda incorporar por remisión argumentos de la resolución recurrida, y otra bien distinta que dicha respuesta se limite a una mera remisión global a "los argumentos esgrimidos por la Administración", prescindiendo total y absolutamente de los que la parte opuso a éstos" (cita de la sentencia de 20 de diciembre de 2007 dictada en el recurso de casación número 1788/2005 ).

En particular, la sentencia ahora impugnada prescinde de analizar justamente el argumento clave de la demanda, esto es, que los ámbitos aplicativos de los signos en liza eran coincidentes.

Quinto

Casada la sentencia de instancia debemos dar respuesta al recurso contencioso-administrativo formulado por la sociedad actora conforme a lo establecido en el artículo 95.2.d) de la Ley de la Jurisdicción .

El objeto del debate procesal quedaba centrado primordialmente, como ya se ha indicado, en la similitud de los productos amparados por los signos en liza, una vez que la propia la Oficina Española de Patentes y Marcas había reconocido la semejanza denominativa existente entre la marca solicitada "S Sumoll" y las oponentes "Sumol". Semejanza que sin duda existe, pues entre aquel signo y los opuestos concurre una manifiesta relación de similitud fonética.

Sin embargo, a juicio de aquel organismo, según también ha quedado expuesto, los "campos comerciales y aplicativos en que despliegan sus efectos son lo suficientemente dispares como para excluir todo riesgo de confusión en el público". La demandante sostenía, por el contrario, que sus marcas prioritarias "Sumol Sumo" y "Sumol concentrado" protegían productos afines a los servicios que la nueva marca "S Sumoll" reivindicaba. A su entender, los servicios de restauración que la marca aspirante pretendía identificar resultan muy próximos aplicativamente a las bebidas que, identificadas por las marcas prioritarias, se pueden consumir en aquéllos.

Lleva razón la demandante y su recurso contra la decisión administrativa ha de prosperar. Aun cuando la marca aspirante se refiera a servicios (de restauración) y las oponentes a productos (bebidas), una y otras se insertan en el mismo campo aplicativo, esto es, el de la alimentación humana. Como en otras ocasiones hemos manifestado, la conexión aplicativa puede quedar reforzada cuando los productos y los servicios reivindicados por los signos en liza se dirigen a los mismos consumidores y en el mismo sector del consumo, el alimenticio. Las bebidas se expenden, entre otros, en los establecimientos de restauración por lo que la semejanza denominativa de éstos con algunos de los productos en ellos despachados puede hacer creer al usuario que se trata de productos y servicios relacionados entre sí, o al menos con un mismo origen empresarial.

La valoración de la compatibilidad de las marcas desde el plano aplicativo ha de hacerse teniendo presente la previsible reacción del consumidor o usuario ante las características de los productos y servicios que con las marcas se trata de identificar. La naturaleza de éstos, el ámbito en el que despliegan sus efectos, los canales a través de los cuales se distribuyen y otros factores similares deben ser valorados en cada caso, no siendo la clasificación del Nomenclátor sino un elemento de juicio complementario y no dirimente. En el caso de autos el riesgo de confusión y de asociación de las marcas enfrentadas, una vez sentada su similitud denominativa, deriva precisamente de la coincidencia en la naturaleza de los productos y servicios protegidos.

Sexto

A partir de estas consideraciones, habida cuenta de la gran similitud de los signos enfrentados desde la perspectiva fonética y de su afinidad aplicativa, en los términos expuestos, la conclusión ha de ser que el registro de la marca aspirante puede producir un riesgo de asociación indebida con las anteriormente registradas. Ha de aplicarse, pues, al caso de autos la prohibición contenida en el artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de Marcas .

La conclusión de todo lo anterior es que, tras la casación de la sentencia, procederá la estimación del recurso contencioso- administrativo y la declaración de nulidad del acto que acordó la inscripción de la nueva marca.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional, no procede hacer especial imposición de las costas causadas en la instancia, debiendo cada parte satisfacer las suyas en cuanto a las de este recurso de casación.

Por lo expuesto en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

FALLAMOS

Primero

Ha lugar al recurso de casación número 3937/2008 interpuesto por "Sumol-Gestao de Marcas, S.A." contra la sentencia dictada el 13 de septiembre de 2007 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 1066 de 2005, sentencia que casamos dejándola sin efecto.

Segundo

Estimar el recurso contencioso-administrativo número 1066/2005 interpuesto por "Sumol-Gestao de Marcas, S.A." contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de de 27 de octubre de 2004, confirmado el 17 de mayo de 2005 en alzada, que concedió el registro de la marca número 2.574.781, "S Sumoll" (gráfica), resolución que anulamos.

Tercero

No hacemos especial imposición de las costas causadas en la instancia, debiendo correr cada parte con las suyas en cuanto a las de este recurso de casación.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Ramon Trillo Torres.- Manuel Campos Sanchez-Bordona.- Eduardo Espin Templado.- Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Maria Isabel Perello Domenech.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sanchez-Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.