STS, 8 de Mayo de 1990
| Ponente | SALVADOR ORTOLA NAVARRO |
| ECLI | ES:TS:1990:12509 |
| Procedimiento | RECURSO DE APELACIóN |
| Fecha de Resolución | 8 de Mayo de 1990 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
Núm. 804.- Sentencia de 8 de mayo de 1990
PONENTE: Excmo. Sr. don Salvador Ortolá Navarro.
PROCEDIMIENTO: Apelación.
MATERIA: Propiedad industrial. Marcas. Similitud gráfica y fonética. Inexistencia: Merquinsa y
Merck Química Española, S.A. Criterio delimitador.
JURISPRUDENCIA CITADA: Sentencia de 30 de marzo de 1988.
DOCTRINA: Entré los criterios jurisprudenciales para determinar la capacidad diferenciadora de una marca ocupa lugar preferente el que con carácter directo propugna una visión de conjunto, sintética,
desde los elementos integrantes de cada denominación confrontada, sin descomponer su unidad fonética y granea. En la controversia planteada en la presente litis es indiscutible que la coincidencia, exclusivamente en una sílaba, no puede ser motivo de alegación de la identificación de las marcas confrontadas, y por las mismas razones en relación con el nombre comercial Merck Química Española, S.A.
En la villa de Madrid, a ocho de mayo de mil novecientos noventa.
Visto el recurso contencioso-administrativo que ante nos pende en grado de apelación, interpuesto por Merck Química, S.A., representada por el Procurador de los Tribunales don Paulino Monsalve Gurrea, con asistencia del Abogado don Luis Gibert Vidaurre, contra la sentencia que el 14 de septiembre de 1988 dictó la Sala Segunda de este orden jurisdiccional de la Audiencia Territorial de Madrid, habiendo comparecido como apelada la Administración General del Estado, representada y defendida por su Letrado.
El Registro de la Propiedad Industrial con fecha 6 de junio de 1980, concedió la marca número 914.204, clase 1.ª, Merquil, a K. J. Quinn Ibérica, S.A., para distinguir productos químicos destinados a la industria, etc., contra el cual la entidad Merck Química, S.A., interpuso recurso de reposición, que fue desestimado por resolución de fecha 29 de noviembre de 1980.
Contra tales acuerdos se interpuso recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente de la Audiencia Territorial de Madrid, por la representación procesal de Merck Química, S.A., en el que seguido por sus trámites legales recayó sentencia desestimando el recurso, declarando que las resoluciones recurridas son ajustadas a Derecho, sin que proceda su nulidad; sin hacer expresa imposición de costas.
Contra dicha sentencia se interpuso el presente recurso de apelación en el que las partes se instruyeron de todo lo actuado y presentaron su correspondiente escrito de alegaciones; señalándose para la deliberación y fallo del recurso el día 27 de abril del año en curso, en que tuvo lugar dicho acto.
Siendo Ponente el Magistrado Excmo. señor don Salvador Ortolá Navarro. Fundamentos de Derecho
El fallo apelado desestimó recurso contra acuerdos del Registro de la Propiedad Industrial que concedieron la marca 914.205 (Merquinsa), con base en los siguientes fundamentos de Derecho: «1.ª Por el Procurador de los Tribunales don Paulino Monsalve Gurrea, en nombre y representación de las entidades E. Merck y Merck Química, S.A., se interpone recurso contencioso-administrativo en impugnación del acuerdo del Ministerio de Industria, Registro de la Propiedad Industrial de fecha 15 de diciembre de 1980, publicado en el "BOPI" de 1 de abril de 1981, confirmando el inicial acuerdo, también recurrido, de concesión de 6 de junio de 1980 de la marca 914.205 Merquinsa a la entidad K. J. Quinn Ibérica, S.A. ejercitando la acción fundamentada en el número 1 del artículo 124 del vigente Estatuto de la Propiedad Industrial ; y alegando, para la pretensión deducida que la oposición formulada se basa en la preexistencia delnombre comercial 53.338 Merck Química Española, S.A., y en la marca 279.186 Merck, pues se trata de distintivos que amparan idénticos productos, y que estos pertenecen al sector químico-farmacéutico, siendo el distintivo Merck de notoriedad universal en dicho sector, y la marca consistente en la denominación Merquinsa puede fácilmente inducir a confusión y supone aprovechamiento del crédito del distintivo Merck, registrado en España desde 1924. 2° La Administración demandada se opone a las impugnaciones formuladas, pues del análisis comparativo, entre las marcas en litigio, se evidencia que las mismas no ofrecen la semejanza gráfica y fonética alegada de contrario, por lo que resulta irrelevante el hecho de que los productos protegidos sean más o menos similares. E idéntica postura adopta la entidad demandada, quien considera que la coincidencia del monosílabo Mer es insuficiente para que se de el supuesto contenido en el artículo 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial, y prueba de ello es la preexistencia en esta Clase 1.ª, de diversas marcas con este monosílabo, como Mergamma, Merclorofila, Mercadol, Merefsa, Mercalón y Mercuri, entre otros, por cuyo motivo la inscripción en este Registro de una sílaba no puede impedir el registro de una denominación que tenga dicha sílaba incluida; teoría que ha sido sancionada por la sentencia firme de 8 de julio de 1982 de la Audiencia Territorial de Barcelona, entre las mismas partes, y en relación con la marca Merquil. 3.º El concepto legal de marca, contenido en el artículo 118 del Estatuto de la Propiedad Industrial, destaca la capacidad diferenciadora del instrumento, como su finalidad esencialmente básica, y entre los criterios jurisprudenciales para el cumplimiento de este aspecto teleológico, conforme a la sentencia reciente del Tribunal Supremo, de 30 de marzo de 1988, "ocupa lugar preferente el que con carácter directo propugna una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada denominación confrontada, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, donde la estructura prevalezca sobre sus integrantes parciales, en una perspectiva especialmente adecuada a cuestiones cuyo aspecto prevalente es el filológico"; y en la controversia planteada en la presente litis, es indiscutible que la coincidencia, exclusivamente en una sílaba, no puede ser motivo de alegación de la identificación de las marcas confrontadas, y por las mismas razones en relación con el nombre comercial Merck Química Española, S.A., sobre todo si tenemos en cuenta que la marca distingue los productos y el nombre comercial se aplica a las transacciones mercantiles, por ello esta disparidad de modalidad de propiedad industrial hace mayor las diferencias señaladas y evita la confusión. 4.° La oposición al registro de la marca 914.205 Merquinsa se pretende fundamentar en las prescripciones del artículo 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial, en el que se establece la inadmisión en el Registro como marca de los distintivos que por su semejanza fonética o gráfica con otros ya registrados puedan inducir a error o confusión en el mercado, circunstancias de inadmisión que no inciden en el caso debatido, en relación con la marca 279.186 Merck y el nombre comercial 53.338 Merk Química Española, S.A., conforme a los argumentos consignados en el apartado anterior de esta resolución; todo lo cual constituye base suficiente para la desestimación de la pretensión deducida en el presente recurso contencioso-administrativo."
Aunque la apelación fue interpuesta por las dos Entidades actoras, ante esta Sala sólo compareció Merck Química, S.A., que suplica sentencia que revoque la apelada y declare la denegación de inscripción de la marca Merquinsa, y formula esta valoración crítica de los considerandos (sic) 3.° y 4.º de la sentencia apelada: A) Merquinsa comprende "fonéticamente" la denominación Merck, sin que la desinencia insa sea suficientemente clarificadora; B) el nombre comercial 53.338 ofrece también riesgo de confusión, ya que Merquinsa es la contracción de Merck Química, S.A., que (además) tiene registrado el nombre comercial 88.064 (Merck Química, S.A.); C) la coincidencia del campo aplicativo de los distintivos enfrentados corrobora su confundibilidad, siendo intrascendente que uno de los prioritarios invocados sea un nombre comercial, y no una marca.
Tales alegaciones no pueden prevalecer frente a lo razonado en los fundamentos de Derecho de la sentencia apelada, que hacemos nuestros, y a los que, para intentar la mayor congruencia posible con las alegaciones de la parte apelante, añadimos: A) La Entidad titular de la marca Merck, si bien interpuso el recurso de apelación ante la Sala a quo, no compareció luego ante esta Sala Tercera; ante ésta, sólo compareció y se personó como parte apelante Merck Química, S.A., que no es titular de la marca Merck, y en todo caso, el artículo 124.1 no se refiere para nada a los distintivos que comprendan fonéticamente otros prioritarios, sino a los que por su semejanza fonética o gráfica con ellos puedan inducir a error o confusión en el mercado, y ello no puede ocurrir entre Merck y Merquinsa, pues quinsa -gráficamente- e insa -fonéticamente- introducen desemejanzas suficientes para destruir tal posibilidad; B) El nombre comercial número 53.338 no es Merck Química, S.A., sino Merck Química Española, S.A., y Merquinsa no es contracción de tal nombre comercial (ni tampoco de Merck Química, S.A.), ni entre Merquinsa y Merck Química Española, S.A. existe semejanza fonética o gráfica que pueda ocasionar error o confusión en el mercado; y ni ante el Registro ni ante la Sala a quo se alegó, ni se probó, la existencia del nombre comercial número 88.064 (Merck Química, S.A.), y tampoco en esta segunda instancia se pidió el recibimiento a prueba conforme al artículo 100 de la Ley Jurisdiccional, por lo que no podría en ningún caso contemplarse por esta Sala «como no pudo hacerse por la Sala a quo, ni lo hizo el Registro)- la pretendida incompatibilidad de Merquinsa y el nombre comercial Merck Química, S.A., que, por otro lado, tampoco existe, pues las desemejanzas entre ambas denominaciones no permite el error o confusión en el mercado; y C) puesto que no existe tal posibilidad de error o confusión en el mercado entre la marca Merquinsa y los nombres comerciales citados, la circunstancia de que coincida su campo aplicativo no basta para determinar la aplicación del artículo 124.1.
Procede, pues, la desestimación de la apelación y del recurso, sin imposición de costas, por no darse las circunstancias que prevé el artículo 131 de la Ley Jurisdiccional.
Por ello, en nombre de Su Majestad el Rey, y en ejercicio de la potestad que, emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución.
Desestimamos la apelación interpuesta contra la sentencia de la Sala Segunda de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid de 14 de septiembre de 1988, dictada en el recurso número 717/81; sentencia que confirmamos totalmente; sin costas.
ASÍ por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Boletín Oficial del Estado", e insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- José María Ruiz Jarabo.- Salvador Ortolá Navarro.- Carmelo Madrigal.- Rubricados.
Publicación: Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Excmo. señor don Salvador Ortolá Navarro, estando celebrando audiencia la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario certifico.- Joaquín Seoane.- Rubricado.
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SAP Madrid, 18 de Mayo de 1998
...el ajuste del fallo a las pretensiones de las partes, no ha de ser literal, sino racional y flexible (SS.TS. de 29 de Junio de 1.983 y 8 de Mayo de 1.990, entre otras ). Pues bien, en el caso de autos, el fallo impugnado se adecúa a la pretensión de la actora al determinar, dentro de la con......