STS, 29 de Junio de 1993
| Ponente | TEOFILO ORTEGA TORRES |
| ECLI | ES:TS:1993:17788 |
| Fecha de Resolución | 29 de Junio de 1993 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
Núm. 665.-Sentencia de 29 de junio de 1993
PONENTE: Excmo. Sr don Teófilo Ortega Torres.
PROCEDIMIENTO: Menor cuantía.
MATERIA: Nulidad de registro.
NORMAS APLICADAS: Art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . Art. 665 124.5.º del Estatuto de la Propiedad Industrial .
DOCTRINA: Tampoco es procedente la estimación de este motivo, en atención a que: a) Al no establecer la Ley reglas precisas y concretas en orden a la determinación de las denominaciones semejantes, en materia de marcas, ha de ser el Tribunal a quo quien ha de fijar en cada caso su criterio, mediante el estudio comparativo en la instancia, que ha de respetarse en casación, mientras no se demuestre que sus decisiones son contrarias al buen sentido; b) En casos como el presente, ha de tenerse preferentemente en cuenta una visión de conjunto sintética de la marca (sustantividad del conjunto), ya que el todo prevalece sobre sus componentes y no debe desintegrarse la unidad fonética o gráfica sino que ha de atenderse a la unidad gramáticas y conceptual indivisible.
En la villa de Madrid, a veintinueve de junio de mil novecientos noventa y tres.
Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al final indicados, el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Audiencia Provincial de Madrid (Sección Novena), como consecuencia de juicio de menor cuantía, seguido ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 19 de Madrid, sobre nulidad de registro, cuyo recurso lúe interpuesto por "Destilerías del Guadalete, S. L.", representada por la Procuradora doña Paloma Valles Tormo, y asistida del Letrado don Ángel Amador López, en el que es recurrida "National Distillers and Chemical Corporation", representada por el Procurador don Rafael Rodríguez Montaut, y asistida del Letrado don Eduardo Verga Conde.
Antecedentes de hecho
Ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 19 de los de Madrid, fueron vistos los autos de juicio de menor cuantía núm. 1.159/1981, promovidos a instancia de Destilerías del Guadalete. S. L.", contra la entidad "National Distillers y Chemical Corporation", sobre nulidad de marca.
Por la parle actora se formuló demanda arreglada a las prescripciones legales, en la cual solicitaba, previa alegación de los hechos y fundamentos de Derecho: "... se dicte en su día sentencia estimando íntegramente esta demanda y declarando nulo y sin ningún vigor el registro de la marca impugnada, con expresa condena a la demandada en las costas de este pleito".
Admitida a trámite la demanda la entidad demandada la contestó alegando los hechos y Fundamentos de Derecho que estimó de aplicación y terminó suplicando al Juzgado: "Que habiendo por presentado este escrito con los documentos que se acompañan, se sirva tener por contestada la demanda promovida en contra de mi representada sobre nulidad de la marca núm. 872.508 por "Destilerías del Guadalete. S. A.", y por opuestos a la misma, y en sus méritos y en los que resulten procedentes enDerecho, se desestime dicha demanda con la expresa condena en las costas a la sociedad demandante".
Por el Juzgado se dictó Sentencia con fecha 21 de enero de 1989 , cuya parte dispositiva es como sigue: "Fallo: Que desestimo la demanda presentada por la entidad mercantil "Destilerías del Guadalete, S.
L.", y absuelvo a "Nacional Distillers & Chemical Corporation" de las pretensiones que en su contra se hacían por aquélla. Cada parte deberá pagar sus propias costas".
Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación que fue admitido y sustanciada la alzada la Audiencia Provincial de Madrid (Sección Novena), dictó Sentencia con fecha 5 de junio de 1990 , cuyo fallo es como sigue: "Fallamos: Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la demandante "Destilerías del Guadalete, S. L.", contra la Sentencia dictada el 21 de enero de 1989 por la Iltma. Sra. Magistrada-Jueza de Primera Instancia núm. 19 de Madrid en los autos de juicio declarativo de menor cuantía ante ella seguidos con el núm. 1.159 1981, debemos declarar y declaramos no haber lugar al mismo, y, en consecuencia, confirmamos íntegramente dicha resolución, con expresa imposición a la apelante de las costas de esta alzada."
la Procuradora doña Paloma Valles Tormo, en nombre y representación de la entidad "Destilerías del Guadalete. S. L.". formalizo recurso de casación que funda en los siguientes motivos: 1.º "Al amparo del núm. 4.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento Civil denunciamos el error en la apreciación de la prueba padecido por la sentencia que se recurre, al omitir todo comentario o juicio sobre la importante circunstancia de que las mareas núms. 887.553, 887.554 y 895.997 solicitadas por un tercero para la denominación "Ribe" con destino a bebidas alcohólicas fuesen denegadas por el Registro de la Propiedad Industrial por parecido con las marcas 74.495 "Rives" y 872.508 "Cocoribe". en virtud de la oposición expresa que hicieron los titulares de estas últimas". 2.-Al amparo del núm. 5 del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil denunciamos la infracción que a juicio de esta parte recurrente y por interpretación errónea, comete la sentencia del Tribunal a quo del caso 5.º del art. 124 del Estatuto de la Propiedad Industrial de 26 de julio de 1929 y de la numerosa doctrina jurisprudencial de esa Excma. Sala que interpreta su aplicación -, y -Infracción por interpretación errónea del num. 11 del art. 124 del Estatuto de la Propiedad Industrial de 26 de julio de 1929 , que se invoca al amparo del num. 5 del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por cuanto la sentencia recurrida no reconoce la prohibición en que incurre la marca "Cocoribe" al agregar el vocablo -"Coco"- a otra denominación va registrada "Rives" pese a que esta última marca. "Rives", es una marca notoria, según se ha acreditado en autos sin contradicción, v como tal acreedora a una mayor protección, según la jurisprudencia".
Admitido el recurso a tramite y evacuado el traslado de instrucción se señaló para la vista el día 17 de junio de 1993, en que ha tenido lugar.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr don Teófilo Ortega Torres.
Fundamentos de Derecho
El primer motivo del recurso se ampara en el núm. 4. del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (redacción anterior a la Reforma de 30 de abril de 1992 ) y hace referencia a que la sentencia impugnada omite "todo comentario o juicio" sobre que la denominación "Ribe". con destino a bebidas alcohólicas, fue denegada por el Registro de la Propiedad Industrial por parecido con "Rives" y "Cocoribe". lo que se halla acreditado mediante certificaciones obrantes en autos, de todo lo cual infiere la recurrente. "Destilerías del Guadalete. S. L.", que "si la marca "Ribe" es casi idéntica a "Rives" y la propia demandada -aquí recurrida- "National Distillers and Chemical Corporation" mantiene que su marca "Cocoribe" es incompatible con "Ribe" por su acusada semejanza, parece evidente que está admitiendo iguales parecidos e incompatibilidades con la homónima "Rives". por lo que en virtud de la teoría de los actos propios, la sentencia debió apreciar tales semejanza e incompatibilidad".
De la realidad de que la Sala de instancia no hace referencia a lo dicho sobre denegación de la marca "Ribe" y sus causas no cabe deducir que incurriese en error en la apreciación de la prueba sino que sólo significa que no lo estimó trascendente a la resolución del litigio y, en definitiva, si lo fuera, el error del Tribunal no se habría producido en aquella apreciación, como es lo propio del antiguo art. 1.692.4 .º. Ya por lo expuesto se revela inviable este motivo, pero es que, además, los razonamientos contenidos en su exposición y desarrollo desbordando su ámbito procesal, no son aceptables; en electo, ni hay "acto propio", en sentido jurídico, atribuible a "National Distillers". ni es cierto que la circunstancia de que se denegara la marca "Ribe" por su similitud con "Rives" y "Cocoribe" sea determinante de que exista también, en la misma medida, semejanza y riesgo de confundibilidad entre estas ultimas, siendo de notar que, dadas las diferencias entre "Rives" y "Cocoribe", las razones por la que se asemeja "Ribe" a "Rives" pueden ser -yson- distintas de las que ocasionan su semejanza con "Cocoribe".
El segundo motivo se residencia, al igual que el tercero y último, en el antiguo núm. 5.º del art. 1.692 . y versa sobre infracción del art. 124.5. del Esiatuto de la Propiedad Industrial de 26 de julio de 1929 vigente en el momento de presentarse la demanda, argumentándose esencialmente que "si bien las palabras genéricas pueden formar parte de una marca cuando acompañan a otras que no lo sean, al comparar esas marcas con otras a electos de determinar su semejanza e incompatibilidad, hay que prescindir necesariamente de los vocablos genéricos en la confrontación, por cuanto estos son irreivindicables por sí mismos. Y, como quiera que en el supuesto del recurso, la marca "Cocoribe" está compuesta de los vocablos "Coco" y "Ribe". de los que el primero, aplicado a un licor de coco, es claramente genérico -sin necesidad de prueba alguna, dada la evidencia del hecho- la comparación de las marcas enfrentadas en el litigio del que el recurso trae causa debió hacerse entre los vocablos "Ribe" y "Rives", únicamente, con la consecuencia de que -dada su acusada semejanza, casi identidad- el segundo en el tiempo resulta incompatible con el de mejor derecho".
Tampoco es procedente la estimación de este motivo, en atención a que: a) Al no establecer la ley reglas precisas y concretas en orden a la determinación de las denominaciones semejantes, en materia de marcas, ha de ser el Tribunal a quo quien ha de fijar en cada caso su criterio, mediante el estudio comparativo en la instancia, que ha de respetarse en casación, mientras no se demuestre que sus decisiones son contrarias al buen sentido (Sentencias de 4 de abril de 1991 y 14 de octubre de 1992 ); b) En casos como el presente, ha de tenerse preferentemente en cuenta una visión de conjunto sintética de la marca (sustantividad del conjunto), ya que el todo prevalece sobre sus componentes y no debe desintegrarse la unidad fonética o gráfica sino que ha de atenderse a la unidad gramatical y conceptual indivisible; c) En el supuesto ahora examinado, las marcas confrontadas son "Rives" y "Cocoribe" -no "CocoRibe". aunque así se haya utilizado- y se trata por "Destilerías del Guadalete. S. A.", de obtener la nulidad del registro de la segunda, por lo que en aplicación de la doctrina expuesta, no es procedente dividir la palabra "Cocoribe" para reducir los términos de comparación a "Rives" y "Ribe" sino que es correcta la argumentación de la sentencia recurrida y de la confirmada por ésta cuando realizan la comparación entre "Rives" y "Cocoribe" sin prescindir del elemento genérico "Coco" d) Difiere así el caso que nos ocupa de aquellos en que separadamente se emplea la palabra genérica y otra distintiva, en los que no se produce la visión conjunta diferenciado? y e) Consecuentemente, ha de afirmarse que la Sala de instancia no infringió lo dispuesto en el art. 124.5.° del Estatuto por cuanto, prescindiendo de su alusión a la falta de informes sobre el carácter genérico de "Coco", se fundó en la "unidad gramatical y fonética del vocablo registrado".
Se denuncia en el tercer motivo infracción del art. 124.11 del Estatuto "por cuanto la sentencia recurrida no reconoce la prohibición en que incurre la marca "Cocoribe" al agregar un vocablo -"Coco"- a otra denominación ya registrada -"Rives"- pese a que esta última marca, "Rives". es una marca notoria según se ha acreditado en autos sin contradicción, y como tal acreedora a una mayor protección, según la jurisprudencia". A este respecto ha de advertirse que: a) Las denominaciones "Rives", "Rives Gin" y "Ron Rives", registradas por la recurrente, no se ven afectadas por "Cocoribe", dada la evidente diferenciación entre unas y otras: b) Ha de rechazarse que "Cocoribe" se forme por agregación de un vocablo a "Rives" y c) La invocación por "Destilerías del Guadalete. S. L.", de la notoriedad alcanzada por la marca "Rives" no guarda relación con lo dispuesto en el art. 124.11 , sobre cuya supuesta infracción versa el motivo, pero, en cualquier caso, la conceptuación de "Rives" como marca notoria, que es lo alegado, no conduce a que no debiera haber sido concedida la marca "Cocoribe". pues la utilización de ésta no comporta aprovechamiento de la reputación, de los respectivos productos; de lodo lo cual se sigue que debe decaer el motivo estudiado.
La desestimación de la totalidad de los motivos comporta la del recurso en ellos fundado, con la obligada condena en costas que preceptivamente impone el art. 1.715. in fine, de la Ley de Enjuiciamiento Civil , y la pérdida del depósito constituido.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español,
Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al presente recurso de casación, interpuesto por "Destilerías del Guadalete. S. L.", contra la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid (Sección Novena) con fecha 5 de junio de 1990 ; y condenamos a dicha recurrente al pago de las costas y a la pérdida del depósito constituido.
Líbrese al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de Sala remitidos.ASI, por esta nuestra sentencia, que se insertara en la COLLECCION LEGISLATIVA, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-José Luis Albácar López.-Jesús Marina Martínez Pardo.-Teófilo Ortega Torres.- Rubricados.
Publicación: Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr don Teófilo Ortega Torres. Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando audiencia pública la Sala Primera del Tribunal Supremo en el día de hoy de lo que como Secretario de la misma certifico.
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