STS, 13 de Octubre de 1992
| Ponente | JOSE MARIA MORENILLA RODRIGUEZ |
| ECLI | ES:TS:1992:20826 |
| Fecha de Resolución | 13 de Octubre de 1992 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
Núm. 3.198.-Sentencia de 13 de octubre de 1992
PONENTE: Excmo. Sr don José María Morenilla Rodríguez.
PROCEDIMIENTO: Apelación.
MATERIA: Propiedad industrial. Marcas.
NORMAS APLICADAS: Estatuto de la Propiedad Industrial.
DOCTRINA: La semejanza fonética y gráfica entre las marcas confrontadas no queda desvirtuada
con la adición en una de ellas de las siglas S. A., las cuales carecen de carácter diferenciador a los
efectos de evitar error o confusión.
En la villa de Madrid, a trece de octubre de mil novecientos noventa y dos.
Visto el recurso contencioso-administrativo que ante nos pende en grado de apelación, interpuesto por "Orient, S. A.", representado por la Procuradora doña Aurora Gómez-Villaboa y Mandri, y asistido del Letrado don Juan Carlos Lara, contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 31 de enero de 1990, dictada en el recurso contencioso-administrativo, núm. 2.187/87, contra la resolución del Registro de la Propiedad Industrial, de fecha 21 de mayo de 1987.
Siendo parte apelada "Orient Watch Co. Ltd.", representada por el Procurador Sr don Antonio Andrés García Arribas y asistido del Letrado Sr. Muñoz-Delgado Mérida.
Antecedentes de hecho
En el recurso contencioso-administrativo anteriormente reseñado se dictó sentencia por la Sala de lo Contencioso-Administrativo referida, cuyo fallo dice literalmente lo siguiente: "Que desestimando el recurso contencioso-administrativo formulado por doña Aurora Gómez Villaboa y Mandri, en nombre y representación de la entidad mercantil "Orient, S. A.", contra las resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial, de fecha 2 de julio de 1985 y 21 de mayo de 1987, por las que se denegó la inscripción de la marca núm. 1.069.681 "Orient, S. A.", debemos confirmar y confirmamos los actos administrativos impugnados por ser conformes con el ordenamiento jurídico, sin hacer expresa imposición de las costas." Notificada dicha resolución a las representaciones de las partes, por la de "Oriente, S. A." se interpuso recurso de apelación, que fue admitido a trámite en ambos efectos; emplazadas las partes y remitidas las actuaciones de la primera instancia a esta Sala que ahora enjuicia, se personó ante la misma la Sra. Gómez-Villaboa y Mandri, en representación de "Orient, S. A.", e igualmente se personó el Sr. García Arribas, en representación de "Orient Watch Co. Ltd.".
Por providencia de esta Sala se tuvo por personadas a las representaciones de las partes apelante y apelada anteriormente reseñadas, mandando fueran entregadas las actuaciones a la de la apelante para que en el plazo de veinte días pudiera presentar el oportuno escrito de alegaciones. Dentrodel plazo concedido, solicitó dictar sentencia por la que se revoque la apelada, y estimando el recurso contencioso-administrativo, interpuesto contra la denegación de la inscripción de la marca núm. 1.069.681, "Orient, S. A.", anule dichas resoluciones, reconociendo el derecho de mi representada por el que se le otorgue el registro de la citada marca solicitada.
Seguidamente se confirió traslado para iguales fines y por idéntico término a la representación de la parte apelada, la cual, en tiempo y forma, presentó escrito solicitando dictar sentencia, desestimando el recurso interpuesto, confirmando tanto la sentencia apelada como las resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial impugnadas, y manteniendo, en definitiva, la denegación de la marca española, 1.069.681, "Orient, S. A.", para los servicios que reivindica en la clase 35 del vigente nomenclátor oficial.
Terminado el trámite de alegaciones, quedaron los autos pendientes de señalamiento para votación y fallo para cuando, por turno, le correspondiera, y guardado el orden de señalamientos, se fijó a tal fin el día 9 de octubre de 1992, en cuyo momento se dio cumplimiento a lo acordado.
Siendo Ponente el Excmo. Sr don José María Morenilla Rodríguez.
Fundamentos de Derecho
La representación procesal de "Orient, S. A." ha recurrido en apelación la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Novena, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 31 de enero de 1990 , que había desestimado el recurso contencioso-administrativo que había interpuesto contra el acuerdo del Registro de la Propiedad Industrial, de 2 de julio de 1985, que denegó a la misma parte la marca española núm. 1.069.681, "Orient, S. A.", para servicios de la clase 35 del vigente Nomenclátor, por estimar que era idéntico a la denominación "Orient", clase 14, para relojes, núm. 544.606, registrada con efectos, de 5 de octubre de 1967, y a la de "Orient Watch Co. Ltd.", por aplicación del art. 8 del Convenio de la Unión de París de 1883 , y contra la resolución del expresado Registro, de 21 de mayo de 1987, que desestimó el recurso de reposición interpuesto contra el mismo acuerdo por la expresada entidad "Orient, S. A.", y no estimó eficaz la autorización concedida por la titular de la marca "Orient", citada por identidad con la solicitada. La apelante se opone a los razonamientos de la sentencia apelada, alegando que la denominación "Orient" existía ya registrada desde 1934 y que la titular había concedido la autorización para la denominación solicitada y, en cuanto a la oposición de la entidad "Orient Watch Company", que ese nombre comercial es la versión inglesa del nombre comercial japonés "Orient Toke: Kabushiki", que ha de ser inscrito con caracteres y simbología japoneses y al que no alcanza la protección de los arts. 8 y 6 bis del convenio invocado por referirse el art. 8 a "marcas" y no a nombres comerciales, y en cuanto al art. 6 bis, por no haberse probado ningún derecho sobre esa denominación en España, ni su notoriedad en el país de registro, negando la identidad de la marca solicitada por la apelante con la del nombre de la apelada, ya que la primera se refiere a servicios y el segundo a productos.
Las partes apelante y apelada vuelven a plantear en esta apelación las dos cuestiones ya debatidas en el recurso contencioso-administrativo, concretadas ambas a la conformidad a Derecho de las resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial impugnadas que fundaban la denegación de la marca solicitada, núm. 1.069.681, "Orient, S. A.", por su identidad con la marca, núm. 544.606, "Orient", ya registrada y con el nombre "Oriente Watch Co. Ltd.", no registrado en España, pero protegido en base a los arts. 6 bis y 8 del Convenio de la Unión de París al ser esta entidad titular de una marca internacional de relojes, conocida en España y con la que se aprecia riesgo de confusión en el mercado.
La sentencia apelada ha examinado con detalle y acierto ambas cuestiones a la luz de las alegaciones de las partes y de las pruebas practicadas en este proceso. Esta Sala llega a las mismas conclusiones que el Tribunal de la primera instancia al apreciar una identidad de distintivo entre "Orient, S.
A." y la marca prioritaria "Orient", ya que la adición de la sigla de Sociedad Anónima, según jurisprudencia constante de esta Sala, carece de carácter diferenciado!" a los efectos de evitar error o contusión en el mercado, aunque la marca solicitada se refiera a "servicios de importación, exportación y representación de artículos de regalo y bazar" y la prioritaria a "toda clase de relojes" por la evidente relación conceptual y práctica entre ambos objetos para un consumidor medio. Esta identidad conduce igualmente a no estimar eficaz la autorización que, una vez iniciado el expediente, realizó la titular de la marca prioritaria citada, de conformidad, también según constante jurisprudencia de esta Sala, con la explícita norma del art. 150.2 del Estatuto de la Propiedad Industrial .
La semejanza fonética y gráfica entre la marca solicitada con el nombre comercial internacional "Orient Watch Co. Ltd." impide igualmente, a los efectos del art. 124.1 del Estatuto , unapacífica convivencia registral de ambas al coincidir en ellas el vocablo característico "Orient" y poder comprender los servicios protegidos los relacionados con relojes de fabricación extranjeras, creando así un riesgo razonable de asociación entre la empresa solicitante y las actividades de la entidad apelada, de manera que puede la marca solicitada aprovechar el crédito o prestigio del nombre oponente. Aunque su nombre no figura registrado en España, según el expediente, goza de la protección que el Convenio de la Unión de París, de 20 de marzo de 1883, revisado por el Acta de Estocolmo, de 14 de julio de 1967 , y ratificado por España por instrumento de 13 de diciembre de 1971 ("BOE" de 1 de febrero de 1974), conforme a su art. 8 .° El nombre oponente se corresponde con una marca registrada en Japón (que es parle en dicho convenio), y ha de ser protegido respecto de marcas de fábrica o comercio susceptibles de crear confusión, concretamente -según el art. 6 bis del Convenio - cuando, como ocurre en este litigio, "la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida", teniendo ese carácter la marca de relojes Orient en España. La documental aportada ha acreditado, en efecto, no sólo la inscripción en Japón de la marca Orient en la clase 14 desde 1951, referida a relojes de pulsera, así como en numerosos otros países, sino 3,199 la notoria introducción de ese nombre en España con anterioridad a las resoluciones recurridas, cuyo poseedor tiene, de conformidad con el art. 207 del Estatuto citado, los mismos derechos reconocidos que el concesionario de una marca.
No siendo objeto del presente litigio la oposición del citado nombre extranjero a otra marca preexistente, núm. 97.541, "Creaciones Orient", a la que no se refieren las resoluciones impugnadas, es evidente que esa cuestión queda fuera de los pronunciamientos de esta sentencia.
No se aprecian temeridad o mala fe en la apelante a los efectos del art. 131 de la Ley Jurisdiccional .
En nombre de S. M. el Rey y en el ejercicio de la potestad de juzgar que, emanando del pueblo español, nos confiere la Constitución,
Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de "Orient, S.
A." contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Novena, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 31 de enero de 1990 , recaída en el recurso contencioso- administrativa, núm.
2.187/87, al que este rollo se refiere, debemos confirmar y confirmamos la sentencia apelada, sin imposición a la apelante de las costas causadas.
ASI por esta nuestra sentencia firme, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Carmelo Madrigal García. José María Morenilla Rodríguez. Benito Santiago Martínez Sanjuán. Rubricados.
Publicación: Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su lecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr don José María Morenilla Rodríguez, estando constituida la Sala en audiencia pública, de lo que, como Secretario, certifico.-Rubricado.
-
SAP Valencia 33/2016, 29 de Enero de 2016
...mayo de 2011 (ROJ: STS 4846/2011 ), Sentencia: 385/2011, Recurso: 2037/2007, Ponente: JUAN ANTONIO XIOL RIOS, en la que nos dice: SSTS 13 de octubre de 1992, 14 de febrero de 1994, 31 de enero de 1997, 29 de mayo de 1998, 8 de septiembre de 1998, 4 de junio de 2001, 7 de junio de 2002, 14 d......
-
STSJ Comunidad de Madrid 349/2005, 2 de Marzo de 2005
...de suerte que esta proximidad comercial acrecienta los referidos riesgos de error o confusión en el mercado...". La Sentencia Tribunal Supremo de 13 octubre 1992 declara "Esta Sala llega a las mismas conclusiones que el Tribunal de la primera instancia al apreciar una identidad de distintiv......
-
STSJ Comunidad de Madrid , 5 de Septiembre de 2001
...1883, siempre que su titular demuestre que lo ha usado en España. Como ha reconocido nuestra jurisprudencia, entre otras en sentencia del TS de 13 de octubre de 1992, aunque un nombre no figura registrado en España, goza de la protección que el Convenio de la unión de París de 20 marzo 1883......
-
Concepto y delimitación de los acuerdos de licencia de marca: nuevas aportaciones jurisprudenciales y legislativas
...entre los productos o servicios implicados, dictadas no obstante aún en base al art. 150 epi. a título de ejemplo, vid. sts de 13 de octubre de 1992 ( RGD , núm. 589-90, 1993, pp. 10278- 36 m.ª teresa ortuño baeza puede producirse como consecuencia de la prescripción por tolerancia de una m......