STS, 14 de Diciembre de 1992

PonenteJOSE LUIS RUIZ SANCHEZ
ECLIES:TS:1992:19652
Fecha de Resolución14 de Diciembre de 1992
EmisorTribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo

Núm. 4.120.- Sentencia de 14 de diciembre de 1992

PONENTE: Excmo. Sr. don José Luis Ruiz Sánchez.

PROCEDIMIENTO: Apelación.

MATERIA: Propiedad industrial. Patentes de invención.

NORMAS APLICADAS: Estatuto de la Propiedad Industrial .

JURISPRUDENCIA CITADA: Sentencias de 30 de junio de 1976, 13 de octubre de 1975 y 11 de

diciembre de 1978.

DOCTRINA: No son patentables las aplicaciones no conocidas de un producto, sino las

operaciones no conocidas para fabricar un producto, aunque éste sí lo sea, de ahí la trascendencia

de precisar en la memoria descriptiva de la patente, más que el producto obtenido, las operaciones

precisas para su consecución, quedando excluidas las posibilidades de patentar supuestos de

simples mezclas de materia por no reunir las condiciones que exige el art. 48 para las patentes,

puesto que de considerarse un procedimiento industrial sería tan elemental que habría de calificarse

de dominio público e incurso en la prohibición del núm. 4 del art. 48 del Estatuto de la Propiedad Industrial.

En la villa de Madrid, a catorce de diciembre de mil novecientos noventa y dos.

Visto el recurso contencioso-administrativo del que dimana la presente apelación, interpuesta por «Warner-Lambert Company», representada por el Procurador Sr. Rodríguez Montaut, contra sentencia de 30 de marzo de 1990, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid , sobre patente de invención, actuando como parte apelada la Administración, representada por el Sr. Abogado del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso núm. 898/1989, se dictó sentencia cuyo tenor literal del fallo es el siguiente: «Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso, sin hacer especial declaración sobre las costas causadas.»

Segundo

Interpuesto recurso de apelación por la representación procesal de la parte demandante, se admitió y tramitó conforme a lo prevenido en la Ley por medio de alegaciones escritas, manifestando cada una de las partes personadas lo que a su derecho convino.Tercero: Quedaron las actuaciones pendientes de señalamiento para votación y fallo cuando por turno les correspondiera, señalándose a tal efecto el día 10 de diciembre de 1992.

Vistos los artículos antes citados y demás de general y pertinente aplicación, es Magistrado Ponente el Excmo. Sr don José Luis Ruiz Sánchez.

Se aceptan los fundamentos de Derecho de la sentencia apelada, los cuales se reproducen a continuación:

  1. La entidad recurrente impugna en este proceso los acuerdos del Registro de la Propiedad Industrial que denegaron la concesión de la patente de invención núm. 512.760, solicitada para un método para preparar una composición de base de goma de mascar inflable no adhesiva, por considerarla incursa en la prohibición contenida en el núm. 4 del art. 48 del Estatuto de la Propiedad Industrial .

  2. Del art. 45 del Estatuto de la Propiedad Industrial , que establece que «puede ser materia de patente todo perfeccionamiento que tenga por objeto modificar las condiciones esenciales de un procedimiento con objeto de obtener algunas ventajas sobre lo ya conocido», y del 48.2, que prohibe que puedan ser objeto de patente «los productos o los resultados industriales, las fórmulas farmacéuticas y medicamentosas y las de los alimentos para la especie humana o los animales», se desprende que en nuestro Ordenamiento jurídico sólo se admiten las patentes de procedimientos industriales, no las de productos, por lo que, aunque el art. 45.3 del Estatuto establece que «las patentes de invención confieren a los concesionarios el derecho exclusivo de fabricar, ejecutar o producir, vender o utilizar el objeto de la patente», el derecho de exclusiva sobre el objeto sólo se ostenta en tanto en cuanto ese objeto haya sido producido con arreglo al procedimiento reivindicado ante el Registro y protegido por la patente, sin que sean patentables, como precisa la sentencia de 11 de diciembre de 1978, las aplicaciones no conocidas de un producto, sino las operaciones no conocidas para fabricar un producto, aunque éste sí lo sea, de ahí la trascendencia, reconocida en las sentencias de 30 de junio de 1976 y 13 de octubre de 1975, de precisar en la memoria descriptiva de la patente, más que el producto obtenido, las operaciones precisas para su consecución, excluyendo la sentencia de 28 de junio de 1977 la posibilidad de patentar los supuestos de simples mezclas de materia, por no reunir las condiciones que exige el art. 46 para las patentes, puesto que de considerarse un procedimiento industrial sería tan elemental que habría de calificarse de dominio público e incurso en la prohibición del núm. 4 del art. 48 del Estatuto.

  3. El procedimiento cuya patentabilidad se pretende reivindica un método para preparar una composición base de goma de mascar inflable no adhesiva, que comprende las operaciones de: 1.° Realizar una mezcla de un polímero vinílico no tóxico y un emulsionante, comenzando por realizar una premezcla de ambos elementos bajo cizalladura a alta velocidad, continuando hasta conseguir una mezcla homogénea.

  4. Realizar una segunda mezcla de un elastómero, un plastificante oleaginoso y coadyuvantes minerales.

  5. Combinar las dos mezclas anteriores hasta obtener la composición base de goma de mascar. Tales procedimientos se repiten en todas las reivindicaciones de la patente sin otra alteración que la de los elementos que en cada caso se combinan. Aun cuando el perito designado a propuesta de la parte actora manifiesta que lo reivindicado es un procedimiento y no un producto, no puede menos de concluirse con el Registro de la Propiedad Industrial que el citado procedimiento se limita a la mezcla de productos en cantidades variables, por lo que no puede reclamar para sí la protección inherente a una genuina actividad inventiva.

  6. Por lo expuesto, procede desestimar el presente recurso, sin hacer especial declaración sobre las costas causadas, por no apreciarse temeridad ni mala fe en la conducta procesal de las partes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero

La entidad «Warner-Lambert Company» impugna la sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 30 de marzo de 1990 , que confirmando los acuerdos adoptados por el Registro de la Propiedad Industrial de 1 de julio de 1983 y 26 de noviembre de 1984 -originario y reposición- denegó la inscripción de la patente de invención que con el núm. 512.760 trata de inscribir «un método para preparar una composición a base de goma de mascar inflable y no adhesiva», al estimarse en la sentencia apelada incurrir en la causa obstativa prevista en el art. 48.2 del Estatuto de la Propiedad Industrial , en cuanto que lo que se trata de patentar es un producto, como con toda claridad se pone de manifiesto en los informes evacuados por la Asesoría Técnica del Registro en las dos ocasiones que ha tenido para manifestarse, en 1 de julio de 1983 y en 24 de julio de 1984, estableciendo la terminante conclusión de la irreivindicabilidad de lo pretendido con la categoría de patente de invención, sin que la claridad y rotundidez de tal afirmación se haya desvirtuado porel perito actuante a instancia de la parte actora -don Carlos María -, lo que se expone con plena claridad en los dos informes evacuados en las dos instancias administrativas por la Asesoría Técnica que expresamente establece que «lo reivindicado en la patente solicitada es, en definitiva, un producto químico obtenido por la mezcla de varios, no existiendo procedimiento alguno patentable», lo que obliga a mantener la sentencia que así lo estableció definitivamente.

Segundo

Como secuela de lo consignado procede la desestimación del recurso de apelación con la subsiguiente confirmación de la sentencia apelada, todo ello sin hacer especial pronunciamiento en cuanto a las costas de esta apelación a parte determinada.

En nombre de S. M. el Rey, y por la potestad de juzgar que nos confiere la Constitución,

FALLAMOS

Que desestimando, como desestimamos, el recurso de apelación interpuesto por la representación de la entidad «Warner-Lambert Company», contra la sentencia de fecha 30 de marzo de 1990, dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid , a que estos autos se contrae, debemos confirmar y confirmamos la misma sin hacer expresa condena en cuanto a las costas.

ASÍ por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Carmelo Madrigal García.- Álvaro Galán Menéndez.-José Luis Ruiz Sánchez.-Rubricados.

Publicación: Leída y publicada fue la anterior resolución por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. don José Luis Ruiz Sánchez, en el mismo día de su fecha, estando constituida la Sala en audiencia pública, de lo que como Secretario de la misma certifico.- Rubricado.

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