STS, 22 de Diciembre de 1992
| Ponente | BENITO SANTIAGO MARTINEZ SANJUAN |
| ECLI | ES:TS:1992:19165 |
| Fecha de Resolución | 22 de Diciembre de 1992 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
Núm. 4.282.-Sentencia de 22 de diciembre de 1992
PONENTE: Excmo. Sr. don Benito Santiago Martínez Sanjuán.
PROCEDIMIENTO: Apelación.
MATERIA: Propiedad industrial. Marcas.
NORMAS APLICADAS: Estatuto de la Propiedad Industrial .
DOCTRINA: Entre las marcas enfrentadas existen las suficientes diferencias fonéticas y gráficas para que puedan convivir en el mercado, sin riesgo alguno de crear confusión en el mercado, aun
cuando ambas sean destinadas a distinguir productos incluidos en la misma clase tercera del Nomenclátor, pues en las denominaciones de las marcas enfrentadas las sensaciones auditivas y visuales de dichas marcas, en su conjunto, son claramente dispares y en modo alguno permiten albergar la sospecha de que en su convivencia registral se habrán de producir los supuestos de error o confusión en el público consumidor, que trata de evitar el art. 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial .
En la villa de Madrid, a veintidós de diciembre de mil novecientos noventa y dos.
Deliberado y votado por la Sala reseñada al final el recurso de apelación registrado con el núm.
6.256/90, interpuesto como apelante por la entidad «Chemische Fabrik Stockhayisen GmbH.», representada por el Procurador don Paulino Monsalve Gurrea, asistido del Abogado don Fernando Gimeno López-Dóriga; frente a la Administración General del Estado, representada y defendida por su Abogacía, y, frente a la apelada entidad «S. C. Johnson and Son Inc.», representada por el Procurador don Rafael Rodríguez Montaut y defendida por el Abogado don Alberto de Elzaburu Márquez, contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Madrid, de fecha 4 de mayo de 1990 , dictada en el recurso contencioso-administrativo núm. 376/87, interpuesto contra acuerdo del Registro de la Propiedad Industrial, de fecha 10 de diciembre de 1986, referente a concesión en vía de reposición, a favor de «S. C. Johnson and Son Inc.», de la marca núm. 1.059.761, «Tacto de Johnson Wax».
Antecedentes de hecho
En el recurso contencioso-administrativo anteriormente reseñado se dictó sentencia por la Sala de lo Contencioso-Administrativo precedentemente referida, cuyo fallo dice literalmente lo siguiente: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo núm. 376/87, interpuesto por la representación legal de «Chemische Fabrik Stockhausen GmbH.» contra el acuerdo del Registro de la Propiedad Industrial, de 10 de diciembre de 1986, de concesión en vía de reposición a favor de «S. C. Johnson and Son Inc.», de la marca núm. 1.059.761, «Tacto de Johnson S. Wax»; declaramos dicho acto conforme a Derecho. Sin costas. Notificada dicha resolución a las representaciones de las partes, por la de la entidad «Chemische Fabrik Stockhausen GmbH.», se interpuso recurso de apelación que fue admitido a trámite en ambos efectos, emplazadas las partes y remitidas las actuaciones de la primera instancia a esta Sala que ahora enjuicia; se personó ante la misma el Procurador Sr. Monsalve Gurrea, en nombre y representación de la entidad apelante anteriormente referida, actuando a su tiempo el Sr. Abogado delEstado, en representación y defensa de la Administración que ocupa la posición procesal de apelada; igualmente se personó el Procurador Sr. Rodríguez Montaut, en nombre y representación de la entidad «S.
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Johnson and Son Inc.» con el carácter de apelada.
Por providencia de esta Sala se tuvo por personales a las representaciones de las partes apelante y apeladas anteriormente reseñadas, mandando fueran entregadas las actuaciones a la de la apelante para que en el plazo de veinte días pudiera presentar el oportuno escrito de alegaciones, el cual dentro del plazo concedido formuló sustancialmente y en resumen las siguientes: 1.a Que la sociedad «S.
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Johnson and Son Inc.», domiciliada en Wisconsin (Estados Unidos), se ha esforzado durante años en introducir en el mercado español e inscribir en el Registro de la Propiedad Industrial una marca con la denominación «Tacto» para distinguir «jabones» y otros productos de la clase 3 de Nomenclátor; para lo cual encontró obstáculo por la preexistencia de la marca internacional, protegida en España, del hoy recurrente núm. 267.648-R, «Takatosasn», clase 3, en cuya mención figura la consonante «R», que indica que se encuentra «renovada» en la Oficina Internacional de Ginebra, que distingue también productos de la clase 3. En lo que respecta al «uso ilegítimo» de la marca «Tacto», la sociedad «S. C. Johnson» la ha introducido en el mercado sin contar para nada con la ahora recurrente, lo cual es un hecho notorio, puesto que su lanzamiento se llevó a cabo por costosas campañas de publicidad en la televisión. Para cubrir esa publicidad y dicha explotación en el mercado solicitó en el registro español, las marcas núm. 986.327, «Tacto», clase 3, y núm. 986.328, «Tacto», y diseño las cuales fueron denegadas por resolución del Registro de la Propiedad Industrial, de fecha 5 de noviembre de 1982; la solicitante interpuso contra dichas resoluciones, recurso de reposición, que fue desestimado por resolución de 13 de diciembre de 1983; contra dichas resoluciones interpuso sendos recursos contencioso-administrativos con los núms. 343 y 344 de 1984, ante la Sala Primera de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid. 2.a Que, juntamente porque la marca internacional «Taktosan» de la hoy recurrente, había cerrado el paso a la inscripción de la marca «Tacto», de sus jabones, la sociedad «S. C. Johnson and Son Inc.» contra la citada «Taktosan». En referido proceso tanto por la sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Madrid, núm. 26, de fecha 17 de mayo de 1988, como por la dictada en apelación por la Sala Primera de lo Civil de la Audiencia Territorial de Madrid, de fecha 12 de febrero de 1990, se desestimó la demanda; contra esta última sentencia la entidad contraria ha interpuesto recurso de casación ante la Sala Primera del Tribunal Supremo, el cual se encuentra pendiente del señalamiento de vista. 3.a Que la sociedad «Johnson» había comenzado, en 23 de marzo de 1973, por solicitar la marca núm. 707.700, «Johnson Tacto», para artículos de la clase 3, de lo cual no se enteró en tiempo oportuno la hoy recurrente, que reside en Alemania, más aún, cuando la contraria tuvo el cuidado de colocar el vocablo «Johnson» antes del de «Tacto», con lo cual no resultaba el vocablo litigioso; de este modo obtuvo la concesión de esta marca el 5 de diciembre de 1978. Para acabar su operación de apropiarse del vocablo «Tacto» en la clase 3 solicitó ante el Registro, en 7 de febrero de 1984, la marca objeto del presente pleito núm. 1.059.761, «Tacto de Johnsoñs Wax». El Registro de la Propiedad Industrial, por su resolución, de fecha 6 de mayo de 1985, denegó dicha solicitud, pero no por la oposición del ahora recurrente, sino por objeción de oficio, por parecido con una marca internacional anterior, la núm. 283.165, «Johnsoñs Klar Wachs». Interpuesto recurso de reposición por la entidad solicitante, el Registro de la Propiedad Industrial estimó dicho recurso de reposición, con fecha 10 de diciembre de 1986, por haberse acreditado que el titular de la citada marca internacional, núm. 283.165, había otorgado, a la solicitante, una «declaración de consentimiento» (piezas 1ª 11 del expediente administrativo).
Contra la aludida resolución de 10 de diciembre de 1986 interpuso la entidad hoy apelante recurso contencioso-administrativo núm. 376/87, en el cual se dictó la sentencia ahora combatida de fecha 4 de mayo de 1990. 4.a Que alega: A) La nulidad formal, por carácter tardío de la resolución de reposición que aquí se recurre: 1) Prioridad del componente «Talto» o «Tacto», a favor de la entidad ahora apelante, para productos de la clase 3. 2) Que la marca impugnada no es derivada de la núm. 707.700, «Johnson Tacto».
3) Que el nombre del titular no tiene carácter distintivo. 4) Que los términos «Wax» y «San» son genéricos.
5) Que además de ello, el «factor tópico» y el elemento más característico es el de «Tacto»-«Takto». 6) Analiza la estructura de la marca objeto de recurso, llegando a la conclusión de que «Tacto Wax» sería tanto como «Cero Tacto» y la adicción del fabricante «Johnsoñs» podría servir para que los compradores comprobaran que ese producto era de Johnsoñs, pero ello no evitaría que pudieran creer que «Taktosan» era también de Johnsoñs, como otra variante de «Tacto Was», lo que produciría confusión en perjuicio de la entidad hoy apelante; ambas marcas resultan incompatibles para distinguir productos que correspondan al mismo sector mercantil.
Terminado por solicitar que se dicte sentencia, por la que se anule ó revoque la apelada y, en consecuencia, se estime este recurso contencioso-administrativo, anulando y revocando el acuerdo impugnado de concesión de la marca núm. 1.059-761, «Tacto de Johnsoñs Was», clase 3, y cuanto más proceda en Derecho; con las costas.
Seguido igual trámite con la representación de la Administración, que ocupa la posición procesal de apelada; por su Abogacía en la que de la misma ostenta, se presentó escrito alegando sustancialmente y en resumen lo siguiente: Que los acertados fundamentos de la sentencia apelada no se desvirtúan por ninguna de las alegaciones formuladas de contrario, por lo que, por los propios fundamentos de dicha sentencia y los que resultan del conjunto de actuaciones del Registro de la Propiedad Industrial, solicita expresamente la desestimación del recurso y la confirmación en todas sus partes de la sentencia apelada.
Seguido igual trámite con la representación de la entidad «S. C. Johnson and Son Inc», que ocupa la posición procesal de apelada, por su Procurador se presentó escrito alegando sustancialmente y en resumen lo siguiente: Que la sentencia apelada, en su fundamento de Derecho tercero, desestima la nulidad de la resolución del Registro de la Propiedad Industrial, estimatoria del recurso de reposición, en orden a lo dispuesto en el art. 58 de la Ley Jurisdiccional. En el fundamento cuarto que su representada aportó en reposición «una declaración de consentimiento, suscita por la compañía titular de la marca internacional, opuesta de oficio, núm. 283.165, «Johnson Kar Waschs», único motivo que había dado lugar a la denegación de la marca solicitada.
Terminando por solicitar que se dicte sentencia desestimando este recurso de apelación, sosteniendo los términos de la misma y confirmando la firmeza en vía administrativa de la concesión del registro de la marca, núm. 1.059.761, «Tacto de Johnsoñs Wax».
Terminado el trámite de alegaciones quedaron los autos pendientes de señalamiento para votación y fallo para cuando por turno le correspondiera y, guardado el orden de señalamientos, se fijó a tal fin las 10,30 horas del día 11 de diciembre de 1992, en cuyo momento se dio cumplimiento a lo acordado.
Vistos siendo ponente para este trámite el Magistrado don Benito Santiago Martínez Sanjuán.
Vistos los arts. 1.°, 2.°, 37, 43, 82, 83, 90 al 100, 131 y concordantes de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, el Estatuto de la Propiedad Industrial y demás de general aplicación .
Fundamentos de Derecho
Que además de los fundamentos de la sentencia ahora combatida, que sustancialmente se aceptan en la presente y con tal carácter se adicionan a la misma se ha de considerar:
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Que las resoluciones administrativas producidas extemporáneamente no son por se nulas de pleno Derecho, aunque eventualmente pueden ser objeto de «anulación» a instancia de la persona a que aquéllas perjudiquen. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha venido a solucionar la oponente contradicción existente entre el «deber de la Administración de dictar una resolución expresa», cuya omisión lleva aparejado el poder «deducirse reclamación es queja, que servirá también de recordatorio previo de responsabilidad personal, si hubiere lugar a ella, de la autoridad o funcionario negligente» ( art. 94.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo, art. 38.2 de la Ley Jurisdiccional, arts. 31 y 39 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado ), y la validez jurídica de los actos de la Administración producidos, faltando a referido «deber»; así, el hecho de que la resolución administrativa extemporánea, estimatoria del recurso de reposición pueda ser combatida en vía jurisdiccional por aquel a quien perjudique y en su caso «anulada» por la sentencia que al efecto se dicte, no implica que la extemporaneidad de dicha resolución administrativa haya producido la firmeza del acuerdo primitivo que denegó el registro de la marca solicitada; máxime cuando, frente a la desestimación tácita del recurso de reposición interpuesto por la entidad a quien perjudicaba dicho acuerdo primitivo denegatorio, se interpuso recurso contencioso-administrativo, del que desistió al considerarse, por la resolución expresamente dictada de fecha 10 de diciembre de 1986, satisfecha extraprocesalmente, conforme a lo dispuesto en el art. 90 de la Ley Jurisdiccional. Es decir, en el supuesto de actual referencia, la resolución expresa producida por el Registro de la Propiedad Industrial, con fecha 10 de diciembre de 1986, no fue nula de pleno Derecho, ni su extemporaneidad produjo, por sí solo, la firmeza del acuerdo de referido órgano administrativo objeto del recurso de reposición.
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Que además de que el acuerdo originario del Registro de la Propiedad Industrial, objeto del recurso de reposición que lo anuló, se fundaba en el único obstáculo traído a oficio, de la prioridad de la marca internacional, núm. 283.165, «Johnsoñs Klar Wachs», sin fundarlo en la marca internacional, núm. 267.648, «Taktosan», a lo que se aquietó la entidad hoy recurrente, se ha de considerar que, para determinar si las respectivas denominaciones de las marcas enfrentadas «Johnsoñs Klar Wachs» -solicitada- y «Takato-san» -oponente-, por su semejanza fonética y gráfica han de producir la confusión enel mercado, vetada en el art. 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial es menester contemplar desde ambos puntos de vista la totalidad de la leyenda en su conjunto componen los vocablos que se inscriban en ellas, llegándose por ese camino a la conclusión de que entre ambas existen las suficientes diferencias fonéticas y gráficas, para que puedan convivir en el mercado, sin riesgo alguno de crear confusión en el mercado, aun cuando ambas sean destinadas a distinguir productos incluidos en la misma clase 3 del Nomenclátor, pues en las denominaciones de ambas marcas enfrentadas las sensaciones auditivas y visuales de dichas marcas, en su conjunto, son claramente dispares y en modo alguno permiten albergar la sospecha de que su convivencia registral habrá de producir los supuestos de error o confusión en el público consumidor, condición indispensable para que pueda entrar en juego la prohibición de la norma contenida en el apartado 1 del art. 124, del Estatuto de la Propiedad Industrial .
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Que tampoco se ha de olvidar que la entidad solicitante tiene ya registrada la marca 707.700, «Johnson Tacto», para productos de la clase 3.
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Que la significación del vocablo «Wax», equivalente al español «Cera» y la significación del vocablo «San», equivalente al español «Sano», no justifica que hayan de ser consideradas; por ello sólo como genéricos en el idioma español, pues los idiomas extranjeros no se encuentran al alcance de conocimientos de la generalidad de los destinatarios que usan los idiomas y lenguas españolas y de las Comunidades Autónomas del Estado español.
Encontrándose probado en las actuaciones que el titular de la marca núm. 283.165, «Johnsoñs Klar Wachs», opuesta de oficio como obstáculo para el registro de la ahora solicitada - única oposición tenida en cuenta por la resolución denegatoria originaria-, concedió a la solicitante declaración de consentimiento en forma; lleva a la afirmación de que, por todo lo expuesto, es conforme a Derecho la resolución del Registro de la Propiedad Industrial, de fecha 10 de diciembre de 1986, concedió en reposición el registro de la marca internacional, núm. 1.059.761, «Tacto de Johnson Wax». Al haberlo entendido, sustancialmente también así, la sentencia combatida, procedente es su confirmación, habiéndose de desestimar por ello este recurso de apelación contra la misma interpuesto.
Al no apreciarse temeridad ni mala fe procesal en las partes litigantes, de conformidad a lo establecido en los arts. 131 y concordantes de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, no se está en el supuesto de tener que hacer una expresa declaración de condena en costas respecto de las derivadas de ambas instancias.
En nombre de S. M. el Rey, y en el ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,
Que desestimando el actual recurso de apelación mantenido por el Procurador Sr. Monsalve Gurrea, en nombre y representación de la entidad «Chemische Fabrix Stockhausen GmbH.», frente a la Administración General del Estado, representada y defendida por su Abogacía, y la entidad «S. C. Johnsoñs and Son Inc.», representada por el Procurador Sr. Rodríguez Montaut, contra la sentencia de la Sección Segunda, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, dictada en el recurso núm. 376/87, con fecha 4 de mayo de 1990 , a que la presente apelación se contrae; confirmamos la expresada sentencia recurrida, todo ello, sin hacer una expresa declaración de condena en costas, respecto de las derivadas de ambas instancias.
ASI por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Carmelo Madrigal García.-José María Morenilla Rodríguez.-Benito Santiago Martínez Sanjuán.-Rubricados.
Publicación: Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Sr. don Benito Santiago Martínez Sanjuán, estando constituida la Sala en audiencia pública, de lo que, como Secretaria certifico.-Rubricado.
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