STS, 24 de Noviembre de 1992

PonenteJOSE LUIS RUIZ SANCHEZ
ECLIES:TS:1992:18911
Fecha de Resolución24 de Noviembre de 1992
EmisorTribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo

Núm. 3.831.-Sentencia de 24 de noviembre de 1992

PONENTE: Excmo. Sr. don José Luis Ruiz Sánchez.

PROCEDIMIENTO: Apelación.

MATERIA: Propiedad industrial. Marcas.

NORMAS APLICADAS: Estatuto de la Propiedad Industrial.

JURISPRUDENCIA CITADA: Sentencia de 20 de marzo de 1989; sentencia de 30 de abril de 1990.

DOCTRINA: Habiendo quedado anuladas las marcas 544.606 y 656.491 por el Tribunal Supremo, la

marca "Orient» ha perdido el soporte de la prioridad que se esgrimía como base para alcanzar la

registración de la marca en función de la exclusión de la marca "Orient».

En la villa de Madrid, a veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y dos.

Visto el recurso contencioso-administrativo, del que dimana la presente apelación interpuesta por "Orient Watch Co. Ltd», representada por el Procurador Sr. García Arribas, contra sentencia de 14 de marzo de 1990, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre denegación de inscripción de la marca "Exporiente», núm. 1.101.954.

Antecedentes de hecho

Primero

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso núm. 2.483/88 se dictó sentencia, cuyo tenor literal del fallo es el siguiente: "Que estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña Aurora Gómez-Villaboa y Mandri, en nombre y representación de doña Marta , contra la resolución del Registro de la Propiedad Industrial, de fecha 16 de febrero de 1988, por la que se denegó la inscripción de la marca "Expórtente», destinada a proteger productos de la clase 14, debemos anular y anulamos el acto administrativo impugnado por no ser conforme con el ordenamiento jurídico en los términos señalados en esta resolución, y, en consecuencia, se acuerda el acceso al Registro de la Propiedad Industrial de la marca núm. 1.101.954, "Expórtente" para amparar los productos de clase 14, señalados en la solicitud que consta en el expediente administrativo. Sin hacer expresa imposición de las costas.»

Segundo

Interpuesto recurso de apelación por la representación procesal de la parte codemandada, se admitió y tramitó conforme a lo prevenido en la Ley por medio de alegaciones escritas, manifestando cada una de las partes personadas, lo que a su derecho convino.

Tercero

Quedaron las actuaciones pendientes de señalamiento para votación y fallo cuando, por turno, les correspondiera, señalándose a tal efecto el día 20 de noviembre de 1992.

Vistos los artículos antes citados, y demás de general y pertinente aplicación, es Magistrado Ponenteel Excmo. Sr don José Luis Ruiz Sánchez.

Fundamentos de Derecho

Primero

La entidad mercantil "Orient Watch Co. Ltd.» impugna la sentencia de fecha 14 de marzo de 1990, dictada por la Sección Novena de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que, anulando el acuerdo dictado por el Registro de la Propiedad Industrial, en reposición, de fecha 16 de febrero de 1988, que denegó la inscripción de la marca "Expórtente», núm. 1.101.954, destinado a proteger productos de la clase 14 "Metales preciosos y sus aleaciones y objetos de estas materias o de chapado, no comprendidos en otras clases; joyería, bisutería y piedras preciosas, relojería e instrumentos cronométricos, interesada por doña Marta , ordenó la inscripción de la marca solicitante "Exporiente», habiéndose formalizado oposición en la vía administrativa y jurisdiccional en la instancia, por la entidad apelante, en función de las marcas que estima prioritarias "Orient», núm. 815.973, clase 8, destinada a proteger: "Herramientas e instrumentos manuales, máquinas de afeitar, incluso eléctricas, cuchillería, tenedores y cucharas», y, en la marca 818.201, clase 34, destinada a proteger "tabaco en bruto o manufacturado; encendedores de cigarros y otros artículos para fumadores, cerillas», así como en el nombre comercial que, como razón social, identifica la persona jurídica "Orient Watch Co. Ltd», protección que, alcanzada en el año 1950 en el país de origen, Japón, según expone la parte interesada en su escrito de alegaciones goza, en consecuencia, de la "prioridad» que se reconoce en virtud de lo dispuesto en el art. 8.° del Convenio de la Unión de París, Acta de Estocolmo, de 17 de julio de 1967 , ratificado en España mediante instrumento de 16 de diciembre de 1971 (" Boletín Oficial del Estado», de 1 de febrero de 1974 ).

Segundo

La entidad "Orient Watch Co. Ltd.» es propietaria de las marcas 14.489, Orient; 22.926, Orient, y 21.592, Orient, para productos de la clase 14 desde el año 1986, según manifiesta la referida empresa, en su escrito de alegaciones complementarias a la oposición a la solicitud de Registro de Marca; asimismo, pone de relieve ser titular de esa y otras marcas registradas en la oficina de Patentes de Estados Unidos con los denominativos "Orient», con el núm. 866.297, para distinguir relojes, clase 14, con fecha 11 de marzo de 1969, con primer uso el 10 de noviembre de 1958, y, en la Oficina Federal de la Propiedad Industrial de Berna (Suiza), depositó en 21 de agosto de 1984, solicitud de renovación de la marca suiza 206.875, "Orient Star», de 12 de septiembre de 1966, para relojes y sus partes, clase 14, gozando también de la empresa apelante de un sinnúmero de marcas registradas en numerosos países con los denominativos: "Orient and Lion», "Orient Star», "Orien and Lion Device», "Orient King Diver», "Orient Racer», "Orient Toho», "Orient mon bijou», que ponen de manifiesto la expansión alcanzada en la registración de la marca "Orient» con sus vocablos complementarios, según las inscripciones.

Tercero

Expuesto lo anterior, es necesario examinar los títulos que, a favor de la entidad solicitante y apelada, también en número extraordinario invoca como registrados a su nombre, con el denominativo "Orient», "Creaciones Orient», si bien no alcanzan la difusión territorial que las que patrocina la entidad apelante, pero es necesario significar, de modo singular, que la primera marca que, integrada con el nombre "Orient», surgió en el mercado español fue la marca 97.541 que, bajo el denominativo "Creaciones Orient», para productos de la clase 14 -artículos de bisutería-, solicitada en 1 de febrero de 1934 y concedida en 28 de mayo del mismo se publicó en el BOPI, en 16 de agosto de 1934, manteniéndose en vigor en la fecha de expedición de su certificación en 6 de marzo de 1989, surgiendo posteriormente con el núm. 544.606, en 5 de octubre de 1967, la marca "Orient», clase 14, para relojes de toda clase, actualmente en vigor, y otra serie mixta -gráfico- denominativa- en la que se integra el vocablo "Orient», proliferando de manera continuada para fas distintas clases con un intenso tráfico de mercaderías, debidamente justificadas. Respecto de la entidad apelante inicia su actividad de modo esporádico, primero en 19 de marzo de 1965, y, operado el cambio de nombre de la razón social de "Oriento Tokei Kabushiki Kaisha», en 3 de marzo de 1951, equivalente a "Orient Watch Co. Ltd.», de forma creciente se va produciendo el registro del denominativo "Orient» sólo o acompañado a otros vocablos, con un fuerte aumento de las inscripciones en los distintos países del globo a partir, fundamentalmente, de 1969, e in crescendo en 1972. Como consecuencia de lo escuetamente consignado, la cuestión deducible de lo expuesto se constriñe a dos temas: la prioridad de la marca "Creaciones Orient», 97.541, y, de otro, la convivencia que durante una porción de tiempo se ha ido manteniendo entre las marcas, hasta que se inició la impugnación de la que convivían.

Cuarto

La concreción de la cuestión de la prioridad nos la proporciona la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo, de fecha 30 de marzo de 1989, dictada con motivo del recurso de casación promovido por doña Marta , derivado del procedimiento e instado por la entidad "Orient Watch Co. Ltd.» ante la jurisdicción ordinaria, sobre nulidad de la marca núm. 97.541, "Creaciones Orient», cuya titularidad era ostentada por la indicada doña Marta , sentencia que, analizando los fundamentos de Derecho, el tercer motivo invocado, expone: "Se afirma que la sentencia no tiene en cuenta el derecho prioritario de lademanda y se dice que para ello acuda a una ficción, absolutamente extrajurídica y sin apoyo legal alguno», como lo es la de mantener que los derechos de prioridad sobre la denominación "Orient», derivados de la marca 97.541, nacen a favor de la demandada Marta , no desde la fecha de la solicitud de esa marca, sino desde la fecha en que la demandada la adquiere, pero es que conforme a la prueba practicada la marca

97.541 correspondió a don Federico que en el año 1934 la inscribió con la denominación de "Creación Orient» para artículos de bisutería, marca que en efecto después pasa a Embee Orient, después a Marta y en 1984 a la demandada.

Quinto

Expuesto lo anterior, es incuestionable la consecuencia es que quedando anuladas las marcas 544.606, según sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 30 de abril de 1990, como asimismo la marca 656.491, "Orient», de fecha 5 de octubre de 1967, en virtud de la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo, de 20 de marzo de 1989 , en consecuencia la misma ha perdido el soporte de la prioridad que se esgrimía como base para alcanzar la registración de la marca en función de la exclusión de la marca registrada "Orient», con la consecuencia de la estimación del recurso de apelación interpuesto por la entidad "Orient Watch Co. Ltd.» y la subsiguiente revocación de la sentencia apelada, manteniendo el acuerdo dictado en reposición de fecha 16 de febrero de 1988, que denegó la inscripción de la marca núm. 1.101.954, "Orient», acuerdo que se mantiene como ajustado a Derecho, todo ello sin hacer expresa condena a parte determinada en cuanto a las costas de esta apelación.

En nombre de S. M. el Rey, y por la potestad de juzgar que nos confiere la Constitución,

FALLAMOS

Que sestimando, como desestimamos, el recurso de apelación interpuesto por la representación de la entidad mercantil "Orient Watch Co. Ltd.» contra la sentencia de fecha 14 de marzo de 1990, dictada por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que, anulando el acuerdo dictado por el Registro de la Propiedad Industrial, en reposición con fecha 16 de febrero de 1988, accedió a la inscripción de la marca núm. 1.101.954 para la marca "Orient», acuerdo que anuló el dictado con fecha 5 de julio de 1988, y, en consecuencia, debemos mantener y mantenemos como ajustado a Derecho el acuerdo adoptado en reposición de fecha 16 de febrero de 1988 que denegó la inscripción de la referida marca, todo ello sin hacer expresa imposición de costas a parte determinada.

ASI por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCION LEGISLATIVA, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Carmelo Madrigal García.-Alvaro Galán Menéndez.-José Luis Ruiz Sánchez.-Rubricados.

Publicación: Leída y publicada fue la anterior resolución por el Magistrado Ponente, Excmo. Sr. don José Luis Ruiz Sánchez, en el mismo día de su fecha, estando constituida la Sala en audiencia pública, de lo que, como Secretaria de la misma, certifico.-Rubricado.

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