STS, 21 de Enero de 1992

PonenteJESUS MARINA MARTINEZ-PARDO
ECLIES:TS:1992:312
Fecha de Resolución21 de Enero de 1992
EmisorTribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil

Num. 29.-Sentencia de 21 de enero de 1992

PONENTE: Magistrado Excmo. Sr. don Jesús Marina Martínez Pardo.

PROCEDIMIENTO: Juicio ordinario de menor cuantía.

MATERIA: Propiedad Industrial.

NORMAS APLICADAS: Artículos 50, 63 y 64 de la Ley de Patentes de 20 de marzo de 1986 .

DOCTRINA: Habiendo quedado incólume la afirmación de la sentencia recurrida de que el modelo

fabricado es equivalente al protegido por la inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial, no

cabe argüir la supuesta violación por el Tribunal de instancia de las normas legales invocadas.

En la villa de Madrid, a veintiuno de enero de mil novecientos noventa y dos.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados firmantes, el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Navarra como consecuencia de autos de juicio declarativo ordinario de menor cuantía seguidos ante el Juzgado de 1ª instancia número 1 de Pamplona, sobre violación de patente; cuyo recurso fue interpuesto por «Caldeif, S. L.», representada por el Procurador don Rafael Ortiz de Solórzano y Arbex y asistida por el Letrado don José María del Corral Perales; siendo parte recurrida «Kaberschlepp GmbH», representada por el Procurador don Juan Corujo López-Villamil (sustituido por el también Procurador don Luis Suárez Migoyo) y asistida por el Letrado don José María Castelló Colchero.

Antecedentes de hecho

Primero

1. El Procurador don Francisco Javier Echauri Ozcoidi, en nombre y representación de la compañía mercantil de la República Federal Alemana «Kaberschlepp GmbH», interpuso demanda de juicio declarativo de menor cuantía ante el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Pamplona contra «Caldeif,

S. L.», sobre violación de patente, alegando, en síntesis, los siguientes hechos: Que su representada obtuvo en 1979 la patente de inversión que se describe tras la tramitación correspondiente ante el Registro de Propiedad Industrial; que en 1986 advirtió la presencia en el mercado de bienes constitutivos de plagio de la citada patente; identificada la fuente de suministro de los mismos, se requirió al demandado de abstención y que, no obstante, continuó en la deliberada violación de sus derechos. Alegó a continuación los fundamentos de Derecho que consideró oportunos para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día sentencia por la que «se declare constitutiva de un claro supuesto de violación de la patente de invención número 476.568, la fabricación y comercialización bajo la denominación "cadena portacables, Caldeflex", de un objeto que reproduce sustancialmente el dispositivo reivindicado por la precitada patente de invención, que la parte demandada viene realizando sin contar con licencia ni autorización de la titular de dicha patente, la hoy actora, y, consecuentemente, condenar a la demandada a la inmediata cesación de los actos que violan el derecho exclusivo y excluyente que a favor de la actora confiere su titularidad sobre la patente de invención número 476.588; a indemnizar a la demandante los daños y perjuicios causados a la misma por la explotación sin título, ni autorización, del objeto infractor de dicha patente; y al pago de lascostas preceptivas, acordándose en la propia sentencia, el embargo de los objetos infractores producidos por la firma "Caldeif", así como de los utillajes exclusivamente destinados a la obtención de la "cadena portacables Caldeflex", procediendo a la destrucción de tales utillajes y a la publicación de la sentencia que recaiga, mediante anuncios a insertar, a costa de la parte demandada, en periódicos oficiales y mediante notificación a los habituales clientes de la demanda, consumidores del producto determinante de esta litis».

El Procurador don Manuel María Rodríguez Azcárate, en nombre y representación de la entidad demandada, contestó a la demanda oponiendo a la misma los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos para terminar suplicando al Juzgado dictase sentencia «desestimando la demanda en todas sus partes, todo ello con imposición expresa de las costas a la parte demandante». Asimismo formulaba demanda reconvencional contra la parte actora suplicando al Juzgado «se dicte sentencia por la que estimando la demanda reconvencional se declare la nulidad total (o subsidiariamente parcial) de la patente de invención de la entidad reconvenida, con expresa imposición de costas a la misma».

El Procurador don Francisco Javier Echauri Ozcoidi, en nombre de la actora, contestó a la demanda reconvencional oponiendo a la misma los hechos y fundamentos de Derecho que estimó de aplicación y terminó suplicando al Juzgado dictase en su día sentencia «por la que estimando la excepción perentoria de efecto legal en el modo de proponer la demanda, se desestime la misma, sin entrar a conocer del fondo y, alternativamente y para el improbable caso de no estimación por el Juzgador de la excepción perentoria antecitada, al conocer del fondo, se desestime asimismo la demanda, en cuanto la nulidad de patente pretendida no descansa en anticipaciones regístrales concretas, aportadas en el momento preclusivo al efecto y, como tal, plan tea un supuesto de indefensión de la demanda en la reconvención de que se trate, rechazado por el artículo 24 de la Constitución española , todo ello con expresa y preceptiva condena en costas de la reconveniente».

  1. Recibido el pleito a prueba se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente. Unidas las pruebas a los autos las partes evacuaron el trámite de resumen de prueba en sus respectivos escritos. El Juez de Primera Instancia número 1 de Pamplona dictó sentencia con fecha 6 de mayo de 1988

, cuya parte dispositiva es como sigue: «Fallo: Que desestimando la demanda debo absolver y absuelvo a la demandada de las pretensiones contra ella formuladas por la actora en su demanda. Con expresa condena en costas a la actora. Asimismo que desestimando la reconvención debo absolver y absuelvo a la actora de todas las pretensiones contra ella formuladas por la demandada en su reconvención. Con expresa condena en costas a la demandada.»

Segundo

Interpuesto recurso de apelación contra la anterior resolución por la representación de la demandante, la Sección 2.a de la Audiencia Provincial de Navarra dictó sentencia con fecha 23 de enero de 1989 , cuya parte dispositiva es como sigue: «FALLO: Estimando en parte el recurso interpuesto por la Compañía Mercantil "Ka-belschlepp GmbH", contra al sentencia de fecha 6 de mayo de 1988, dictada por el Juez de Primera Instancia número Uno de Pamplona en Juicio de menor cuantía número 671 de 1987 , previa revocación de la citada resolución en cuanto desestimatoria de la demanda y confirmándola en el resto, y con estimación parcial de tal escrito inicial interpuesto por la citada entidad actora apelante contra "Caldeif, S. L.", debemos declarar y declaramos que la fabricación y comercialización por esta entidad de "Cadenas portacables Caldeflex", supone una violación de la Patente de Invención número 476.588 inscrita a favor de la actora en el Registro de la Propiedad Industrial, y debemos condenar y condenamos a la entidad demandada a la cesación inmediata de los actos que violan el derecho protegido por la citada patente, así como al embargo de los objetos infractores producidos por la demandada y de los utillajes exclusivamente destinados a la obtención de la "Cadena portacables Caldeflex" y a la destrucción de tales utillajes, y debemos absolver y absolvemos a la entidad demandada de la pretensión indemnizatoria contra ella solicitada y de la atinente a la publicación de la presente sentencia. No ha lugar a la imposición de costas devengada por el escrito inicial, ni de las causadas en esta segunda instancia.»

Tercero

1. El Procurador don Rafael Ortiz de Solarzano y Arbex, en nombre de «Caldeif, S. L.», interpuso recurso de casación contra la sentencia dictada por la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Navarra con apoyo en los siguientes motivos: Motivo del recurso. Segundo. Al amparo del número 5º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se denuncia infracción de la jurisprudencia sobre la confrontación técnica de patentes y modelos de utilidad. Tercero. Con la misma base se denuncia infracción de los artículos 63 y 64 de la Ley de Patentes de 20 de marzo de 1986, en relación con el artículo 50 de mismo cuerpo legal .

  1. Admitido el recurso y evacuado el traslado de instrucción, se señaló para la vista el día 9 de enero de 1992, en que ha tenido lugar.Ha sido Ponente el Excmo. Sr. Magistrado don Jesús Marina Martínez Pardo.

Fundamentos de Derecho

Primero

El motivo primero, por el cauce del número 4? del artículo 1.692, no pasó él trámite de admisión, por lo que procede entrar en el análisis de los dos restantes, admitidos por la Sala.

El motivo segundo denuncia infracción de la jurisprudencia del Tribunal Supremo según la cual los modelos de utilidad contienen variaciones que entrañan ventajas sobre una patente anterior, son susceptibles de protección registral, pero, en cualquier caso -dice el recurrente- haya o no el interesado «acudido al registro a inscribir como modelo de utilidad la cadena que fabrica, no significa que las diferencias formales que la separan de la patente de la actora no hubieran merecido su inscripción como modelo de utilidad o, lo que sí es realmente relevante para el enjuiciamiento de la presente cuestión, esas diferencias formales implicantes de ventajas en el orden funcional sean determinantes claramente de la inexistencia de infracción o vulneración de la patente de la actora, toda vez que las mencionadas diferencias implican beneficios o efectos nuevos que suponen un avance sobre lo previsto en la patente y, en esencial, suponen que nos encontramos ante objetos diferentes». Y, al ser objetos diferentes, concluye, no puede entenderse conculcado el derecho del actor.

El motivo decae porque no ha prosperado en motivo anterior y queda incólume la afirmación de que el modelo fabricado por la demandada es equivalente al de la actora y debe protegerse a ésta como titular de una patente registrada.

Segundo

Por todo ello decae también el último motivo del recurso, que para que prospere exige la diferenciación de los objetos y, como no se da tal diferencia, no cabe hablar de violación de los artículos 63 y 64 de la Ley de Patentes .

Tercero

Las costas se imponen a la parte recurrente conforme exige el artículo 1.715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

Por lo expuesto, en nombre de S. M. el Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español,

FALLAMOS

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por el Procurador señor Ortiz de Solorzano y Arbex contra la sentencia dictada con fecha 23 de enero de 1989 por la Sección 2? de la Audiencia Provincial de Navarra, la que se confirma en todos sus pronunciamientos, condenando a dicha parte recurrente al pago de las costas.

Y líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de apelación remitido.

ASI, por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- José Luis Albácar López.- Eduardo Fernández Cid de Temes.- Jesús Marina Martínez Pardo.- Teófilo Ortega Torres.- Jaime Santos Briz.-Rubricados.

Publicación: Leída y publicada fue la anterior sentencia, por el Excmo. Sr. Magistrado don Jesús Marina Martínez Pardo, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando audiencia pública la Sala Primera del Tribunal Supremo en el día de hoy; de lo que, como Secretario de la misma, certifico.

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