STS, 18 de Marzo de 1996
| Ponente | JOSE MARIA MORENILLA RODRIGUEZ |
| ECLI | ES:TS:1996:1692 |
| Número de Recurso | 8427/1991 |
| Fecha de Resolución | 18 de Marzo de 1996 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
Sentencia
En la Villa de Madrid, a dieciocho de Marzo de mil novecientos noventa y seis.
En el recurso de apelación nº 8.427/91 interpuesto por la entidad Empresa Cubana del Tabaco CUBATABACO representada por el Procurador Don Antonio Barreiro-Meiro Barbero contra la sentencia de 8 de Mayo de 1.991 dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 9ª, en el recurso contencioso-administrativo nº 1.549/89 sobre concesión de la marca mixta nº NUM000 , DIRECCION000 , con gráfico, habiéndose personado como parte apelada la Administración del Estado representada por su Abogacía.
La sentencia apelada desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la entidad mencionada, aquí apelante, contra la resolución del Registro de la Propiedad Industrial de 2 de Enero de 1.990 que desestimó el recurso de reposición contra la anterior resolución de 5 de Abril de 1.988 que concedió el registro de la marca gráfico-denominativa mencionada con un gráfico de flores a favor de Don Carlos Daniel para "vinos, espirituosos y licores" de la clase 33 del Nomenclator no obstante la oposición de la entidad CUBATABACO titular de la marca nº 1.105.857 (9) para "bebidas alcohólicas" (con excepción de cerveza) de la misma clase por estimarse que la marca solicitada era derivada gráfica de la marca 1.015.587 que había sido denegada precisamente por estar anticipada por la del solicitante, concluyendo que la entidad oponente "no ostenta titularidad registral en las clases que supondrían grave riesgo de error o confusión respecto de la denominación concedida por lo que era posible su convivencia. La sentencia apelada invoca el art. 131 del Estatuto y la jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de marcas derivadas en el sentido de que en tal modalidad de marca "no puede impugnarse el distintivo principal ya registrado sino solo los particulares accesorios que la caracterizan como derivada de otra anterior".
La parte apelante alega que la sentencia apelada no obstante recoge su alegación que era titular de muchas otras marcas para otras clases del nomenclator consistentes en la denominación DIRECCION000 concedidas en base a la principal nº 662.423 más antigua de la clase 34 "para la protección de los productos de cigarros en relación con los cuales dicha marca es universalmente conocida" no se pronuncia sobre esta circunstancia ni sobre el aprovechamiento ilícito del prestigio y reputación industrial de la marca aunque sea para productos de la clase 33; siendo irrelevante la modificación introducida con la adición de unas flores a su conjunto.
El Abogado del Estado solicita la desestimación del recurso de apelación en base a su fundamentación propia.
Por providencia de 15 de Febrero de 1.996 se señaló el día 15 de Marzo de 1.996 para votación y fallo lo que tuvo lugar en la fecha citada.
La sentencia apelada ha desestimado el recurso contencioso-administrativo entablado por la Empresa Cubana del tabaco, CUBATABACO, contra las resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial que concedieron a Don Carlos Daniel la marca nº NUM000 , DIRECCION000 , con gráfico, para distinguir "vinos, espirituosos y licores", por tratarse de una marca derivada, de la registrada nº 1.015.920 de la misma denominación y para amparar productos de la misma clase 33 y cuya variación "consiste en el gráfico compuesto por una serie de flores caprichosas unidas entre sí", apareciendo debajo la denominación " DIRECCION000 ". La Sala "a quo" funda su decisión en el art. 131 del Estatuto de la Propiedad Industrial y jurisprudencia que lo interpreta en el sentido de que "en la modalidad de marca derivada no puede impugnarse el distintivo principal ya registrado sino solo los particulares accesorios que las caracterizan como derivada de otra anterior", sin pronunciarse, no obstante sobre la alegada causa de oposición -que se recoge en la sentencia- de estar anticipada la marca original "principal" nº 662.423, DIRECCION000 , de la clase 34 "para la protección de los productos en los cuales dicha marca es universalmente conocida", pero refiriéndose a la existencia también alegada de otras marcas de idéntica denominación pero posteriores a la original nº 1.015.920 que ostenta la actora "para la protección de productos diferentes" así de la marca "principal" como de los distinguidos por la marca impugnada.
Se plantea nuevamente en este recurso de apelación la cuestión de la conformidad a derecho de la inscripción registral de una marca que se solicita como derivada de otra ya inscrita, en la que se introduce una variación en el gráfico, cuando la marca originaria tiene idéntica denominación a otra marca anterior de reputación universal, si bien referida a productos distintos de los distinguidos por la marca de posterior ingreso al Registro.
La sentencia apelada aplicando el art. 131 del Estatuto estima que cuando la modificación introducida en el diseño o denominación no es fundamental procede la inscripción de la marca derivada sin que pueda impugnarse el distintivo principal ya registrado y que la existencia de otras marcas posteriores a la marca originaria de idéntica denominación pero inscritas para la protección de productos diferentes no obstaba a la inscripción solicitada.
Esta Sala ha de compartir el criterio de la Sala "a quo" en aplicación del art. 131 del Estatuto de la Propiedad Industrial. La oposición a la inscripción de una marca derivada no puede rebasar el limitado ámbito correctivo de la marca de procedencia, para impugnar la denominación de una marca que ha tenido acceso al Registro con idéntica denominación aunque para distinguir productos distintos de los amparados por la marca prioritaria que además goza de una indiscutida reputación universal entre fumadores de puros habanos. La competencia de los Tribunales contencioso-administrativos se circunscribe conforme al art. 15 del Estatuto -a las resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial relativas a la inscripción, mientras corresponde conocer a los hoy Tribunales Superiores de Justicia las cuestiones relativas a las demandas sobre nulidad del registro de cualquiera de las modalidades de la propiedad industrial (art. 268) según el procedente que se determina en el art. 270.
La estimación del recurso contencioso-administrativo por causas distintas del incumplimiento del art. 131 del Estatuto en lo que se refiere al alcance de la variación efectuada sería contraria a lo establecido en el Estatuto que limita el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa el conocimiento de la legalidad del acto de concesión de la marca derivada sin que pueda pronunciarse sobre actos distintos. Ni la notoriedad de la marca prioritaria, ni la identidad de las denominaciones enfrentadas pueden impedir el acceso al Registro de una marca derivada que se inscribe con ese carácter y, por tanto la conformidad a Derecho de las resoluciones impugnadas.
Acreditados en autos que la variación propuesta se refiere meramente al diseño y que se ha solicitado como marca derivada de la ya inscrita a su favor nº 1.015.920 el recurso de apelación debe ser desestimado sin perjuicio del derecho de la entidad actora para entablar el juicio civil de nulidad correspondiente en defensa de los derechos sobre la propiedad industrial de la marca nº 662.423 DIRECCION000 y de la notoriedad que ostenta.
No se aprecia temeridad o mala fe a efectos de la imposición de las costas causadas.
Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de "Empresa Cubana de Tabaco CUBATABACO" contra la sentencia de la Sección 9ª, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 8 de Mayo de 1.991, recaída en el recurso contencioso-administrativo nº 1.549/89, debemos confirmar y confirmamos la sentencia apelada. Sin imposición de las costas causadas.Así por esta nuestra sentencia, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. Don José María Morenilla Rodríguez estando constituida la Sala en audiencia pública, de lo que como Secretario certifico.
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