STS, 21 de Abril de 2010
| Ponente | MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONA |
| ECLI | ES:TS:2010:1783 |
| Número de Recurso | 2254/2009 |
| Procedimiento | CASACION |
| Fecha de Resolución | 21 de Abril de 2010 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
En la Villa de Madrid, a veintiuno de Abril de dos mil diez.
Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 2254/2009 interpuesto por la DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA, representada por el Procurador D. Florencio Aráez Martínez, contra la sentencia dictada con fecha 2 de octubre de 2008 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 1218/2005, sobre inscripción de la marca internacional "Terre et Mer"; es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por el Abogado del Estado, y "BONNETERIE D'ARMOR, S.A.", representada por el Procurador D. Óscar García Cortés.
"Bonneterie
D'Armor
Société
Anonyme"
interpuso ante la
Sala de lo
Contencioso-Administrativo del
Tribunal
Superior de
Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 1218/2005 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 14 de junio de 2005 que, en alzada, denegó el registro en España de la marca internacional número 678.706, "Terre et Mer", en clase 25.
En su escrito de demanda, de 8 de mayo de 2007, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó que se dictase sentencia "por la que, estimando el presente recurso, se declare nula y sin ningún valor ni efecto la resolución dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas que determinó la denegación de la extensión territorial de la marca internacional 678.706, Terre et Mer, en clase 25, acordando su concesión". Por otrosí interesó el recibimiento a prueba.
El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 20 de septiembre de 2007, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala que dictase sentencia "desestimando el presente recurso contencioso-administrativo con expresa condena en costas al recurrente".
La Diputación Provincial de Valencia contestó igualmente a la demanda con fecha 5 de diciembre de 2007 y suplicó sentencia que se dicte sentencia "a virtud de la cual, y con desestimación del mismo, se confirme íntegramente la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas y, por tanto, el perfecto ajuste a Derecho de la denegación de inscripción de protección para España de la Marca Internacional núm. 678.706 'Terre et Mer' en clase 25ª a favor de Bonneterie D'Armor S.A." Por otrosí solicitó el recibimiento a prueba.
No habiéndose recibido el pleito a prueba y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 2 de octubre de 2008 , cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que estimamos el presente recurso contencioso-administrativo interpuesto por la mercantil Bonneterie D'Armor Société Anonyme, representada por el Procurador de los Tribunales don Óscar García Cortés, contra resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 14 de junio de 2005, que estima el recurso de alzada interpuesto contra el acuerdo del mismo órgano de fecha 26 de agosto de 2004, la cual anulamos y declaramos el derecho de la recurrente a la inscripción de la extensión territorial de la marca internacional núm. 678.706 Terre et Mer para 'vestidos, calzados (excepto los ortopédicos), sombrerería' en la clase 25 del Nomenclátor. No ha lugar a hacer especial pronunciamiento sobre las costas causadas en esta instancia".
Con fecha 30 de abril de 2009 la Diputación Provincial de Valencia interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 2254/2009 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:
al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional , por "infracción por indebida aplicación del artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de Marcas , así como de la jurisprudencia aplicable al caso".
al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional , por "violación por no aplicación del artículo 8 de la Ley 17/2001, de Marcas , en su relación con el artículo 6º quinquies B) del Convenio de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial (B.O.E. nº 28 de 1 de febrero de 1974), así como de la jurisprudencia aplicable al caso".
"Bonneterie D'Armor, S.A." presentó escrito de oposición al recurso y suplicó la confirmación íntegra de la sentencia con costas a la parte recurrente.
El Abogado del Estado presentó escrito manifestando que se abstenía de evacuar el trámite de oposición al recurso.
Por providencia de 3 de febrero de 2010 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D.
Manuel Campos Sanchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 7 de abril siguiente, en que ha tenido lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sanchez-Bordona, Magistrado de la Sala
La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 2 de octubre de 2008, estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Bonneterie D'Armor Société Anonyme" y anuló la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas que había denegado el registro en España de la marca internacional número 678.706, "Terre et Mer", para distinguir productos de la clase 25 del Nomenclátor Internacional, en concreto "'vestidos, calzados (excepto los ortopédicos), sombrerería". La Sala consideró procedente el registro del nuevo signo.
A la inscripción de la marca internacional número 678.706, "Terre et Mer", solicitada por "Bonneterie
D'Armor Société Anonyme", se había opuesto la Diputación Provincial de Valencia en cuanto titular de las marcas número 2.282.935/0, "Valencia Terra y Mar", que ampara productos de la misma clase, en concreto "confecciones de toda clases, para caballero, señora y niños", y número 2.541.332, "Valencia Terra i Mar Diputació de Valencia".
La Oficina Española de Patentes y Marcas, al estimar el recurso de alzada contra su decisión inicial favorable a la protección de la marca solicitada, estimó que concurrían en el caso de autos los "presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 6.1 [de la Ley ], por existir entre los distintivos enfrentados, 'Valencia Terra y Mar' marca anterior clase 25 y 'Terre et Mer', marca solicitada, clase 25, una evidente similitud fonética y conceptual, así como una absoluta coincidencia en sus respectivos ámbitos aplicativos. En efecto, la marca solicitada reproduce fonética y conceptualmente el núcleo característico de la marca anterior, a saber, 'Terra i/y Mar', sin que añada ningún otro vocablo que pudiera conferirle una singularidad característica para poder diferenciarse suficientemente de la marca anterior. En relación con la también oponente, A-2.541.332, 'Valencia Terra i Mar Diputació de Valencia', esta instancia estima que también existe similitud fonética y conceptual con respecto a la marca solicitada, si bien siguiendo la máxima de servicio a los ciudadanos y el principio de celeridad, se omite el trámite de suspender el presente expediente hasta que se dicte resolución firme en relación con la solicitud de la marca A-2.541.332, pues ello perjudicaría a todos los interesados y se obtendría idéntica resolución de estimación del recurso de alzada que nos ocupa".
Las consideraciones en cuya virtud el tribunal sentenciador estimó el recurso contencioso-administrativo y accedió al registro de la marca, una vez expuesta la doctrina general sobre la comparación de marcas, se limitaron a las siguientes: "[...] se puede concluir que las marcas enfrentadas no suenan al oído de forma prácticamente igual y son diferenciables por la distinta composición de sus vocablos ya que los términos Terre y Mar por su genericidad no son apropiables y siendo ambas marcas perfectamente diferenciables fonéticamente es por lo que procede desestimar el presente recurso".
La Diputación Provincial de Valencia interpone su recurso de casación formulando dos motivos, ambos al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional. En el primero de ellos considera que la Sala incurre en aplicación indebida del artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de Marcas , y de la jurisprudencia aplicable pues "no hace una comparación correcta de los signos enfrentados".
Lleva razón la recurrente al sostener que el tribunal ha apreciado de modo erróneo el concepto de genericidad de los elementos distintivos: las expresiones "Terra y Mar" de las marcas ya inscritas o "Terre y Mer" del signo solicitante no son genéricas para distinguir los productos textiles de la clase 25, a los que una y otra se refieren. Cualquiera de dichas expresiones, o la suma de ambas, tiene capacidad distintiva propia para identificar productos de aquella naturaleza.
El error de la Sala de instancia en este punto no tiene, sin embargo, la trascedencia que le atribuye la recurrente como para casar la sentencia. La verdadera clave del fallo es la apreciación de que entre las marcas confrontadas existen diferencias bastantes para excluir el riesgo de confusión en los consumidores. Apreciación que el tribunal de instancia basa en el hecho de que los vocablos que las integran son fonéticamente distintos.
Sostiene la Diputación Provincial, por el contrario, que la comparación de instancia no es correcta
"porque no analiza la evidente identidad conceptual entre los signos distintivos en pugna" y existe "identidad denominativa entre ambas expresiones". Por nuestra parte, y siguiendo el criterio constante de que en casación han de respetarse los juicios de comparación emitidos por los tribunales de instancia a menos que se demuestre su error patente o su falta de razonabilidad, consideramos que debe mantenerse la apreciación impugnada.
En efecto, los elementos integrantes de una y otra marca no se reducen tan sólo a las expresiones
"Terra y Mar", por un lado, y "Terre et Mer", por otro. En los signos oponentes se destacan de modo relevante los términos "Valencia" y "Diputación de Valencia" más unos elementos gráficos muy caracterizados, todos los cuales están ausente de la marca "Terre et Mer".
La Diputación recurrente insiste en que se trata de "la misma denominación, si bien escrita en idiomas distintos, pero conceptualmente igual". Siendo cierto que "Terre et Mer", "Terra y Mar" y "Terra i Mar" son equivalentes desde el punto de vista semántico, también lo es que los términos franceses de la marca aspirante presentan ciertas diferencias con sus traducciones en valenciano y en castellano, diferencias que facilitan al consumidor medio distinguir su origen empresarial habida cuenta de que, según ya hemos afirmado, las marcas aspirantes presentan, además, otros componentes fonéticos y gráficos muy destacados.
La falta de semejanza entre los respectivos conjuntos expresivos permite corroborar en casación el juicio de instancia que, en contra de lo que se le imputa en el recurso, no limita la aplicación del artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001 a los meros supuestos de identidad absoluta entre vocablos. El juicio se basa, insistimos, en la "diferenciación" de los elementos denominativos y gráficos del nuevo signo respecto del precedente. Sentado lo cual, era ya innecesario continuar el proceso de comparación para analizar si existía, o no, identidad o semejanza entre los productos respectivamente protegidos (última de las alegaciones del primer motivo casacional).
La identidad o similitud de los productos o servicios es, en efecto, un factor decisivo para impedir el acceso a registro de la marca posterior cuando ésta sea, además, idéntica o similar a la previamente registrada. Si se ha rechazado esta última circunstancia, la pertenencia al mismo ámbito aplicativo -que sin duda concurre en este supuesto, pues unas y otras marcas protegen los mismos productos- resulta ya irrelevante.
En su segundo motivo, también al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional , la Diputación Provincial de Valencia considera que la sentencia infringe, por "no aplicación", el artículo 8 de la Ley 17/2001, de Marcas , en su relación con el artículo 6º quinquies B) del Convenio de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial, así como la jurisprudencia aplicable al caso.
Sostiene que "su marca 'Terra i Mar' goza de notoriedad y público reconocimiento en los más diversos sectores", entre los que incluye los de la moda, el deporte o el turismo. A su juicio, el prestigio y la buena imagen del signo distintivo serían aprovechados de forma indebida por la titular de la marca internacional 678.706 "para ganar publicidad de sus productos, lo que implica, necesariamente, un menoscabo del signo distintivo".
El rechazo del motivo obedece a dos razones. En primer lugar, el tribunal de instancia no ha reconocido, como cuestión de hecho, que las marcas oponentes gocen de la notoriedad o el renombre a los que se refiere el artículo 8 de la Ley 17/2001. No cabe, pues, dar como sentada una circunstancia de hecho que la sentencia impugnada ha rechazado o sobre la que no se ha pronunciado (sin que se censure en este caso su eventual incongruencia omisiva). Ha de tenerse en cuenta que la Sala denegó en su momento el recibimiento del pleito a prueba sin que ninguna de las partes impugnase la denegación.
En segundo lugar, la notoriedad que se propugna de las marcas oponentes lo es con base en unos documentos adjuntos a la contestación a la demanda que no la acreditan para el sector de los productos protegidos (textiles y zapatos). Que la Diputación Provincial recurrente trate de difundir sus marcas y promover la imagen de la moda valenciana vinculándola a equipos deportivos (lo que se pone de relieve en una sola reseña periodística sobre algunos atletas) no supone que el distintivo "Valencia Terra i Mar" pueda considerarse general y notoriamente conocido en el referido sector, hecho éste que, repetimos, no se ha probado.
Procede, pues, la desestimación del recurso de casación con la preceptiva condena en costas a cada una de las partes que lo han sostenido, conforme prescribe el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional .
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español
No ha lugar al recurso de casación número 2254/2009 interpuesto por la Diputación Provincial de
Valencia contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal
Superior de
Justicia de Madrid con fecha de febrero de en el recurso contencioso-administrativo número 1218 de 2005. Imponemos a la recurrente las costas de su recurso.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Pedro Jose Yague Gil.- Manuel Campos Sanchez-Bordona.- Eduardo Espin Templado.- Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Maria Isabel Perello Domenech.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sanchez-Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.
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SAP Valencia 395/2018, 9 de Mayo de 2018
...distintas. Y cita en sustento de su tesis las Sentencias del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 2010, 16 de febrero de 2011 y 21 de abril de 2010 (entre otras), diversas resoluciones de la OAMI e invoca la jurisprudencia del TJCE para concluir que los elementos diferenciadores entre los......