STS 71/2010, 4 de Marzo de 2010

1.- El Procurador D. Rafael Rodríguez Montaut, en nombre y representación de D.

Fulgencio , interpuso demanda de juicio declarativo ordinario ante el Juzgado de Primera Instancia Número Cuarenta de Madrid, siendo parte demandada la entidad L & D, S.A., alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia "por la que: 1º) Se declare por el Juzgado la nulidad del modelo industrial nº 112.848 por incompatibilidad con los derechos prioritarios de propiedad industrial de D. Fulgencio , 2º) Imponga las costas a la demandada.".

2. - El Procurador D. Antonio Andrés García Arribas, en nombre y representación de la entidad "L

   & D, S.A.", contestó a la demanda alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia "declarando la improcedencia de la petición de nulidad del Modelo Industrial nº 112.848 de mi mandante, por ser la demanda extemporánea, fuera de lugar y carente argumental y documentalmente de cualquier base para hacer tal solicitud de nulidad, debiéndole imponer las costas por la temeridad que manifiesta.".

3. - Recibido el pleito a prueba, se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente.

   Unidas a los autos, las partes evacuaron el trámite de resumen de prueba en sus respectivos escritos. El Juez de 1ª Instancia número cuarenta de Madrid, dictó Sentencia con fecha 21 de junio de 2.002 , cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO: Que desestimando como desestimo la demanda formulada por JULIUS SAMANN LTD, contra L & D, S.A., debo absolver y absuelvo al demandado de los pedimentos solicitados en el suplico de la demanda, y en consecuencia debo condenar al actor al pago de las costas.".

Interpuesto recurso de apelación contra la anterior resolución por la representación de la entidad JULIUS SAMANN LTD, la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Duodécima, dictó Sentencia con fecha 13 de julio de 2.005 , cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: ESTIMANDO el recurso de apelación interpuesto por Fulgencio contra la sentencia de fecha 21 de junio de 2002 dictada en autos

582/96 de juicio de menor cuantía del Juzgado de Primera Instancia nº 40 de Madrid en los que fue demandado L & D, S.A., DEBEMOS REVOCAR Y REVOCAMOS la sentencia de fecha dejándola sin efecto y en consecuencia DEBEMOS ESTIMAR Y ESTIMAMOS la demanda interpuesta por el citado actor contra el referido demandado, declarando la nulidad del modelo industrial nº 112.848 por incompatibilidad con los derechos prioritarios de Propiedad Industrial de D. Fulgencio , no haciendo imposición de las costas causadas en ambas instancias de este proceso.".

La Procurador Dª. María Isabel Campillo García, en nombre y representación de la entidad L & D, S.A., interpuso recurso de casación ante la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Duodécima, respecto la Sentencia dictada en grado de apelación de fecha 13 de julio de 2.005 , con apoyo en los siguientes motivos, MOTIVOS DEL RECURSO: PRIMERO.- Al amparo del art. 477.1 de la LEC , se denuncia infracción del art. 14 del Estatuto de la Propiedad Industrial. SEGUNDO .- Bajo el mismo ordinal se alega infracción del art. 48.2 de la Ley de Marcas de 1988 .

Por Providencia de fecha 10 de noviembre de 2.005, se tuvo por interpuesto el recurso de casación anterior y se acordó remitir las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo.

Recibidas las actuaciones en esta Sala Primera, comparecen como parte recurrente la entidad "L & D, S.A.", representada por la Procurador Dª. María Isabel Campillo García; y como parte recurrida, la entidad JULIUS SÄMANN LTD, representada por la Procurador Dª. Almudena González García.

Por esta Sala se dictó Auto de fecha 15 de julio de 2.008 , cuya parte dispositiva es como sigue: "ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la representación procesal de la entidad LYD S.A. contra la Sentencia dictada, con fecha 13 de julio de 2005 por la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 12ª), en el rollo de apelación nº 618/03, dimanante de los autos de juicio de menor cuantía nº 582/96 del Juzgado de Primera Instancia nº 40 de Madrid.".

Dado traslado, la Procurador Dª. Almudena González García, en representación de la entidad Julius Sämann LTD, presentó escrito de impugnación al recurso formulado de contrario.

No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló

para votación y fallo el día 9 de febrero de 2.010, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Jesus Corbal Fernandez,

El objeto del proceso versa sobre propiedad industrial, y concretamente sobre la pretensión de la entidad actora (JULIUS SAMANN LTD) de que se declare la nulidad del modelo industrial número 112.848 del que es titular la entidad demandada (L & D, S.A.) con base en la confundibilidad con los derechos marcarios propiedad de la demandante, todo ello en relación con un ambientador de la demandada con forma de abeto.

La Sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia número 40 de Madrid el 21 de junio de 2.002, en los autos de juicio declarativo de menor cuantía número 582 de 1.996, desestimó la demanda de Julios Samann LTD y absolvió a la demandada L & D, S.A. La resolución se basa, en síntesis, en que no hay semejanza sustancial entre los signos distintivos en conflicto, y en que concurre la excepción de prescripción, tanto con base en el art. 14 del Estatuto de la Propiedad Industrial , como en el art. 48 de la Ley de Marcas 32/1988 .

La Sentencia dictada por la Sección Duodécima de la Audiencia Provincial de Madrid el 3 de julio de

2.005, en el Rollo número 618 de 2.003, acoge el recurso de apelación de la parte actora y, después de revocar la resolución del Juzgado, estima la demanda declarando la nulidad del modelo industrial núm. 112.848 por incompatibilidad con los derechos prioritarios de Propiedad Industrial de D. Fulgencio , no haciendo imposición de las costas causadas en ambas instancias. La resolución de la Audiencia argumenta, en síntesis, que existe similitud que produce confusión en el consumidor medio entre las marcas de la actora y el modelo industrial de la demandada, y que al no concurrir el requisito de la buena fe no cabe aplicar la prescripción del art. 14 del EPI , como tampoco la del art. 48.2 de la LM 32/1.988 , aunque tampoco sea esta Ley la aplicable porque no se ejercita una acción de nulidad de una marca, sino de un modelo industrial, añadiéndose también como argumento el art. 7.2º CC pues "debe entenderse -se afirma- que quien adquiere la titularidad de un Modelo Industrial sabiendo que otro a él semejante ha sido declarado por sentencia nulo, resulta claro que cuando menos abusa del derecho que el registro le confiere, lo cual lleva a estimar igualmente que en tal supuesto no cabe apreciar la prescripción alegada".

Contra dicha Sentencia de la Audiencia se ha interpuesto por la entidad L & D, S.A. recurso de casación articulado en tres motivos que fue admitido por Auto de esta Sala de 15 de julio de 2.008 . En el motivo primero se denuncia infracción de la doctrina jurisprudencial relativa al art. 14 del EPI ; en el motivo segundo se alega infracción de la doctrina jurisprudencial relativa al art. 48.2 LM 32/1.988, de 10 de noviembre , y en el motivo tercero, infracción de los arts. 187 y 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial , en relación el art. 182 del mismo EPI y el art. 1 de la LM .

Sostiene la parte recurrente en los dos primeros motivos del recurso la inaplicabilidad al caso del art. 14 del Estatuto de la Propiedad Industrial con base en la jurisprudencia reiterada de esta Sala (cita las Sentencias de 2 de marzo de 1.983, 1 de junio de 1.988, 22 de diciembre de 1.988, 8 de marzo de 1.991, 16 de junio de 1.993 y 20 de junio de 1.994 ) de que dicho precepto (sobre consolidación del dominio del signo registrado) se aplica únicamente a los conflictos entre usuarios extrarregistrales y titulares registrales, pero no a los conflictos entre titulares registrales, como es el caso de autos (motivo primero), y la infracción del art. 48.2 de la Ley de Marcas de 1.988 con base en que la sentencia recurrida sostiene que la mala fe existió en la posterior adquisición del modelo por parte de L & D, S.A., sin tener en cuenta que del precepto expresado se desprende con toda claridad que la mala fe que da lugar a la imprescriptibilidad de la acción ha de estar presente en el momento de la solicitud del registro (motivo segundo).

Antes de dar respuesta concreta a los motivos debe señalarse:

1. Que, efectivamente, el conflicto se produce entre signos registrados: marcas prioritarias de la actora (por acceder con anterioridad al Registro) y el modelo industrial número 112.848 de la demandada, ambos usados y registrados con anterioridad a la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre ; b) La excepción de prescripción fue invocada en el escrito de contestación en el que se alega la aplicación alternativa del art. 14 EPI (tres años) o del 48.2 LM (cinco años) -fs. 203 y 204 de autos-; c) La Sentencia recurrida considera aplicable el art. 14 EPI, y no el 48.2 LM, sin embargo también rechaza que se dé la prescripción de los cinco años por existir mala fe en la adquisición del modelo industrial -por existir la constancia plena de los datos que llevan a declarar la semejanza de las marcas y modelo industrial-.

Entrando en el examen de la respuesta casacional procede decir que, a pesar de la paradoja de que ahora se pretende en el recurso la inaplicabilidad de una norma cuya aplicación se invocó en fase de alegaciones de la propia parte, y que ahora no le conviene porque, según la resolución recurrida, "no existe la buena fe que el precepto exige", efectivamente el art. 14 EPI no debió ser tenido en cuenta por la resolución recurrida dado que sólo es aplicable al conflicto entre el titular registral y el usuario extrarregistral pero no cuando hay doble inmatriculación, es decir que ambos se hallan registrados (SS., entre otras, 12 de septiembre y 21 de octubre de 1.985, 15 de diciembre de 1.986, 29 de junio y 14 de octubre de 1.987, 23 de junio de 1.988, y 25 de enero de 2.007 ). Sin embargo, tampoco es aplicable el art. 48.2 LM porque, como dice la resolución recurrida, se ejercita una acción de nulidad de un modelo industrial; registrado, además, con anterioridad a la Ley de Marcas.

Los modelos industriales se han venido rigiendo, en cuanto a la normativa sustantiva, hasta la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial 20/2003, de 7 de julio , por el Estatuto de la Propiedad Industrial (Real Decreto-Ley de 26 de julio de 1929, TR aprobado por RD de 30 de abril de 1.930 , ratificado por Ley 16 de diciembre de 1.931 ), al no haber sido sustituida su regulación - arts. 182 y ss. del EPI- ni por la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes (que sólo se refiere a las patentes y a los modelos de utilidad), ni por la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas (que limita su regulación a las marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento). En tal sentido se pronunció esta Sala en Sentencias de 4 de diciembre de 1.997, 3 y 17 de octubre de 2.002, y 25 de enero de 2.007 .

Por lo expuesto, como el régimen jurídico aplicable es el del EPI y el problema litigioso fundamental se centra en el conflicto entre dos signos registrados de modo que la aplicación de la prioridad se traduce en la apreciación de una causa de nulidad por semejanza que determina incompatibilidad de convivencia en el tráfico (art. 187 que remite al 124.1, ambos del Estatuto ) la prescriptibilidad de la acción de nulidad ejercitada por el titular del signo prioritariamente inscrito respecto del signo llevado al registro con posterioridad prescribe a los quince años, por aplicación del art. 1964 CC , al que se remite el art. 9 del EPI , que dispone que "la prescripción de acciones en cuanto no estuviese regulada por este Estatuto, se regirá por lo determinado en el Código Civil" (SS., entre otras, 12 de septiembre y 21 de octubre de 1.985 ).

Aplicando la argumentación expuesta al caso resulta que no habiéndose invocado, y menos todavía acreditado, la prescripción de quince años, no cabe estimar la excepción correspondiente, la cual requiere de alegación expresa en fase de alegaciones del proceso dado su carácter de hecho excluyente o excepción en sentido estricto.

Como corolario de lo anterior procede considerar irrelevante el primer motivo, y en cualquier caso sin ningún efecto o consecuencia por aplicación de la doctrina de la equivalencia de resultados o del resultado útil, conforme a la cual no cabe casar cuando el planteamiento a que responde el motivo se repele por otros argumentos o consideraciones, y desestimar igualmente el segundo porque, si bien es cierto que el art. 48.2 LM se refiere a la mala fe en la solicitud de la marca, el precepto no es aplicable al caso controvertido, por lo que se desecha cualquier posibilidad de estimar prescrita la acción ejercitada.

En el motivo tercero se denuncia infracción de los arts. 187 y 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial , en relación con el art. 182 del mismo Estatuto y el art. 1 de la Ley de Marcas de 1.988 .

La "ratio decidendi" de la sentencia recurrida sobre el denominado fondo del asunto se recoge en el fundamento tercero, en el que se expone que: de lo actuado se desprende que el actor, en cuanto titular de las marcas que cita en la demanda, tiene la protección «para la explotación de, entre otros, ambientadores que en definitiva se caracterizan por su forma de abeto, de tal manera que el Modelo industrial de la demanda que consiste en un abeto, y que es igualmente ambientador, es claro que con ello puede generar confusión en el consumidor medio, que es obvio asociará el citado ambientador con los que el actor viene explotando, considerándolo como una variante de la gama de productos amparados por las marcas del actor, sin que se trate de entender que el actor tiene el monopolio de la utilización del abeto como signo distintivo, si no del hecho de que use tal tipo de árbol utilizado como soporte de un ambientador. A ello no se opone el que el presente modelo sea de alguna manera con rasgos antropomórficos, como el esbozo de rostro o brazos y piernas, ya que como se indicaba, lo que induce a confusión es la utilización como soporte, por así decirlo, de tal ambientador, no de un árbol, si no precisamente de un abeto, con su peculiar forma triangular, y utilizarlo para ambientadores y además del tipo destinado a ser colgado de algún soporte como evidencia el que conste de un colgante, lo cual es la forma común de explotación del actor de los ambientadores sólidos (f. 57 y ss.), sobre todo cual hace indudable la similitud de ambos objetos de la comparación, más allá de las semejanzas estrictas y exclusivamente morfológicas que puedan existir, ya que el consumidor medio es obvio que ha de asociar y confundir el Modelo analizado con los productos de la actora, considerándolo simplemente como una variante desenfadada de la gama de ambientadores que de forma característica explota el actor. Por todo lo indicado y por aplicación de los artículos 187 y 124.1 del EPInd., y dada la similitud referida, procede declarar la nulidad del modelo industrial, ya que la similitud de éste determina su nulidad (STS 27-07-1998 por todas)».

En el motivo se combate la fundamentación de la resolución recurrida desde dos perspectivas .

Desde una primera perspectiva se razona, en síntesis, que el error de la sentencia radica en que considera que los registros de las marcas de JULIUS SÄMANN LTD protegen las formas de sus productos ambientadores que se caracterizan por su forma de abeto, y en consonancia con esta visión del asunto no compara el modelo industrial con las marcas, sino los productos de una parte con los productos de la otra, sin tener en cuenta que la actora con base en las marcas carece de derechos exclusivos sobre la forma de ambientadores (incluida, por supuesto, la posibilidad de que sean colgados). A continuación añade que no son las marcas de la actora, sino el modelo de la demandada el que otorga protección para explotar un producto -ambientador- con unas determinadas características de forma, pues la función de la marca es garantizar la procedencia u origen profesional del producto y no servir de tipo para la fabricación del mismo. De todo ello, resume la recurrente, se desprende que el hecho de que los ambientadores propiamente dichos, tal y como son explotados o fabricados por Julius Sämann Ltd. tengan la forma de abeto es una circunstancia ajena a sus marcas, las cuales no le otorgan ninguna protección por lo que se refiere al producto en sí mismo. Consecuencia de lo que antecede es que la sentencia recurrida no se ajusta a derecho por haber comparado ambos productos ambientares tal y como se explotan por cada empresa.

La argumentación se desestima porque, aun entendiendo centrada la misma en el razonamiento de la resolución recurrida, y no en el planteamiento de la pretensión por la parte actora, pues en otro caso habría que rechazarla de plano al tratarse de una cuestión nueva pues nada se dijo en el escrito de contestación a la demanda, el conflicto no se produce en la forma del objeto (art. 182 EPI ) que adopta la silueta para un ambientador con posibilidad de ser colgado, sino en la forma del abeto que identifica el signo gráfico distintivo del ambientador de la entidad actora (arts. 118 y 119 EPI). Se incide en la utilización de la representación gráfica del abeto o árbol similar que configura la distintividad del signo que constituye la marca que designa el producto de la actora, y mediante el que el consumidor identifica dicho producto. Lo que induce a confusión es la utilización de un abeto con su peculiar forma triangular. El art. 124.1 EPI , al que se remite el art. 187 , veda el acceso al registro de los distintivos que por su semejanza gráfica con otros ya registrados puedan inducir a error o confusión en el mercado, y el propio art. 187 EPI después de remitirse al 124 añade que no podrán registrarse como modelos o dibujos industriales los envases o modelos que sean constitutivos de marcas o denominaciones.

Finalmente debe señalarse que el razonamiento de la parte recurrente introduce confusión porque el tema del soporte del ambientador no ha sido objeto del proceso, ni de debate, y la referencia al mismo, como tal forma de objeto, no tiene aquí relieve jurídico, respondiendo la alusión en la sentencia recurrida a la exposición semántica del problema y la solución adoptada.

La segunda perspectiva impugnatoria , una vez aceptado por la parte recurrida que los criterios comparativos aplicables a las marcas son también de aplicación a los modelos industriales, se refiere a que, habida cuenta que lo hay que comparar no es la mera idea representada por las marcas y el modelo, sino sus concretas características gráficas y, en su caso, denominativas, en tal aspecto se denuncia la infracción de las pautas o criterios que se han de seguir en la comparación a fin de determinar si hay semejanza y, consecuentemente, riesgo de confusión.

Esta segunda argumentación también resulta inconsistente .

La verificación casacional del juicio emitido en la instancia (segunda instancia) acerca de la semejanza de los signos que pueda determinar riesgo de confusión en el mercado se circunscribe a una ponderación jurídica -"questio iuris"- de si se aplicó un criterio de buen sentido -raciocinio lógico-, y si en el juicio de comparación de los signos enfrentados se han tomado o no en cuenta los criterios o pautas genéricas, además de las específicas del caso en relación con las circunstancias concurrentes, las cuales vienen siendo indicadas en la jurisprudencia comunitaria -TJCE-, integrando lo que nuestra mejor doctrina denomina "europeización del riesgo de confusión", y por la doctrina de esta Sala. En el supuesto que se examina no se advierte que el juicio jurisdiccional que se impugna mediante el recurso de casación se separe de los cánones de lo razonable, pues del examen de "visu" de las respectivas representaciones gráficas se deduce que hay una semejanza -similitud- que puede formar -riesgo- en el consumidor medio la idea del común origen -confusión por riesgo de asociación- de los ambientadores de actora y demandada.

Se alega en concreto por la parte recurrente como pauta infringida por la sentencia recurrida la de que las marcas han de compararse tomando en consideración sus respectivos conjuntos, es decir, como un todo de forma global y sin efectuar disgregaciones artificiales que no se corresponden con el proceder del consumidor medio (cita al efecto las Sentencias de 16 de mayo 1995, 6 de noviembre de 1.997, 3 de noviembre de 2.000 ).

El planteamiento carece de consistencia porque precisamente el juicio efectuado por la sentencia recurrida responde a una visión de conjunto o impresión global, excluyendo como significativas las diferencias accidentales consistentes en que el abeto del modelo industrial tiene rasgos antropomórficos, como el esbozo de rostro, brazos o piernas.

Alega asimismo la recurrente que se prescinde total y absolutamente de los elementos denominativos, que ni siquiera se mencionan.

La reflexión no resulta relevante porque, en los signos controvertidos destaca sobremanera el aspecto gráfico, de modo que la representación -silueta- del abeto es elemento nuclear o predominante, que otorga especial significación distintiva a las marcas de la actora.

Se señala también que la sentencia da por sentada que el mero hecho de que tanto las marcas como el modelo industrial representen lo que considera que es un abeto significa que son similares, pero sin realizar ningún análisis comparativo de los respectivos diseños de abeto.

La motivación efectuada por el juzgador de instancia no requiere de más desarrollo discursivo. La utilización de la silueta del abeto crea en el caso una similitud visual y conceptual suficiente para generar el riesgo de confusión. Además, la utilización del abeto no es meramente accesorio o circunstancial en relación con el producto designado por la marca -ambientador-, toda vez que dicha especie arbórea, propia de zonas de la alta montaña, aparte ancestrales ritos de pueblos antiguos, evoca el aire fresco, limpio y aromático que se relaciona con la idea que se quiere transmitir respecto del producto designado por la marca.

Finalmente aduce también la recurrente que se niega cualquier relevancia a los que denomina

"rasgos antropomórficos" del modelo (rostros, brazos y piernas).

La alegación está en contradicción con la formulada en primer lugar, pero, en cualquier caso, la sentencia recurrida apreciando la impresión global o visión de conjunto de los respectivos signos, claramente señala que la confusión viene producida por la utilización de un abeto con su peculiar forma triangular en un ambientador, que es el aspecto relevante que en la impresión visual produce el riesgo de confusión, sin que obsten por no ser significativos los rasgos diferenciales expresado en la alegación que se examina.

Por todo ello el motivo decae.

La desestimación de los motivos conlleva la del recurso de casación y la condena de la parte recurrente al pago de las costas causadas (art. 398.1 en relación con el 394.1 , ambos LEC).

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.