STS 363/1999, 3 de Mayo de 1999
| Ponente | D. JESUS MARINA MARTINEZ-PARDO |
| Número de Recurso | 3106/1994 |
| Procedimiento | RECURSO DE CASACIÓN |
| Número de Resolución | 363/1999 |
| Fecha de Resolución | 3 de Mayo de 1999 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
En la Villa de Madrid, a tres de Mayo de mil novecientos noventa y nueve.
Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Diecinueve, como consecuencia de autos de juicio declarativos ordinario de menor cuantía seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia Número Cuarenta y Uno de Madrid, sobre patentes; cuyo recurso fue interpuesto por la sociedad "GOULD INC.", representada por el Procurador D. Román Velasco Fernández y asistida por el Letrado D. Fernando Revilla Macho; siendo parte recurrida la entidad "DIRECCION000.", representada por el Procurador D. Federico J. Olivares Santiago y asistida por la Letrada Dª. Alicia Contreras López, que comparecieron el día de la vista. ANTECEDENTES DE HECHO
1.- El Procurador D. Román Velasco Fernández, en nombre y representación de la sociedad "Gould Inc.", interpuso demanda de juicio de menor cuantía ante el Juzgado de Primera Instancia Número Cuarenta y Uno de Madrid, sobre anulación registral de marcas y nombres comerciales, siendo parte demandada la entidad "DIRECCION000.", alegando, en síntesis, los siguientes hechos: Que la sociedad actora se dedica a la fabricación de instrumentos electrónicos; que era propietaria de la totalidad del capital social de la entidad "DIRECCION001.", que modificó su denominación social por la de "DIRECCION000."; posteriormente la actora vendió las acciones de esta última entidad, si bien en la venta no se incluía la transmisión de ningún derecho sobre la marca "DIRECCION002" y su logotipo, existiendo por ello una utilización ilícita de la referida denominación. Alegó los fundamentos de derecho que consideró pertinentes, para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día sentencia "en su día en la que, estimando íntegramente esta demanda, se contengan los siguientes pronunciamientos: 1º) Se declare que la denominación industrial "DIRECCION002" y su gráfico o logotipo de la cruz truncada, con los que se distinguen las marcas inscritas previamente en el Registro español de la Propiedad Industrial con los núms. NUM016, NUM017y NUM018, e inscritas asimismo previamente en la Oficina de Patentes de Estados Unidos de América con los números, entre otros NUM019y NUM020, son propiedad exclusiva de la sociedad norteamericana "Gould Inc.", siendo ésta la única que puede hacer uso legítimo de ellas, con carácter exclusivo y excluyente. 2º) Se declare la nulidad absoluta de las marcas nºs NUM000, NUM001, NUM002, NUM003, NUM004, NUM005, NUM006, NUM007, NUM008, NUM009, NUM010, NUM011, NUM012, NUM015y de los nombre comerciales nºs NUM013y NUM014, inscritos posteriormente en el Registro español de la Propiedad Industrial a nombre de DIRECCION000. o de DIRECCION001, S.A. (anterior denominación de la demandada) por existir doble inmatriculación, ya que todas ellas contienen ilícitamente bien la denominación industrial "DIRECCION002" o bien el logotipo de la cruz truncada, ambos propiedad de la sociedad norteamericana Gould Inc., e inscritos ya previamente a nombre de ésta. 3º) Se ordene, en consecuencia, la cancelación en el Registro de la Propiedad Industrial de las marcas y nombres comerciales referidos en el apartado anterior de este suplico, así como las de las demás marcas, nombres comerciales y otros distintivos industriales, distintos de los señalados en el nº 2º de este suplico, que se hayan solicitado al Registro de la Propiedad Industrial por DIRECCION000. o DIRECCION001, S.A. con posterioridad a las señaladas y contengan dicha denominación "DIRECCION002" o el logotipo de la cruz truncada de referencia, cuyas marcas y distintivos posteriores se determinaran, en su caso, en ejecución de sentencia. 4º) Se prohiba a la demandada a usar de cualquier forma en el comercio, el signo industrial "DIRECCION002" y el logotipo de la cruz truncada, ambos propiedad de Gould Inc. y, por tanto, se la condene a cambiar la denominación social de la sociedad DIRECCION000. de forma que queda suprimida de la misma la palabra DIRECCION002. 5º) Se condene a la demandada DIRECCION000., a indemnizar a mi poderdante por todos los daños y perjuicios producidos a la misma tanto por el uso indebido que la sociedad DIRECCION000. ha hecho de la denominación DIRECCION002y de su logotipo desde 1979, como por la inscripción indebida a su nombre de marcas y nombres comerciales, que contienen tal denominación, indemnización que se determinará en ejecución de sentencia. 6º) Se condene a la demandada a la publicación a su costa de la sentencia condenatoria en la prensa nacional y en la de las provincias en que se ha usado indebidamente el distintivo "DIRECCION002", así como para que se de la publicidad legal de la misma en el Boletín Oficial de Propiedad Industrial, donde se practicaran las oportunas cancelaciones de inscripciones actualmente a nombre de la demandada de marcas y nombres comerciales conteniendo la palabra "DIRECCION002", lo cual se determinará en ejecución de sentencia. 7º) Se condene a la demandada al pago de todas las costas de este juicio.".
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- El Procurador D. Federico Olivares de Santiago, en nombre y representación de la sociedad "DIRECCION000.", contestó a la demanda oponiendo los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día sentencia "estimando las excepciones y, además, por no se ciertos los hechos en que la demanda se funda, se desestime la misma, absolviendo a mi poderdante de ella e imponiendo las costas a la actora.".
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- Recibido el pleito a prueba, se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente. Unidas las pruebas a los autos las partes evacuaron el trámite de resumen de prueba en sus respectivos escritos. El Juez de Primera Instancia Número Cuarenta y Uno de Madrid, dictó sentencia con fecha 16 de julio de 1993, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO Estimando la demanda interpuesta por Gould Inc representado por el procurador D/ña. Roman Velasco Fernández contra Sociedad Española DIRECCION000. representado por el procurador D/ña. Federico José Olivares de Santiago. Debo: 1º) Declarar y declaro que la denominación industrial DIRECCION002y su gráfico o logotipo de la cruz truncada, con los que se distinguen las marcas inscritas previamente en el Registro español de la Propiedad Industrial con los núms. NUM016, NUM017y NUM018, e inscritas asimismo previamente en la Oficina de Patentes de 635.119 y 1.020.371 son propiedad exclusiva de la sociedad norteamericana Gould Inc. siendo ésta la única que puede hacer uso legítimo de ellas, con carácter exclusivo y excluyente. 2º) Declarar la nulidad absoluta de las marcas nºs NUM000, NUM001, NUM002, NUM003, NUM004, NUM005, NUM006, NUM007, NUM008, NUM009, NUM010, NUM011, NUM012, NUM015y de los nombres comerciales nºs NUM013y NUM014, inscrita a nombre de DIRECCION000. o de DIRECCION001., ordenando su cancelación en el registro de la propiedad industrial de las marcas y nombres comerciales referidos, así como de las demás marcas, nombres comerciales y otros distintivos industriales distintos de los señalados que se haya solicitado al Registro de la Propiedad Industrial por DIRECCION000. o DIRECCION001. con posterioridad a las señaladas y que contengan dicha denominación DIRECCION002o el logotipo de la cruz truncada de referencia, cuyas marcas y distintivos posteriores se determinarán, en su caso, en ejecución de sentencia. 3º) Prohibir a la demanda a usar en el comercio, de cualquier forma el signo industrial de "DIRECCION002" y el logotipo de la cruz truncada, condenándolo a suprimir de su denominación social la palabra "DIRECCION002". 4º) Condenar a la demandada a que indemnice a la actora por todos los daños y perjuicios producidos a la misma tanto por el uso indebido que la sociedad DIRECCION000. ha hecho de la denominación DIRECCION002y de su logotipo desde 1979, como por la inscripción indebida a su nombre de marcas y nombres comerciales, que contienen tal denominación, indemnización que se determinará en ejecución de sentencia. 5º) Condenar a la demandada a la publicación a su costa de la sentencia condenatoria en la prensa nacional y en la de las provincias en que se ha usado indebidamente el distintivo DIRECCION002así como para que se de la publicidad legal de la misma en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, donde se practicarán las oportunas cancelaciones de inscripciones actualmente a nombre de la demandada de marcas y nombres comerciales conteniendo la palabra DIRECCION002, lo cual se determinará en ejecución de sentencia. 6º) Con expresa condena en costas a la parte demandada.".
Interpuesto recurso de apelación contra la anterior resolución por la representación de la entidad "DIRECCION000.", la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Decimonovena, dictó sentencia con fecha 12 de septiembre de 1994, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que estimando el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la entidad DIRECCION000. contra la sentencia dictada con fecha 16 de julio de 1993 en los autos seguidos en el Juzgado de 1ª Instancia núm. 41 de los de Madrid bajo el núm. NUM021, y estimando la excepción procesal de litispendencia, debemos absolver y absolvemos en la instancia a la ahora apelante de la demanda contra ella interpuesta por la representación de la entidad Gould Inc., sin hacer expresa imposición de las costas de esta alzada y con expresa imposición de las costas de la primera instancia a la parte demandante.".
1.- El Procurador D. Román Velasco Fernández, en nombre y representación de la entidad "Gould Inc.", interpuso recurso de casación respecto la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Decimonovena, de fecha 12 de septiembre de 1994, con apoyo en los siguientes motivos, MOTIVOS DEL RECURSO: PRIMERO.- Al amparo del número 3º. del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se alega infracción por inaplicación del artículo 1214 del Código Civil. SEGUNDO.- Al amparo del número 4º. del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se alega infracción del artículo 1252 del Código Civil en relación con el artículo 533.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. TERCERO.- Bajo el mismo ordinal se denuncia infracción por inaplicación de los artículos 411y 414 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con los artículos 408 y 533.2 de la misma ley. CUARTO.- Bajo el mismo ordinal se alega infracción por inaplicación del artículo 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 238.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículo 11, número 2, del mismo cuerpo legal.
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- Admitido el recurso y evacuado el traslado conferido, el Procurador D. Federico J. Olivares Santiago, en nombre y representación de la entidad "DIRECCION000.", presentó escrito de oposición al mismo.
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- Habiéndose solicitado la celebración de vista pública, se señaló para la misma el día 15 de abril de 1999, en que ha tenido lugar.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. JESÚS MARINA MARTÍNEZ-PARDO
Antes de entrar a conocer de los motivos del recurso, conviene resumir las vicisitudes jurídico materiales precedentes, así como las procesales que afectan a la demandante y hoy recurrente Gould Inc. y a la demandada, hoy recurrida DIRECCION000.
La demandante es una sociedad norteamericana, fundada en 1914, con sucursal en España, denominada Gould Informatique, S.A., y otra sociedad filial llamada actualmente Encore Computer, S.A; la demandante, antes denominada DIRECCION003., ha estado usando la marca "DIRECCION002" en Estados Unidos desde el 22 de julio de 1916 y tiene registrada a su nombre dicha marca industrial, nº 297.723, en la Oficina de Patentes de los Estados Unidos y tienen también registrada, entre otras, la marca "DIRECCION002" nº 1.020.371, con gráfico de la cruz truncada de fecha 16 de septiembre de 1975. La actora tiene también inscritas en el Registro de la Propiedad Industrial las marcas DIRECCION002con gráfico de la cruz truncada con los números de registro NUM016, NUM017y NUM018, solicitadas el 19 de octubre de 1973 y concedidas los días 28 de febrero de 1977, 30 de mayo de 1975 y 24 de septiembre de 1975, respectivamente.
La demandante era propietaria desde su constitución de la sociedad española DIRECCION001., constituida el 7 de agosto de 1964, llamada después "DIRECCION001", y así figuró registralmente hasta que el 5 de diciembre de 1981, pasó a llamarse DIRECCION000.
En el mes de diciembre de 1978, la actora vendió a la sociedad holandesa "Niágara 19, B.V." todas las acciones de "DIRECCION000.", y consecuencia de esta venta surge el problema sobre si en dicha venta iban incluidos los derechos de propiedad industrial sobre la marca "DIRECCION002" y su logotipo. "DIRECCION000." no suprime de su nombre la palabra "DIRECCION002" y la titular de las acciones "Niagara 19, B.V." vende las acciones de "DIRECCION000.", que estaba en suspensión de pagos, a la sociedad holandesa "Carolyn B.V." y ésta, a su vez, el 29 de mayo de 1979, vende la totalidad de las acciones de "DIRECCION000." al industrial venezolano D. Juan Enrique, que las adquiere en propio nombre. Con fecha 7 de agosto de 1979, "Gould Inc." vendió al referido D. Juan Enriquetodos los créditos que tenía contra la suspensa "DIRECCION000.", y el mismo señor después de la compra y con apoyo en la sociedad "DIRECCION000.", utiliza la denominación DIRECCION002que la demandante estima que le corresponde, y además inscribe a nombre de "DIRECCION000.", y a nombre de "DIRECCION001.", en el Registro de la Propiedad Industrial, catorce marcas y dos nombres comerciales, así como otras. La demanda de la actora tiene como pilar fundamental la alegación de que la marca "DIRECCION002" nunca se vendió y le sigue perteneciendo y por ello pidió lo que consta en el suplico arriba referido.
La aquí recurrida inició en Juzgados españoles diversos procesos que tienen relación con la marca "DIRECCION002", uno en el Juzgado número cinco, registrado con el número 412/85; otro en el Juzgado número cuatro, registrado como 307/93 y otro en el Juzgado número diez, numerado como 752/85.
La Audiencia en su resolución declara la existencia de un hecho, el pleito pendiente seguido ante el Juzgado Número Diez de Madrid, y otro hecho, la relevancia que la decisión en dicho pleito ha de tener respecto del presente. Por ello, de oficio, aprecia la excepción de litispendencia que evita la posible contradicción de resoluciones, pues así lo permite la Jurisprudencia constante de esta Sala (vid. STS. de 25 de febrero de 1992 y 8 de marzo de 1991).
La parte recurrente sostiene que la sentencia infringe el artículo 1214 del Código Civil, puesto que a la recurrida la incumbía probar dicho hecho de existir pleito pendiente, pero tal argumentación es irrelevante puesto que el artículo 1214 sólo es invocable en casación como fundamento de un motivo por infracción de ley, cuando a falta de pruebas, vengan de la parte que vengan, se hacen recaer las consecuencias de dicha carencia en parte distinta de la obligada a probar, según la regla "onus probandi". Y en el caso presente la Audiencia ha apreciado, de las pruebas obrantes en autos, la existencia de dicho proceso y su posible incidencia en el presente.
Todo lo anterior obliga a rechazar el motivo primero y también el motivo segundo, en el que se sustenta que la Sala debió apreciar también de oficio la cosa juzgada porque en su sentir también concurre.
Si existe o no cosa juzgada y cual sea el sentido de la decisión, es cuestión que deberá plantearse la hoy recurrente para ejercitar en el futuro su derecho de defensa, bien exigiendo que se cumpla lo juzgado o articulando su acción tendente a que se resuelvan las restantes cuestiones planteadas en la presente demanda.
Resuelto lo anterior no procede el análisis del motivo tercero, en el que se suscita la cuestión de la caducidad de la instancia y la infracción de las normas contenidas en los artículos 411 y 414 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por no haberlo decidido así. Cierto que una instancia caducada no produce litispendencia en otro proceso posterior, pero cierto también que la recurrente tendrán oportunidad de hacer valer sus derechos demostrando el resultado que atribuye a la cuestión principal relativa a la marca "DIRECCION002" y podrá allí deducir todas las consecuencias que la puedan llevar al reconocimiento de sus invocados derechos y será entonces cuando el Tribunal pueda darles respuesta cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y es ahora cuanto esta Sala estima que no hubo fraude procesal en la conducta de la parte recurrida y por ello son inaplicables los artículos 238 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el 11.2 del mismo cuerpo legal que como infringidos se invocan en el motivo cuarto y último del recurso.
Las costas se imponen a la recurrente, conforme dispone el artículo 1715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo españolFALLAMOS
QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS NO HABER LUGAR AL RECURSO DE CASACION interpuesto por el Procurador D. Román Velasco Fernández, respecto la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Decimonovena, con fecha 12 de septiembre de 1994, la que se confirma en todos sus pronunciamientos, condenándose a dicha parte recurrente al pago de las costas.
Y líbrese a la mencionada Audiencia, la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- JESUS MARINA MARTINEZ-PARDO.- ROMAN GARCIA VARELA.- LUIS MARTINEZ-CALCERRADA Y GOMEZ.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Jesús Marina Martínez-Pardo, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.
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