STS, 22 de Julio de 2011
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 22 Julio 2011 |
| Emisor | Tribunal Supremo, sala tercera, (Contencioso Administrativo) |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintidós de Julio de dos mil once.
VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituída en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 6.806/2.010, interpuesto por INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.), representada por el Procurador D. Argimiro Vázquez Guillén, contra la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 23 de septiembre de 2.010 en el recurso contencioso-administrativo número 155/2.007 , sobre inscripción de marca número 2.634.833 "TELEFONÍA ZARACELL ¡Sabemos y Entendemos!".
Es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada por el Sr. Abogado del Estado.
En el proceso contencioso-administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 23 de septiembre de 2.010 , desestimatoria del recurso promovido por Inditex, S.A. contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 2 de febrero y 15 de noviembre de 2.006, confirmatoria ésta última de la anterior al desestimar el recurso de alzada contra la misma. Por dichas resoluciones se concedía el registro de la marca nº 2.634.833 "TELEFONÍA ZARACELL ¡Sabemos y Entendemos!, de tipo mixto, para servicios de la clase 35 del nomenclátor, que había sido solicitada por Zaragoza Celular, S.L.
Notificada dicha sentencia a las partes, la demandante presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en diligencia de ordenación del Secretario Judicial de la Sala de instancia de fecha 17 de noviembre de 2.010, al tiempo que ordenaba remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la representación procesal de Inditex, S.A. ha comparecido en forma en fecha 7 de enero de 2.011, mediante escrito interponiendo recurso de casación, que articula en los siguientes motivos:
- 1º, formulado al amparo del apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por infracción de los artículos 6 y 8 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , así como de la jurisprudencia, y
- 2º, que se basa en el apartado 1.c) del citado artículo 88 de la Ley jurisdiccional, por quebrantamiento de las normas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, en concreto, del artículo 67 de la misma Ley y de los artículos 216 y 218 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil .
Termina su escrito suplicando que se dicte sentencia casando y anulando la recurrida y se pronuncie otra más ajustada a Derecho que declare la indebida concesión de la marca nº 2.634.833 y de las resoluciones de 2 de febrero y 15 de noviembre de 2.006 que acordaron conceder tal marca, todo ello para su cumplimiento por la Oficina Española de Patentes y Marcas, y con imposición de costas a la parte contraria.
El recurso de casación ha sido admitido por providencia de la Sala de fecha 25 de marzo de 2.011.
Personado el Abogado del Estado, ha formulado escrito de oposición al recurso de casación, suplicando que se dicte sentencia desestimando el mismo y con costas.
Por providencia de fecha 20 de mayo de 2.011 se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 20 de julio de 2.011, en que han tenido lugar dichos actos.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Eduardo Espin Templado, Magistrado de la Sala.
Objeto y planeamiento del recurso de casación.
La entidad Industria de Diseño Textil, S.A. (INDITEX), titular de la marca «ZARA», impugna la Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 23 de septiembre de 2.010 , que desestimó el recurso interpuesto por dicha sociedad contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas por la que se concedía la marca nacional «TELEFONÍA ZARACELL ¡SABEMOS Y ENTENDEMOS!» para la clase 35 del nomenclátor.
La Sentencia fundamenta su decisión en las siguientes consideraciones:
"[...] En el caso examinado la Sección estima que efectivamente está acreditado que la marca "ZARA" del recurrente es notoria, lo que hace que deba extremarse el rigor en la compasión de los signos enfrentados. La marca "Zara" está compuesta por una denominación sencilla y única. La marca solicitada esta constituida por un conjunto de términos, el recurrente pretende artificialmente aislar el termino Zara, pero lo cierto es que ese termino está Incluido dentro de un conjunto, sin ser precisamente el dominante y además la expresión "ZARACELL", evoca la ciudad de Zaragoza y la telefonía móvil, siendo el diminutivo del nombre social de la mercantil solicitante de la marca.
Por todo ello hemos de entender que, en este caso concreto, no perviviría el riesgo de asociación, porque el consumidor vinculará los productos de la marca ""TELEFONÍA ZARACELL ¡SABEOS Y ENTENDEMOS!"", con la mercantil ZARAGOZA CELULLAR, S.L. y no con los productos de "ZARA"; de forma que el consumidor, que es el consumidor medio, entendido como hace la jurisprudencia europea - sentencia, entre otras, de 22 de junio de 1999 del TJCE EDJ 1999/26400 -, como persona dotada con raciocinio y facultades perceptivas normales, que percibe la marca como un todo sin detenerse a examinar sus diferentes detalles y al que también va dirigida la protección, puede perfectamente disociar la marca concedida con la oponente." (fundamento de derecho noveno in fine )
El recurso se articula mediante dos motivos. El primero al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, a causa de la infracción, por indebida aplicación, de los artículos 6 y 8 de la Ley de Marcas , así como de la jurisprudencia aplicable para la resolver la cuestión objeto de debate. El segundo se funda en el artículo 88.1 c) de la Ley de la Jurisdicción , por infracción de las normas reguladoras de la sentencia y de las reguladoras de actos y garantías procesales, por haber incurrido la Sentencia impugnada en incongruencia omisiva y decidir la cuestión objeto de debate sobre la base de consideraciones ajenas al procedimiento.
Sobre el motivos relativo a la supuesta incongruencia omisiva de la Sentencia de instancia.
La incongruencia de la Sentencia debe examinarse con prioridad, aunque haya sido formulada como segundo motivo del recurso, por obstar su eventual estimación a un pronunciamiento sobre el fondo. Se fundamenta en la vulneración de las normas reguladoras de la sentencia contenidas en los artículos 67 de la Ley jurisdiccional y 216 y 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, así como del derecho a la tutela judicial efectiva y de los principios de seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (artículo 24 de la Constitución). Tales infracciones se basan en dos causas: la falta de respuesta a las alegaciones y pretensiones relativas a la aplicación del artículo 8 de la Ley de Marcas sobre el riesgo de aprovechamiento o menoscabo del renombre o distintividad de las marcas prioritarias «ZARA», y la resolución de la cuestión objeto de debate sobre consideraciones que no fueron parte del debate procesal ni pueden reputarse como hechos probados o relevantes a tal efecto, como son la evocación a la ciudad de Zaragoza por el término «ZARACELL» y el conocimiento por el consumidor medio de que este distintivo es titularidad de la empresa Zaragoza Celular, S.L.
En numerosas ocasiones hemos afirmado que el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva garantizado por al artículo 24.1 de la Constitución supone, según reiterada jurisprudencia constitucional que excusa toda cita, el derecho a recibir una respuesta judicial motivada y fundada en derecho que responda a todas las pretensiones planteadas por las partes, dando contestación a las alegaciones esenciales formuladas por las partes y en las que se fundamentan tales pretensiones. No requiere de forma ineludible, en cambio, una puntual contestación a todas las alegaciones y cuestiones planteadas, dado que en muchos casos las mismas pueden resultar reiterativas o irrelevantes o haber recibido respuesta implícita en otras argumentaciones expresadas en la resolución judicial. El hecho de que un órgano judicial no desarrolle una determinada cuestión en paralelo a los concretos argumentos de la demanda o con su misma extensión o planteamiento no quiere decir que se incurra en incongruencia omisiva.
En el presente supuesto no puede prosperar el motivo. No puede afirmarse que la Sala haya dejado sin respuesta cuestiones esenciales atinentes a las pretensiones deducidas ante ella.
En efecto, en cuanto a la primera de las dos alegaciones mencionadas por la recurrente, no es cierto que la Sala de instancia haya desconocido el carácter renombrado de la marca «ZARA». Por el contrario, la Sentencia se refiere a la normativa aplicable a la marca notoria y renombrada y concluye que la marca de la aquí recurrente es notoria, razón por la cual, según afirma, extrema el rigor en la comparación de los signos enfrentados. De este modo, y con independencia, desde la perspectiva de la alegación de incongruencia, de si dicha respuesta es o no acertada, lo cierto es que la cuestión no pasó inadvertida al órgano judicial, sino que se pronunció sobre la misma.
En segundo lugar, la respuesta ofrecida por la Sala atiende a las pretensiones contrapuestas de las partes y expresa suficientemente y de manera motivada y razonable las razones que justifican su parecer acerca del riesgo de confusión de las marcas enfrentadas. Los argumentos relativos a la evocación de la ciudad de Zaragoza o al conocimiento por el consumidor medio de la procedencia del producto no constituyen la razón esencial del pronunciamiento de la Sentencia recurrida y tampoco configuran hechos probados propiamente dichos, sino deducciones que la Sala legítimamente puede utilizar en su función valorativa de la prueba tendente a determinar la existencia del peligro de asociación entre los signos distintivos.
Sobre la supuesta infracción de los artículos 6 y 8 de la Ley de Marcas .
Argumenta la parte recurrente que la Sala de instancia ha omitido los criterios jurisprudenciales sobre la comparación de las marcas, como son los relativos a la impresión de conjunto, la predominancia del elemento denominativo, la relevancia de la disposición de los términos coincidentes, la notoriedad o renombre de la marca prioritaria, así como que la mera coincidencia del signo aspirante al registro con un término dominante es suficiente para declarar la incompatibilidad. Alega el renombre de la marca «ZARA», la similitud fonética y gráfica de este término y el término «ZARACELL» y la evocación por el último de la marca «ZARA», citando numerosos supuestos en que este Tribunal ha aplicado tal criterio. Reitera la recurrente que la Sentencia se fundamentó en argumentos y hechos no alegados por las partes, y concluye que, pese a reconocer la existencia de un riesgo de asociación, no aplicó el art. 6 de la Ley de Marcas .
El motivo no puede prosperar, ya que lo que aflora bajo la argumentación de la entidad recurrente es la simple discrepancia con la valoración efectuada por la Sala juzgadora sobre la concurrencia o no de riesgo de confusión entre las marcas enfrentadas.
Al respecto hemos indicado repetidamente que el recurso de casación no es un remedio idóneo para rectificar los hechos probados o, más genéricamente, las apreciaciones de hechos efectuadas en la instancia, ya que este recurso está configurado por la ley exclusivamente para la revisión del derecho (entre otras muchas, sentencias de esta Sala de 25 de septiembre de 2.003 -RC 3.465/1.998 -, de 24 de octubre de 2.003 -RC 3.925/1.998 - y de 30 de diciembre de 2.003 -RC 3.083/1.999 -); así, el recurso de casación se encamina únicamente a revisar la correcta aplicación e interpretación de las normas jurídicas, incluidas las escasas que regulan el valor de las pruebas tasadas, pero no las valoraciones fácticas, que sólo podrían ser anuladas y rectificadas en los supuestos en los que no se expresasen de forma motivada o pudieran incurrir en falta de razonabilidad, arbitrariedad o error patente. También hemos señalado con frecuencia que los criterios interpretativos que sobre la forma de hacer las comparaciones ha ido consagrando esta Sala deben ser entendidos de forma flexible y casuista y, en todo caso, subordinados al principio prevalente de que la comparación debe hacerse, en definitiva, comparando los conjuntos gráfico- denominativos de las marcas enfrentadas.
Pues bien, en el supuesto de autos la argumentación de la recurrente que se ha resumido sucintamente se limita a discrepar sobre la valoración unitaria y de conjunto verificada en la instancia. Esta valoración se apoya en que la marca «ZARA» está compuesta por una denominación sencilla y única y la marca solicitada por un conjunto de términos: «TELEFONÍA ZARACELL ¡ SABEMOS Y ENTENDEMOS!»; que no es lícito aislar en la marca aspirante el término «ZARA» porque está incluido en ese conjunto, en el cual no es dominante; que la marca «ZARACELL» dispone de la ya mencionada evocación de la ciudad de Zaragoza y constituye una simplificación del nombre social de la titular. De estos hechos la Sala deduce que el consumidor medio puede distinguir perfectamente ambas marcas.
Aunque tenga razón la recurrente en la notoriedad de la marca «ZARA» y la inclusión de este término en el distintivo que combate, el Tribunal de instancia ha ponderado razonablemente los diversos elementos gráficos y denominativos que integran las diversas marcas en conflicto y ha expresado en forma motivada, razonable y que no puede calificarse de manifiestamente errónea, una valoración sobre el riesgo de confusión entre ellas que no puede ser revisado en esta sede casacional.
Conclusión y costas.
De acuerdo con las consideraciones expuestas en los anteriores fundamentos de derecho procede desestimar el motivo y, consiguientemente, el recurso de casación. En aplicación de lo establecido en el artículo 139.2 de la Ley de la Jurisdicción , se imponen las costas a la parte que ha sostenido el recurso.
En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,
Que NO HA LUGAR y por lo tanto DESESTIMAMOS el recurso de casación interpuesto por Industria de Diseño Textil, S.A. (INDITEX, S.A.) contra la sentencia de 23 de septiembre de 2.010 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo 155/2.007 . Se imponen las costas de la casación a la parte recurrente.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .-Pedro Jose Yague Gil.-Manuel Campos Sanchez-Bordona.-Eduardo Espin Templado.-Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.-Maria Isabel Perello Domenech.-Firmado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Eduardo Espin Templado, estando constituída la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.-Firmado.-
