STS 618/1997, 4 de Julio de 1997
| Ponente | D. PEDRO GONZALEZ POVEDA |
| Número de Recurso | 2367/1993 |
| Procedimiento | RECURSO DE CASACIÓN |
| Número de Resolución | 618/1997 |
| Fecha de Resolución | 4 de Julio de 1997 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
En la Villa de Madrid, a cuatro de Julio de mil novecientos noventa y siete.
Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Once de la Audiencia Provincial de Barcelona, como consecuencia de autos de juicio declarativo de menor cuantía; seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia Número 3 de Barcelona, sobre Modificación de denominación social, Propiedad Industrial; cuyo recurso fue interpuesto por la compañía mercantil AUTO-INTERLEASING ESPAÑA, S.A., representada por el Procurador de los Tribunales D. Juan Miguel Sánchez Masa; siendo parte recurrida la compañía INTERLEASING, S.A., representada por el Procurador de los Tribunales D. Javier Ungria López.ANTECEDENTES DE HECHO
-
- El Procurador de los Tribunales D. Eusebio Sans Coll, en nombre y representación de la compañía INTERLEASING, S.A., formuló demanda de menor cuantía, ante el Juzgado de Primera Instancia Número Tres de los de Barcelona, contra la compañía AUTO INTERLEASING ESPAÑA, S.A., en la cual tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, terminó suplicando al Juzgado dictase sentencia por la que "estimando íntegramente esta demanda y en consecuencia , condenando a la sociedad AUTO INTERLEASING, S.A., a que modifique su denominación social eliminando de la misma la palabra INTERLEASING, prohibiéndole que siga usando en el futuro dicha denominación y condenándola a que indemnice a mi representada por los daños y perjuicios producidos por la confusión creada, cuya cuantía se determinará en ejecución de sentencia, todo ello con expresa imposición de costas a la demandada".
-
- Admitida a trámite la demanda y emplazada la demandada, se personó en autos el Procurador de los Tribunales D. Ildefonso Lago Pérez, en nombre y representación de Auto-Interleasing España, S.A., quien contestó a la misma, en la cual tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por pertinentes, terminó suplicando al Juzgado dictase sentencia desestimando la demanda y absolviendo a su mandante de todos los pedimentos en ella contenidos, con imposición de costas a la demandante. Formulando asimismo demanda RECONVENCIONAL en la cual tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó oportunos, terminó suplicando al Juzgado dictara sentencia estimando la reconvención y declarando la nulidad de las Marcas nºs 654.603, 877.312, 959.312 y 959.313, del Nombre Comercial 59.501 y del Rótulo de Establecimiento 100.297, o bien, subsidiariamente, su caducidad, ordenando en cualquiera de tales supuestos la cancelación de los correspondientes asientos en el Registro de la Propiedad Industrial, con imposición de costas a la demandada reconvencional.
-
- Dado traslado de la reconvención a la parte reconvenida, ésta la contestó en base a cuantos hechos y fundamentos de derecho tuvo por convenientes, para terminar suplicando al Juzgado dictase sentencia desestimando íntegramente la reconvención y estimando la demanda con expresa imposición de costas a la actora.
-
- Practicadas las pruebas declaradas pertinentes y unidas a los autos, el Ilmo.Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia Número Tres de los de Barcelona, dictó sentencia en fecha 14 de septiembre de 1992, cuyo FALLO es como sigue: "Que debo estimar como estimo parcialmente la demanda interpuesta por el procurador Sr. Montero, en nombre y representación de INTERLEASING S.A. y debo desestimar y desestimo la reconvención planteada por la parte demandada, y debo de imponer e impongo la obligación a la parte demandada de que debe de utilizar las expresiones tal y como se reseñan en el fundamento IV de esta sentencia. En cuanto a las costas no procede hacer condena de las mismas y se imponen las costas de la reconvención al actor demandado al ser desestimada sus pretensiones".
Interpuestos recursos de apelación contra la sentencia de primera instancia y tramitado el recurso con arreglo a derecho, la Sección Once de la Audiencia Provincial de Barcelona, dictó sentencia en fecha 16 de julio de 1993, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Que estimando en parte el recurso de apelación interpuesto por la representación de Interleasing S.A. y desestimando el a su vez interpuesto por la representación de Auto Interleasing España S.A. contra la sentencia dictada el catorce de septiembre de mil novecientos noventa y dos por el Ilmo. Sr. Magistrado Juez de 1ª Instancia Núm. 3 de Barcelona, en autos de Menor Cuantía núm. 976/89 instados por Interleasing S.A. contra Auto Interleasing España S.A., debemos, acogiendo en parte la demanda presentada por Interleasing S.A. y rechazando la reconvención asimismo planteada por la demandada Auto Interleasing España S.A., condenar y condenamos a esta última a que modifique su denominación social eliminando de la misma la palabra "Interleasing", cuyo uso se le prohibe, sin expresa imposición de las costas devengadas por la demanda principal e imponiendo a la demandada las devengadas por la demanda reconvencional rechazada. No se imponen las costas devengadas por el recurso de apelación formulado por Interleasing S.A. mientras que los gastos originados por el recurso interpuesto por la demandada correrán a su cargo".
-
- El Procurador de los Tribunales D. Miguel Sánchez Masa, en nombre y representación de la entidad mercantil AUTO LEASING ESPAÑA S.A., interpuso recurso de casación contra la sentencia pronunciada por la Sección Undécima de la Audiencia Provincial de Barcelona, con apoyo en los siguientes motivos: "PRIMERO.- Autorizado por el artículo 1692, apartado 4º, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, consistente en la infracción de los artículos 124.5 del Estatuto de la Propiedad Industrial (EPI) y artículo 11.1, epígrafes a, b y c de la Ley de Marcas, para éstas; para el Nombre Comercial, artículo 201.d, en relación con el artículo 124.5 del EPI y artículo 81 de la Ley de Marcas, en relación con artículo 11.1, a, b y c; y para el Rótulo de Establecimiento, artículo 215, en relación con el 201.d y éste con el artículo 124.5, del EPI así como el artículo 85 de la Ley de Marcas, en relación con su artículo 11.1 a, b y c y de la jurisprudencia que los interpreta. SEGUNDO.- Autorizado por el artículo 1692, apartado 4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil consistente en la infracción del artículo 33 de la Ley de Marcas y de la jurisprudencia aplicable para resolver las cuestiones objeto de debate. TERCERO.- Autorizado por el artículo 1692, apartado 4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, consistente en la infracción del artículo 8º del convenio de la Unión de París y de la jurisprudencia aplicable y del artículo 47 de la Ley de Marcas".
-
- Admitido el recurso de casación por auto de fecha 25 de mayo de 1994, se entregó copia del escrito a la representación del recurrido conforme a lo dispuesto en el artículo 1710.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para que en el plazo de 20 días puedan impugnarlo.
-
- El Procurador D. Javier Ungria López, en nombre y representación de la Compañía INTERLEASING S.A., presentó escrito de impugnación al recurso de casación, alegando los motivos que estimó pertinentes, terminó suplicando a la Sala: Se rechace el recurso y se confirme en todos sus extremos la sentencia recurrida con expresa imposición de las costas a la recurrente.
-
- Al no haber solicitado las partes la celebración de vista pública se señaló para votación y fallo el día 19 de junio, en que ha tenido lugar.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. PEDRO GONZÁLEZ POVEDA
Por Interleasing S.A. se formuló demanda contra Auto Interleasing España S.A. solicitando sentencia por la que se condene a la demandada a que modifique su denominación social eliminando de la misma la palabra "Interleasing", prohibiéndole que siga usando en el futuro dicha denominación y condenándola a que indemnice a la sociedad actora por los daños y perjuicios producidos por la confusión creada, cuya cuantía se determinará en ejecución de sentencia. La sociedad demandada se opuso a la pretensión actora alegando, entre otros motivos, la nulidad y, en su defecto, la caducidad de los títulos de propiedad industrial alegados por la actora y, asimismo, formuló reconvención ejercitando las acciones de nulidad y caducidad de dichos títulos.
La Sección Undécima de la Audiencia Provincial de Barcelona estimó parcialmente la demanda, rechazó la reconvención y condenó a Auto Interleasing España S.A. a que modifique su denominación social eliminando de la misma la palabra "Interleasing", cuyo uso se le prohibe. En el tercero de sus fundamentos jurídicos, la sentencia recurrida establece: "La parte actora tiene registrada desde el 21 de septiembre de 1971 su propia denominación social Interleasing, S.A. como marca nº 654.603 para servicio de promoción y realización de operaciones de leasing, renting y factoring sobre bienes de equipo y efectivo fijo, y como nombre comercial nº 59.501, también para su negocio dedicado a la promoción y realización con fondos propios o ajenos de operaciones de leasing, renting y factoring sobre bienes de equipo y de activo fijo y también como rótulo de establecimiento nº 100.297. Desde el 5-5-1978 como marca mixta o combinada la palabra Interleasing S.A. con un gráfico y desde el 26-11-1980 como marca nº 959.312 para servicios de intermediación en operaciones mercantiles, servicios de publicidad y servicios de ayuda a la explotación o dirección de empresas comerciales o industriales, exportación, importación y representación (f.15 a 19). La demandada se constituyó el año 1975 con la denominación Inmobiliaria Lago Violeta, S.A., circunscribiéndose su objeto social al ramo inmobiliario. Modificó su denominación y objeto social en 1985 pasando a llamarse Autoleasing Europa S.A. y destinarse a servicios de alquiler de bienes de equipo y mantenimiento de automóviles, servicios de consultas técnicas y estudios de proyectos relacionados con la dirección de negocios, alquiler de automóviles, servicios y mantenimiento de automóviles. El día 18-11-1989 la compañía modificó su nombre para llamarse Auto Interleasing España S.A. (Fs.53 a 83). Dicha sociedad se dedica al mantenimiento de los vehículos arrendados financieramente por la Compañía Española de Financiación y Leasing S.A. (Cofile) de la que es sociedad filial. La utilización por la demandada de su denominación social ha producido actos de confusión en el sector económico en el que ambas trabajan, como se acredita a los folios 103, 104, 105, 106, 107, 196, 210, 219 y 220 de los autos".
Interpuesto recurso de casación por Auto Interleasing España, S.A., su primer motivo acogido al ordinal 4º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, denuncia infracción de los artículos 124.5 del Estatuto de la Propiedad Industrial y artículo 11.1, epígrafes a, b, y c, de la Ley de Marcas para éstas; para el nombre comercial, artículo 201,d del EPI y artículo 81 de la Ley de Marcas, en relación con su artículo 11.1, a,b y c; y para el rótulo de establecimiento, artículo 215, en relación con el 201.d y éste con el artículo 124.5 del EPI así como el artículo 85 de la Ley de Marcas, en relación con su artículo 11.1, a, b y c, y de la jurisprudencia que los interpreta "entre la que citamos la jurisprudencia contencioso- administrativa del Tribunal Supremo"; citándose también como infringidos, en el desarrollo del motivo, el artículo 11.1, f de la Ley de Marcas al que se remiten los artículos 81 y 85 de la propia Ley, en cuanto a nombres comerciales y rótulos de establecimiento. Como fundamento de esta interpretación casacional se alega el carácter genérico de la palabra "Interleasing" que determina la prohibición de su empleo como signo distintivo de la propiedad industrial, lo que le hace irregistrable.
El carácter genérico de una denominación que impide su acceso al Registro de la Propiedad Industrial requiere, como se pone de manifiesto en la sentencia de esta Sala de 12 de noviembre de 1993 y las que cita, que se trata de elementos de uso común pertenecientes al dominio público, no apropiables en exclusiva por nadie, mientras que, desde otra perspectiva, esa misma utilización colectiva y continua degrada su fuerza expresiva hasta privarlas de la función identificadora que le es propia. En otro sentido, de acuerdo con reiterada doctrina jurisprudencial la marca cuestionada ha de examinarse a través de una visión de conjunto sintética de la totalidad de sus elementos integrantes, si descomponer su unidad fonética y gráfica, donde la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales, perspectiva adecuada a cuestiones cuyo aspecto mas significativo es el lingüístico; por ello no es admisible el examen que pretende la recurrente descomponiendo el vocablo "Interleasing" en sus componentes "inter" y "leasing", atribuyendo al prefijo "inter" la significación de internacional, significación que no puede ser aceptada pues si una de las acepciones de ese prefijo es "entre varios", es claro que al no estar especificados en la denominación "Interleasing", que esos "varios" sean distintas naciones, no puede afirmarse que el repetido prefijo haya sido utilizado con el sentido que le atribuye la recurrente. Pero, y ello es más decisivo, en modo alguno puede afirmarse que el fonema así compuesto, "Interleasing" sea una palabra de dominio público y que carezca, por ello, de fuerza expresiva que le prive de su función identificadora de los servicios prestados por la recurrida en su actividad mercantil; basta para ello examinar las relaciones de sociedades dedicadas a la actividad de leasing aportadas a los autos y observar que ninguna de ellas utiliza este vocablo compuesto para distinguir su actividad o sus productos de los de sus competidores. Por otra parte tampoco es atendible la alegación de que la denominación "Interleasing" induce a error al público sobre la naturaleza, la calidad, las características o la procedencia geográfica de los servicios prestados por la actora, alegación que se funda en el significado de "internacional" que, subjetiva y parcialmente, atribuye las recurrida al repetido prefijo "inter"; dado el significado gramatical de este vocablo, su incorporación a la denominación "Interleasing" no puede provocar confusión alguna acerca de la procedencia o destino de los servicios de la actora, como acertadamente establece la sentencia recurrida. En consecuencia, procede la desestimación del motivo.
El motivo segundo, por el mismo cauce procesal que el anterior, alega infracción del artículo 33 de la Ley de Marcas y de la jurisprudencia aplicable para resolver las cuestiones objeto de debate. El motivo se apoya en una lectura sesgada de un párrafo del fundamento jurídico séptimo a partir de un evidente error de transcripción; examinando la posibilidad de confusión a que puede inducir la utilización por la demandada recurrente del vocablo "Interleasing" en su denominación social, dice la sentencia de instancia que "ello es precisamente lo que ocurre con Auto Interleasing España, S.A, toda vez que la agregación de las palabras comunes Auto y España en nada contribuyen a suprimir el riesgo de confusionismo precisamente por llevar a entender Auto Leasing (sic) España no es más que la actividad de Interleasing en el sector del automóvil, en el ámbito del mercado nacional"; evidentemente se incurre en error al transcribir la denominación de la recurrente pero la sentencia no dice que exista "una actividad de interleasing", es decir, una actividad que tenga por objeto el "interleasing", sino "Auto Interleasing España" puede ser considerada, a causa de ese confusionismo, como la actividad que Interleasing S.A. desarrolla en el sector del automóvil, en el ámbito del mercado nacional.
Tiene declarado esta Sala en sentencia de 30 de abril de 1986 que "partiendo de la base sustentada en la sentencia de este Tribunal de 12 de mayo de 1975 de que al no establecer la Ley reglas precisas y concretas en orden a la determinación de las denominaciones semejantes, en materia de marcas, ha de ser el tribunal el que ha de fijar en cada caso su criterio, mediante el estudio analítico y comparativo en la instancia que ha de respetarse mientras que no se demuestre que sus decisiones son contrarias al buen sentido", doctrina que se reitera en sentencia de 7 de abril de 1994, con cita de la antes reseñada y de las de 30 de julio de 1988, 2 de abril de 1990, 8 de junio de 1991 y 5 de marzo y 14 de abril de 1993, así como en la de 16 de mayo de 1995. Decaída la alegación de genericidad del término "Interleasing" propugnado por la recurrente y en que también apoya este motivo, ha de aceptarse la razón de semejanza que la Sala "a quo" halla entre las denominaciones enfrentadas ya que los términos "Auto" y "España" añadidos al coincidente "Interleasing" carecen, por su generalidad y pertenecer al uso común, de la suficiente carga semántica y eficacia particularizadora para producir una adecuada identificación de la sociedad demandada que evite inducir a error a los clientes y confusión en el mercado, error y confusión que efectivamente se ha producido en este caso como declara probado el Tribunal de instancia, sin que ello haya sido impugnado en este recurso. Declarada así semejanza entre ambas denominaciones susceptibles de inducir a error entre los consumidores, incluso entre los de un sector especializado, no puede ampararse su uso por la demandada en el artículo 33 de la Ley de Marcas al declarar probado la sentencia recurrida que el cambio de denominación de la sociedad Autoleasing Europa S.A. por la de Auto Interleasing España S.A., haya sido realizado de buena fe, buena fe que no resulta probada por el hecho de pertenecer la recurrente a una organización internacional denominada Interleasing Europa, puesto que, como sienta el Tribunal "a quo", la demandada no podía desconocer la existencia de una sociedad que, dentro del sector financiero del leasing, tenía registrada esa denominación en España. Todo lo cual lleva a la desestimación del motivo.
El motivo alega infracción del artículo 8º del Convenio de la Unión de París y de la jurisprudencia aplicable y del artículo 47 (debe querer decir el artículo 77) de la Ley de Marcas.
El requisito de congruencia de las sentencias exige que éstas guarden la debida correlación con las pretensiones de las partes oportunamente ejercitadas en los escritos rectores del proceso, para el juicio de menor cuantía, en la demanda, contestación a la demanda, reconvención, en su caso, y contestación a la reconvención, sin que fuera de esos actos procesales sea admisible el planteamiento de cuestiones nuevas si no es con grave quebranto del derecho de defensa de la otra parte litigante; ello conduce a la desestimación del presente motivo pues, aunque la cuestión a que se refiere fue tratada por la Sala "a quo" en el décimo fundamento de derecho de su sentencia, ello lo fue, como expresamente se dice en aquél, "a los efectos meramente dialécticos", consciente la Sala de que se trataba de una cuestión nueva como ponen de relieve las palabras con que se inicia aquel razonamiento, "aunque el debate quedó centrado por la demandada al contestar a la demanda en las acciones de nulidad y caducidad de los signos distintivos registrados a nombre de la actora, al amparo de las normas legales apuntadas......". No planteada ni examinada la cuestión a que se contrae el motivo, debió de ser inadmitida en la apelación y ha de serlo ahora en este extraordinario recurso de casación con la consecuencia desestimatoria apuntada.
La desestimación de todos y cada uno de los motivos del recurso lleva a la de éste en su integridad con la preceptiva imposición de costas a la parte recurrente, de conformidad con el artículo 1715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo españolFALLAMOS
La desestimación declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por Auto Interleasing S.A. contra la sentencia dictada por la Sección Undécima de la Audiencia Provincial de Barcelona de fecha dieciséis de julio de mil novecientos noventa y tres. Condenamos a la parte recurrente al pago de las costas de este recurso. Y líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de Sala en su día remitidos.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Alfonso Villagómez Rodil.- Francisco Morales Morales.- Pedro González Poveda.- firmados y rubricados.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Pedro González Poveda, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.
-
ATS, 16 de Mayo de 2007
...de situación de potencial confusionismo. Se funda el interes casacional en la oposición a la doctrina del Tribunal Supremo señalando las SSTS 4/7/1997 (anulación de marca al quedar acreditado el error causado en los consumidores), de 24/11/1978, 16/5/1995, 20/3/1998 y 28/2/2001 (opción por ......
-
643/2016
...que permite por ello su utilización colectiva y continua degrada su fuerza expresiva privándole de toda función diferenciadora ( STS de 4 de julio de 1997 ) al no venir acompañado el término genérico de otro que lo individualiza y especifica, razón por la que, para determinar si una palabra......
-
SAP Madrid 53/2008, 30 de Enero de 2008
...al resolver sobre el uso comercial de la marca "Giro" frente a la posterior marca "Manuel Giro", así como la que se contiene en la STS de 4 de julio de 1997 resolviendo sobre el uso de las marcas Interleasing frente a la denominación social Auto Interleasing España Por todo ello pide que se......
-
SAP Albacete 625/2021, 22 de Octubre de 2021
...que permite por ello su utilización colectiva y continua degrada su fuerza expresiva privándole de toda función diferenciadora ( STS de 4 de julio de 1997 ) al no venir acompañado el término genérico de otro que lo individualiza y especifica, razón por la que, para determinar si una palabr......
-
Facultades de exclusiva y reproche de deslealtad en la elección y utilización de denominaciones sociales
...basta señalar que en la reclamación interpuesta por «Interleasing, S. A., v. Auto Interleasing España, S. A.», el Tribunal Supremo en Sentencia de 4 de julio de 1997 (R 5573) expresamente señaló que los términos «Auto» y «España» añadidos al coincidente «Interleasing» carecían por su genera......
-
Anagrama y denominación social. (Comentario a la resolución de 1 de diciembre de 1997)
...de esto, el TS modifica el fallo de la Audiencia en el sentido de que la condena comprenda también el cambio de nombre social. STS de 4 de julio de 1997: la sociedad demandante «Interleasing, S.A» era titular registral desde 1971 de su propia denominación social como marca, nombre comercial......