STS 846/2008, 2 de Octubre de 2008

PonenteJESUS CORBAL FERNANDEZ
ECLIES:TS:2008:5020
Número de Recurso2892/2002
ProcedimientoCIVIL
Número de Resolución846/2008
Fecha de Resolución 2 de Octubre de 2008
EmisorTribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a dos de Octubre de dos mil ocho.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el recurso de casación interpuesto respecto la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Undécima, como consecuencia de autos de Juicio Ordinario Declarativo de Menor Cuantía, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia Número Cincuenta y cinco de Madrid, sobre competencia desleal; cuyo recurso fue interpuesto por la entidad "EUROSERVICIO JAC, S.L.", representada por el Procurador D. Javier Ungria López; siendo parte recurrida la entidad "COR-SEC, S.L.", representada por el Procurador Dª. María del Carmen Ortiz Cornago.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

1.- El Procurador D. Javier Ungria López, en nombre y representación de la entidad Euroservicio J.A.C., S.L., interpuso demanda de Juicio Declarativo Ordinario de Menor Cuantía ante el Juzgado de Primera Instancia Número 55 de Madrid, sobre competencia desleal, siendo parte demandada la entidad Cor Sec, S.L., alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia "estimatoria de la presente demanda, por la que: 1º.- Declarando que se considera probado el uso por la demandante en España de la denominación PRESSTO para la distinción de su empresa de tintorería y reparación de calzado, se declare la nulidad de los registros de las marcas de la demandada, en virtud de las previsiones contenidas en los artículos 77 de la Ley de Marcas en relación con el artículo 8 del Convenio de la Unión de París, que seguidamente se detallan: - Marcas 1.954.097 y 1.954.098, denominados PRESS TO TINTORERIAS RAPIDAS, en clase 40 y 37, respectivamente del Nomenclator Internacional, con el siguiente diseño [...]. - Marca número 2.104.323 ACQUA PRESSTO, concedida y en vigor para la distinción de servicios de limpieza de toda clase de tejidos, incluido el cuero, napa y todo tipo de pieles, en clase 37 del Nomenclátor Internacional. -Marca número

2.166.912 PRESSTO concedida y en vigor para la distinción de servicios de lavandería, limpieza de trajes y alfombras, en clase 37 del Nomenclátor Internacional. -Marca número 2.174.501 PRESSTO-MATIC, concedida y en vigor para la distinción de servicios de lavandería, limpieza de trajes y alfombras, en clase37 del Noménclator Internacional. - Marca número 2.189.432 PRESS (con gráfico) en tramitación, para la distinción de productos de la clase 3 del Nomenclátor Internacional (preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos) reivindicando el siguiente diseño: [...]. -Marca número 2.189.434 PRESS TO (con gráfico), en tramitación, para la distinción de productos de la clase 3 del Nomenclator Internacional (preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífrico) con el siguiente diseño [...]. - Marca número 2.201.706 PREST TO TWIN (con gráfico) solicitada para la distinción de "20 perchas y en especial emparejadores de calcetines y medias", en clase 20 del Nomenclátor Internacional, en tramitación reivindicando el diseño siguiente: [...]. - Marca número 2.213.439 PRESS TO (con gráfico), solicitada para la distinción de "colores, barnices, lacas, preservativos contra la herrumbe (antioxidantes) y el deterioro de la madera, materias mordientes, resinas naturales en estado bruto, metales en hojar y polvo para pintores, decoradores, impresoras y artistas y en especial materias tintóreas", en clase 2 del Nomenclátor Internacional, en tramitación. Es marca reivindica el diseño siguiente: [....]. - Marca número 2.213.440 PRESS TO (con gráfico

antes reseñado) solicitada para la distinción de productos de la clase 3 del Nomenclátor Internacional (preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos), en tramitación. - Marca número 2.213.441 PRESS TO (con gráfico antes reseñado), solicitada para la distinción de productos de la clase 7 del Nomenclátor Internacional (máquinas y máquinas herramientas, especialmente aparatos para la limpieza, lavado, secado y planchado de ropa, lavadoras, secadoras y planchadoras que se ponen en marca por medio de monedas o fichas), en tramitación. - Marca número 2.213.442 PRESS TO (con gráfico antes reseñado), solicitada para la distinción de productos de la clase 9 del Nomenclátor Internacional (distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago) en tramitación. -Marca número 2.213.443 PRESS TO (con gráfico antes reseñado), solicitada para la distinción de servicios de la clase 35 del Nomenclátor Internacional (servicios de ayuda a la explotación de empresas comerciales e industriales, servicios de consultas para la dirección de negocios, servicios de estudio de mercado y de opinión, servicios de asesoramiento para el desarrollo de explotación de franquicias), en tramitación. - Marca número 2.213.444 PRESS TO (con gráfico antes reseñado) solicitada para la distinción de servicios de la clase 36 del Nomenclátor Internacional (servicios financieros, consultas financieras y en especial el asesoramiento financiero para la inversión en franquicias), en tramitación. Marca número 2.213.445 PRESS TO (con gráfico antes reseñado), solicitada para la distinción de servicios de la clase 39 del Nomenclátor Internacional (servicios de almacenaje y distribución), en tramitación. 3º. Se condene a la demandada a la cesación de los actos de uso de la marca PRESSTO, o cualquier marca que incluya en una u otra forma dicha expresión, o la expresión PRESS TO, así como se prohiba su repetición en el futuro; 4º. Se declare que los actos de la demandada, de solicitud y adopción y uso de las marcas reseñadas al punto primero del presente suplico, constituyen actos de competencia desleal en cuanto actos contrarios a los correctos y leales usos mercantiles, actos de confusión y asociación previstos en los artículos 5 y 6 de la Ley de Competencia Desleal ; 5º. Se condene a la demandada a la cesación de los actos previamente declarados desleales, y especialmente a cesar los actos de uso de la marca PRESSTO, o cualquier marca que incluya en una u otra forma dicha expresión, o la expresión PRESSTO, así como se prohiba su repetición en el futuro; 6º. Se condene a la demandada a la remoción de los efectos producidos por los actos previamente declarados desleales, ordenando la retirada del tráfico económico de documentación y productos en los que se incluya la marca PRESSTO o cualquier producto o documentación comercial, incluidos rótulos de establecimiento, que incluya dicha expresión o la expresión PRESS TO combinada con otros elementos denominativos y/o gráficos, así como con respecto de su material publicitario, y especialmente, también en ejercicio de la acción de remoción prevista en la Ley de Competencia Desleal, declarando que las solicitudes de marcas detalladas al punto primero del presente suplico constituyen actos de competencia desleal, como remoción de dichos actos, se declare, sin perjuicio de la petición efectuada al amparo de la Ley de Marcas, se orden la anulación de los registros y solicitudes de registros en dicho punto del presente suplico reseñados; 7º. Se condene a la demandada a resarcir a la actora en los daños y perjuicios causados, en cuantía a determinar en ejecución de sentencia de conformidad con los parámetros establecidos en la Ley de Marcas; 8º. Se libren los correspondiente oficios a la Oficina Española de Patentes y Marcas sita en Madrid, calle Panamá, número 1, para anotación de las declaraciones de nulidad y anulación de las marcas reseñadas al punto primero del presente suplico; 9º. Subsidiariamente de todo lo anterior, y en supuesto de desestimación de las pretensiones deducidas, se declare el derecho de la actora a continuar identificándose comercialmente, su empresa y servicios y establecimiento, con la denominación PRESSTO, prohibiéndose a la demandada el uso de dicha expresión en el término de Galapagar, Colmenarejo, y todos aquellos otros en los que ha quedado probado la publicitación de nuestra mandante de su empresa y servicios, concretamente los municipios de Galapagar y Colmenarejo, antes citados, más los de ALDEA DEL FRESNO, ALPEDRETE, BECERRIL DE LA SIERRA, BOADILLA DEL MONTE, BRUNETE, CADALSO DE LOS VIDRIOS, CENICIENTOS, CERCEDILLA, CHAPINERIA, COLLADO MEDIANO, COLLADO VILLALBA, COLMENAR DEL ARROYO, COLMENAREJO,EL ESCORIAL, FRESNEDILLA DE LA OLIVA, GALAPAGAR, GUADARRAMA, HOYO DE MANZANARES, MAJADAHONDA, LOS MOLINOS, MORALZARZAL, NAVACERRADA, NAVALAGAMELLA, NAVAS DEL REY, PELAYOS DE LA PRESA, POZUELO DE ALARCON, QUIJORNA, ROBLEDO DE CHAVELA, LAS ROZAS DE MADRID, ROZAS DE PUERTO REAL, SAN LORENZO DE EL ESCORIAL, SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS, SANTA MARIA DE LA ALAMEDA, SEVILLA LA NUEVA, TORRELODONES, VALDEMAQUEDA, VALDEMORILLO, VILLA DEL PRADO, VILLAMANTA, VILLAMANTILLA, VILLANUEVA DE LA CAÑADA, VILLANUEVA DE PERALES, VILLANUEVA DEL PARDILLO, VILLAVICIOSA DE ODON Y ZARZALEJO, condenando a la demanda a que de forma inmediata cese en el uso de la denominación PRESSTO en la distinción de un establecimiento de tintorería rápida en Galapagar, retirando del mismo todos los efectos, documentación, incluido rótulo de establecimiento en que se esté materializando el uso de dicha expresión, condenando a la demandada a indemnizar a la actora en los daños y perjuicios causados por la ubicación de local con la denominación comercial PRESSTO en el término municipal de Galapagar.".

  1. - La Procurador Dª. María del Carmen Ortiz Cornago, en nombre y representación de la sociedad Cor Sec, S.L., contestó a la demanda alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia "por la que se desestime íntegramente la demanda con imposición de costas a su promotora.".

  2. - Recibido el pleito a prueba se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente. Unidas a los autos las partes evacuaron el trámite de resumen de prueba en sus respectivos escritos. El Juez de Primera Instancia Número 55 de Madrid, dictó Sentencia con fecha 5 de octubre de 2.000 , cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO: Que debo desestimar y desestimo la demanda formulada por el Procurador Sr. Ungria López en nombre y representación de EUROSERVICIO JAC S.L., contra COR SEC S.L. absolviendo a la parte demandada de las pretensiones contenidas en su suplico; todo ello con condena a la parte actora al pago de las costas causadas.".

SEGUNDO

Interpuesto recurso de apelación contra la anterior resolución por la representación de la entidad EUROSERVICIO JAC, S.L., la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Undécima, dictó Sentencia con fecha 1 de octubre de 2.002 , cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación de EUROSERVICIO J.A.C., SL contra la sentencia de fecha cinco de octubre de dos mil, dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 55 de Madrid , en los autos de juicio de Menor Cuantía 548/99, de los que trae causa el presente Rollo, y, en consecuencia, DEBEMOS CONFIRMARLA y la CONFIRMAMOS en todos sus extremos, con expresa imposición de las costas procesales causadas en esta alzada al apelante.".

TERCERO

El Procurador D. Javier Ungria López, en nombre y representación de la entidad EUROSERVICIO JAC, S.L., interpuso recurso de casación respecto la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Undécima, de fecha 1 de octubre de 2.002, con apoyo en los siguientes motivos, MOTIVOS DEL RECURSO: PRIMERO.- Al amparo del nº 1 del art. 477 de la LEC de 2.000 , se alega infracción del art. 3.2 en relación con el art. 85 y 12.1.c) de la Ley 32/1.988 de 10 de noviembre sobre Marcas. SEGUNDO .- Bajo el mismo ordinal se alega infracción del art. 77 de la Ley 32/1.988 de 10 de noviembre sobre Marcas. TERCERO .- Bajo el mismo ordinal se alega infracción del art. 8 del Convenio de la Unión de París para la protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1.883 , en su Texto revisado según Acta de Estocolmo de 14 de julio de 1.967, vigente en España según Instrumento de Ratificación de 13 de diciembre de 1.971. CUARTO.- Bajo el mismo ordinal se alega infracción de los arts. 5 y 6 de la Ley 3/1.991, de 10 de enero de Competencia Desleal . MOTIVOS DEL RECURSO POR INTERES CASACIONAL: QUINTO.- Al amparo del nº 3º del art. 479 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se alega infracción del art. 8 del Convenio de la Unión en París en relación con el art. 77 de la Ley de Marcas , Ley 32/1.988, de 10 de noviembre. SEXTO.- Bajo el mismo ordinal se alega infracción del art. 8 del Convenio de la Unión de París. SEPTIMO.- Se alega infracción del art. 3.2 , en relación con los arts. 85 y 12.1, c) de la Ley de Marcas. OCTAVO .- Se alega infracción de los arts. 5 y 6 e interrelacionando los arts. 6 y 12, todos ellos de la Ley 3/1.991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. NOVENO .- Bajo el mismo ordinal se alega inadecuada interpretación / aplicación de la doctrina jurisprudencial con respecto a la aplicación de la doctrina jurisprudencial relativa a la notoriedad de los signos distintivos en su examen comparativo con otros, anteriores o posteriores.

CUARTO

Por Providencia de fecha 21 de noviembre de 2.002, se tuvo por interpuesto en plazo el recurso de casación antes referenciado, acordándose remitir las actuaciones a la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.

QUINTO

Recibidas las actuaciones en este Tribunal Supremo, compareció la entidad Cor-Sec, S.L., como recurrida, representada por el Procurador Dª. María del Carmen Ortiz Cornago; y la entidad Euroservicio Jac, S.L., como parte recurrente, representada por el Procurador D. Javier Ungria López.

SEXTO

Con fecha 3 de julio de 2.007, se dictó Auto por esta Sala admitiendo el recurso de casación interpuesto por la entidad EUROSERVICIO JAC, S.L., interpuso recurso de casación respecto la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Undécima, de fecha 1 de octubre de 2.002.

SEPTIMO

La Procurador Dª. María del Carmen Ortiz Cornago, en nombre y representación de la entidad Cor Sec, S.L., presentó escrito de impugnación al recurso formulado de contrario.

OCTAVO

No habiéndose solicitado la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 11 de septiembre de 2.008, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. JESÚS CORBAL FERNÁNDEZ

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

El objeto del proceso, y del presente recurso de casación, versa sobre la utilización como signo distintivo en la actividad comercial de limpieza de ropa del elemento denominativo "PRESSTO" (o bien "PRESS TO") el cual forma parte de las marcas registradas por una entidad mercantil, y respecto del que pretende un derecho prioritario como marca, nombre comercial y rótulo de establecimiento otra sociedad, la cual ejercita diversas acciones de la Ley de Marcas 32 de 1.988, de 10 de noviembre , y de Competencia Desleal Ley 3 de 1.991, de 10 de enero .

Por EUROSERVICIO JAC, S.L. se dedujo demanda contra COR SEC S.L. en la que solicita: 1º. Se declare probado el uso por la demandante en España de la denominación PRESSTO para la distinción de su empresa de tintorería y reparación de calzado, y se declare la nulidad de los registros de las marcas de la demandada, en virtud de las previsiones contenidas en los artículos 77 de la Ley de Marcas y 8 del Convenio de la Unión de París que detalla [...]; 2º . Se confirme la nulidad decretada según petición anterior, o, subsidiariamente, caso de no estimación de la misma, se declare que se considera probado el uso por la demandante en España de la denominación PRESSTO como distintivo de sus servicios, como marca, y como distintivo de su establecimiento en Galapagar, como rótulo de establecimiento, con respecto a negocio de tintorería y reparación de calzado, y se declare la nulidad de los registros de las marcas, antes detallados, de la demandada, 3.2 y 85 de la vigente Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de Marcas ; 3º. Se condene a la demandada a la cesación de los actos de uso de la marca PRESSTO, o cualquier marca que incluya en una u otra forma dicha expresión, o la expresión PRESS TO, así como se prohiba su repetición en el futuro; 4º. Se declare que los actos de la demandada, de solicitud y adopción y uso de las marcas reseñadas en el punto primero del presente suplico, constituyen actos de competencia desleal en cuanto actos contrarios a los correctos y leales usos mercantiles, actos de confusión y asociación previstos en los artículos 5 y 6 de la Ley de Competencia Desleal ; 5º. Se condene a la demandada a la cesación de los actos previamente declarados desleales, y especialmente a cesar los actos de uso de la marca PRESSTO, o cualquier marca que incluya en una u otra forma dicha expresión, o la expresión PRESSTO, así como se prohiba su repetición en el futuro; 6º. Se condene a la demandada a la remoción de los efectos producidos por los actos previamente declarados desleales, ordenando la retirada del tráfico económico de documentación y productos en los que se incluya la marca PRESSTO o cualquier producto o documentación comercial, incluidos rótulos de establecimiento, que incluya dicha expresión o la expresión PRESS TO combinada con otros elementos denominativos y/o gráficos, así como con respecto de su material publicitario, y especialmente, también en ejercicio de la acción de remoción prevista en la Ley de Competencia Desleal, declarando que las solicitudes de marcas detalladas al punto primero del presente suplico constituyen actos de competencia desleal, con remoción de dichos actos, se declare, sin perjuicio de la petición efectuada al amparo de la Ley de Marcas, se ordene la anulación de los registros y solicitudes de registros en dicho punto del presente suplico reseñados; 7º. Se condene a la demandada a resarcir a la actora en los daños y perjuicios causados, en cuantía a determinar en ejecución de sentencia de conformidad con los parámetros establecidos en la Ley de Marcas; 8º. Se libren los correspondiente oficios a la Oficina Española de Patentes y Marcas sita en Madrid, calle Panamá, número 1, para anotación de las declaraciones de nulidad y anulación de las marcas reseñadas al punto primero del presente suplico; 9º. Subsidiariamente de todo lo anterior, y en supuesto de desestimación de las pretensiones deducidas, se declare el derecho de la actora a continuar identificándose comercialmente, su empresa y servicios y establecimiento, con la denominación PRESSTO, prohibiéndose a la demandada el uso de dicha expresión en el término de Galapagar, Colmenarejo, y todos aquellos otros en los que ha quedado probado la publicitación de nuestra mandante de su empresa y servicios, concretamente los municipios de Galapagar y Colmenarejo, antes citados, más los de ALDEA DEL FRESNO, ALPEDRETE, BECERRIL DE LA SIERRA, BOADILLA DEL MONTE, BRUNETE, CADALSO DE LOS VIDRIOS, CENICIENTOS, CERCEDILLA, CHAPINERIA, COLLADO MEDIANO, COLLADO VILLALBA, COLMENAR DEL ARROYO, COLMENAREJO, EL ESCORIAL, FRESNEDILLA DE LA OLIVA, GALAPAGAR, GUADARRAMA, HOYO DE MANZANARES,MAJADAHONDA, LOS MOLINOS, MORALZARZAL, NAVACERRADA, NAVALAGAMELLA, NAVAS DEL REY, PELAYOS DE LA PRESA, POZUELO DE ALARCON, QUIJORNA, ROBLEDO DE CHAVELA, LAS ROZAS DE MADRID, ROZAS DE PUERTO REAL, SAN LORENZO DE EL ESCORIAL, SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS, SANTA MARIA DE LA ALAMEDA, SEVILLA LA NUEVA, TORRELODONES, VALDEMAQUEDA, VALDEMORILLO, VILLA DEL PRADO, VILLAMANTA, VILLAMANTILLA, VILLANUEVA DE LA CAÑADA, VILLANUEVA DE PERALES, VILLANUEVA DEL PARDILLO, VILLAVICIOSA DE ODON Y ZARZALEJO, condenando a la demanda a que de forma inmediata cese en el uso de la denominación PRESSTO en la distinción de un establecimiento de tintorería rápida en Galapagar, retirando del mismo todos los efectos, documentación, incluido rótulo de establecimiento en que se esté materializando el uso de dicha expresión, condenando a la demandada a indemnizar a la actora en los daños y perjuicios causados por la ubicación de local con la denominación comercial PRESSTO en el término municipal de Galapagar.

La Sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia núm. 55 de Madrid el 5 de octubre de 2.000, en los autos de juicio de menor cuantía núm. 548 de 1.999, desestimó la demanda. Sus fundamentos decisivos se pueden resumir en cuatro apartados: a) En cuanto a la acción de nulidad basada en el art. 3.2 LM se rechaza por falta de notoriedad de la marca o nombre comercial de la actora y ausencia de solicitud de registro al tiempo de ejercitarse la acción de nulidad; b) En lo que se refiere a la acción del art. 77 LM se desestima porque "no constando la inscripción del nombre comercial alegado, carece de protección frente a una marca inscrita al no poder reivindicar su derecho al uso de manera exclusiva"; c) En lo que atañe a la acción fundada en el art. 6 de la LCD se rechaza porque la notoriedad de la marca de la entidad demandada que cuenta con la protección registral hace inviable la posibilidad de confusión en los términos concebidos en dicho precepto; y, d) Por último, en cuanto a la pretensión contenida en el apartado noveno del suplico de la demanda se desestima por el principio constitutivo que recoge el art. 3.1 LM y por ser incompatible con la desestimación de la acción de nulidad, así como con las consecuencias que la falta de notoriedad declarada en relación con el nombre comercial de la demandada trae consigo.

La Sentencia dictada por la Sección Undécima Bis de la Audiencia Provincial de Madrid el 1 de octubre de 2.002, en el Rollo núm. 17 de 2.002, desestima el recurso de apelación de Euroservicio Jac S.L. y confirma la resolución del Juzgado de 1ª Instancia. Rechaza la acción fundada en el art. 3.2 LM por falta de notoriedad, y la del art. 77 LM porque, si bien el derecho al nombre comercial nace bien del uso o bien del registro, sin embargo sólo al titular de un nombre comercial registrado le reconoce la Ley todas las facultades que la misma señala para el titular de una marca registrada. Por lo que respecto a la acción del art. 6 LCD razona que la notoriedad de la marca de la entidad demandada que cuenta con protección registral y su espectacular expansión ("las franquicias de TINTORERIAS PRESS TO están ubicadas en todo el territorio nacional desde 1995") contradice el perjuicio que se alega (por la actora-apelante) respecto a los consumidores y a la propia demandante, y tampoco se ha acreditado que la demandada al registrar la marca lo haya hecho en fraude de los derechos de la actora o que haya pretendido beneficiarse del prestigio, crédito o fama obtenida por aquélla que únicamente es titular de una tintorería en el término Municipal de Galapagar.

Por Euroservicio Jac S.L. se formuló recurso de casación articulado en nueve motivos, que fue admitido por Auto de 3 de julio de 2.007 por haberse justificado el presupuesto de recurribilidad previsto en el ordinal 3º del art. 477.2 LEC .

Antes de entrar en el estudio de los motivos procede sentar dos consideraciones que condicionan su examen. La primera es que el recurso de casación no comprende el examen de cuestiones procesales, las cuales corresponderían al extraordinario por infracción procesal, aquí no planteado, y no cabe cuestionar en el mismo, directa o subrepticiamente, las apreciaciones fácticas de la sentencia recurrida, porque es ajeno a este recurso todo lo que se halle relacionado con el juicio de hecho. La segunda consideración es que nos encontramos ante la modalidad de recurso de casación caracterizada por la exigencia como presupuesto de recurribilidad del interés casacional, el cual, si en el momento procesal de la admisión opera como causa de admisibilidad, en este momento procesal de la sentencia opera, además, como complemento del motivo único de la casación - infracción de norma del ordenamiento jurídico- (art. 477.1 LEC ), de modo que en el supuesto que se arguya "infracción de doctrina jurisprudencial", el juicio casacional se centrará en si se produce la violación de la misma en relación con la interpretación o aplicación de la norma del ordenamiento jurídico indicada, lo que exige examinar la realidad y actualidad de la jurisprudencia, y su hipotética vulneración. Por lo expuesto, no se tomarán en cuenta las alegaciones fácticas de la parte recurrente que diverjan de las apreciaciones de la sentencia recurrida, y el juicio jurisdiccional se circunscribe a examinar si la jurisprudencia citada es adecuada y ha sido violada.

SEGUNDO

En el primer motivo del recurso se alega infracción del art. 3.2 en relación con los arts. 85 y 12.1.c) de la LM 32/1.988 .El fundamento del motivo consiste en que la sentencia recurrida (como la de primera instancia) es incongruente porque no ha resuelto la acción ejercitada al amparo del art. 3.2 LM de conformidad con el planteamiento efectuado en la demanda, sea éste planteamiento erróneo o no, adecuado o no. Según la parte recurrente, el planteamiento que efectuó habría requerido por parte del juzgador interpretar el art. 3.2 LM en relación con los arts. 85 y 12.1 .c), todos ellos de la LM, pues en la demanda se alegaba, y la sentencia lo tiene por probado, que la entidad actora concurre con la marca PRESTO dintinguiendo un negocio de tintorería, en la localidad de Galapagar con incidencia de actividad en localidades cercanas, por lo que puede considerarse el uso de dicha expresión a título de rótulo de establecimiento.

El motivo debe desestimarse porque se plantea una cuestión procesal ajena al recurso de casación. La incongruencia constituye un vicio de la sentencia, cuya denuncia sólo cabe efectuar en el recurso extraordinario por infracción procesal, bien mediante el motivo del ordinal 2º del art. 469.1 en relación con el art. 218.1, ambos LEC, o bien mediante el motivo del ordinal 4º del art. 469.1 en relación Disp. Final 16ª.1, 7ª , incisa final, ambos LEC, cuando afecte al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva ex art. 24.1 CE . Lo mismo habría ocurrida si se entendiera que hay falta de motivación (art. 218.2 LEC ).

TERCERO

En el motivo segundo se acusa como infringido el art. 77 de la Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1.988 . El motivo así planteado, sin referencia alguna a la infracción de doctrina jurisprudencial [o en su caso a otro de los presupuestos de recurribilidad], es inadmisible porque contradice la distinción excluyente (sentada en el Acuerdo de 12 de diciembre de 2.000 y resolución de esta Sala) entre los supuestos de los ordinales 2º y 3º del art. 477.2 LEC que de otro modo quedarían asimilados. Sin embargo como en el motivo quinto se plantea la violación del art. 8 del Convenio de la Unión de París en relación con el art. 77 LM 32 /88 en la perspectiva de infracción de la doctrina jurisprudencial, procede examinar el contenido de los dos motivos conjuntamente.

Antes de seguir adelante debe señalarse que no cabe tomar en consideración las Sentencias de las Audiencias Provinciales citadas en las páginas 73, 76 y 78 del recurso porque las mismas no integran doctrina jurisprudencial a efectos de casación civil, la cual sólo la constituyen las Sentencias de esta Sala 1ª del TS, y porque no es el supuesto del recurso planteado la existencia de jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales del art. 477.3 LEC , el cual por lo demás tampoco cabría invocar al ser irrelevante cuando sobre el tema existe doctrina jurisprudencial del TS.

La doctrina jurisprudencial reseñada en el motivo como infringida se resume en las Sentencias de 9 de abril de 1.992 y de 14 de febrero de 2.000 , a las que es de añadir en aras a su actualidad la reciente Sentencia de 4 de junio de 2.008 (núm. 489 ), que ratifica la doctrina de las precedentes. Con arreglo a la misma, el art. 77 LM 32/1.988 regula la acción de nulidad que puede ejercitar el titular del nombre comercial respecto de una marca, de un nombre comercial o de un rótulo de establecimiento registrado con posterioridad, siempre que se ejercite antes de que transcurran cinco años desde la fecha de la publicación de la concesión correspondiente. Se exigen como requisitos: a) que se trate de un nombre comercial, con lo que se excluye el supuesto de que sea una mera denominación o razón social, y no cabe olvidar al respecto que ésta designa la empresa, identifica jurídicamente a ésta, en tanto el nombre comercial identifica la actividad empresarial -comercial o industrial- evitando la confusión de la clientela; b) que haya una utilización efectiva, con lo que se excluyen los casos esporádicos o actos ocasionales; c) que el uso sea anterior a la solicitud de registro de la marca (o signo distintivo respecto del que se pretende la nulidad); y d) que haya un riesgo de confusión, sin que sea suficiente el de asociación. No se exigen el registro (basta el uso) por lo que en dicho aspecto (para la acción de nulidad, no la de cesación) no es preciso que el nombre comercial esté registrado, y tampoco (en el ordenamiento jurídico de la Ley 32/1.988 ) la notoriedad.

El motivo se desestima porque falta la base fáctica del supuesto normativo consistente en la utilización del signo distintivo PRESSTO como nombre comercial. Y ello no sólo ya con una cierta generalidad territorial, sino ni siquiera, que en todo caso sería insuficiente, en el ámbito reducido de una comarca o una localidad. La resolución recurrida reconoce únicamente la titularidad de una tintorería en el término municipal de Galapagar, y esto no implica utilización de nombre comercial, que tampoco cabe deducir de los diversos razonamientos de las dos sentencias de instancia que rechazan la posibilidad de la protección jurídica con abstracción de si existe o no el uso al condicionar en todo caso la acción a que el nombre comercial se hallare registrado.

El rechazo del motivo, aunque sea por razonamiento distinto del de la resolución recurrida, es conforme a la doctrina de la causalidad del vicio -equivalencia de resultados o del resultado útil-, tradicionalmente reconocida para el recurso de casación, y que se resume en el apreciación de que debe desestimarse el motivo cuando es improcedente, aunque ello obedezca a razones diferentes de las que se exponen sobre el tema en la resolución recurrida.

CUARTO

En el motivo tercero se alega infracción del art. 8 del Convenio de la Unión de París para la protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1.983 , en su Texto Revisado según Acta de Estocolmo de 14 de julio de 1.967 vigente en España según Instrumento de Ratificación de 13 de diciembre de 1.971. El motivo en principio es inadmisible en cuanto que no cita infracción de doctrina jurisprudencial, pero como sí se hace en el motivo sexto, se examinan conjuntamente los contenidos de ambos motivos.

Los motivos se desestiman habida cuenta que no se puede infringir la doctrina jurisprudencial de las Sentencias de la Sala 1ª que se citan porque no se da la situación prevista en las mismas respecto de la existencia de un nombre comercial extranjero; y, aparte de ello, ya se ha dicho que no hay utilización por la entidad actora de un nombre comercial, y, en cualquier caso ("ad omnem eventum"), como declara la Sentencia de esta Sala de 5 de febrero de 2.008 (num.40 ), "el mandato que contiene el art. 8 del Convenio de la Unión de París, respecto del nombre comercial no registrado se cumple en nuestro ordenamiento vigente en la fecha de la interposición de la demanda [similar al caso que se enjuicia] -al margen de la previsión del art. 77 de la Ley 32/1.988 [tema examinado en el fundamento anterior de esta resolución]-mediante los tipos correspondientes descritos en la Ley 3/1.991 ".

QUINTO

En el motivo cuarto del recurso se alega que la sentencia recurrida infringe los arts. 5 y 6 de la Ley 3/1.991, de 10 de enero , de competencia desleal. El motivo incurre en el defecto de no citar doctrina jurisprudencial, aparte de hacer apreciaciones fácticas divergentes de las de la resolución recurrida (la notoriedad de una marca es una cuestión de hecho), lo que determina irremisiblemente su inadmisión, de conformidad con el art. 483.2, en relación con el art. 477.2, y 3, ambos LEC , que en este momento procesal opera como causa de desestimación.

En el motivo octavo se aduce inadecuada interpretación/aplicación de la doctrina jurisprudencial relativa a la aplicación de los arts. 5 y 6 , interrelacionando los arts. 6 y 12, todos ellos de la Ley 3/1.991, de 10 de enero, de Competencia Desleal .

El motivo debe seguir la misma suerte desestimatoria de los anteriores por las razones siguientes: a) Acumula confusamente la infracción de los tipos de competencia desleal de los arts. 5 y 6 de la LCD , los que exigían un tratamiento por separado, de modo que el examen de la cláusula general ex art. 5 sólo procede una vez desestimada la eventualidad del ilícito del acto de confusión ex art. 6 ; b) El planteamiento relativo al art. 5 constituye cuestión nueva, o al menos "per saltum", pues no fue examinado concretamente en las sentencias de primera instancia y apelación, sin que se haya denunciado incongruencia, o falta de motivación; c) Respecto del art. 5 LCD se alega una sóla Sentencia de la Sala 1ª , lo que hace inviable el recurso de casación por interés casacional, pues las otras dos son de Audiencia Provincial y, por consiguiente, no integran doctrina jurisprudencial; d) Las Sentencias de esta Sala que se citan, relativas al art. 6 LCD, -6 de julio de 2.001, 17 de julio de 1.997 y 8 de mayo de 1.997-, en las partes transcritas contienen doctrina general que en modo alguno ha sido desconocida en la sentencia recurrida; y, e) No consta que la parte demandante haya utilizado el elemento distintivo denominativo PRESSTO como marca ni como nombre comercial, y de ningún modo cabe entender [lo que se razona en el plano dialéctico] que una utilización de dichos signos sin hallarse registrados pueden pretender un derecho de exclusiva, y excluyente, respecto de las marcas registradas de la demandada, cuya notoriedad es además un añadido, fácticamente incólume y, por ende, vinculante para este Tribunal.

SEXTO

En el motivo séptimo se alega inadecuada interpretación/aplicación de la doctrina jurisprudencial relativa a la aplicación del art. 3.2 en relación con los arts. 85 y 12.1.c) de la Ley de Marcas 32/1.988, de 10 de noviembre .

El motivo se desestima porque no se cita ninguna Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo que son las únicas que integran doctrina jurisprudencial, por lo que carecen de eficacia a efectos de "interés casacional" las Sentencias de las Audiencias Provinciales, salvo en el caso de que se invoque el supuesto de contradicción entra las mismas del art. 477.3 LEC , lo que no es el caso del motivo que se examina. A los meros efectos dialécticos procede decir que la protección de los rótulos de establecimiento de la Ley de Marcas 32 de 1.988, de 10 de noviembre (arts. 82 a 86 ) opera únicamente respecto de los registrados, lo que no consta lo esté el de autos.

SEPTIMO

En el motivo noveno se aduce inadecuada interpretación/aplicación de la doctrina jurisprudencial con respecto a la aplicación de la doctrina jurisprudencial relativa a la notoriedad de los signos distintivos en su examen comparativo con otros, anteriores o posteriores.

El motivo decae porque las Sentencias que se transcriben parcialmente son todas ellas de la Sala 3ª de este Tribunal Supremo que si bien tienen un elevado valor jurídico no integran doctrina jurisprudencial alos efectos de fundamentar el recurso de casación civil por interés casacional, por lo que su contenido no es examinable salvo casos especiales que no concurren en el presente recurso.

OCTAVO

La desestimación de todos los motivos del recurso conlleva la declaración de no haber lugar al mismo y la imposición de las costas a la parte recurrente al no existir serias dudas de derecho sobre la improcedencia del recurso, todo ello de conformidad con lo establecido en el art. 398.1 en relación con el 394 , ambos de la LEC.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

FALLAMOS

Que declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil EUROSERVICIO JAC, S.L. contra la Sentencia dictada por la Sección 11ª bis de la Audiencia Provincial de Madrid en el Rollo núm. 17 de 2.002 , y condenamos a la parte recurrente al pago de las costas procesales causadas en el recurso. Publíquese esta resolución con arreglo a derecho, y devuélvanse a la Audiencia los autos originales y rollo de apelación remitidos con testimonio de esta resolución a los efectos procedentes.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Jesús Corbal Fernández.- Vicente Luis Montés Penadés.- Clemente Auger Liñán.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Jesús Corbal Fernández, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.

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