STS, 26 de Enero de 2006

Dª. Elsa interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco el recurso contencioso-administrativo número 3082/1996 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 28 de noviembre de 1995, confirmado por el de 22 de mayo de 1996, que denegó el modelo industrial número 133.899/4, "Llaves, en serie de cinco A/E".

En su escrito de demanda, de 24 de abril de 1998, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "estimando el presente recurso, declarando no conformes a derecho las resoluciones recurridas emitidas por la O.E.P.M. de fechas 28 de noviembre de 1995 y 22 de mayo de 1996, denegatorias del Modelo Industrial 133.899 de mi patrocinada, la nulidad de las mismas y, en consecuencia, la concesión del precitado Modelo Industrial de mi mandante 133.899". Por otrosí solicitó el recibimiento a prueba.

El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 24 de junio de 1998, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia desestimatoria del recurso.

"Super Ego Tools, S.A." contestó a la demanda con fecha 23 de julio de 1998 y suplicó sentencia "desestimando el recurso contencioso-administrativo planteado y, en consecuencia, declarando ser conformes a derecho las resoluciones administrativas impugnadas, con imposición de costas a la parte actora".

"Infime, S.A." contestó a la demanda por escrito de 7 de octubre de 1998 y suplicó sentencia por la que se confirmen los actos registrales recurridos, manteniéndose la denegación de inscripción registral del referido modelo industrial". Por otrosí interesó el recibimiento a prueba.

Practicada la prueba que fue declarada pertinente por auto de 24 de febrero de 1999 y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dictó sentencia con fecha 13 de octubre de 2000 , cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Primero.- La disconformidad a Derecho de la resolución impugnada en lo referente a la denegación del registro del modelo industrial número 133.899, en sus variantes A, B y C, por lo que la debemos anular y anulamos. Segundo.- La conformidad a Derecho de la resolución impugnada en lo referente a la denegación del registro del modelo industrial número 133.899 en sus variantes D y E, declarándola conforme a Derecho. Tercero.- El derecho de la recurrente a inscribir en el registro de la propiedad industrial el modelo industrial número 133.899, en sus variantes A, B y C. Cuarto.- No hacer expresa imposición de costas procesales".

Con fecha 6 de mayo de 2003 "Infime, S.A." interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 3575/2003 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:

al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional , "para invocar que hubo quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas que rigen los actos y garantías procesales [...] al haber infringido las normas del apartado 1º del artículo 89 y del apartado 3º del artículo 113 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ."

al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional , "al entender mi parte que ésta no ha sido congruente con la totalidad de las alegaciones deducidas por la coadyuvante Infime, S.A. en su escrito de contestación a la demanda [...]. Por ello, se denuncia en este motivo de casación que el juzgador a quo no ha acomodado su sentencia al contenido de los artículos 33.1 y 67.1 de la misma Ley Jurisdiccional ".

al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional , "por entender mi parte que la sentencia recurrida ha infringido el precepto contenido en el apartado 3º del artículo 188 del Estatuto de la Propiedad Industrial , en relación con el artículo 6 de la Ley de Patentes ".

Dª. Elsa presentó escrito de oposición al recurso y suplicó a la Sala "declare la inadmisión del mismo por manifiesta carencia de fundamento; subsidiariamente la inadmisión de los motivos primero y segundo del referido recurso y la desestimación del motivo tercero; y subsidiariamente para el supuesto de que no fueran atendidas ninguna de las anteriores, la total desestimación del referido recurso, confirmándose en todo caso íntegramente la Sentencia recurrida, con expresa condena en costas a la recurrente".

El Abogado del Estado se opuso igualmente al recurso y suplicó su desestimación con imposición de costas al recurrente.

Por providencia de 11 de octubre de 2005 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 18 de enero de 2006, en que ha tenido lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Magistrado de Sala

La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco con fecha 13 de octubre de 2000 , estimó parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Dª. Elsa y anuló las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas en la medida en que habían denegado del registro del modelo industrial número 133.899, en sus variantes A, B y C. El acto administrativo fue confirmado en lo referente a la denegación del registro del modelo industrial en sus variantes D y E.

La señora Elsa se ha conformado con la sentencia que sólo en parte le es favorable. Por el contrario, una de las sociedades que se habían opuesto a la inscripción del modelo industrial número 133.899, "Infime, S.A." (que, a su vez, era titular del modelo industrial número 116.670 referido a "Llaves inglesas"), la recurre en casación.

La Sala de instancia resumió en el fundamento jurídico primero de la sentencia las razones en las que se basaba la pretensión formulada contra las resoluciones (inicial y confirmatoria) de la Oficina Española de Patentes y Marcas, organismo que había considerado, en síntesis, que no podía acceder al registro del modelo industrial nº 133.899/4 por cuanto sus variantes A, B y C resultaban ya anticipadas por el modelo industrial nº 116.670, y las variantes D y E del modelo industrial nº 133.899 presentaban falta de novedad y eran confundibles con el dibujo industrial nº 15.562 en su variante A y con la marca nº 1.129.991.

En el fundamento jurídico segundo de la sentencia impugnada la Sala de instancia declaró como probados los siguientes hechos "[...] a la vista de los dictámenes periciales realizados tanto en las actuaciones jurisdiccionales como en el expediente administrativo (D. Marcelino, D. Luis Miguel y Dª Camila junto con D. Darío), a la vista de los ejemplares físicos de llaves aportados a la causa y tras el examen de los demás documentos obrantes en el expediente administrativo":

"[...] Que el 23 de noviembre de 1994 doña Victoria presentó solicitud de registro en la Oficina Española de Patentes y Marcas del modelo industrial número 133.899 cuya variante A consistía en una llave inglesa cuya zona angular del acoplamiento de sus mordazas tiene forma redondeada, donde la mordaza móvil presenta un rebaje. Que la cabeza confluye hacia el mango presentando dos pequeños escalones. El mango se configura de manera plana con un progresivo y ligero ensanchamiento en anchura en toda su longitud, existiendo al final del mango un orificio circular centrado.

Que el modelo industrial número 133.899, en su variante B añade a lo antedicho que la cabeza de la citada llave inglesa presenta sendas caras planas rectificadas que afectan parcialmente a las mordazas.

Que el modelo industrial número 133.899, en su variante C añade a lo antedicho un diseño en su mango visto de canto un menor adelgazamiento que el de ambas variantes anteriores.

Que el modelo industrial número 133.899, en su variante D consiste en una llave para tubos caracterizada porque en su cara lateral presenta sendas franjas transversales de superficie rectificada en ligero relieve, siguiendo dichas franjas en su forma longitudinal un correlativo paralelismo con el borde superior de la conformación, con forma ligeramente curvada.

Que el modelo industrial número 133.899, en su variante E presenta dos franjas transversales de superficie rectificada, en ligero relieve presentando una forma de V.

Que el modelo industrial número 116.670, en su variante A se refiere a una llave inglesa caracterizada porque el eje longitudinal del mango y el de la cabeza forman un ángulo de 22° y 30 minutos presentando su mango forma plana y un rehundido en ambas caras. La cabeza es ligeramente ahusada presentando una arista paralela al eje geométrico del sinfín y su otra ventana (en la que no se aloja el sinfín) es rectangular.

Que el modelo industrial número 116.670, en su variante B presenta respecto de la variante A un mango ergonómico.

Que el modelo industrial número 116.670, en su variante C presenta respecto de ambas variantes anteriores un ángulo de 15° entre el eje longitudinal del mango y el de la cabeza siendo el contorno exterior de las mordazas y el mango arqueado convexamente.

Que el modelo industrial número 116.670 en su variante D respecto de los modelos A y B presenta nuevamente un ángulo de 22° 30´ entre el eje longitudinal del mango y el de la cabeza siendo el mango plano y presentando una escala graduada cuyo cero coincide con un índice que presenta la mordaza móvil en posición de cierre de la llave.

Que el modelo industrial número 116.670, en su variante E presenta como diferencias respecto de la variante D un mango ergonómico.

Que el modelo industrial número 116.670, en su variante F presenta una escala graduada cuyo cero coincide con un índice que ostenta la mordaza móvil.

Que el modelo industrial número 124.065 consiste en un mango para llaves accionadas de tuercas y similares en lo que aquí interesa. Que el modelo industrial número 106.028 consiste en una llave inglesa.

Que el dibujo industrial número 15.562, en su variante A, aplicable a la ornamentación de herramientas, consiste en una figura de conformación general en V invertida de alas muy abiertas en la que una de estas viene definida por dos trazos paralelos.

Que el dibujo industrial número 15.562, en su variante B consiste en una figura definida en forma de V invertida de ramas muy abiertas, trazos estos que se extienden equidistantemente.

Que la marca número 1.129.991, propiedad de 'Super Ego Tools', sociedad anónima coincide con el dibujo industrial número 15.562 en su variante A."

Sentados estos hechos, y tras exponer en los fundamentos jurídicos tercero y cuarto, de manera exhaustiva, los criterios pertinentes para calibrar "la novedad y anticipación entre objetos tan similares como son las llaves inglesas y tan difícilmente susceptibles de variación", la Sala de instancia acometió el estudio del "modelo industrial 133.899, en sus cinco variantes, apreciando todas las diferencias morfológicas, respecto de cada variante, que existan con los modelos oponentes en su conjunto, tal y como exige el Tribunal Supremo", comenzando por el "análisis de la susceptibilidad de inscripción de las variantes A, B y C del modelo industrial 133.899 en relación con la oposición formulada por Infime S.A. como titular del modelo industrial 116.670 en sus variantes A, B, C, D, E y F."

El resultado o conclusión final de dicho análisis, expuesto de forma minuciosa en el fundamento jurídico cuarto tras examinar los informes obrantes en autos, fue que "[...] teniendo presente todo lo antedicho, esta Sala considera que la suma de las diferencias puestas de manifiesto en cada una de las variantes del modelo industrial 133.899 solicitante es suficiente para diferenciarlas de las seis variantes del modelo industrial 116.670, hoy oponente. Sobre la base de todo ello resulta obligada la estimación del presente motivo impugnatorio declarando que del modelo industrial 133.899 en sus variantes A, B y C reúne no sólo el elemento teleológico y el sustantivo como más arriba se expuso sino también que presentan la creatividad y novedad necesaria que le permite su diferenciación del modelo oponente."

Dicho lo cual, en los fundamentos jurídicos quinto y sexto de su sentencia la misma Sala examinó las variantes D y E para concluir que respecto de ellas la respuesta debía ser favorable a la confirmación del acto impugnado. Esta parte de la sentencia, como ya hemos indicado, no fue recurrida por la señora Elsa, por lo que deviene firme.

En el primer motivo de casación, deducido al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional , "Infime S.A." denuncia el "quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas que rigen los actos y garantías procesales, con indefensión para mi parte", pues entiende ésta que "el tribunal de instancia ha secundado y no ha enmendado los defectos de procedimiento en que incurrieron las resoluciones del expediente al haber infringido las normas del apartado 1º del artículo 89 y del apartado 3º del artículo 113 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ."

El motivo es inadmisible pues confunde los quebrantamientos de forma procesales, imputables a los órganos jurisdiccionales (que son los únicos en que puede basarse la denuncia amparada en el artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional ) con los defectos en la tramitación de los expedientes administrativos.

La infracción de las normas que rigen los actos y garantías procesales requiere, para ser objeto válido de un motivo de casación al amparo de esta vía, que el defecto in procedendo se impute directa e inmediatamente a la actuación del órgano jurisdiccional, que habría incurrido en él a lo largo del proceso judicial. Cuando no es así y lo que a éste se imputa es que su control del acto administrativo ha dejado de apreciar un determinado vicio de procedimiento previo al acto mismo final, o ha interpretado o aplicado indebidamente la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común , lo procedente es acudir al motivo de casación referido a las infracciones del ordenamiento jurídico (artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional ).

Por lo demás, como bien afirma la parte que se opone al recurso de casación, la postura que asume "Infime, S.A." en este primer motivo es contradictoria con su actuación procesal anterior ya que tanto a lo largo del expediente administrativo (en concreto, al interesar la desestimación del recurso ordinario deducido por la señora Elsa frente a la denegación inicial del registro), como a lo largo del recurso contencioso-administrativo interpuesto por dicha señora, había defendido precisamente la conformidad a derecho de los actos administrativos impugnados. Resulta contradictorio con dicha postura procesal, decimos, que ahora en casación aduzca la violación de un defecto procedimental de aquellos actos generador de su nulidad.

El segundo motivo de casación, también de naturaleza procesal, se formula de nuevo al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional . Considera la recurrente que la sentencia "no ha sido congruente con la totalidad de las alegaciones deducidas por la coadyuvante Infime, S.A. en su escrito de contestación a la demanda, pues esta sociedad se apoyó en un doble e independiente itinerario normativo para justificar la denegación de registro que las resoluciones del expediente de autos habían inferido al modelo industrial número 133.899 y, sin embargo, ha ignorado absolutamente una de las dos vías legales invocadas, en concreto la del apartado 3º del artículo 188 del Estatuto de la Propiedad Industrial . Por ello, se denuncia en este motivo de casación que el juzgador a quo no ha acomodado su sentencia al contenido de los artículos 33.1 y 67.1 de la misma Ley Jurisdiccional ".

El "doble e independiente itinerario normativo" al que se refiere la parte impugnante consistía en que su oposición al registro del nuevo modelo 133.899 estaba justificada tanto por la protección a la que era acreedor su propio modelo prioritario (el número 116.670) como por la falta de novedad de aquél derivada de la existencia de otros modelos prioritarios de ciertas firmas competidoras (en concreto, el modelo 124.065 de la firma "Egomaster, S.A.", y el modelo 106.028 de la firma "AB Bahco"). Alegaciones estas últimas que, con carácter de complementarias, se exponen, en efecto, en las dos últimas páginas de las 58 que contienen los hechos y fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

El motivo debe ser rechazado pues el tribunal de instancia no "ignoró" el argumento complementario de la demandada sino que le dio respuesta en la sentencia sin incurrir, por lo tanto, en incongruencia omisiva. La respuesta -desestimatoria- se expresó en estos términos del fundamento jurídico cuarto de la sentencia de instancia: "No puede admitirse la consideración realizada por la coadyuvante 'Infime, S.A.' referida a la necesidad de tener en cuenta otros modelos industriales inscritos que no han formulado oposición, como son el modelo industrial 124.065 y el modelo industrial 106.028 a fin de determinar la novedad del modelo en tanto que la propiedad industrial es un derecho disponible por su titular, pudiendo perfectamente admitir o tolerar acciones que la menoscaben e incluso podría tratarse de modelos industriales (aunque no es caso) que pertenecieran a un mismo titular (perdiendo entonces sentido la oposición de terceros sobre la base de esta hipotética similitud)."

Ha de tenerse en cuenta, además, que el tribunal sentenciador en su auto de 21 de abril de 1999 ya había considerado que del contenido de la prueba pericial propuesta por "Infime, S.A." eran improcedentes las cuestiones "referidas a los modelos industriales números 124.065 (Egomaster, S.A.) y 106.208 (Ab Bahca) ya que no fueron utilizados por la Oficina Española de Patentes y Marcas como fundamento de su resolución denegatoria". El auto no fue impugnado por la parte cuya pretensión fue parcialmente rechazada.

La Sala de instancia, pues, razonó y se pronunció en un determinado sentido -desfavorable para la parte que las había formulado- sobre las alegaciones vertidas en la contestación a la demanda respecto de cómo habría de valorarse la "novedad" del nuevo registro en relación con los registros precedentes, propios de "Infime, S.A." o ajenos a ella. Dicho pronunciamiento podrá ser objetado - como, en efecto, se hace a través del siguiente motivo de casación- en cuanto al fondo, pero no hay duda de que da respuesta razonada a la correlativa alegación de la contestación a la demanda.

Al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional se deduce el tercer y último motivo de casación, en el que se considera vulnerado el artículo 188.3 del Estatuto de la Propiedad Industrial , en relación con el artículo 6 de la Ley de Patentes , "al no haber considerado [la Sala de instancia] que la falta de novedad del modelo industrial impugnado número 133.899 se advertía en la documentación que había divulgado los diseños de otras 'llaves inglesas', con ocasión de la publicación oficial de los modelos industriales números 116.670, 124.065 y 106.028, cuya documentación sirvió de soporte para fundamentar la impugnación que ha mantenido Infime, S.A. por aplicación de dicho precepto".

En lo que respecta al examen de las novedades del modelo impugnado 133.899 respecto del modelo prioritario de "Infime, S.A." número 116.670 baste decir que las conclusiones del tribunal de instancia se obtienen a partir de la apreciación de los diferentes informes periciales obrantes en autos, exhaustivamente analizados por aquel tribunal, sin que en casación pueda prevalecer la opinión contraria de la parte recurrente sobre aquella apreciación, de carácter predominantemente técnico. Como es bien sabido, las cuestiones referentes a la novedad de las modalidades registrales tienen el carácter de cuestión de hecho, cuya apreciación corresponde a los juzgadores de la instancia. Por lo demás, las referencias que en el tercer motivo de casación se hacen al respecto son muy escuetas y se limitan a reproducir una de las "coincidencias" parciales o "parecidos" relativos de ambos modelos industriales (en cuanto a la forma del mango de la llave inglesa) que el tribunal de instancia no tiene inconveniente en admitir respecto de la variante C.

El núcleo del motivo de casación se centra, sin embargo, en que el nuevo modelo no presenta "novedad" en relación con los modelos industriales números 124.065 y 106.028, de los que eran titulares firmas ajenas a la recurrente. Firmas que no se opusieron, en su día, a la pretensión de registro del modelo número 133.899.

Sostuvo la recurrente en su momento que el modelo industrial número 133.899 carecía de novedad con respecto al modelo industrial número 124.065 (en su variante A) "al copiar exactamente el mango de llave de éste" y al modelo industrial número 106.028 (en sus variantes B y C) "al copiar los rectificados de sus mordazas y el decrecimiento gradual del mango". Pero tales aseveraciones no pueden servir de base para el éxito del motivo de casación por dos razones:

1. En primer lugar, la comparación entre modelos antiguos y nuevos debe responder a un examen integral, no limitado a alguna o alguna de sus partes como hace la recurrente al contrastar partes específicas de unas llaves inglesas y de otras. Es posible, en efecto, que frente a coincidencias parciales existan también diferencias añadidas, no debiendo olvidarse que el objeto propio de protección del modelo industrial son las formas externas del producto comercializable, mientras que la funcionalidad o el beneficio utilitario corresponde más bien a los modelos de utilidad, esto es, aquéllos de cuya configuración, estructura o constitución resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación.

   Hemos repetido en numerosas ocasiones (la cita de las sentencias que así lo afirman se contiene, entre otras, en la de 3 de abril de 2001 ) que "para la inscripción de un modelo industrial se requiere, en primer lugar, que el objeto en que consista, además de servir de tipo para la fabricación de un producto, pueda definirse por su estructura, configuración, ornamentación o representación; y, en segundo término, que reúna la condición de novedad, de tal forma que se diferencie de modelo anteriormente registrado hasta el punto de no inducir a error o confusión a los compradores de los productos representados con el modelo solicitado. Recordamos también [...] que la condición de novedad, tratándose del acceso al registro de un modelo industrial, hay que referirla exclusivamente a la forma."

   Configurada en estos términos la noción de modelo industrial que contenía el Estatuto de la Propiedad Industrial aprobado por Real Decreto-Ley de 26 de julio de 1929 , Texto Refundido aprobado por Real Orden de 30 de abril de 1930, y ratificado con fuerza de Ley por la de 16 de septiembre de 1931 (Estatuto que en cuanto a la regulación de aquella figura jurídica ha sido ya derogado por la Ley 20/2003, de 7 julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial ), era forzoso acceder a la inscripción registral de un modelo industrial que contuviera diferencias formales junto a las similitudes que forzosamente han de tener unos instrumentos con las funciones y caracteres propios de las "llaves inglesas". Lo decisivo era, en el régimen ya derogado, que el conjunto tuviera elementos diferenciadores suficientes derivados de un diseño propio aun cuando, insistimos, existiera alguna similitud derivada de las características comunes ("formas generales", por emplear la terminología de la recurrente") de aquellos instrumentos.

2. En segundo lugar y con carácter ya no estrictamente necesario (pues el argumento precedente es la clave para la desestimación del motivo) diremos que las aseveraciones de "Infime, S.A." sobre las diferencias formales entre los dos modelos ajenos a su titularidad y el que era objeto de solicitud no han ido acompañadas de ningún elemento probatorio, habiéndose aquietado -según ya expusimos- ante la exclusión que la Sala de instancia hizo de la parte de la pericia relativa a aquéllos. Si ciertamente el artículo 188 del Estatuto sobre la Propiedad Industrial permitía denegar la concesión de los modelos industriales cuando se probare documentalmente que el modelo solicitado carecía de la condición de novedad, esta conclusión requiere un respaldo acreditativo que no se logró en el proceso de instancia. No obsta a ella la eventual aplicación del artículo 6 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, Patentes de Invención y Modelos de Utilidad que utiliza el factor "estado de la técnica" como elemento de juicio a partir del cual decidir si una invención es nueva o no, pues para resolver acerca de la concurrencia de tal factor son imprescindibles los informes técnicos inexistentes en este caso.

Procede, pues, la desestimación del recurso con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido, conforme prescribe el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional .

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español