STS, 8 de Mayo de 2008

PonenteMANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONA
ECLIES:TS:2008:2096
Número de Recurso6104/2005
ProcedimientoCONTENCIOSO
Fecha de Resolución 8 de Mayo de 2008
EmisorTribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a ocho de Mayo de dos mil ocho.

Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 6104/2005 interpuesto por "ALLIED DOMECQ ESPAÑA, S.A.", representada por la Procurador Dª. Almudena González García, contra la sentencia dictada con fecha 13 de mayo de 2005 por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 429/2002, sobre registro de la marca número 2.337.910, "Casa Castellanos"; es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por el Abogado del Estado, y "BODEGAS NAVARRO LÓPEZ, S.L.", representada por la Procurador Dª. Rosa Sorribes Calle.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero

"Agrupación Bodegas Navarro López Cañada y Nieto, S.L." interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 429/2002 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 14 de junio de 2002 que, al estimar el recurso de alzada, denegó la inscripción de la marca número 2.337.910, "Casa Castellanos".

Segundo

En su escrito de demanda, de 27 de diciembre de 2002, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "estimando este recurso y declarando nula y sin ningún valor ni efecto la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, del día 14 de junio de 2002, por la que el citado Organismo Oficial, denegó la marca nº 2.337.910 al estimar el recurso administrativo interpuesto por Pedro Domecq, S.A. contra la resolución originaria de concesión, anulando tal acto por no hallarse ajustado a Derecho y declarando la procedente concesión de la referida marca nº 2.337.910, 'Casa Castellanos' (mixta), limitada a 'vinos', ordenándolo así para su cumplimiento por la Oficina Española de Patentes y Marcas". Por otrosí interesó el recibimiento a prueba.

Tercero

El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 17 de febrero de 2003, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia "desestimando el presente recurso".

Cuarto

"Allied Domecq España, S.A." contestó a la demanda con fecha 8 de abril de 2003 y suplicó sentencia "desestimando el presente recurso contencioso-administrativo, absolviendo a la Administración Pública de la demanda formulada contra la misma y confirmando el acuerdo recurrido que denegó la solicitud de marca nº 2.337.910 'Casa Castellanos'."

Quinto

No habiéndose recibido el pleito a prueba y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 13 de mayo de 2005, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Ha lugar al recurso interpuesto por la Procuradora Dª. Rosa Sorribes Calle en representación de Agrupación de Bodegas Navarro López Cañadas y Nieto, S.L., declarando el derecho de la parte actora al registro pretendido, con anulación del acto recurrido, sin costas".

Sexto

Con fecha 23 de noviembre de 2005 "Allied Domecq España, S.A." interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 6104/2005 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:

Primero

al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional, "al haber sido dictada la sentencia con quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia".

Segundo

al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, "al haberse dictado con infracción, por aplicación errónea e indebida, de normas del ordenamiento jurídico y jurisprudencia interpretativa y aplicativa de las mismas, en relación con el caso como son: a) Artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas. [...] b) Artículo 11.c) de la misma Ley de Marcas. [...] c) Infracción de la doctrina contenida en la jurisprudencia."

Séptimo

El Abogado del Estado presentó escrito absteniéndose de evacuar dicho trámite de oposición.

Octavo

Por auto de 15 de enero de 2007 se declaró caducado el trámite para la "Agrupación de Bodegas Navarro López Cañadas y Nieto, S.L.".

Noveno

Por providencia de 28 de noviembre de 2007 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 30 de abril de 2008, en que ha tenido lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Magistrado de la Sala

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero

La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 13 de mayo de 2005, estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Agrupación Bodegas Navarro López Cañada y Nieto, S.L.", anuló la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas que había denegado su registro y acordó la inscripción de la marca número 2.337.910, "Casa Castellanos", para distinguir productos de la clase 33 del Nomenclátor Internacional, en concreto "bebidas alcohólicas (excepto cervezas)".

A la inscripción de la marca número 2.337.910, "Casa Castellanos", solicitada por "Agrupación Bodegas Navarro López Cañada y Nieto, S.L.", se había opuesto "Destilerías y Crianza de Whisky, S.A." en cuanto titular de la marca número 2.050.974 (X), que ampara productos de la misma clase, en concreto "anís".

Segundo

La Sala de instancia anuló la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta, a su vez, había inicialmente admitido el registro de la nueva marca y más tarde, al resolver el recurso de alzada contra la concesión, fundó en estas razones su denegación:

"[...] Concurren en él [caso de autos] los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 12.1 citado [de la Ley], por existir entre los distintivos enfrentados marcas solicitada 'Casa Castellanos', nº M 2.337.910, clase 33, denominativa, y la marca recurrente 'Anís Castellana', nº M 2.050.974, mixta, clase 33, una evidente similitud, pues ambas coinciden en el distintivo principal 'Castellanos' y los elementos gráficos de la marca solicitada no son lo suficientemente característicos como para eliminar las semejanzas apreciadas. Asimismo, existe una identidad aplicativa pudiendo generar un riesgo de asociación de los consumidores.

Respecto de la notoriedad del signo recurrente y consiguiente aprovechamiento indebido del signo recurrido, debemos matizar que tal aprovechamiento indebido presupone en primer lugar la reputación de la marca anterior, es decir, el extendido y generalizado conocimiento de la marca en el sector del mercado en el que opere, lo que no se puede dudar respecto de la marca recurrente. Asimismo, debe concurrir de un lado la identidad o semejanzas sustanciales entre los signos en litigio; de otro, y a pesar de la extraprotección aplicativa de las marcas notorias, los productos o servicios de ambos signos deben estar en una zona competitiva o mercado próximo para poder entender que existe un debilitamiento del signo anterior. Por todo ello, y en virtud de lo señalado en el considerando primero, entendemos que el caso que nos ocupa concurre en la prohibición descrita".

Las consideraciones en las que se basó el tribunal sentenciador para pronunciarse en el sentido en que lo hizo fueron las siguientes:

"Aplicado lo dicho en el tercer fundamento al caso concreto, la presentación de ambos productos es absolutamente dispar. La solicitada (véase la demanda, folio 18) es un etiquetado de fondo marrón claro con el dibujo de un caserío y viñedos y debajo la expresión Casa Castellanos. La obstativa es otro etiquetado con un rectángulo coloreado en rojo, con la figura de una mujer típicamente ataviada que porta una botella blanca y la denominación Anís Castellana. La pedida es una verdadera etiqueta de vinos y la opuesta lo es de anisado según los formatos al uso. La expresión Casa es tan propia de vinos como Palacio, Señorío, Pago... y otros muchos ejemplos, en tanto el anís es siempre Anís y luego un diferenciador. Es imposible la confusión acerca de los productos que contienen las botellas y más aún por lo que pregona la codemandada, la notoriedad y expansión de su producto y que se vuelve en su contra. Quien quiere 'una castellana' (es lo normal) no va a admitir que le sirvan un vaso de vino de Valdepeñas, y en este ejercicio de sencillez explicativa es donde está el quid del debate. Ignoramos los precedentes administrativos de rechazo de los vinos que dice la codemandada así como las razones de ello que no nos vinculan. Si, como dice la resolución, Castellanos es el núcleo (y por extensión Castellana), sería inapropiable por el art. 11-c de la Ley de Marcas. Aquí el núcleo es el todo, no una de las partes y menos aún la no monopolizable".

Tercero

En el primer motivo de casación, deducido al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional, se imputa a la Sala de instancia el quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia. El vicio formal -esto es, la incongruencia de la sentencia- se habría producido, desde el momento en que el tribunal: a) no compara las marcas objeto de debate tal como son y han sido objeto de debate, errando gravemente al describir el signo obstativo; b) afirma desconocer los precedentes citados por la demandada cuando lo cierto es que se acompañaron a su escrito de contestación a la demanda; c) no expresa los razonamientos que conducen al fallo; y d) no ofrece explicación suficiente respecto del efecto adverso de la notoriedad de "Anís Castellana".

El motivo debe ser acogido a la vista de la primera imputación de las cuatro transcritas. El razonamiento de la sentencia de instancia se construye sobre una premisa errónea que desvirtúa el planteamiento procesal de la parte recurrente. La marca que ésta oponía como obstáculo a la inscripción de la aspirante era la denominativa "Anís Castellana", carente de gráfico o etiqueta alguna. No podía la Sala de instancia, pues, basarse en unos supuestos e inexistentes componentes gráficos del signo obstativo para hacer el juicio de comparación, en el que subraya precisamente las diferencias del etiquetado como razón determinante para resolver el recurso en sentido favorable a la admisión del nuevo signo. Hemos afirmado en reiteradas ocasiones que errores de planteamiento como el expuesto implican la incongruencia de la resolución judicial ya que, en definitiva, vienen a pronunciar un juicio de compatibilidad o incompatibilidad sobre un objeto procesal distinto de aquel que las partes del litigio han sometido al tribunal.

El resto de las imputaciones vertidas en este motivo no darían lugar, sin la presencia de la primera, a apreciar el quebrantamiento de forma. Es cierto que la afirmación de la Sala al "ignorar los precedentes administrativos de rechazo de los vinos que dice la codemandada" no puede considerarse afortunada: la "ignorancia" se podría desvirtuar con la lectura de los documentos que acompañaban al de contestación a la demanda. Pero, en todo caso, dado que el tribunal estima (esta vez con acierto) que dichos precedentes no le vinculaban, resultaba irrelevante su contenido en el juicio sobre la adecuación a derecho del acto impugnado. Y en cuanto al resto de las razones determinantes del fallo, quedan sucinta pero suficientemente expuestas en la sentencia: el hecho de que alguna sea errónea (como la referida al efecto adverso de la notoriedad de la marca oponente) no implica que resulte incongruente.

Cuarto

La estimación del motivo de forma determina que esta Sala haya de resolver lo que corresponda dentro de los términos en que aparece planteado el debate (artículo 95.2.d de la Ley Jurisdiccional ).

El juicio de contraste entre la marca que aspira al registro ("Casa Castellanos", con un gráfico consistente en el etiquetado que bien describe la Sala de instancia) y la marca ya registrada "Anís Castellana", meramente denominativa, debe ser favorable a su recíproca compatibilidad en el sector de las bebidas alcohólicas, con la única excepción que más tarde diremos.

En efecto, las denominaciones enfrentadas difieren desde el punto de vista fonético y conceptual hasta el punto de que un consumidor medio no tendrá obstáculo para percibirlas como signos que se aplican a productos de diferente origen empresarial, sin inducirle a confusión. Es cierto que el empleo común a ambas marcas del mismo adjetivo (castellanos, en masculino plural, y castellana, en femenino singular) pudiera en una primera impresión aislada parificarlas; pero las denominaciones se integran no sólo por el adjetivo sino por la expresión de éste y los nombres respectivos, de modo que los conjuntos resultantes quedan suficientemente diferenciados. La capacidad distintiva propia de cada una de ambas denominaciones, globalmente consideradas, es innegable y dada la fuerza expresiva de los términos "casa", por un lado, y "anís", por otro, en los que se carga o acentúa el significado primordial de aquéllas que a continuación cualifica el adjetivo, difícilmente podrán ser confundidas. Desde el punto de vista conceptual estas diferencias fonéticas se corresponden con la falta de similitud de las realidades que expresan, dando lugar a un resultado del que está ausente el riesgo de confusión.

No obstan a esta conclusión los precedentes administrativos que la Agrupación de Bodegas codemandada adujo. Además de que, como bien recordó el tribunal de instancia, dichos precedentes no son vinculantes para el órgano jurisdiccional, lo cierto es que las marcas a las que se refieren ("Vino Los Castellanos" y "Vino El Castellano") son netamente diferentes de "Casa Castellanos" y la denegación de su registro, en consecuencia, en nada afectaría positiva o negativamente a la solución del caso de autos.

La Oficina Española de Patentes y Marcas ha admitido que "Anís Castellana" goza de un renombre acreditado, reconociendo su reputación a la vista del "extendido y generalizado conocimiento de la marca en el sector del mercado en el que opera". Tal reconocimiento determina que deba evitarse la posibilidad de aprovechamiento indebido por terceros de la reputación de aquella marca a fin de no incurrir en la prohibición de registro derivada del artículo 13.c) de la Ley de Marcas. Si bien es cierto que la protección de la marca renombrada no ha de quedar mitigada o minimizada precisamente por su general conocimiento, en contra de lo que sugiere el tribunal de instancia, también lo es que aquella protección no debe impedir el legítimo acceso de otros agentes económicos del mismo sector a expresiones o denominaciones que no tengan aptitud para generar el riesgo de aquel aprovechamiento ilícito.

A juicio de esta Sala, para excluir el riesgo de aprovechamiento ilícito del renombre de "Anís Castellana" basta con suprimir el anís del ámbito de las bebidas alcohólicas para cuya protección se solicita la marca aspirante "Casa Castellanos". Suprimida la posibilidad de que este último distintivo pueda identificar anises, se excluye todo riesgo de que los potenciales clientes asocien o vinculen la nueva marca a "Anís Castellana" y, en esa misma medida, se evita todo eventual aprovechamiento indebido del prestigio de la marca ya registrada. Para el resto de las bebidas alcohólicas consideramos, como ya hizo el tribunal de instancia (si bien este último se refería sólo al vino, no teniendo en cuenta que el registro de la marca solicitante había sido pedido para bebidas alcohólicas en general, excepto cervezas), que no concurre el riesgo inspirador de la prohibición inserta en el artículo 13.c) de la Ley de Marcas.

Quinto

Procede, pues, tras la casación de la sentencia, la parcial estimación del recurso contencioso-administrativo. En cuanto a las costas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley Jurisdiccional, cada parte satisfará las de este recurso, sin que haya lugar a la condena en las de la instancia, al no concurrir temeridad o mala fe.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

FALLAMOS

Primero

Ha lugar al recurso de casación número 6104/2005, interpuesto por "Allied Domecq España, S.A." contra la sentencia dictada con fecha 13 de mayo de 2005 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 429 de 2002, sentencia que casamos.

Segundo

Estimar en parte el recurso contencioso-administrativo número 429/2002, interpuesto por "Agrupación Bodegas Navarro López Cañada y Nieto, S.L." contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 14 de junio de 2002, que anulamos, debiendo accederse al registro de la nueva marca número 2.337.910, "Casa Castellanos", para bebidas alcohólicas excepto anises y cervezas.

Tercero

No hacemos declaración especial sobre las costas de la instancia y en cuanto a las del presente proceso cada parte satisfará las suyas.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Fernando Ledesma.- Óscar González.- Manuel Campos.- Eduardo Espín.- José Manuel Bandrés.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.

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