STS 86/2006, 13 de Febrero de 2006

Ante el Juzgado de Primera Instancia número Ocho de Logroño, interpuso demanda de juicio ordinario de menor cuantía, la compañía PI DESIGN AG, contra la compañía José A. Sánchez Distribuciones Exclusivas S.L., en reclamación de cantidad. El suplico de la demanda es del tenor siguiente: ".... se dicte sentencia en la que, estimando íntegramente la demanda, se contenga los siguientes pronunciamientos: 1) Declarar el derecho exclusivo de mi manante a la explotación en España de la cafetera, recipientes, jarrita-lechera y azucarero modelos "CHAMBORD", cuyos modelos industriales están registrados a su nombre en la Oficina Española de Patentes y Marcas con los números 133.218/X y 134.158/8..- 2) Condene a la demandada al cese de toda actividad de producción, fabricación, distribución, importación, exportación, comercialización o cualquier tipo de explotación de copias o imitaciones de los modelos industriales reseñados en el punto anterior, prohibiendo expresamente la reanudación de tal actividad..- 3) Ordene el secuestro y destrucción de todas las unidades de cafeteras y demás complementos fabricados bajo la marca "YUCA" o bajo cualquier otra marca, que sean copia o imitación de los modelos industriales de PI DESIGN AG, que la demandada tenga en su poder o que estén en poder de terceros..- 4) Condene a la demandada a publicar esta sentencia a su costa en, al menos, dos periódicos de difusión nacional y uno local..- 5) Condene a la demandada a indemnizar los daños y perjuicios causados, cuya cuantía se determinará en ejecución de sentencia..- 6) Condene a la demandada al pago de las costas de este juicio".

Admitida a trámite la demanda fue emplazada la demandada, alegando la representación de JOSE ANTONIO SANCHEZ EXCLUSIVAS, S.L., como hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación al caso, para terminar suplicando: "... desestime la demanda interpuesta por la representación procesal de PI DESIGN AG contra JOSE ANTONIO SANCHEZ EXCLUSIVAS, S.L., por infracción de propiedad industrial, condenando al pago de las costas a la demandante". Asimismo formuló demanda de reconvención contra Pi Design Ag en base a cuantos hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, para terminar suplicando los siguiente: "...se dicte sentencia por la que, estimando esta demanda reconvencional, DECLARE: a.- Que el modelo industrial 133.218/X "CAFETERAS CON RECIPIENTE", variantes A y B y el Modelo Industrial 134.158/8 "AZUCARERO" son NULOS por falta de novedad..- B Que JOSE ANTONIO SANCHEZ EXCLUSIVAS, S.L. tiene derecho a proseguir la explotación comercial de la cafetera, jarra de leche y azucarero marca YUCA que viene explotando comercialmente desde abril de 1.933, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 11/1.986, de 20 de marzo , de Patentes. Y CONDENE a la demandante, ahora reconvenida, PI DESIGN AG: C.- A estar y pasar por las anteriores declaraciones..- D.- A comunicar e inscribir a su costa el fallo de esta Sentencia en la Oficina Española de Patentes y Marcas..- E.- Al pago de las costas procesales".

Dado traslado de la reconvención a la parte actora, ésta la contestó, oponiéndose a tal reconvención, excepcionando la de falta de legitimación activa de la demanda reconviniente, y solicitando, en base a los hechos y fundamentos jurídicos que estimó de aplicación, para terminar suplicando: "... dicte en su día sentencia estimando íntegramente la demanda y desestimando la reconvención, con imposición de las costas a la contraria".

Habiendose solicitado el recibimiento del pleito a prueba, se practicó la que propuesta por las partes, fue declarada pertinente y con el resultado que obra en autos.

El Juzgado de Primera Instancia dictó Sentencia, con fecha 31 de julio de 1.997 y con la siguiente parte dispositiva: " 1.- Que desestimando la demanda interpuesta por el Procurador Sr. Toledo, en representación de la Compañía PI DESIGN AG, contra la mercantil JOSE ANTONIO SANCHEZ EXCLUSIVAS S.L., representado en autos por la Procuradora Sra. Purón, debo absolver y absuelvo a referida demandada de las pretensiones en su contra deducidas y en tal demanda contenidas, con imposición a la actora de las costas procesales causadas.- 2.- que estimando parcialmente la demanda reconvencional por tal demandada deducida, debo declarar y declaro el derecho que asiste a la referida demandada reconviniente de proseguir con la explotación comercial que venía efectuando sobre la cafetera, jarra de leche y azucarero de la marca YUCA de conformidad con lo dispuesto en el art. 54 de la Ley 11/86 de 20 de marzo , de Patentes, condenando a dicha actora a estar y pasar por la anterior declaración y acordando la inscripción del encabezamiento y fallo de la presente Sentencia, una vez firme, en la Oficina Española de Patentes y Marcas, inscripción esta que correrá a costa de referida actora, absolviendo a la misma de los restantes pedimentos contenidos en tal reconvención y sin determinación alguna de las costas procesales causadas en la misma".

Contra dicha Sentencia interpuso recurso de apelación PI DESIGN AG. Sustanciada la apelación, la Audiencia Provincial de La Rioja dictó Sentencia, con fecha 19 de julio de 1.999 , con el siguiente fallo: " Que estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el procurador don José Toledo Sobrón, en nombre y representación de PI DESIGN AG, contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número ocho de Logroño, en fecha 31 de julio de 1.997 , debemos revocar y revocamos la resolución recurrida en los pronunciamientos que son objeto de recurso, y en su lugar procede estimar la demanda interpuesta por PI DESIGN AG contra JOSÉ A. SÁNCHEZ DISTRIBUCIONES EXCLUSIVAS S.L-, declarando el derecho exclusivo del actor a la explotación en España de las cafeteras con recipiente y azucarero, cuyos modeles industriales están registrados a su nombre en la Oficina Española de Patentes y Marcas con los números 133.218/X y 134.158/8; asimismo se condena al demandado a cesar en todo actividad de ejecución, fabricación, producción, venta, utilización y explotación de las copias o imitaciones de estos modelos industriales, desestimando en todo lo restante la demanda y sin hacer expresa imposición de las costas causadas..- Asimismo se estima el recurso de apelación, en relación con la pretensión reconvencional estimada en primera instancia al demandado JOSÉ A. SÁNCHEZ DISTRIBUCIONES EXCLUSIVAS S.L.. en este punto se revoca la sentencia apelada debiendo desestimarse íntegramente la demanda reconvencional, con imposición de las costas causadas en primera instancia, a causa de esta pretensión, a la parte demandada..- No se hace expresa imposición de las costas causadas en esta apelación".

JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ EXCLUSIVAS, S.L., representado por el Procurador de los Tribunales D. Julio Antonio Tinaquero Herrero, formalizó recurso de casación contra la Sentencia de la Audiencia Provincial de La Rioja, con fundamento en los siguientes motivos:

Con fundamento en el número 3º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en conexión con el artículo 24.1º de la Constitución Española, en relación a su vez con el artículo 710 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

Con fundamento en el número 4º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por infracción del artículo 54.1º de la Ley de Patentes , los artículos 1 y 165 del Estatuto de la Propiedad Industrial , y el artículo 4.1º del Código Civil .

Con fundamento en el número en el mismo ordinal del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por infracción del artículo 126 de la Ley de Patentes , los artículos 165 y 188.3º del Estatuto de la Propiedad Industrial y el artículo 7.1º y 2º del Código Civil , y la jurisprudencia aplicable al respecto.

Con fundamento en el número 4ª del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por infracción de lo dispuesto en el artículo 523, párrafo primero de la Ley de Enjuiciamiento Civil , relativa a la imposición de costas.

Admitido el recurso y evacuado el traslado conferido al respecto, la Procurador Dª María Luisa Montero Correal, en nombre y representación de PI DESIGN AG, impugnó el mismo, solicitando se declarase no haber lugar al recurso.

Se señaló como día para votación y fallo del recurso el veinticuatro de enero de dos mil seis, en que el acto tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. JOSÉ RAMÓN FERRÁNDIZ GABRIEL

La sentencia recurrida estimó la acción de declaración del derecho de la demandante, Pi Design AG, exclusivo y con efectos erga omnes sobre dos modelos industriales (una cafetera con recipiente y un azucarero) registrados, con los números 133.218 y 134.158, en la Oficina Española de Patentes y Marcas, así como la de condena de la demandada, José A. Sánchez Distribuciones Exclusivas, S.L., a cesar en los actos de infracción de tal derecho denunciados en la demanda, consistentes, en síntesis, en la comercialización de productos que incorporan los mismos diseños.

Además, desestimó la Audiencia Provincial, acogiendo en este punto el recurso de apelación de la demandante, la acción declarativa del derecho de la demandada a continuar comercializando los referidos productos industriales, que ésta había ejercitado, mediante reconvención, con apoyo en el artículo 54 de la Ley 11/1.986, de 20 de marzo , de Patentes.

Por último, el Tribunal de apelación argumentó que no se pronunciaba sobre la acción de nulidad por falta de novedad de los dos registros de Pi Design AG, igualmente objeto de reconvención, a consecuencia de haber sido desestimada en la primera instancia por decisión que, no recurrida por la actora reconvencional, había ganado firmeza.

Cuatro son los motivos del recurso de casación interpuesto por José A. Sánchez Distribuciones Exclusivas, S.L. contra dicha sentencia. El primero se funda en el apartado tercero del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . Los demás lo hacen en el apartado cuarto del mismo artículo.

En el primero de los motivos de su recurso, José Antonio Sánchez Exclusivas, S.L. denuncia la infracción de los artículos 24, apartados 1 y 2, de la Constitución Española, en relación con el artículo 710 de la citada Ley procesal .

Afirma la recurrente en este motivo (1º) que el Tribunal de apelación había sentenciado fuera del plazo establecido para ello en el referido artículo 710 , (2º) que, como consecuencia, no había decidido las cuestiones que efectivamente le habían sido planteadas y (3º) que, al desestimar la acción declarativa de su derecho a proseguir la explotación de los productos que incorporan los diseños registrados a nombre de la actora, según se dijo con fundamento en el artículo 54 de la Ley de Patentes , debía haberse pronunciado sobre la de nulidad de los mismos, pese a que fue desestimada en la primera instancia y ella no recurrió tal pronunciamiento, como consecuencia de estar eventualmente acumulada a la anterior.

Respecto del primero de los vicios señalados, debe recordarse que la jurisprudencia niega que la superación del plazo para dictar sentencia (en el caso explicada por el Tribunal de apelación en el cuarto de los antecedentes de hecho de la recurrida) tenga, por sí sola, esto es, sin causar indefensión, relieve casacional ( sentencias de 16 de febrero de 1.991 y 4 de febrero de 1.992 ). Ello sentado, la recurrente no indica en que pudo haber consistido dicha indefensión, salvo mediante una referencia general a que "ninguna de las cuestiones expuestas en su momento han sido resueltas por el Tribunal, que, incluso, se ha detenido en fundamentos jurídicos que no fueron alegados por ninguna de las partes", insuficiente por cuanto tal imputación no viene acompañada de la concreción necesaria para emitir, tras la correspondiente comparación, un juicio de valor al respecto, tanto mas imprescindible a la vista de la aparente adecuación entre lo decidido por la Audiencia Provincial, por un lado, el contenido del recurso de apelación y lo pretendido por las partes en sus escritos de alegaciones en la primera instancia, por otro.

Mayor contenido procesal tendría determinar si, pese a no haber apelado la sentencia de primera instancia la demandada y actora reconvencional, debía el Tribunal de apelación haberse pronunciado sobre la acción de nulidad de los registros de la demandante, una vez desestimada la acción fundada en el artículo 54 de la Ley de Patentes. Sin embargo, como lo que expresamente ha pretendido la recurrente es que se repongan las actuaciones al momento en que se cometió la supuesta falta y esta es una petición que el artículo 1.715.1.2º de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881 refiere sólo a las transgresiones o faltas cometidas en los actos y garantías procesales, no a la infracción de las normas reguladoras de la sentencia (entre ellas, la que impone el respeto a la congruencia: artículo 359 de la misma Ley ), la cual está mencionada en el apartado 1.3º del mismo artículo (que manda al Tribunal de casación resolver lo que corresponda dentro de los términos en que aparezca planteado el debate), no cabe sino entender que las normas citadas no guardan ninguna relación con las cuestiones planteadas. Lo que constituye el defecto descrito en el artículo 1.710.1.2º de la repetida Ley procesal , que debió determinar la inadmisión del motivo y debe producir ahora su desestimación (sentencias de 22, 23 y 30 de diciembre de 1.997 , entre otras muchas).

En el motivo segundo se afirma producida la violación de los artículos 54.1 de la Ley 11/1.986, de Patentes , 1 y 165 del Estatuto de la Propiedad Industrial , Real Decreto Ley de 26 de julio de 1.929 (texto refundido aprobado por Real Orden de 30 de abril de 1.930 y ratificado con fuerza de ley por la de 16 de septiembre de 1.931) y 4.1 del Código Civil .

Sostiene la recurrente que, aunque el artículo 54 de la Ley 11/1.986 , aplicable a las invenciones, no forme parte del régimen sustantivo de los modelos industriales (contenido, en la época a que el litigio pertenece, en el Estatuto de la Propiedad Industrial), una razón de semejanza justificaba su aplicación analógica al conflicto. Apoyó tal alegación en lo dispuesto, sobre el sistema de adquisición de la propiedad industrial y el respeto a los derechos de terceros, en los artículos citados del Estatuto (1 y 165 ).

El Tribunal de apelación negó que el artículo 54 de la Ley 11/1.986 fuera aplicable a los modelos industriales y esa conclusión debe ser mantenida, con desestimación del motivo.

En efecto, no es correcto entender que en todos los casos en que la norma guarda silencio existe laguna. Antes bien, para ello es preciso llegar a la conclusión de que, según la lógica del ordenamiento, la materia no regulada tendría que estarlo.

El artículo 54 de la Ley 11/1.986 se inspiró en la legislación alemana de patentes para conceder, en determinados casos y dentro de ciertos límites, protección a los terceros que, con anterioridad a la fecha de prioridad de la invención registrada, la hubieran venido explotando en el país o hubiesen hecho preparativos serios y efectivos para ello. Lo que se traduce, al fin, en el reconocimiento de un límite a la facultad de exclusión del titular del registro, adaptado a las características del título.

Y aunque en la regulación de otros derechos de propiedad industrial el legislador no ha desconocido la significación jurídica del uso anterior, tanto más en un sistema de adquisición como el establecido en el Estatuto de la Propiedad Industrial (artículos 1 y 165 ), el mencionado propósito de armonizar la prioridad registral con algunas situaciones extraregistrales previas se ha expresado, en la regulación de cada modalidad de propiedad industrial, con los matices que imponen las características del respectivo derecho.

Como señaló en su sentencia el Tribunal de apelación, el Estatuto de la Propiedad Industrial contenía, en el artículo 273, título IX (jurisdicción y normas procesales), una norma inspirada en la misma idea. Pero la misma, aunque aplicable a las distintas modalidades de propiedad industrial, sólo se proyectaba sobre las medidas cautelares y, además, fue derogada.

Es cierto que la vigente Ley 20/2.003, de 7 de julio , de Protección Jurídica del Diseño Industrial establece en el artículo 50 un límite al derecho del titular semejante al previsto en el 54 de la Ley 11/1.986 , pero dicha norma, que por razones temporales no es aplicable al litigio, no permite entender reconocida la identidad de razón que posibilite una integración de lagunas supuestas, sino mas bien las ventajas de una opción generalizadora y del seguimiento del modelo comunitario, como se señala en la exposición de motivos.

En el motivo tercero denuncia la recurrente la infracción de los artículos 126 de la Ley de Patentes , 165 y 188.3º del Estatuto de la Propiedad Industrial y 7 del Código Civil .

Afirma que el primero de los artículos citados le facultaba para ejercitar la acción de nulidad de los modelos industriales de la demandante por medio de reconvención y que de esa facultad había hecho uso oportunamente. También, que, si el artículo 165 del Estatuto de la Propiedad Industrial vinculaba la adquisición del derecho sobre el modelo industrial a la obtención del certificado de registro, ello era, en todo caso, sin perjuicio de tercero. Que el artículo 188.3º del mismo Estatuto le permitía oponerse al registro y, por tanto, pretender la nulidad del ya concedido, con la prueba documental de que el modelo carecía de la condición de novedad. Y todo ello, lo pone en relación con la buena fe y el abuso de derecho, en los términos establecidos en el artículo 7 del Código Civil .

La Audiencia Provincial no se pronunció sobre la novedad de los títulos de la demandante, por la razón, ya expuesta al examinar el primero de los motivos; esto es, porque el Juzgado había desestimado la acción de nulidad y su decisión, no apelada, ganó consecuente firmeza.

Esa argumentación debe ser mantenida, por ser plenamente conforme con las reglas sobre la congruencia en la segunda instancia. En efecto y como se precisó antes, el ámbito objetivo de la apelación queda determinado por las peticiones que, habiendo sido deducidas u opuestas en la primera instancia, hubieran sido efectivamente apeladas (tantum devolutum quantum appellatum)

El motivo debe ser desestimado.

En el último de los motivos se acusa la infracción del artículo 523 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881 , por haber desestimado el Tribunal de apelación la reconvención y condenado a la demandada a pagar las costas correspondientes a la misma.

Entiende la recurrente que concurren circunstancias excepcionales justificativas de un pronunciamiento distinto.

El motivo debe ser desestimado, ya que ha declarado esta Sala con reiteración ( sentencias de 4 de marzo de 1.997 y 1 de octubre de 1.997 , entre otras muchas) que por la vía del artículo 1.692.4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil puede hacerse valer la infracción del artículo 523 de la misma Ley , pero sólo cuando se haya producido la infracción del principio del vencimiento, y que queda fuera del control casacional la decisión sobre la concurrencia o no de circunstancias excepcionales.

Al no estimarse procedente ninguno de los motivos del recurso, se declara no haber lugar al mismo, con imposición de costas a la recurrente, en aplicación del artículo 1.715.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881 .

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español