STS, 21 de Mayo de 2008
| Ponente | EDUARDO ESPIN TEMPLADO |
| ECLI | ES:TS:2008:2347 |
| Número de Recurso | 218/2005 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 21 de Mayo de 2008 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintiuno de Mayo de dos mil ocho.
VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituída en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 218/2.005, interpuesto por CADENA, S.A., representadas por el Procurador D. Enrique Monterroso Rodríguez contra la sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 18 de junio de 2.004 en el recurso contencioso-administrativo número 471/1.999, sobre denegación de marca número 2.070.016 "CADENA".
Son partes recurridas la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada por el Sr. Abogado del Estado, y J & P COATS LIMITED, representada por la Procuradora Dª Montserrat Sorribes Calle.
En el proceso contencioso-administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Cuarta) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 18 de junio de 2.004, desestimatoria del recurso promovido por Cadena, S.A. contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 5 de marzo de 1.998 y 24 de febrero de 1.999, confirmatoria ésta última de la anterior al desestimar el recurso ordinario interpuesto contra la anterior. Por dichas resoluciones se denegaba la inscripción de la marca nº 2.070.016 "CADENA", de tipo mixto, para productos de la clase 24 del Nomenclátor.
Notificada dicha sentencia a las partes, la demandante presentó escrito preparando recurso de casación contra la misma, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 13 de diciembre de 2.004, al tiempo que ordenaba remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la representación procesal de Cadena, S.A. ha comparecido en forma en fecha 4 de febrero de 2.005, mediante escrito interponiendo recurso de casación al amparo del apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que articula en los siguientes motivos:
- 1º, por infracción de los artículos 12.1.a) y 13.d) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas ;
- 2º, por infracción de la jurisprudencia relativa a la comparación en conjunto de las marcas;
- 3º, por infracción del artículo 11 de la Ley de Marcas, así como de la jurisprudencia en relación con el mismo, y
- 4º, por infracción de la jurisprudencia relativa al carácter renombrado de las marcas.
Termina su escrito suplicando que se dicte sentencia casando la recurrida, con los pronunciamientos que correspondan conforme a Derecho.
El recurso de casación ha sido admitido por providencia de la Sala de fecha 5 de julio de 2.006.
Personado el Abogado del Estado, ha formulado escrito de oposición al recurso de casación, suplicando que se dicte sentencia desestimándolo y con costas.
Asimismo se ha opuesto al recurso de casación la también comparecida J&P Coats Limited, cuya representación procesal suplica en su escrito que se dicte sentencia en la que, desestimando los motivos de casación alegados, declare no haber lugar al recurso, confirmando en todas sus partes la sentencia recurrida y confirmando en definitiva la denegación del registro de la marca nº 2.070.016, todo ello con imposición de costas a la recurrente.
Por providencia de fecha 20 de noviembre de 2.007 se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 6 de mayo de 2.008, en que han tenido lugar dichos actos.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Eduardo Espín Templado, Magistrado de la Sala.
Objeto y planteamiento del recurso de casación.
La entidad mercantil Cadena S.A. impugna la Sentencia de 18 de junio de 2.004, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Cuarta) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que desestimó el recurso que había entablado contra la denegación de la marca mixta nº 2.070.016 "Cadena", para productos de la clase 24. La Oficina Española de Patentes y Marcas rechazó la inscripción solicitada como consecuencia de la oposición de la marca mixta nº 51.889 "Cadena", para productos de la clase 23.
La Sentencia recurrida basó la desestimación del recurso en los siguientes argumentos:
"TERCERO.- [...] De esa doctrina cabe deducir que confrontando en el caso que nos ocupa los términos CADENA y CADENA de la marca protegida y de la aspirante a la protección registral, se aprecia que tienen una similitud total, ya que fonéticamente no existe diferencia y desde el punto de vista gráfico tampoco y teniendo en cuenta que aunque se solicita su registro en una clase diferente a la de la marca protegida, basta examinar los productos que ampara la clase 24, para la que se solicita la protección registral, para entender que existe una conexión evidente entre dicha clase y la clase 23 de la marca protegida puesto que ambas se refieren al sector de tejidos y los productos que amparan pueden ser vendidos en los mismos establecimientos.
Resulta patente que ello puede producir error en los consumidores atendiendo al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, de acuerdo con la doctrina jurisprudencial más arriba citada.
Por otra parte no se aprecia que el término CADENA puede entenderse como genérico a la vista de lo establecido en el art. 11 de la Ley de Marcas y a la abundante jurisprudencia que lo desarrolla." (fundamento de derecho tercero in fine)
El recurso se articula mediante cuatro motivos, todos ellos acogidos al apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción. En el primer motivo se alega la infracción de los artículos 12.1.a) y 13.d) de la Ley de Marcas (Ley 32/1988, de 10 de noviembre ), por su errónea aplicación al no concurrir los elementos prohibitivos del artículo 12.1.a), habida cuenta de la convivencia previa de las marcas enfrentadas. El segundo motivo se basa en la infracción de la jurisprudencia relativa a la comparación en conjunto de las marcas. El tercer motivo se funda en la supuesta infracción del artículo 11 de la Ley de Marcas y de la jurisprudencia aplicativa, en relación con el uso de los vocablos genéricos. En el último motivo se aduce la infracción de la jurisprudencia relativa al carácter renombrado de las marcas.
Sobre el primer motivo, relativo a los artículos 12.1.a) de la Ley de Marcas.
Aunque cita la actora en este primer motivo los artículos 1, 12.1.a) y 13 de la Ley de Marcas, toda la argumentación versa exclusivamente sobre la inaplicabilidad al caso del artículo 12.1.a), por no concurrir a su juicio los elementos prohibitivos del mismo. En primer lugar sostiene que la previa convivencia de las marcas en litigio desde el año 1.961, fecha de constitución de la sociedad actora, así como la circunstancia de que ésta opera solamente en el comercio al por mayor y no en establecimiento abierto al público, acreditaría la inexistencia de riesgo de confusión entre las marcas enfrentadas.
No puede prosperar el motivo. La previa convivencia de los productos no supone que no pueda concurrir el supuesto prohibitivo del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas. En efecto, una cosa es que la marca solicitada viniera conviviendo desde hace tiempo con la marca prioritaria opuesta y otra la capacidad obstativa de ésta a los efectos del registro de la pretendida. Aunque la marca solicitada estuviese en uso, carecía del derecho a la protección registral, protección que si había adquirido la opuesta al acceder en su momento al registro. Así las cosas, al pretender ahora la sociedad recurrente asegurase tal protección registral se enfrenta a una marca prioritaria, respecto a la que operan las prohibiciones relativas establecidas en el artículo 12 de la Ley de Marcas. En dicha situación, la Oficina Española de Patentes y Marcas primero y la Sala juzgadora después han entendido que la identidad denominativa (cuyas grafías, único elemento gráfico presente en ambas, es muy similar) y la proximidad entre los ámbitos aplicativos (la clase 24 de la solicitada comprende tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases, ropa de cama y de mesa, mientras que la 23 de la opuesta abarca hilos para uso textil), hacen que concurra el riesgo de confusión entre ambas.
Así pues, la alegada convivencia previa es irrelevante a los efectos del registro de la marca solicitada, sin que la circunstancia de que la marca prioritaria registrada hubiese consentido dicha convivencia implique una renuncia a su facultad para oponerse a que aquélla acceda a la protección registral y a los derechos derivados de la misma.
En definitiva, la Sala de instancia ha apreciado la existencia de riesgo de confusión, valoración fáctica que no podemos revisar en casación, al estar motivada, no ser arbitraria o irrazonable, ni incurrir en error patente. Al sostener lo contrario, la parte actora tan sólo expresa un juicio legítimo, sin que pueda pretender sustituir con el mismo el expresado por la Sala sentenciadora.
Sobre el segundo motivo, relativo a la jurisprudencia sobre la comparación en conjunto de las marcas confrontadas.
La parte recurrente alega jurisprudencia relativa al principio invocado, que sin duda es un principio capital en cuanto al procedimiento de realizar la comparación entre signos en conflicto. En efecto, en una jurisprudencia cuya notoriedad exime de cita concreta hemos reiterado que dicha comparación ha de sustentarse en una apreciación unitaria de las marcas, sin fragmentar o separar de forma artificiosa los elementos que puedan integrarlas, y sin perjuicio de que se pueda ponderar la mayor o menor aportación de tales elementos a la distintividad de la marca.
El motivo, sin embargo, no puede prosperar, porque la lectura del fundamento de la Sentencia impugnada que se ha transcrito acredita sin lugar a dudas que dicho principio ha sido correctamente aplicado por la Sala de instancia, que tiene en cuenta tanto el elemento fonético como el gráfico y llega a la conclusión de que no existen diferencias que excluyan el riesgo prohibido por el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas. En cuanto al hecho de que la marca solicitada coincida con la razón social de la sociedad actora, se trata de un criterio complementario que aunque pueda atenuar el rigor de la comparación, no sirve para invalidar un juicio de confundibilidad inequívoco como el expresado por el órgano judicial.
Sobre el tercer motivo, relativo al artículo 11 de la Ley de Marcas.
Alega la recurrente que se ha infringido el precepto invocado ya que la Sentencia recurrida no ha reconocido el carácter genérico del término "cadena" y, de esa manera, viene a admitir que se asigne el mismo en exclusiva a la marca prioritaria. Frente a ello sostiene que si bien un conjunto de términos comunes pueden asumir una distintividad propia, un vocablo genérico no puede cerrar el registro a cualquier marca que emplee dicho vocablo.
El motivo carece de todo fundamento. Efectivamente, la Sala afirma que el término "cadena" no puede entenderse como genérico a la vista de lo establecido en el artículo 11 de la Ley marcaria y, sin duda, tiene razón. El carácter genérico de los términos está en relación, a los efectos del precepto citado, con los productos a los que se refiere, y está fuera de duda el que el vocablo "cadena" no puede calificarse como un término genérico -ni usual (apartado 1.b), ni descriptivo (apartado 1.c)- en relación con los productos textiles. Pero en contra de lo que la parte parece entender, tanto si es calificado como genérico (o usual o descriptivo, siempre en relación con los productos concretos de que se trate) como si no lo es, en ninguno de los casos supone otorgar a nadie el derecho a su uso en exclusiva. Las tres primeras letras del apartado 1 del artículo 11 lo único que excluyen son las denominaciones compuestas sólo de los tipos de términos referidos -a salvo de las excepciones contenidas en los apartados 11.2 y 3, que no son del caso-; y, en cualquier caso, si alguno de tales términos es empleado en una marca, ello no impide su utilización posterior por cualquier otro solicitante, siempre que lo incluya en un conjunto de elementos de otro tipo y de forma que no induzca a confusión o asociación con el prioritario.
Ninguna de tales hipótesis se presenta en el caso de autos, en el que la confundibilidad apreciada por la Sala de instancia no deriva de que la palabra "cadena" no haya sido considerada genérica respecto de los productos de que se trata, sino de que la marca gráfica solicitada que incluye dicho término ofrece riesgo de confusión con la prioritaria, que también lo contiene.
Sobre el cuarto motivo, relativo al renombre en las marcas.
Alega la entidad recurrente que su marca ostenta un carácter renombrado ya desde 1.984, por lo que en ningún caso tenía necesidad de aprovecharse de la reputación de otra marca; finaliza su escrito con un resumen de los principales puntos sostenidos en los diversos motivos. Destaca especialmente, como en otras partes del recurso, que la marca prioritaria nunca se ha opuesto al uso de su propio distintivo.
En realidad, la parte actora se limita en este motivo a aseverar el carácter renombrado de su propia marca e insistir en la tolerancia que la otra parte ha mostrado respecto al uso de su marca durante un largo período de tiempo, aparte de recoger las conclusiones de los demás motivos. No se argumenta, por tanto, en qué puede haber consistido la infracción del artículo invocado, puesto que aunque se admitiera que la marca solicitada era notoriamente conocida en el sector aun sin haber sido registrada, ello no obsta a la imperativa aplicación del artículo 12 de la Ley marcaria en el momento en que pretenda su inscripción y, en consecuencia, no exime de la prohibición de registro en caso de darse los supuestos contemplados en dicho precepto.
Aun en el supuesto de que la marca solicitada hubiese sido utilizada con anterioridad al registro de la opuesta y de que fuese notoria, como afirma la actora, tan sólo podría ésta obtener su registro -existiendo entre ellas la semejanza apreciada por la Sala de instancia-, en caso de prosperar el ejercicio de la acción de nulidad prevista el artículo 3 de la Ley de Marcas.
Conclusión y costas.
Al no prosperar ninguno de los motivos procede desestimar el recurso. Se imponen las costas a la actora en aplicación de lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley de la Jurisdicción.
En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,
Que NO HA LUGAR y por lo tanto DESESTIMAMOS el recurso de casación interpuesto por Cadena, S.A. contra la sentencia de 18 de junio de 2.004 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Cuarta) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo 471/1.999. Se imponen las costas de la casación a la parte recurrente.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Fernando Ledesma Bartret.-Óscar González González.-Manuel Campos Sánchez-Bordona.-Eduardo Espín Templado.-José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat.-Firmado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. EDUARDO ESPIN TEMPLADO, estando constituída la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.-Alfonso Llamas Soubrier.-Firmado.-
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ATS, 24 de Marzo de 2021
...diciembre, de Marcas. Cita como doctrina infringida la contenida en las STS de 11 de marzo de 2014; STS de 28 de junio de 2013; y STS de 21 de mayo de 2008. Considera la recurrente que la sentencia recurrida se opone a algunos de los criterios jurisprudenciales relativos a la existencia de ......
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SAP Lleida 185/2020, 26 de Marzo de 2020
...en el que ambas partes estuvieren directamente enfrentadas". En el mismo sentido se pronuncian las SSTS de 19-5-05, 13-6-06, 12-6-07 y 21-5-2008, añadiendo la STS de 24 de octubre de 2013 (nº656/2013) que: "... por principio general, el apelante carece de legitimación para pedir la condena ......