STS, 11 de Julio de 2005

En el proceso contencioso-administrativo número 3136/1997, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 25 de junio de 2002, cuyo fallo dice literalmente: «FALLAMOS: Que desestimamos el presente recurso. Sin condena en costas.».

Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de la Compañía BK SPORTS INC recurso de casación, que la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparado mediante providencia de fecha 19 de noviembre de 2002 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la representación de la recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 27 de diciembre de 2002, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, concluyó con el siguiente SUPLICO: «que teniendo por presentado, en tiempo y forma, el presente escrito de interposición del recurso de casación contra la reseñada sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, continúe éste en todos sus trámites, decretando la admisibilidad del mismo y dictando sentencia, estimando los motivos del recurso y casando la sentencia recurrida, resolviendo de conformidad a la súplica del escrito de demanda planteado en la primera instancia, esto es, anulando las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas, dictadas en relación con la solicitud de registro de marca n.º 1.979.046 BK'S para distinguir productos de la clase 25 del Nomenclátor Internacional y disponiendo la denegación de dicha solicitud de registro de marca.».

La Sala, por providencia de fecha 2 de junio de 2004, admitió el recurso de casación.

Por providencia de la Sala de fecha 8 de julio de 2004 se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (Don Ángel) a fin de que, en el plazo de treinta días, pudiera oponerse al recurso, lo que efectuó en escrito presentado el día 10 de septiembre de 2004, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y concluyó con el siguiente SUPLICO: «que teniendo por presentado este escrito junto con los documentos unidos al mismo y sus copias respectivas, se sirva admitirlo y tenga por formulado en tiempo y forma en representación de D. Ángel escrito de OPOSICIÓN AL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por BK SPORTS INC, contra la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de veinticinco de junio de dos mil dos, dictando en su momento procesal oportuno sentencia por la que, con desestimación de dicho recurso, se confirme íntegramente la sentencia recurrida y con ella la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas que acordó la concesión de la marca núm. 1.970.046, BK'S, clase 25ª, con expresa imposición al recurrente de las costas del recurso.».

Por providencia de fecha 30 de marzo de 2005, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 5 de julio de 2005, fecha en que tuvo lugar el acto.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, Magistrado de Sala

Sobre el objeto del recurso de casación.

Constituye el objeto de este recurso de casación la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 25 de junio de 2002, que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Entidad Mercantil BK SPORTS, INC, contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 26 de mayo de 1997, que acordó conceder la inscripción de la marca nacional número 1.979.046 "BK'S", para amparar productos de la clase 25 del Nomenclátor Internacional de Marcas, al estimar el recurso ordinario formulado contra la precedente resolución de 5 de noviembre de 1996.

Sobre la fundamentación de la sentencia recurrida.

En aras de una adecuada comprensión del debate casacional, procede transcribir los razonamientos jurídicos de la sentencia recurrida de la Sala de instancia, en el extremo que concierne a la declaración de compatibilidad de la marca nacional aspirante número 1.979.046 "BK'S", para amparar productos de la clase 25, con la marca oponente número 1.576.992 "BRITISH KNIGHTS BK" (gráfico), que distingue productos de la clase 25, que se fundamenta de modo sucinto, en la aplicación del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, al apreciar la existencia de diferencias denominativas y gráficas por la utilización de vocablos distintos, que permite distinguirlas, según se advierte en el fundamento jurídico tercero, en los siguientes términos:

Entre las marcas enfrentadas aprecia este Tribunal suficientes diferencias de conjunto que determinan la inaplicabilidad de la prohibición establecida en el art. 12.1.a) de la Ley de Marcas ni de la prevista en el art. 13.c) de la misma.

Téngase en cuenta que el escaso número de letras con que cuenta la marca impugnada y así mismo la obstaculizante en la parte denominada "BK", hace que la simple adición de una consonante (la "S") en aquélla adquiera carácter diferenciador. Los vocablos de las marcas enfrentadas son, además, distintos, pues la de la actora incluye también las palabras "BRITISH KNIGHTS" y el gráfico a que antes se hizo mención.

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Sobre el planteamiento del recurso de casación.

El recurso de casación interpuesto por la Entidad Mercantil BK SPORTS, INC se articula en dos motivos de casación.

En el primer motivo de casación, que se funda al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, por infracción del artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas, se aduce que el juzgador de instancia ha incurrido en un claro error al no haber apreciado adecuadamente la similitud denomionativa y fonética existente entre las marcas enfrentadas, susceptible de inducir a confusión y a asociación en el público consumidor, al distinguir productos íntimamente relacionados.

Se expone, en defensa de esta queja casacional, que el juicio de la Sala de instancia ha de ser objeto de revisión por esta Sala del Tribunal Supremo, en aplicación del artículo 88.3 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, al estar facultada para integrar los hechos admitidos como probados, lo que le permite valorar de nuevo la similitud entre las marcas confrontadas y poder tomar en consideración la notoriedad de la marca prioritaria, que debe ser objeto de una protección especial, deduciendo la incompatibilidad de las marcas en conflicto, de acuerdo con las directrices jurisprudenciales emanadas de este órgano jurisdiccional, y con la doctrina del Tribual de Justicia de la Unión Europea.

El segundo motivo, que se funda al amparo del artículo 88.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, denuncia que la Sala de instancia infringe los artículos 218 y 209 de la Ley de Enjuiciamiento Civil al no pronunciarse sobre el intento de aprovechamiento del titular registral de la marca aspirante del crédito de la marca prioritaria, que se revela de los precedentes fácticos expuestos, que revelarían que viene actuando de mala fe, lo que implica la necesidad de aplicar el artículo 13 c) de la Ley de Marcas.

Sobre el segundo motivo de casación.

Procede estimar la prosperabilidad del segundo motivo de casación articulado, que siguiendo un orden lógico debe ser examinado con carácter previo, y que se funda en el quebrantamiento de las normas reguladoras de la sentencia establecidas en el artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que institucionaliza el principio procedimental de congruencia al expresar que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto de debate.

La lectura de la sentencia recurrida autoriza la afirmación efectuada por la parte recurrente de que la Sala de instancia infringe el principio de congruencia:

El Tribunal a quo incurre en el vicio de incongruencia omisiva o ex silentio al ignorar los términos en los que discurre la controversia procesal ya que elude pronunciarse sobre la aplicación del artículo 13 c) de la Ley de Marcas, que establece que no podrán registrarse como marcas los signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados, y que, según se aduce en el escrito de demanda, promueve que deba denegarse la marca aspirante número 1.9079.0446 "BK'S" por aprovecharse de la reputación de la marca número 1.776.992 "BRITISH KNIGHTS BK" (gráfico) registrada con anterioridad.

En efecto, la Sala de instancia no da una respuesta fundada al argumento expuesto por la defensa letrada de la Entidad BK SPORTS INC en el escrito de demanda, que debe considerarse relevante para fundar la ratio decidendi de la sentencia, ya que basaba la crítica de la resolución impugnada de la Oficina Española de Patentes y Marcas, en la circunstancia de que la Oficina registral habría incurrido en la vulneración del artículo 13 c) de la Ley de Marcas, y del artículo 8 del Convenio de la Unión de París, que constituyen motivos de impugnación autónomos respecto de la denunciada infracción del artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas, al no tomar en consideración que el consumidor que «se encuentra ante una marca en la que destacan las letras "BK", relacionará la misma con la denominación BRITISH KNIGHTS, con lo que se produce una similitud conceptual que produce riesgo de error y de asociación que la Ley de Marcas trata de evitar», y se produciría por el titular de la marca aspirante un aprovechamiento del esfuerzo y las actividades desplegadas por otra persona, contrario al principio mercantil de bona fides, al coincidir el elemento denominativo de la marca aspirante con el conjunto consonántico "BK" que identifica su nombre comercial.

Debe recordarse, a estos efectos, la doctrina de esta Sala sobre el deber de motivación del juez y acerca de la interdicción de que los órganos judiciales incurran en el vicio de incongruencia:

El derecho fundamental a la motivación de las resoluciones judiciales que garantiza el artículo 24 de la Constitución, engarzado en el derecho a la tutela judicial efectiva, y que constituye el marco constitucional integrador del deber del juez de dictar una resolución razonable y motivada que resuelva en derecho las cuestiones planteadas en salvaguarda de los derechos e intereses legítimos que impone el artículo 120 de la Constitución, exige como observa el Tribunal Constitucional en la Sentencia 8/2004, de 9 de febrero, la exposición de un razonamiento suficiente, aunque no obligue al juez a realizar una exhaustiva descripción del proceso intelectual que le lleve a resolver en un determinado sentido ni le impone un concreto alcance o intensidad argumental en el razonamiento, de modo que el juez incurre en incongruencia cuando efectúa razonamientos contradictorios o no expresa suficientemente las razones que motivan su decisión, pero no cuando se puede inferir de la lectura de la resolución jurisdiccional los fundamentos jurídicos en que descasa su fallo.

Conforme es doctrina de esta Sala, advertida en la sentencia de 10 de marzo de 2003 (RC 7083/1997), «el cumplimiento de los deberes de motivación y de congruencia se traduce, en síntesis, en una triple exigencia: de un lado, la exteriorización de un razonamiento que, siendo jurídico, por discurrir sobre aquello que en Derecho pueda ser relevante, se perciba como causa de la decisión a la que llega el juzgador; de otro, la extensión de tal razonamiento, explícita o implícitamente, a las cuestiones que, habiendo sido planteadas en el proceso, necesiten ser abordadas por depender de ellas la decisión; y, en fin, una decisión cuyo sentido abarque, inequívocamente, todas las pretensiones deducidas.

La congruencia de las sentencias no requiere una exhaustiva argumentación que discurra paralela con las alegaciones de las partes, bastando con un razonamiento suficiente que dé cumplida respuesta a las pretensiones de los sujetos de la relación procesal. Y que, tal y como afirma la doctrina constitucional, tratándose, no de las pretensiones, sino de las alegaciones aducidas por las partes para fundamentarlas, no es necesaria una contestación explícita y pormenorizada a todas y cada una de ellas, siendo suficiente, en atención a las circunstancias particulares del caso, una respuesta global y genérica, aunque se omita respecto de alegaciones concretas no sustanciales».

Debe concluirse que la Sala de instancia no ha juzgado dentro de los límites del objeto del proceso, que se encuentra enmarcado por la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 26 de mayo de 1997, concretamente impugnada, y las pretensiones de la parte, que se concretizan en la declaración de que procede la denegación de la inscripción de la marca número 1.979.041 "BK'S" para amparar productos de la clase 25, al comprobarse que no ha examinado adecuadamente la causa de pedir lo que provoca un desajuste externo entre el fallo judicial y los términos en que la parte actora formuló sus pretensiones.

Consecuentemente, en aplicación de esta doctrina, procede declarar haber lugar al recurso de casación y casar la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 25 de junio de 2002 por vulnerar el artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y, asumiendo esta Sala del Tribunal Supremo funciones jurisdiccionales de Sala de instancia, cabe conocer del enjuiciamiento de la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas impugnada de 26 de mayo de 1997, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95.2 c) y d) de la Ley matriz de esta jurisdicción contencioso-administrativa.

Sobre los motivos de impugnación de la resolución recurrida.

La resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 26 de mayo de 1997, que acuerda la concesión de la inscripción registral de la marca nacional 1.979.046 "BK'S", para amparar productos de la clase 25 del Nomenclátor internacional de Marcas, al estimar el recurso ordinario formulado por D. Ángel contra la precedente resolución denegatoria, que se revoca, observa que no concurre el presupuesto aplicativo de la prohibición de registro prevista en el artículo 12.1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, por existir entre los distintivos enfrentados de la marca aspirante y las marcas oponentes número 1.037.818 "BK" de la clase 25 y la marca número 1.037.818 "BK" de la clase 18, suficientes diferencias de conjunto, porque la pronunciación de la letra "S" final, en la marca aspirante, le aporta un impacto visual y fonético que le caracterizan, además de valorar la gráfica particular y característica con que se representan las marcas oponentes.

Procede declarar la conformidad a derecho de la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 26 de mayo de 1997, al deber apreciar que la Oficina registral ha realizado una aplicación razonable del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que expresa que podrá registrarse una marca semejante a otra marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado para productos, servicios o actividades idénticas o similares cuando el solicitante presente por escrito autorización fehaciente del titular registral anterior y se adopten, si fuere preciso, las medidas necesarias para evitar el riesgo de confusión.

Cabe deducir que no existe riesgo de confusión entre las marcas confrontadas en el recurso contencioso-administrativo por la Sociedad recurrente, que delimitan el juicio de riesgo de confundibilidad, por la disparidad de los elementos denominativos, fonéticos, gráficos y conceptuales, al distinguirse con claridad por el notable grado de disparidad denominativa, fonética y conceptual, que compensa la relación de los campos aplicativos, y promueve que en el consumidor medio especializado, relevante en este sector, que adquiere productos de calzado y vestidos, no se suscite riesgo de asociación.

Según se refiere en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 5 de octubre de 2004 (RC 4226/2001), enjuiciando la validez de la usurpación registral de la marca número 2.052.988 "BK BLINKER", «el alcance de las sentencias de esta Sala sobre la comparación parcial de las marcas al objeto de determinar su semejanza, queda matizada por otra jurisprudencia que indica que cuando se trate de letras lo relevante es su caprichosa escritura y disposición -STS 21 de enero de 1993 y 10 de diciembre de 1993-, y no hay duda de que la "BK" de la marca solicitada, muestra relevantes diferencias con las letras de la oponente en la que la B no aparece claramente definida, aparte de su distinto colorido.».

El elevado grado de distintividad fonética y conceptual que caracteriza a la marca aspirante, que constituye el elemento dominante en el juicio de comparación de las marcas enfrentadas, apreciable en una visión de conjunto, debilita la aproximación de los elementos denominativos apreciables en la utilización común del conjunto "BK", y compensa el grado de similitud de los productos ofrecidos por dichas marcas, al no suscitar riesgo de evocación respecto del origen empresarial común.

Este criterio jurídico resulta relevante para declarar la compatibilidad de las marcas en conflicto, conforme al test hermenéutico elaborado por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Sentencia de 22 de junio de 1999), para examinar el riesgo de confusión que puede provocar la convivencia entre marcas, de modo que cabe apreciar que la resolución impugnada no desconoce esta directiva jurisprudencial, que ha sido objeto de recepción por esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, entre otros fallos, en las sentencias de 20 de julio de 2004 (RC 2033/2001) y de 22 de octubre de 2004 (RC 4726/2001).

Esta conclusión jurídica que refiere la compatibilidad de las marcas opositoras, es conforme a la doctrina jurisprudencial de esta Sala, porque, como se advierte en la sentencia de 27 de noviembre de 2003, el criterio prevalente que permite valorar la licitud de las marcas enfrentadas se expresa en el axioma de que no toda semejanza entre marcas es suficiente para declarar su incompatibilidad, sino solo aquélla que suponga un riesgo de confusión en el mercado sobre los productos de ambas, desde un examen de conjunto de todos los elementos integrantes de cada denominación confrontada sin descomponer su unidad fonética y gráfica, lo que promueve la desestimación del segundo motivo de casación articulado por infracción de la jurisprudencia aplicable.

La concretización aplicativa del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, debe efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución, al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad.

La resolución impugnada se revela conforme a la jurisprudencia de esta Sala que, en la sentencia de 4 de diciembre de 2003, ha observado que "en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada recurso debe ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias concurrentes específicas; de modo que cabe afirmar que no tienen un carácter absoluto ninguno de los distintos criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquella semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad".

Debe recordarse la doctrina de esta Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo, advertida en la sentencia de 12 de abril de 2002 (RC 553/19996), sobre los criterios jurídicos que deben presidir la valoración de la similitud o coincidencias entre marcas:

b) que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida.

c) que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar a los efectos de aplicar el citado artículo 12 de la citada Ley de Marcas.

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La resolución administrativa impugnada no infringe el artículo 12.1 a) de las Ley de Marcas por no disociar el juicio de riesgo de confusión del juicio del riesgo de asociación:

El riesgo de asociación, a que se refiere el artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, conforme es doctrina de esta Sala, no constituye un concepto jurídico autónomo desligado del examen valorativo de la identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual entre las marcas confrontadas, sino que se integra en el juicio de confundibilidad de las marcas, como variante o modalidad del riesgo de confusión indirecto, que impide que el consumidor pueda confundir el origen de las marcas atribuyéndolas a una misma empresa o a empresas vinculadas entre sí, al no poder caracterizarse de forma independiente en sentido no relativo al origen de la procedencia empresarial de la marca, que constituiría una reducción injustificada de la libre competencia.

Debe rechazarse la alegación de infracción de la prohibición establecida en el artículo 13, en su apartado c), de la Ley de Marcas, tendente a evitar el registro de marcas que supongan un apoderamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrales, al no acreditarse, siquiera indiciariamente, que el titular de la marca aspirante haya pretendido aprovecharse del crédito, fama o notoriedad del signo distintivo de la recurrente.

En la inteligencia del artículo 13 c) de la Ley de Marcas, el aprovechamiento indebido de la reputación de las marcas registradas exige una actividad probatoria tendente a acreditar que las marcas confrontadas gozan de difusión y reconocimiento entre los consumidores y las empresas competitivas, o que son conocidas por el público en general, más allá de los consumidores del sector, por consumidores pertenecientes a mercados diferentes de aquel mercado al que corresponden los productos y servicios diferenciados por las marcas, gozan de un alto prestigio o buena fama, que en este concreto proceso no se ha producido, al sólo haberse pretendido la admisión de las pruebas documentales aportadas con el escrito de demanda tendentes a justificar la validez registral de las marcas oponentes opuestas en sede administrativa.

Una marca es notoria, según se refiere por esta Sala en la sentencia de 17 de mayo de 2004 (RC 709/1998), cuando el general conocimiento que de ella existe se circunscribe al sector al que pertenecen los productos que distingue, mientras que en el caso de la marca renombrada ese conocimiento se extendería a la práctica totalidad de los sectores del tráfico mercantil; esto es, la notoriedad de la marca se refiere al conocimiento por el consumidor medio de una marca concreta en relación con un sector comercial determinado, en tanto que el renombre se refiere al conocimiento no sólo por el consumidor medio de una marca sino por el público en general de los productos de la misma.

En definitiva, esa apreciación ha de hacerse desde la posición de un consumidor medio, entendiendo por tal, como dice la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 22 de junio de 1999, "persona dotada con raciocinio y facultades perceptivas normales, que percibe la marca como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles".

Y debe señalarse que, conforme es doctrina de esta Sala, la apreciación del aprovechamiento indebido de la regulación de otro signo o medios registrales a que se refiere el artículo 13 c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, no puede disociarse del "juicio de confundibilidad" entre los signos enfrentados, de modo que habiéndose declarado que no hay riesgo de confusión ni riesgo de asociación entre las marcas confrontadas, ni que la confrontación de ambas marcas induzca a provocar riesgo de evocación, aquel precepto deviene inaplicable, aunque exija además un escrutinio más estricto, apropiado al objetivo específico de esta disposición, de proteger las marcas que gozan de renombre, tendente a demostrar que en el caso de la marca posterior se pretende obtener una ventaja de la marca prioritaria o que se le puede causar perjuicio, que en este proceso resulta superfluo al no haberse acreditado la notoriedad ni el renombre de la marca obstaculizadora.

El artículo 8 del Convenio de la Unión de París, que establece que el nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio, no puede ser invocado para declarar la incompatibilidad del nombre comercial de la Entidad Mercantil recurrente BK SPORTS, INC, con la marca aspirante "BK'S", que debería fundarse, en su caso, al amparo del artículo 12.1 b) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, al no deducirse, en razón de las disimilitudes denominativas, fonéticas y conceptuales, que pueda generarse riesgo de confusión en el mercado sobre los productos ofrecidos.

El principio de aplicabilidad directa del Convenio de la Unión de París, que se deriva de formar parte del ordenamiento jurídico interno, tras ser ratificado por España el 13 de diciembre de 1971, y publicarse dicha norma en el Boletín Oficial del Estado de 1 de febrero de 1974, en razón de la posición normativa que el artículo 96 de la Constitución confiere a los Tratados internacionales, no resulta en este supuesto invocable, al deber ponerse en relación con el artículo 10.3 de la Ley de Marcas, que establece que las personas naturales o jurídicas de nacionalidad española y las extranjeras que sean nacionales de alguno de los países de la Unión de París o que, sin serlo, estén domiciliadas o tengan un establecimiento industrial o comercial efectivo y real en el territorio de alguno de los países de la Unión, podrán invocar en su beneficio la aplicación de las disposiciones contenidas en el texto del Acta vigente en España del Convenio de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial de 20 de marzo de 1883 en todos aquellos casos en que esas disposiciones les sean más favorables que las normas establecidas en la presente Ley, y con el referido artículo 12.1 b) de la Ley de Marcas, que refiere que no podrán registrarse como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con un nombre comercial anteriormente solicitado o registrado para designar actividades relacionadas con los productos o servicios para los que se solicita la marca, puedan inducir a confusión en el mercado, ya que el artículo 8 del citado Convenio carece de un contenido preciso del ámbito de protección del nombre comercial, que se defiere al propio Derecho interno.

Esta Sala, en la sentencia de 10 de mayo de 1990 (RA 600/1989), afirmó que el Convenio de la Unión de París, en virtud del principio de primacía, prevalece en su aplicación, en caso de contradicción o conflicto, sobre la legislación española de Marcas -declaración, que cabe matizar, según se refiere en la sentencia de 30 de noviembre de 2004 (RC 6244/2001), en el sentido de que se extiende también a integrar las lagunas normativas del Derecho interno, y que cabe subsumir en el marco de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre-:

Efectivamente, como ya hemos puesto de manifiesto en nuestra anterior sentencia de 30 de enero de 1990, el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883 (revisado en Bruselas el 20 de marzo de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958 y en Estocolmo el 14 de julio de 1967), fue ratificado por España el 13 de diciembre de 1971, cuyo instrumento fue publicado en el "Boletín Oficial del Estado" de 1 de febrero de 1974, formando así parte de nuestro ordenamiento jurídico (artículo 96.1 de la Constitución y artículo 1.5 del Código Civil) con primacía, en caso de conflicto o contradicción, con las normas de derecho interno que pudieran diferir de lo estipulado en el mismo como venía manteniendo la común tradición legal, jurisprudencial y doctrinal española y se acepta implícitamente en el párrafo final del artículo 96.1 de la Constitución y el artículo 10.4 del Código Civil, a cuyo tenor los derechos de propiedad industrial se protegerán dentro del territorio español de acuerdo con la Ley española, sin perjuicio de lo establecido por los Convenios y Tratados internacionales en los que España sea parte.

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Procede, consecuentemente, desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la Entidad BK SPORTS, INC contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 26 de mayo de 1997, por ser conforme a Derecho.

Sobre las costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, no procede efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en primera instancia, ni las originadas en el presente recurso de casación.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

Declarar haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Entidad BK SPORTS, INC S.A. contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 25 de junio de 2002, dictada en el recurso contencioso-administrativo 3136/1997, que casamos y anulamos.

Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la Entidad BK SPORTS, INC contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 26 de mayo de 1997 por ser conforme a Derecho.

No efectuar expresa imposición de las costas procesales ocasionadas en primera instancia ni las originadas en el presente recurso de casación.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos . Fernando Ledesma Bartret.- D. Óscar González González.- D. Manuel Campos Sánchez-Bordona.- D. Eduardo Espín Templado.- D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL BANDRÉS SÁNCHEZ-CRUZAT, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico. Alfonso Llamaso Soubrier.- Firmado.