STS, 9 de Julio de 2004
| Ponente | Eduardo Espín Templado |
| ECLI | ES:TS:2004:4965 |
| Número de Recurso | 2087/2001 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 9 de Julio de 2004 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. FERNANDO LEDESMA BARTRETD. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. EDUARDO ESPIN TEMPLADOD. JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZATD. FERNANDO CID FONTAN
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a nueve de Julio de dos mil cuatro.
VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 2.087/2.001, interpuesto por PUBLICACIONES ÁNCORA, S.L., representada por el Procurador D. Laurentino Mateos García, contra la sentencia dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 19 de enero de 2.001 en el recurso contencioso-administrativo número 1.441/1.997, sobre denegación de inscripción de la marca número 1.944.518 "TENDENCIAS. MODOS Y FORMAS DE GENTE ACTUAL".
Es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada por el Sr. Abogado del Estado.
En el proceso contencioso-administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 19 de enero de 2.001, desestimatoria del recurso promovido por Publicaciones Áncora, S.L. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 5 de julio de 1.996, confirmada por otra de 24 de marzo de 1.997 del mismo organismo al resolver el recurso ordinario interpuesto contra la anterior, por la que se había denegado la inscripción de la marca nº 1.944.518 "TENDENCIAS. MODOS Y FORMAS DE GENTE ACTUAL" para productos de la clase 16 del Nomenclátor.
Notificada dicha sentencia a las partes, la demandante presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 28 de febrero de 2.001, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes la representación procesal de Publicaciones Áncora, S.L. compareció en forma en fecha 5 de abril de 2.001, mediante escrito interponiendo recurso de casación, que articula en los siguientes motivos:
- 1º, al amparo del apartado 1.c) del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio, por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, que ha vulnerado lo establecido en los artículos 33.1 y 67.1 de la misma Ley jurisdiccional, y
- 2º, amparado en el apartado 1.d) del citado artículo 88, por infracción del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de Marcas. Terminaba suplicando que se dicte sentencia en la que case y anule la recurrida y resuelva en cuanto al fondo conforme a derecho, declarando nulas y no conformes a derecho las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 5 de julio de 1.996 y 24 de marzo de 1.997, así como la procedencia de la inscripción de la marca nº 1.944.518.
El recurso de casación fue admitido, en cuanto al primero de los motivos, por auto de la Sala de fecha 17 de enero de 2.003, que lo inadmitía en lo que respecta al segundo motivo, formulado al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley jurisdiccional.
Personado el Abogado del Estado, ha formulado escrito de oposición al recurso de casación, suplicando que se dicte sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso y se impongan las costas al recurrente.
Por providencia de fecha 5 de mayo de 2.004 se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 6 de julio de 2.004, en que han tenido lugar dichos actos.
La sociedad Publicaciones Áncora, S.A., recurre en casación contra la Sentencia de 19 de enero de 2.001, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que desestimó el recurso que había interpuesto contra la denegación administrativa de la marca nº 1.944.518 "Tendencias. Modos y formas de gente actual", de carácter gráfico-denominativo, para una revista, comprendida en la clase 16 del Nomenclátor internacional. La Oficina Española de Patentes y Marcas la había rechazado por la existencia de la marca prioritaria nº 1.258.381 "Tendencias Damart", también mixta, para productos de la misma clase del Nomenclátor.
La Sentencia impugnada fundamenta su fallo desestimatorio en las siguientes consideraciones:
"SEGUNDO.- El art. 12.1.a) de la Ley de Marcas, prohíbe que se registren como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior.
Por otro lado, como reiteradamente ha señalado la doctrina jurisprudencial, la función de las marcas es siempre de identificación, pues con ellas se trata de diferenciar unos productos para que no se confundan con otros, de manera tal que la confrontación de las marcas en conflicto, al efecto de examinar si entre ellas existe posible confusión, ha de ser realizada en una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad gráfica y fonética en dibujos, representaciones, fonemas o voces parciales, todo ello de acuerdo con las reglas del buen sentido. Por otro lado, cuando se da la concurrencia de marcas gráficas y mixtas debe darse primacía al elemento denominativo, como ha puesto de manifiesto el Tribunal Supremo como en la sentencia de 13 de marzo de 1997.
En el presente supuesto, entre las marcas enfrentadas existe una evidente coincidencia denominativa en el término "TENDENCIAS", y en las áreas comerciales en que inciden. Y ese elemento denominativo es le realmente característico y dominante. Por tanto, la citada coincidencia nos lleva a apreciar la existencia de la prohibición del apartado a) del art. 12.1 de la Ley 32/19888, en cuanto a riesgo o confusión en el mercado. Sin que el hecho de que la Administración haya concedido marcas con el vocablo "TENDENCIAS" para productos de la clase 16ª del Nomenclator, vincule a esta Sala, ya que, como reiteradamente ha declarado el Tribunal Supremo, la concesión o denegación de una marca es un acto reglado, y no discrecional, en el que no puede entrar en juego el precedente administrativo, con la consiguiente prevalencia del principio de legalidad sobre el de igualdad (SS.TS. de 8 de julio de 1996 y 26 de mayo de 1997, entre otras)." (fundamento de derecho segundo)
El recurso de casación se articula en dos motivos, de los cuales el segundo fue declarado no admisible por Auto de esta Sala (Sección Primera) de 17 de enero de 2.003. El primero de dichos motivos, al que ha quedado circunscrito el recurso, se formula al amparo del apartado 1.c) del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción, por la supuesta falta de respuesta a la alegación relativa al carácter genérico del término "tendencias", con infracción de lo preceptuado por los artículos 33.1 y 67.1 de la propia Ley jurisdiccional. En opinión de la parte actora dicho vocablo es el único término coincidente de ambas marcas y, al tener carácter genérico, debe ser de uso común, sin que pueda nadie apropiarse de su uso a tenor de lo establecido en los apartados a), b) y c) del artículo 11.1 de la Ley de Marcas, por lo que no puede admitirse como el término característico de la denominación de una marca. Afirma la sociedad recurrente que dicho argumento era esencial en su demanda y que nada se ha resuelto sobre ello en la Sentencia impugnada.
El motivo ha de ser aceptado, ya que efectivamente la Sentencia de instancia no responde a semejante argumento ni a la consiguiente alegación de infracción del artículo 11.1.a) de la Ley de Marcas. La demanda de instancia plantea claramente el argumento sobre el carácter genérico del término "tendencias", con mención expresa del mencionado artículo 11.1 a) de la Ley de Marcas que resultaría infringido en caso de considerarse apropiable por alguna marca en particular. Aunque es verdad que dicha alegación se formula de manera entremezclada con la relativa a la infracción del artículo 12.1.a) de la propia Ley, sin que se formule un epígrafe específico sobre la infracción del referido artículo 11.1.a), no puede negarse que constituye una alegación distinta que por sí sola puede determinar el sentido del fallo. Por consiguiente, la Sala de instancia debería haberle dado respuesta, ya que la resolución judicial ha de ser congruente con las pretensiones planteadas por las partes y si bien el derecho a la tutela judicial efectiva no precisa de una contestación específica a todo argumento esgrimido por las partes, según reiterada jurisprudencia constitucional, sí debe contener una respuesta a aquellas alegaciones esenciales con capacidad propia para determinar la aceptación o rechazo de la pretensión. Tal sucede en este caso, como frecuentemente en el derecho de marcas, en el que consistiendo por lo general la pretensión en la aceptación o rechazo del registro de una marca, la misma puede derivar del cumplimiento o infracción de diversas prohibiciones contenidas en preceptos distintos de la Ley de Marcas sobre cuya alegación es preciso dar cumplida respuesta.
En el caso de autos la Sala responde exclusivamente a la alegación relativa a la prohibición establecida en el artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 11 de noviembre, sosteniendo que ambas marcas enfrentadas son incompatibles entre sí, pero no lo hace respecto a la alegación de que el término "tendencias" es genérico y que incurre en la prohibición del artículo 11.1.a) de la referida Ley, por lo que no puede ser apropiable por nadie ni puede, por tanto, calificarse de rasgo característico de una marca. De ser ello cierto, no podría apreciarse el parecido entre las marcas en litigio considerando como elemento predominante de ambas dicho término, según la tesis de la parte actora.
La estimación del motivo y, por tanto, del recurso de casación, con la consiguiente anulación de la Sentencia recurrida nos coloca en la posición de Sala de instancia que ha de decidir el pleito con plenitud de jurisdicción. Y, de acuerdo con lo expuesto en el anterior fundamento de derecho, son dos las alegaciones mediante las que la parte actora funda la supuesta ilegalidad de las resoluciones administrativas de la Oficina Española de Patentes y Marcas que impugna en el recurso contencioso administrativo a las que debemos dar respuesta: el carácter genérico y no apropiable del término "tendencias" de acuerdo con lo previsto por el artículo 11.1.a) de la Ley marcaria y la no infracción por la marca solicitada de la prohibición relativa establecida en el artículo 12.1.a) del mismo cuerpo legal.
Ambos alegatos han de ser rechazados. En efecto, en cuanto al término "tendencias", es preciso rechazar que constituya un término genérico en el sentido en que se emplea por el artículo 11.1.a) de la Ley de Marcas.
Frente a lo que parece entender la parte actora, el artículo 11.1.a) de la Ley de Marcas no prohíbe las marcas que se compongan exclusivamente de términos comunes del lenguaje, como lo es el vocablo "tendencias", sino que se refiere a los términos "genéricos para los productos o servicios que se pretendan distinguir"; y, de forma análoga, el apartado 1.b) prohíbe las marcas compuestas exclusivamente de signos que se hayan convertido en el lenguaje común en "habituales o usuales para designar los productos o servicios" afectados. Pues bien, ese carácter de genericidad o habitualidad no se puede predicar en absoluto del término "tendencias" para las revistas o, en general, para los productos de la clase 16. Dicho término es un vocablo caprichoso y perfectamente registrable como signo distintivo para ese tipo de productos, puesto que no es un vocablo con el que se describa de forma genérica o habitual a las revistas o, en general, a los produtos de la clase 16 del Nomenclátor, y podría perfectamente protegerse la denominación de una revista formada por ese solo término. En el caso de autos la marca prioritaria es "Tendencias Damart", y no contraría el artículo 11 de la Ley de Marcas su protección frente a la aspirante en caso de que ésta ofrezca riesgo de confusión o asociación con ella.
Debe pues rechazarse el motivo primero del recurso.
Tampoco puede prosperar la segunda alegación, por las mismas razones que en su momento consideró la Sentencia recurrida. La predominancia del término "tendencias" en ambas marcas, con una grafía prácticamente idéntica y un papel muy accesorio de los demás vocablos, hacen evidente el riesgo de confusión y asociación entre ellas. Habida cuenta de que existe asimismo una coincidencia en el ámbito aplicativo, pese a las diferencias existentes entre una revista de actualidad y cualquier otra publicación periódica, es indudable que la marca solicitada incurre en la prohibición del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas.
A dicha conclusión no obsta, como acertadamente ponía de relieve la Sentencia recurrida, la existencia de precedentes administrativos, que no vinculan ni a la propia Administración, que puede apartarse de ellos de forma motivada y, en todo caso, al seguir los criterios jurisprudenciales. Menos todavía obligan los precedentes administrativos a los órganos judiciales, que sólo se encuentran vinculados por el principio de legalidad y por el principio constitucional de igualdad en la aplicación de la ley en relación con los propios precedentes, y aún así pueden separarse de ellos de forma motivada. Por lo demás, como muchas de las marcas registradas que usan el término "tendencias" ponen de relieve, el problema de la marca aspirante no es tanto el uso del término "tendencias" cuanto su parecido global con la oponente por el carácter destacado del citado término y su relevancia denominativa, por la grafía del mismo y, en suma, por la composición del conjunto del signo distintivo.
De acuerdo con lo expuesto en los anteriores fundamentos de derecho procede estimar el recurso de casación y desestimar, como Sala de instancia, el recurso contencioso-administrativo a quo, declarando conformes a derecho las Resoluciones administrativas de la Oficina Española de Patentes y Marcas que denegaron el registro de la marca aspirante número 1.944.518 "Tendencias. Modos y formas de gente actual".
En aplicación de lo prevenido en los artículos 95.3 y 129 de la Ley Jurisdiccional no procede la imposición de las costas en la instancia, al no concurrir mala fe o temeridad, ni en la casación.
En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,
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Que HA LUGAR y en consecuencia ESTIMAMOS el recurso de casación interpuesto por Publicaciones Áncora, S.L. contra la sentencia de 19 de enero de 2.001 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Novena) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo 1.441/1.997.
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Que DESESTIMAMOS el mencionado recurso contencioso-administrativo, promovido por Publicaciones Áncora, S.L. contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 5 de julio de 1.996 y 24 de marzo de 1.997 dictadas en el expediente correspondiente a la marca número 1.944.518, por ser ajustadas a derecho.
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No se imponen las costas.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. EDUARDO ESPIN TEMPLADO, estando constituída la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.
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