STS, 7 de Julio de 2005
| Ponente | MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONA |
| ECLI | ES:TS:2005:4550 |
| Número de Recurso | 1874/2003 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 7 de Julio de 2005 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a siete de Julio de dos mil cinco.
Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 1874/2003 interpuesto por "GÉNEROS DE PUNTO SAMO, S.A.", representada por el Procurador D. Antonio de Palma Villalón, contra la sentencia dictada con fecha 4 de noviembre de 2002 por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla en el recurso número 547/2001, sobre concesión de la marca "Toot"; es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por Abogado del Estado.
"Géneros de Punto Samo, S.A." interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla el recurso contencioso- administrativo número 547/2001 contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 22 de diciembre de 2000 que concedió la marca número 2.183.005/3 "Toot" en la clase 25.
En su escrito de demanda, de 26 de octubre de 2001, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "por la que declare nulo desde el inicio y no conforme a derecho el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas, recaído en el expediente Ref. LP/GS, nº 10929/99 y publicado en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de fecha 16 de febrero de 2001 por el que se concede a la entidad Juci, S.L., la marca nº 2.183.005/3 'Toot', en clase 25, condenando a la demandada a que proceda a la cancelación de dicha marca en el Registro de la Propiedad Industrial y a la consecuente publicación oficial de la cancelación". Por otrosí solicitó el recibimiento a prueba.
El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 19 de noviembre de 2001, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia "por la que se acuerde la desestimación del recurso".
No habiéndose recibido el pleito a prueba y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla dictó sentencia con fecha 4 de noviembre de 2002, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que debemos desestimar el recurso interpuesto por Géneros Punto Samo, S.A., representada por la procuradora Sra. León López y defendida por la letrada Sra. Cuesta Fernández, contra Resolución de 22 de diciembre de 2000 de la Oficina Española de Patentes y Marcas por ser conforme al Ordenamiento Jurídico. No hacemos pronunciamiento sobre costas".
Con fecha 17 de marzo de 2003 "Géneros de Punto Samo, S.A." interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 1874/2003 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos fundados en el artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional: Primero: "infracción del art. 336.1, 337.2 y 348 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil en relación con el art. 60.4 de la LJ". Segundo: "infracción del art. 12.1.a) en relación con el art. 1 de la Ley de Marcas (L. 32/1998, de 10 de noviembre)".
"infracción de la doctrina jurisprudencial del TS que establece, con carácter general, los criterios que han de tenerse en cuenta para realizar la comparación entre las marcas o signos enfrentados a efectos de determinar la identidad o semejanza gráfica y fonética".
El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con imposición de costas al recurrente.
Por providencia de 30 de marzo de 2005 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 29 de junio siguiente, en que ha tenido lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Magistrado de Sala
La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla con fecha 4 de noviembre de 2002, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Géneros de Punto Samo, S.A." contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñada en cuya virtud fue inscrita la marca número 2.183.005/3, "Toot", para distinguir productos de la clase 25 del Nomenclátor Internacional, en concreto "prendas confeccionadas para señora, caballero o niño y calzados (excepto ortopédicos), sombrerería".
A la inscripción de la marca número 2.183.005/3, "Toot", solicitada por "Juci, S.L.", se había opuesto "Géneros de Punto Samo, S.A." en cuanto titular de la marca número 2.001.705 (7), que ampara productos de la misma clase, en concreto "confecciones en género de punto".
La Sala de instancia confirmó la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta, a su vez, había considerado que no concurrían en el caso de autos los "presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 12.1 [de la Ley], por existir entre los distintivos enfrentados, marca solicitada 2.183.005 Toot (cl. 25) y marca oponente 2.001.705 Hoot (cl. 25), suficientes disparidades de conjunto como para garantizar su recíproca diferenciación, excluyéndose todo riesgo de error o confusión en el mercado".
Las consideraciones en las que se basó el tribunal sentenciador para pronunciarse en el sentido en que lo hizo fueron las siguientes:
"Admitiendo, en línea de principio, los presupuestos fácticos que en sus alegaciones establece el actor creemos que, en este caso, no pueden llevar a la estimación del recurso. En efecto, que ambas marcas sean denominativas y se refieran a los mismos productos no es en sí un hecho relevante, a los efectos que aquí interesan; lo mismo cabe decir de que ambas sean denominaciones de ficción. Sólo si esas circunstancias influyeran en otros aspectos y pudieran llevar a la confusión referida en el consumidor serían relevantes. Y, claro es, la similitud de ambos términos es el principal argumento para sostener la tesis del actor.
No puede negarse que existe una gran semejanza entre ambos términos. Pero, precisamente, la naturaleza ficticia de la denominación, así como el hecho, relevante, de que la marca cuestionada - como la oponente- no gozan en el mercado de un gran conocimiento por el público en general - según los conocimientos básicos que el Tribunal tiene sobre la materia- llevan a concluir que la semejanza alegada no puede ser argumento suficiente para denegar la protección registral a la marca impugnada. Y es que, en principio, parece razonable que el Registro proteja a un competidor de otros pero ello no debe suponer la imposibilidad de que otros empresarios utilicen marcas similares o parecidas a otras que en el mercado no gozan de un reconocido conocimiento público. Sobre todo cuando las marcas nominativas son, como en este caso, de ficción. Y es que, en esa ignorancia, resulta muy difícil, por no decir imposible, que una marca se aproveche de la otra. Ese es, al parecer, el caso presente.
Por último, es de destacar también, como razona el Sr. Abogado del Estado, que ambas marcas deben ser consideradas en su conjunto -a los efectos de comprobar una posible confusión- sin que la coincidencia parcial de ambos términos haya de ser siempre suficiente. Y no cabe duda de que una y otra marca 'suenan' muy diferentes en su expresión oral, lo que también es relevante a estos efectos".
Disconforme con la sentencia de instancia, la parte actora la impugna en casación aduciendo para ello tres motivos que funda en el artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional. En el primero considera vulnerados los artículos 336.1, 337.2 y 348 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 60.4 de la Ley Jurisdiccional porque, a su juicio, habiendo acompañado con su demanda un "informe pericial", la Sala de instancia no hace mención alguna de él en la sentencia, manifestando el tribunal en el cuarto antecedente de hecho de aquélla que "no se ha practicado prueba".
El motivo está defectuosamente planteado, pues debería haberlo sido a través de la vía procesal del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional dado que la infracción denunciada, de ser cierta, correspondería a las constitutivas de un quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por vulneración de las normas reguladoras de la sentencia. Además de ello, no tiene suficientemente en cuenta dos circunstancias relevantes cuales son:
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Que la Sala de instancia efectivamente rechazó en su día (auto de 20 de marzo de 2002) el recibimiento a prueba solicitado, sin que tal decisión fuese impugnada por la actora. Es correcta, en consecuencia, la afirmación de dicha Sala en la sentencia al resaltar que el proceso no fue recibido a prueba.
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Que en el sistema de prueba regulado por el artículo 60 de la Ley Jurisdiccional la emisión del dictamen pericial tiene un procedimiento específico, previsto en su apartado sexto, que difiere del general establecido por la Ley de Enjuiciamiento Civil. De modo que, no obstante la remisión a esta última Ley que contiene el apartado cuarto del mismo artículo, es preciso atenerse a las reglas que para la emisión de la prueba pericial dispone el apartado sexto, de preferente aplicación.
El segundo motivo de casación se ampara también -ahora sí de modo apropiado- en el cauce procesal del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional y denuncia que la Sala de instancia ha infringido el artículo 12.1.a) en relación con el artículo 1, ambos de la Ley 32/1998, de 10 de noviembre, de Marcas. Lo examinaremos de modo conjunto con el tercer motivo, también amparado en el mismo cauce procesal, pues ambos se refieren en realidad a la misma cuestión, esto es, a la corrección jurídica del juicio de comparación de los signos enfrentados.
Sin perjuicio de que, efectivamente, alguna de las afirmaciones de la Sala de instancia (las contenidas en la primera parte de su razonamiento) deban ser objeto de matizaciones en el sentido al que inmediatamente nos referiremos, el pronunciamiento final de la sentencia ha de ser mantenido, conforme a nuestra doctrina consolidada en esta materia.
El tribunal de instancia parte (en el planteamiento inicial del fundamento jurídico segundo) de que ambas marcas son meramente "denominativas y se refieren a los mismos productos" y que "existe una gran semejanza entre ambos términos". La consecuencia lógica de dicho planteamiento, si no fuera seguido de las afirmaciones finales de la sentencia, debería haber sido la estimación del recurso contencioso-administrativo, pues tal es la conclusión que la Ley 32/1988 atribuye en su artículo 12.1.a) a la coexistencia o simultaneidad de la identidad aplicativa ("los mismos productos") por un lado y a la "gran semejanza" de las denominaciones, por otro, cuando se trata de marcas precisamente denominativas, esto es, que sólo se componen de términos, sin incorporar grafismos o iconos característicos.
En la medida que el citado precepto legal prohíbe registrar como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior, la presencia simultánea de los dos elementos de confundibilidad (el aplicativo y el denominativo), uno de ellos en grado tal que se da identidad de los productos, es apta para provocar, en principio, la confusión que trata de impedirse con la prohibición relativa de registro inserta en aquel artículo.
El tribunal de instancia trata de soslayar la prohibición relativa de registro apelando a dos circunstancias (el carácter de fantasía de los signos y su escaso renombre) que, sin embargo, no pueden tener la consecuencia que de ellas obtiene:
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En primer lugar, si dicho tribunal admite la semejanza de las dos marcas enfrentadas, es irrelevante que los términos empleados por una y otra (en este caso, los términos "Hoot" y "Toot") sean o no de fantasía. La protección registral del primer signo, ya registrado, inhibe la del segundo también cuando ambos son de fantasía.
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Resulta igualmente irrelevante a los meros efectos de aplicar el precepto legal cuya infracción se imputa a la Sala, que ni uno ni otro signo gocen "[...] en el mercado de un gran conocimiento por el público en general", factor éste que no afecta de suyo al contraste o juicio de semejanza entre las denominaciones. Incurre la Sala en un error de derecho al sostener que, tratándose de productos idénticos, los empresarios pueden utilizar "marcas similares o parecidas a otras que en el mercado no gozan de un reconocido conocimiento público".
Dicha afirmación no se aviene con la interpretación adecuada del precepto legal analizado, cuya eficacia se extiende de modo indistinto tanto a los signos registrados que gozaban ya de un previo reconocimiento público como a los que, sin tenerlo, accedieron legítimamente al registro para buscar su protección. La notoriedad de la marca prioritaria (artículo 3.2) o su reputación, renombre y prestigio en el mercado (artículo 13) tienen otros efectos jurídicos en el marco de la Ley 32/1988 pero, insistimos, son factores ajenos en principio al mero análisis comparativo de los signos enfrentados.
Si la Sala de instancia se hubiera limitado a hacer las afirmaciones ya expuestas, que juzgamos no correctas, su tesis debería ser corregida en casación pues restringiría significativamente, en detrimento del alcance que la Ley 32/1988 ha pretendido darle, la protección dispensada por su artículo 12.1.a), pareciendo reducirla sólo a las marcas que, además de estar ya registradas, gozaran "de un reconocido conocimiento público".
No es ésta, sin embargo, la verdadera razón de decidir del fallo de instancia, que se encuentra en las últimas frases del fundamento jurídico segundo. En ellas se advierte cómo el juicio de similitud realizado por la Sala sentenciadora resulta, en definitiva, favorable a la convivencia registral de los signos en liza precisamente porque a juicio de aquel tribunal las diferencias se imponen sobre las semejanzas entre ambos.
A partir de dichas afirmaciones, el segundo y tercer motivos de casación no pueden ser acogidos habida cuenta de la constante doctrina que venimos sentando en torno al control casacional de las sentencias en que se aplica la norma ahora invocada.
Hemos sostenido que cuando la cuestión central del litigio de instancia es, precisamente, apreciar las diferencias fonéticas, gráficas, conceptuales y aplicativas de unas y otras marcas a efectos de juzgar sobre su posible pacífica convivencia en el mercado sin riesgo de confusión y excluir la prohibición relativa establecida por el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, no basta para el éxito de dicho recurso de casación que la recurrente se limite a discrepar de las apreciaciones que haya hecho el tribunal de instancia afirmando que éste ha errado en dichas apreciaciones.
En efecto, no corresponde a esta Sala, en cuanto tribunal de casación, sustituir las valoraciones efectuadas por los tribunales de instancia sobre la apreciación de los diversos elementos de hecho que aquel artículo contempla para legitimar el acceso o la negativa al registro de una determinada marca. En la medida que este precepto prohíbe registrar como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior, el juicio de los tribunales de instancia sobre cualquiera de estos factores (identidad, semejanza, inducción a la confusión en el mercado y riesgo de asociación), a la vista de los elementos de hecho y de las pruebas practicadas, no puede ser sustituido por el del tribunal de casación.
Siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los escasos preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos. Este intento de sustitución es, en suma, el que aflora en el recurso a examen: la parte recurrente sostiene la opinión de que los distintivos enfrentados tienen los suficientes factores de confundibilidad como para generar el riesgo de confusión. Sin embargo, la sentencia de instancia llega a conclusiones distintas que, atendiendo a los criterios que deben regir el análisis, no cabe reputar ni irracionales ni absurdas.
Sobre la base de estas premisas, no es irrazonable concluir que las marcas enfrentadas presentan en este caso diferencias suficientes como para llegar a la conclusión a la que llega el tribunal de instancia. Es cierto que ambos términos coinciden en el número de letras, tres de las cuales son iguales, pero también lo es que el juicio de la Sala de instancia sobre el resultado fonético del conjunto resultante ("una y otra marca suenan muy diferentes en su expresión oral", concluye la sentencia), obtenido a partir de la incidencia de la primera y en este caso decisiva consonante, ha de prevalecer sobre el correlativo de la parte recurrente ("ambas denominaciones suenan al oído de manera idéntica") en cuanto cuestión de hecho no revisable en casación.
Procede, pues, la desestimación del recurso con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido, conforme prescribe el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional. Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español
No ha lugar al recurso de casación número 1874/2002, interpuesto por "Géneros de Punto Samo, S.A." contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla de fecha 4 de noviembre de 2002, recaída en el recurso número 547 de 2001. Imponemos a la parte recurrente las costas de este recurso.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Fernando Ledesma.- Óscar González.- Manuel Campos.- Eduardo Espín.- José Manuel Bandrés.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.
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STSJ Castilla y León 456/2006, 23 de Octubre de 2006
...presunción de imparcialidad, eficacia y acierto que se atribuye a las decisiones de los órganos administrativos. Por un lado, la STS Sala 3ª de 7 julio 2005 , Pte: Campos Sánchez-Bordona, Manuel, advertía que "...en el sistema de prueba regulado por el artículo 60 de la Ley Jurisdiccional l......