STS 123/2008, 21 de Febrero de 2008

El Juzgado de Primera Instancia número uno de A Coruña dictó sentencia de 24 de febrero de 2000 en autos de juicio declarativo de menor cuantía n.º 888/1998, cuyo fallo dice:

Fallo. Que desestimando íntegramente la demanda interpuesta por la procuradora Sra. Bermúdez Tasende en la representación de Banco Atlantico, S. A., contra Caja de Ahorros de Galicia absuelvo a la demandada de la pretensión que contra ella se ejercitaba. Las costas del procedimiento se imponen al demandante

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La sentencia contiene los siguientes fundamentos de Derecho:

Primero. La primera pretensión ejercitada en la demanda por Banco Atlántico, S. A. tiene por objeto que se declare la nulidad de las marcas Caixa Atlántico, n.° 1 316 497 y Caja Atlántico n.° 1 316 497, de las que es titular la Caja de Ahorros de Galicia (Caixa Galicia), por infringir la prohibición contenida en la letra f) del apartado 1.° del art. 11 de la Ley de Marcas, ordenando su cancelación en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Considera la entidad demandante que las citadas marcas concedidas para distinguir servicios financieros están constituidas por unas leyendas que inducen a pensar que estamos ante una entidad de crédito relacionada con la razón social que constituye el objeto de dichas marcas, la Caja Atlántico o Caixa Atlántico, entidad que no existe, por lo que se induce a engaño a los consumidores o usuarios.

Segundo. El art. 11.1.° letra f) de la Ley de Marcas dispone que no podrán registrarse como marcas, además de los signos o medios que no puedan constituir marca conforme al art. 1 de la presente ley, los siguientes: f) Los que puedan inducir al público a error particularmente sobre la naturaleza, la calidad, las características o la procedencia geográfica de los productos o servicios. Por su parte el art. 47 de la Ley citada establece que el registro de la marca será cancelado cuando mediante sentencia firme se declare que es nulo por contravenir lo dispuesto en los arts. 1 y 11 de la presente ley.

»Aplicando estos preceptos al caso debatido ha de afirmarse que no concurre la nulidad alegada. Ciertamente debe reconocerse el poder de las marcas Caja Atlántico y Caixa Atlántico para sugerir la existencia de una entidad de crédito (Caja de Ahorros del Atlántico), al utilizar la Caja de Ahorros demandada en su publicidad y documentación la denominación abreviada Caixa o Caja Galicia, como también es frecuente que las Cajas de Ahorros utilicen en forma abreviada su denominación (Caja España, Caja Duero, Caja Madrid, Caja Vigo, etc.), extremos reconocidos en confesión por el representante legal de la demandada (absolución posiciones segunda y tercera, folio 104).

»Ahora bien, el carácter engañoso de la denominación deberá considerarse tan solo si proporciona información errónea sobre los productos o servicios para los que se solicita su registro como marca: en este caso servicios de seguros y finanzas de la Clase 36 del Nomenclátor Internacional.

»La circunstancia de que las marcas evoquen una entidad de crédito inexistente (Caja de Ahorros del Atlántico) carece de trascendencia desde el momento que la titular de la marca es la Caja de Ahorros de Galicia, entidad existente y que goza de las cualidades que se reconocen por los consumidores a las cajas de ahorros.

»Por lo tanto, no se entiende dónde puede estar el engaño para los consumidores cuando la marca evoca (según la tesis del actor) una entidad inexistente (Caja de Ahorros del Atlántico) y resulta que la entidad titular de la marca es realmente una Caja de Ahorros. Caja Atlántico y Caixa Atlántico son marcas de las que es titular la Caixa Galicia, cuando usa las marcas para designar sus productos, ningún engaño se produce respecto de la naturaleza, características, etc., de los productos y servicios financieros que presta, que efectivamente son prestados por una Caja de Ahorros.

»En hipótesis se podría dar el engaño si la marca evocadora no fuese de una Caja de Ahorros existente, o bien la entidad propietaria de la marca no fuese una Caja de Ahorros. En este segundo caso los servicios o productos financieros ofrecidos a través de la marca evocadora de una Caja de Ahorros podrían dar lugar a engaño a los consumidores al ser prestados por una entidad que careciese de las cualidades que adornan a la evocada. En definitiva, no se dan los presupuestos para decretar la nulidad solicitada.

»Tercero. La segunda petición tiene por objeto que se declare la nulidad de las marcas Caja Atlántico y Caixa Atlántico de las que es titular la demandada por infracción de la prohibición relativa de registro contenida en el art. 3 letra c) de la Ley de Marcas. Basa su pretensión la entidad demandante en que dichas marcas debilitan la fuerza distintiva de la marca Banco Atlántico, ya que hasta ahora los usuarios de los servicios bancarios relacionaban siempre de manera inevitable la palabra Atlántico con el "Banco Atlántico", mientras que la concesión de las referidas marcas desemboca en una inferencia en esa relación, recibiendo esas marcas una parte importante del elevado y extenso conocimiento que tienen los usuarios de servicios bancarios de la marca Banco Atlántico.

»Cuarto. El art. 13, letra c) de la Ley de Marcas dispone que no podrán registrarse como marcas: "c) Los signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados". El art. 47 de la misma Ley establece: "1. El registro de una marca será cancelado cuando haya sido anulado mediante sentencia firme por ser contrario a lo dispuesto en los arts. 12, 13 y 14 de la presente ley ".

»Esta segunda pretensión anulatoria tampoco puede prosperar. En primer lugar no se discute que la marca Banco Atlántico es una marca reputada o renombrada en el sector financiero, al estar difundida en el mercado en general, pero lo que de ningún modo se acredita es que las marcas Caja Atlántico y Caixa Atlántico supongan un aprovechamiento indebido del "goodwill" o prestigio de la marca anterior. En ningún caso el uso de un vocablo idéntico (Atlántico) al de una marca renombrada en el sector bancario supone por sí mismo un aprovechamiento indebido de la reputación de dicha marca, tal y como lo afirma la actora en el apartado 4.° del hecho tercero de la demanda, y ello porque la palabra Atlántico carece por sí misma de fuerza distintiva, al tratarse de un nombre genérico. Baste reproducir aquí el fundamento de derecho quinto de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (folio 52) cuando señala cómo "en el mundo de la Banca conviven sin menoscabo recíproco multitud de Cajas de Ahorros y Bancos que utilizan en su denominación un término de naturaleza geográfica común entre los que citaremos los siguientes Bilbao Vizcaia Kutsa/Banco Bilbao Vizcaya, Caja de Ahorros de Jerez/Banco de Jerez, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid/Banco de Madrid, Caja de Ahorros de Murcia/Banco de Murcia y Caja de Ahorros de Galicia/Banco de Galicia".

»En consecuencia se desestima esta segunda petición y con ella toda la demanda.

»Quinto. La desestimación de la demanda determina que se impongan las costas al demandante conforme al art. 523 de la LEC ».

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de A Coruña dictó sentencia n.º 474, de 25 de octubre de 2000, en el rollo de apelación n.º 690/2000, cuyo fallo dice:

Fallamos. Que con estimación del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de 1.ª Instancia de esta ciudad debemos revocarla y en su lugar anulamos las marcas Caixa Atlántico y Caja Atlántico (números 1 316 496 y 1 316 497 respectivamente) y ordenamos su cancelación de la Oficina Española de Patentes y Marcas condenando a la demandada Caja de Ahorros de Galicia a pasar por la declaración de nulidad, con imposición de las costas de la primera instancia y sin hacer mención a las de la alzada

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La sentencia contiene los siguientes fundamentos jurídicos:

Primero. Insiste en esta alzada la apelante Banco Atlántico en que las marcas Caja Atlántica y Caixa Atlántica están incursas en la prohibición absoluta contemplada en la letra f, del n.º 1 del artículo 11 de la Ley de Marcas, según los términos en que se planteó la litis, "por inducir a error al público de los consumidores (sic)"... "al no existir entidad alguna de crédito que se denomine Caixa o Caja Atlántica" (hecho tercero, párrafo 1.° de la demanda).

De los diferentes supuestos de inducción a error que en el precepto pueden englobarse, la parte recurre al que pudiera producirse al público en torno a la entidad que ofertase los servicios de seguros y de finanzas para los cuales se concedieron las marcas en cuestión. En su opinión, por no existir la Caja o Caixa Atlántico, la denominación elegida por la demandada para su producto proporcionaría información errónea al consumidor potencial (uno de los criterios que la doctrina maneja para determinar el riesgo de engaño de una denominación o signo). Sin embargo, el tipo de producto para el que se concede la marca no puede entenderse dirigido al "gran público" y, en consecuencia, la importancia del dato potencialmente erróneo se relativiza; y es ahí donde cobra todo su vigor el razonamiento que se contiene en la sentencia de grado: el consumidor del producto o servicio "seguros y finanzas" no se verá afectado por el hecho de que la entidad que lo oferta sea una Caja de Ahorros de nombre diferente a aquel que se utiliza para denominar al producto; sí seria relevante (engañoso) el error, inducido por el nombre del reiterado producto, si detrás de éste no hubiese una entidad financiera, sino cualquier empresa que se valiera de las palabras Caja o Caixa para atraer clientes con mayor facilidad. En este aspecto el recurso no puede prosperar.

Segundo. La subsidiaria petición de anulación de las marcas expresadas más arriba por el indebido aprovechamiento de la reputación de Banco Atlántico (apartado c) del art. 13 de la Ley de Marcas) fue rechazado por considerar la sentencia apelada (FJ 4a ) que el vocablo Atlántico es nombre genérico que no supone, "per se", aprovechamiento alguno.

Discrepa, sin embargo, la Sala de esta apreciación, porque al alcance del ciudadano medio está el hecho notorio que en el ámbito financiero existe un banco denominado Atlántico, y que esa circunstancia no pase desapercibida al público en general se debe, en principal y buena medida, al esfuerzo publicitario y de implantación territorial de la entidad en cuestión.

La utilización del genérico "Atlántico" no tendría por sí misma mayor transcendencia si la actividad en la que se emplease el nombre fuese diferente al mundo de la economía y las finanzas (pongamos por caso la deportiva o la industria repostera), pero no sucede así en el supuesto enjuiciado y, además, en lugar de acomodar el género a la primera palabra del nombre compuesto (Caja Atlántica) o incluir la contracción (Caja del Atlántico), la demandada escoge la denominación más parecida al banco preexistente. Y no hace al caso el ejemplo de la dualidad de Cajas y Bancos de idéntica denominación, porque obsérvese que todas las entidades que se citan en la sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (que luego reproduce la sentencia apelada, en apoyo de la solución desestimatoria) llevan el nombre de lugares geográficos que, como tales, no admiten género (Bilbao, Murcia, Galicia, Madrid y Jerez), pero no se citan supuestos tales como "Caja Zaragozano," "Caja Herrero", "Caja Guipuzcoano" u otros, análogos que podrían servir al efecto pretendido con mayor precisión.

El indudable atractivo de la palabra "Atlántico" al que hace referencia la demandada en su contestación, no es notoriamente superior al de la forma femenina del vocablo, estimando la Sala que la única razón de la elección del nombre del producto es, precisamente, la que veda el epígrafe c) del art. 13 de la repetida Ley de Marcas y el recurso debe prosperar.

Tercero punto La estimación del recurso conlleva que no se haga mención a las costas procesales de la alzada (art. 710 de la LEC ), y las de la instancia se han de imponer a la demandada conforme al art. 523 de la Ley rituaria».

QUINTO. - En el escrito de interposición del recurso de casación presentado por la representación procesal de Caja de Ahorros de Galicia se formula el siguiente motivo de casación:

Motivo primero y único. «Motivo de casación que se formula al amparo del 4.° del art. 1692 LEC, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate. En concreto, por la del párrafo c) del art. 13 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas.»

El motivo se funda, en resumen, en lo siguiente:

Los dos últimos párrafos del fundamento jurídico segundo de la sentencia recurrida que se trascriben ponen de manifiesto que la sentencia adolece de un error de partida que resulta decisivo, pues afecta a la denominación misma de las marcas Caja Atlántico y Caixa Atlántico y ha impedido la correcta comprensión de dicha denominación y ha sido el factor determinante para que la sentencia haya entendido que dichas marcas conculcan la prohibición que establece el párrafo c) del art. 13 LM.

La palabra Atlántico que forma parte de la denominación de ambas marcas, se refiere al nombre propio que designa a uno de los cinco océanos existentes y que lo diferencia de los cuatro restantes. Así, en el apartado 3 del fundamento de derecho segundo del escrito de contestación a la demanda correspondiente al juicio de menor cuantía nº 888/98 del Juzgado de Primera Instancia n.º Uno de A Coruña, del que trae causa el presente recurso, se dice: «ya que la palabra atlántico sólo evoca, indudablemente, al océano de dicho nombre»; «ante semejante pretensión de apropiación exclusiva nada menos que de la palabra atlántico, término geográfico por excelencia, que designa a un océano enorme que baña las costas de tres continentes incluyendo las de muchos estados», y se invoca la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 23 de julio de 1988, que confirmó el registro de la marca Atlántico precisamente a favor de Banco Atlántico, S. A., en su fundamento de derecho segundo refiere que «la palabra Atlántico, que designa océano.»

En el mismo fundamento de derecho tercero del escrito de contestación a la demanda, se afirma: «... la elección de la palabra Atlántico para componer la denominación de las marcas Caixa Atlántico y Caja Atlántico no responde a alguna "astucia", como tan injustificadamente se dice de adverso, sino sólo al indudable atractivo de dicha palabra, tanto por su notoria eufonía como porque denomina a una realidad geográfica, el océano atlántico, de conocimiento general y con gran capacidad para evocar y sugerir».

Banco Atlántico, S. A., no ha alegado nada en relación con el hecho de que la palabra Atlántico que forma parte de las marcas Caja Atlántico y Caixa Atlántico se refiere precisamente al nombre propio que designa y distingue a uno de los cinco océanos existentes.

La sentencia de la Sección 8.ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 30 de junio de 1995, que declaró procedente la inscripción de ambas marcas, da por supuesta, obviamente, la misma significación de la palabra Atlántico, ya que la equipara a los topónimos que, a efectos de tal equiparación, cita a título de ejemplo en su fundamento de derecho quinto.

En el expediente administrativo previo al recurso contencioso-administrativo resuelto por la sentencia citada, el Registro de la Propiedad Industrial denegó la inscripción por razón del parecido con las marcas de Banco Atlántico, S. A., pero no apreció discordancia entre el género de las palabras Caja o Caixa Atlántico, lo que indudablemente habría hecho si creyera que la palabra Atlántico es un mero adjetivo de las palabras Caja o Caixa en vez de ser la expresión del nombre propio de un océano, ya que, si se tratara de un adjetivo, la referida discordancia de género, además de ser un absurdo desde el punto de vista gramatical, podría, por ello, inducir a error o indicar falsamente procedencia, crédito o reputación industrial, contraviniendo lo dispuesto en los párrafos 10 y 13 del art. 124 del Estatuto de la Propiedad Industrial de 26 de julio de 1929, entonces vigente.

La sentencia de primera instancia que desestimó la demanda de Banco Atlántico, S. A., asume que la palabra Atlántico que forma parte de las marcas Caja Atlántico y Caixa Atlántico se refiere al nombre propio que designa y distingue a uno de los cinco océanos como lo demuestra el hecho de que reproduce el fundamento de derecho quinto, antes comentado, de la sentencia de la Sección 8.ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 30 de junio de 1995.

La sentencia recurrida no atribuye a la palabra Atlántico la significación del nombre propio que designa y distingue a un océano, sino la del adjetivo «atlántico» (con minúscula), en la segunda acepción que figura en el diccionario de la Real Academia Española, es decir, «perteneciente o relativo al océano Atlántico, o a los territorios que baña». Podría decirse que en el diccionario se consultó sólo la palabra «atlántico», que corresponde al adjetivo referido y no la palabra «océano», nombre común, cuya segunda acepción se refiere a los cinco océanos que actualmente se reconocen, designados y distinguidos por el nombre propio de cada uno: Atlántico (con mayúscula), Pacífico, Índico, Boreal y Austral.

En los dos últimos párrafos del fundamento de derecho segundo de la sentencia recurrida se rechaza, expresamente, la equiparación de la palabra atlántico con los topónimos citados en el fundamento de derecho quinto de la sentencia de la Sección 8.ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 30 de junio de 1995, y da como razón de tal rechazo la de que «las entidades que se citan en la sentencia... llevan el nombre de lugares geográficos que, como tales, no admiten género», lo que significa que la sentencia recurrida no ha advertido que la palabra atlántico que forma parte de las marcas se refiere al nombre propio de un lugar geográfico.

Según la sentencia recurrida, «en lugar de acomodar el género a la primera palabra del nombre compuesto (Caja Atlántica) la demandada escoge la denominación más parecida al banco preexistente (sic)». Es evidente la atribución a la palabra atlántico de la significación del adjetivo «atlántico», que, como tal adjetivo, admite los géneros masculino y femenino (e incluso el neutro), así como los números singular y plural. De este modo, se equipara la expresión «Caja atlántica» (con minúscula, ya que no sería un nombre propio) con expresiones tales como «costa atlántica», «fauna atlántica», «clima atlántico», «islas atlánticas», «archipiélagos atlánticos», etc.

Se manifiesta con mayor rotundidad si cabe, cuando se equipara, como ejemplo de absurdo gramatical, Caja Atlántico con «Caja Zaragozano» y con «Caja Guipuzcoano» (no resulta comprensible en semejante contexto la cita de «Caja Herrero»), como si entre las palabras caja y atlántico existiera la misma discordancia de género que la que existe entre «caja» y «zaragozano» o «guipuzcoano».

La atribución de la significación del adjetivo «atlántico» a la palabra atlántico que forma parte de las marcas Caja Atlántico y Caixa Atlántico es un dato determinante del sentido del fallo, como lo acredita, el último párrafo del fundamento de derecho 2.º de la sentencia recurrida, «el indudable atractivo de la palabra 'Atlántico' al que hace referencia la demandada en su contestación, no es notoriamente superior al de la forma femenina del vocablo, estimando la Sala que la única razón de la elección del nombre del producto es, precisamente, la que veda el epígrafe c) del art. 13 de la repetida Ley de Marcas y el recurso debe prosperar».

La sentencia recurrida atribuyó la significación del adjetivo «atlántico» de un modo maquinal o automático, sin caer en la cuenta de que con ello introducía una alteración esencial y de efectos determinantes en un dato básico, plenamente correcto, del que partieron y al que se atuvieron todas las actuaciones administrativas y jurisdiccionales referidas, siendo indudable que dicha alteración no respondió a la creencia de que la significación atribuida hasta ahora a la palabra atlántico era incorrecta ya que en tal caso la sentencia recurrida debió razonar el por qué.

La lectura de la sentencia da a entender que lo que dio lugar a la estimación del recurso de apelación no fue la palabra atlántico en sí misma, sino el supuesto mal uso o uso ilícito de dicha palabra en perjuicio de tercero, supuestamente concretado en la aberración gramatical de invertir el género de un adjetivo, con la consiguiente discordancia con el género del sustantivo, para adecuar dolosamente dicho género al de otro sustantivo perteneciente a un tercero y crear así una apariencia engañosa con el fin de aprovechar la reputación del sustantivo ajeno.

Aunque el hecho de que el error se refiera a la significación de una palabra y no a la palabra en sí misma, puede a veces dificultar la prueba de dicho error, en el presente caso, es evidente, pues todas las actuaciones administrativas y jurisdiccionales habidas hasta ahora por confrontación entre las marcas Caja Atlántico o Caixa Atlántico y las marcas de Banco Atlántico, S. A., se han resuelto en consideración a que la palabra Atlántico se refiere al nombre propio que designa y distingue a uno de los cinco océanos.

Las expresiones Caja Atlántico y Caixa Atlántico son correctas desde el punto de vista gramatical si, como ocurre en el presente caso, la palabra Atlántico tiene la significación de un nombre propio geográfico que no admite forma femenina y constituirían una aberración gramatical si dicha palabra tuviera la significación de un adjetivo, pues en tal caso existiría una discordancia inaceptable entre el género del adjetivo y el del sustantivo.

El error de partida de la sentencia recurrida la ha llevado a infringir el párrafo c) del art. 13 LM, pues la sentencia aplicó este precepto a un caso real al que no es objetivamente aplicable.

La palabra atlántico (en su correcta significación) es un nombre geográfico literal, lo que significa que, en sí mismo, no es susceptible de apropiación exclusiva por nadie.

Una reiteradísima jurisprudencia tanto de esta Sala, como de la Sala Tercera del Tribunal Supremo proclama que los signos, los nombres genéricos y los geográficos no alcanzan protección registral como marcas cuando conforman exclusivamente las mismas, pero nada obsta a que, en combinación con otros signos o términos, puedan formar parte de una marca cuya denominación compuesta sea plenamente protegible como un conjunto con identidad propia; pero, en tales casos, el titular de la marca no puede impedir que el mismo nombre genérico o geográfico sea incorporado a otra marca de denominación compuesta, siempre y cuando los demás signos o términos que forman parte del conjunto impidan la confusión entre ambas marcas a pesar de la identidad del nombre genérico o geográfico de que se trate. En este sentido, cita las SSTS de 6 de marzo de 1991, 29 de noviembre de 1991 y 8 de abril de 1995, resolutoria ésta última de un litigio entre dos Cajas de Ahorros.

La aplicación de esta jurisprudencia a las entidades financieras ha dado lugar a una situación generalizada, bien conocida, de convivencia pacífica de signos o medios constituidos por denominaciones compuestas de las que forma parte un mismo nombre geográfico según el fundamento de derecho 5.º de la sentencia de la Sección 8.ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 30 de junio de 1995, reproducido por la sentencia de primera instancia, «en el mundo de la Banca conviven, sin menoscabo recíproco, multitud de Cajas de Ahorros y Bancos que utilizan en su denominación un término de naturaleza geográfica común, entre los que citaremos los siguientes:...».

Las palabras «caja» y «banco» tienen significación distintiva por sí mismas que hacen imposible la confusión para el consumidor o usuario medio, entre denominaciones en las que figure una u otra de dichas palabras seguida del mismo nombre geográfico, ya que en tales denominaciones existirá siempre, como mínimo y sin perjuicio de otras posibles diferencias adicionales, la diferencia esencial resultante de las palabras «Caja» y «Banco».

Esta convivencia pacífica es una situación generalizada, consagrada y consolidada por la jurisprudencia citada, la quiebra a título singular de semejante situación podría implicar, dejando a salvo la posibilidad de algún caso concreto que fuera realmente excepcional, la vulneración de los principios constitucionales de seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad, art. 9.3 de la Constitución, y del de igualdad ante la Ley proclamado por el art. 14 de la misma.

La pretensión de cierre registral que trata de hacer valer Banco Atlántico, S. A., estaría fundada si esta entidad se hubiera apropiado exclusivamente del nombre geográfico literal Atlántico, lo que no es jurídicamente posible según la jurisprudencia citada.

Cita la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 23 de julio de 1988, que confirmó la corrección del registro de la marca Atlántico, precisamente a favor de Banco Atlántico, S. A., que en su fundamento de derecho 2.º manifiesta que la palabra Atlántico, que designa océano, puede ser utilizada como marca, pero no puede ser monopolizada por nadie a causa precisamente de su propia naturaleza intrínseca y su difusión consiguiente, que impide la apropiación en exclusiva.

Todo lo expuesto demuestra que la sentencia recurrida infringió el art. 13.c) LM, pues aplicó este precepto a un caso real al que no es objetivamente aplicable, sin perjuicio de que dicha aplicación ilegal respondiera sólo, presumiblemente, al error de partida analizado. El hecho de que las marcas enfrentadas se utilicen en la misma área de negocio, carece de virtualidad para infringir cualquiera de las prohibiciones reguladas por la Ley de Marcas, incluida la del párrafo c) del art. 13 de la misma, sin perjuicio de que sea tenido en cuenta para proceder con la debida prudencia o cautela.

Termina solicitando de la Sala que «habiendo por presentado este escrito, con los documentos de los que se ha hecho mención y sus respectivas copias, se sirva admitirlo y tenerme por personado en la representación que ostento y dejo acreditada, entendiéndose conmigo las sucesivas actuaciones, así como que tenga por presentado, formalizado e interpuesto, en tiempo y forma, recurso de casación contra la sentencia referida en su encabezamiento; que admita a trámite dicho recurso y que, en su día, previos los demás trámites de rigor, se digne dictar sentencia por la que, con estimación de este recurso, case y anule la sentencia recurrida, dictando en su lugar otra conforme a Derecho por medio de la cual, desestimando la demanda formulada por Banco Atlántico, S. A., absuelva a mi representada de las pretensiones deducidas en la misma, con imposición de costas de la primera instancia y de la apelación a la parte demandante y ahora recurrida.»

En el escrito de impugnación del recurso de casación presentado por la representación procesal de Banco Atlántico, S. A., se formulan, en resumen, las siguientes alegaciones:

El único motivo de casación de la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de La Coruña se basa en que ésta ha infringido, la letra c) del art. 13 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas.

Al desarrollar el motivo, la recurrente no especifica la razón por la que la Audiencia ha infringido dicho precepto; señala únicamente que la infracción consistió en atribuir a la palabra «atlántico» un significado que la recurrente no le atribuye ni que a su juicio tampoco le atribuyen otros tribunales. El hecho de atribuir a un término lingüístico un significado determinado y reconocido por el Diccionario de la Real Academia de la Lengua no supone infracción de un precepto legal, sino una valoración por la Audiencia de la prueba obrante en autos, que no puede ser atacada por medio del recurso de casación como ha señalado reiteradamente la Sala.

Una simple lectura del escrito de interposición del recurso nos lleva a la conclusión de que el recurrente pretende atacar la valoración de la prueba efectuada por la Audiencia en su sentencia y utilizar este recurso como si fuera una tercera instancia.

La recurrente cita como infringido el art. 13.c) LM, pero la única infracción que denuncia es que, a su juicio, hubo un error en la interpretación que la Sala a quo realizó del término atlántico. Sólo por ello, el presente recurso debe ser totalmente desestimado, pues el motivo alegado se reconduce a un supuesto de error de la Audiencia y no especifica si se trataría, en su caso, de un error en la apreciación de la prueba (que evidentemente no podrá ser recurrido en casación tras la reforma de la Ley 10/1992, de 30 de abril ), o de un error de derecho que no se fundamenta en ningún precepto que contenga reglas de valoración o interpretación jurídica, por lo que tampoco podría ser objeto de recurso de casación.

Además, el recurso de casación debe ser totalmente desestimado por cuatro motivos esenciales: primero, porque, ataca la valoración de la prueba efectuada por la Audiencia, es decir, utiliza la vía del recurso de casación como una tercera instancia; segundo, porque la interpretación de la Audiencia no ha sido determinante del fallo de la sentencia sino que se realizó a mayor abundamiento como un «obiter dicta»; tercero, porque no ha existido infracción de la letra c) del art. 13 LM ; y cuarto, porque no es cierto que la sentencia haya incurrido en el error de interpretación que denuncia la recurrente.

La recurrente con el pretexto de la invocación del art. 13.c) LM pretende que se revise la valoración de la prueba efectuada por la Audiencia y utiliza el recurso de casación como si fuera una tercera instancia.

Las alegaciones formuladas ponen de manifiesto que, a su juicio, la Audiencia interpretó el término atlántico de una forma incorrecta, ya que lo interpretó como adjetivo y no como sustantivo, lo que determinó que la Audiencia aplicara incorrectamente la letra c) del art. 13 LM. La recurrente no expone en su escrito los motivos por los que este supuesto «error» de interpretación de la Audiencia determina una infracción del art. 13.c) LM.

Al basar el motivo de su recurso únicamente en el modo en el que la Audiencia interpreta el término atlántico, intenta sustituir la interpretación de la Sala a quo por la suya propia, lo cual está excluido del objeto del recurso de casación según jurisprudencia reiterada.

Cita la STS de 29 de enero de 1999, según la cual la casación no es una tercera instancia, ni cabe volver a valorar en la misma el material probatorio.

En el mismo sentido cita, SSTS de 27 de julio de 1998, 10 de julio de 1997 y 24 de mayo de 2000.

No se afirma que la interpretación dada a la palabra atlántico por la Audiencia sea contraria a la Ley, arbitraria o ilógica, pues la interpretación del término atlántico como adjetivo no es contraria a la ley o a la lógica, es, precisamente, una de las posibles acepciones que tiene esta palabra como la propia recurrente reconoce.

Según la STS de 14 de abril de 1986, al tratarse de un tema en el que se deben confrontar dos marcas, la valoración de las mismas no puede ser objeto de recurso de casación, salvo en el caso de que la valoración dada por la Sala a quo sea ilógica o absurda.

Esta sentencia es aplicable al presente caso, a pesar de que no se trata de un caso de semejanza entre marcas sino de determinar si el signo que se pretende registrar puede suponer un aprovechamiento indebido de la reputación de otro signo ya registrado.

No es absurdo ni ilógico interpretar como ha hecho la Audiencia el término atlántico como un adjetivo, pues es una acepción recogida en el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Además, esta interpretación no ha sido determinante del fallo de la sentencia, se ha realizado a mayor abundamiento u «obiter dicta».

Una simple lectura de la sentencia demuestra que la Audiencia consideró aplicable la letra c) del art. 13 LM porque la palabra atlántico que figura en las marcas de la recurrida es notoria y muy reputada en relación con los servicios financieros para el ciudadano medio y utilizar ese mismo término en relación con servicios financieros supone un aprovechamiento indebido de la reputación que la recurrida ha conseguido imprimir a dicho signo en relación con servicios financieros.

Se trata de un argumento más, como lo demuestra el hecho de que antes de exponerlo figure la partícula «además». Es decir, que el hecho de que la recurrente no haya utilizado el término atlántico en su versión femenina, como correspondía a la unión de dicho término a la palabra caja, no es el argumento principal por el que la Audiencia consideró aplicable el art. 13.c) LM, sino un argumento más, una consideración a mayor abundamiento, según se deduce, del adverbio utilizado.

Cita la STS de 2 de febrero de 1998, según la cual el recurso de casación no se da contra las consideraciones hechas a mayor abundamiento.

En el mismo sentido, cita la STS de 7 de octubre de 1996.

Al tratarse de una argumentación a mayor abundamiento, su interpretación no puede ser objeto de recurso de casación, pues no ha sido la argumentación determinante del fallo de la sentencia.

El presente recurso de casación debe ser desestimado, aunque se considere que la interpretación de la Audiencia del término atlántico puede ser recurrida, por una razón fundamental: porque la Audiencia no ha infringido el art. 13.c) LM, que no permite registrar como marcas los signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados.

Según la sentencia recurrida estaba acreditado que el término atlántico de la marca de la recurrida, era notorio y reputado entre los usuarios de los servicios financieros como consecuencia del esfuerzo publicitario y de su implantación territorial (segundo párrafo del fundamento jurídico 2.º). Y, en consecuencia, la utilización del mismo término atlántico en relación con servicios financieros por la entidad recurrente en sus marcas, supone un aprovechamiento indebido de la reputación de los signos registrados para los mismos servicios por parte de la recurrida (párrafo tercero del fundamento de derecho 2.º de la sentencia) así: «La utilización del genérico 'Atlántico' no tendría por sí misma mayor trascendencia si la actividad en la que se emplease el nombre fuese diferente al mundo de la economía y las finanzas (pongamos por caso la deportiva o la industria repostera), pero no sucede así».

La sentencia recurrida no infringió la letra c) del art. 13 LM, lo aplicó perfectamente; anudó al supuesto de hecho previsto en la norma (que se acredite la reputación de una marca registrada, y que una marca posterior pueda aprovecharse de dicha reputación) la consecuencia jurídica que la misma determina (que no se permita el registro del signo posterior o, en el caso de que ya esté registrado, que se anule el citado registro y se ordene su cancelación en la Oficina española de patentes y marcas).

Por último y a pesar de que los motivos señalados son suficientes para desestimar el recurso de casación, en cuanto a las alegaciones formuladas, no es cierto que la Audiencia haya incurrido en el error de interpretación que denuncia la recurrente.

La recurrente denuncia como error que la Audiencia haya interpretado el término atlántico como adjetivo y no como sustantivo, pues dicha interpretación es contraria a la intención de la recurrente y a lo que han considerado otros tribunales en sentencias anteriores. Se basa en las consideraciones que la Audiencia hace en los dos últimos párrafos del fundamento jurídico 2.º, en torno a las entidades citadas en la sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, cuando señala que los ejemplos allí señalados no sirven el caso, pues se refieren a lugares geográficos que no admiten género.

La interpretación de la Audiencia no es errónea; es una de las posibles e, incluso, es la más lógica y acertada. Por mucho que la recurrente se empeñe en que el término atlántico de sus marcas se refiere a un lugar geográfico, al igual que Bilbao, Madrid, Jerez, etc., hay que destacar que existe una gran diferencia, pues estos lugares geográficos indican la procedencia de un banco o una caja de ahorros y es evidente que ningún banco o caja de ahorros puede proceder del océano Atlántico.

Otro argumento que utiliza la recurrente se refiere a que la alteración por parte de la Audiencia de la interpretación del término atlántico que habían sostenido otros órganos judiciales y administrativos, no respondió a la creencia de que la significación atribuida hasta ahora a la palabra atlántico era incorrecta, ya que en tal caso la sentencia recurrida debió razonar el por qué.

No se entienden los motivos por los que la Audiencia debería haber dicho en su sentencia que la interpretación de otros órganos judiciales o administrativos no era la que ella consideraba correcta y mucho menos que tuviera que razonar por qué, precisamente, la jurisprudencia sostiene la postura contraria a la de la recurrente.

Cita la STS de 28 de abril de 1998, según la cual no es lícito dada la naturaleza de segunda instancia del recurso de apelación, que la Audiencia tenga que razonar expresamente frente a los criterios o datos de hecho de la sentencia de primera instancia el por qué cambia éstos o los modifica para llegar a un resultado diferente.

Termina solicitando de la Sala «que tenga por presentado este escrito, que se sirva admitirlo, que tenga por impugnado el recurso de casación interpuesto de contrario y que, seguido que sea el recurso por sus trámites, se sirva declarar no haber lugar recurso interpuesto, desestimando el motivo aducido por la recurrente, con expresa imposición de las costas a la misma.»

Para la deliberación y fallo del recurso de fijó el día 1 de febrero de 2008, en que tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. JUAN ANTONIO XIOL RÍOS, quien expresa el parecer de la Sala.

Resumen de antecedentes.

1. Banco Atlántico, S. A., demandó a Caja de Galicia solicitando la declaración de nulidad de las marcas 'Caja Atlántico' y 'Caixa Atlántico' por aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios (artículo 13.6 de la Ley de Marcas [LM] 1988 ), por sostener que los usuarios de los servicios bancarios relacionan siempre de manera inevitable la palabra 'Atlántico' con el Banco Atlántico.

2. El Juzgado, admitiendo que la marca 'Banco Atlántico' es una marca reputada o renombrada en el sector financiero, al estar difundida en el mercado en general, desestimó la demanda por entender no acreditado un aprovechamiento indebido del prestigio de la marca anterior.

3. La Audiencia Provincial revocó la sentencia y estimó la demanda afirmando que para el ciudadano medio es notoria la existencia del Banco Atlántico, debido a su esfuerzo publicitario y de implantación territorial; que la actividad a que se refiere la marca pertenece igualmente al mundo de la economía y de las finanzas; y que en la marca controvertida no figura acomodado el género a la primera palabra del nombre compuesto, ni incluido un nexo preposicional entre la primera y la segunda, sino que se ajusta a la denominación más parecida al banco preexistente.

4. Contra esta sentencia interpone recurso de casación Caja de Galicia.

Enunciación del motivo único de casación.

El motivo único de casación se introduce con la siguiente fórmula:

Motivo de casación que se formula al amparo del 4.° del art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil [LEC 1881 ], por infracción de las normas del Ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate. En concreto, por la del párrafo c) del art. 13 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas.

El motivo se funda, en síntesis, en que a) la sentencia confunde el nombre propio 'Atlántico' con el adjetivo y de ahí que funde su conclusión en una discrepancia de género inexistente; la jurisdicción contencioso-administrativa fundó la procedencia de la inscripción de ambas marcas en dicha significación, al igual que la sentencia de primera instancia, y el Registro, aunque había denegado la inscripción, no apreció discordancia de género; y b) la palabra 'Atlántico' es un nombre geográfico, no susceptible de apropiación exclusiva, pero sí, según la jurisprudencia de formar parte de una marca mediante la combinación con otros signos o términos de la distingan, siempre que estos impidan la confusión entre ambas marcas y en este caso las palabras 'caja' y 'banco' tienen significación distintiva.

El motivo debe ser desestimado.

1. Prohibición de signos que puedan inducir a error.

   El principio de especialidad por el que se rige el recurso de casación impone que no podamos examinar el pronunciamiento de la sentencia recurrida según el cual no se ha vulnerado en el caso examinado la prohibición absoluta para el registro de marcas de aquellos signos o medios «que puedan inducir al público a error particularmente sobre la naturaleza, la calidad, las características o la procedencia geográfica de los productos o servicios» (artículo 11.1 f] LM ), pues el recurso de casación no se extiende a esta cuestión.

   La referencia al carácter geográfico de la denominación empleada en la marca registrada respecto de la cual se estima conculcada la prohibición de registro únicamente puede ser tomada en consideración en relación con la única cuestión traída a debate en este recurso de casación, a saber, la prohibición relativa de registrar como marcas «[l]os signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados» (artículo 13.1 c] LM ) y, en consonancia con ello, como veremos, con la apreciación de la mayor o menor aptitud de la marca para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrada atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada y, por tanto, para distinguir dichos productos o servicios de los de otras empresas (STJCE de 22 de junio 1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH c. Klijsen Handel BV).

2. Carácter renombrado de la marca.

   El artículo 13.1 c] LM establecía una protección reforzada para las marcas renombradas ya registradas. No se protegía la utilización del signo distintivo, ni se contemplaba el perjuicio causado por tercero que actúa sin justa causa (conceptos incluidos en el artículo 4.4, letra a], de la Directiva 89/104/CEE y luego incorporados a la Ley vigente), sino solamente el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca registrada.

   En el caso examinado la sentencia recurrida declara el carácter renombrado de la marca 'Banco Atlántico' afirmando que «al alcance del ciudadano medio está el hecho notorio [de] que en el ámbito financiero existe un banco denominado Atlántico, y que esa circunstancia no pase desapercibida al público en general se debe, en principal y buena medida, al esfuerzo publicitario y de implantación territorial de la entidad en cuestión».

   De esta afirmación se infiere que la Sala de instancia, en ejercicio de la facultad de valoración de la prueba que le compete en exclusiva, aprecia la concurrencia de un elemento cuantitativo de conocimiento por el público y de un elemento cualitativo de acreditación de la marca (mediante un esfuerzo publicitario y un resultado de implantación territorial de la entidad), los cuales integran, sin lugar a dudas, los requisitos que en la tesis más exigente se consideran determinantes del carácter renombrado de una marca, expresado en la LM como 'reputación' de la misma.

   Estas afirmaciones no han sido combatidas en el recurso de casación, con lo cual implícitamente se admite el carácter renombrado de la marca.

3. Protección de la marca renombrada.

   La protección de la marca renombrada anteriormente registrada frente a una marca solicitada exige como presupuesto la existencia de identidad o semejanza entre ambas. Sin embargo, como excepción al principio de especialidad de la marca, fundada en su renombre -a diferencia de lo que ocurre con la protección de las marcas registradas frente a los signos que impliquen posibilidad de confusión o riesgo de asociación (artículo 12 LM )-, no se exigía, con arreglo a la legislación aplicable por razones temporales en este proceso, ni se exige en la actualidad, que ambas marcas designen servicios o productos de características idénticas o similares.

   Tratándose de productos o servicios que no sean similares, es menester demostrar que el hecho de que la marca confrontada se emplee para designar productos de distinta naturaleza no empece la existencia de un riesgo potencial de aprovechamiento indebido del prestigio y reconocimiento de una marca registrada. Para ello es necesario atender a las circunstancias de calidad y naturaleza de los respectivos servicios o productos y demostrar que la imagen positiva de la marca es transferible a ellos.

   Tratándose, sin embargo, de servicios o productos de características idénticas o similares, como es el caso, basta con demostrar la existencia de un riesgo de confusión o asociación con la marca renombrada derivada de su similitud con la marca contrapuesta. Esta circunstancia comporta por sí la existencia de un aprovechamiento de la reputación de aquella, pues una marca de un tercero idéntica o semejante a la marca renombrada y destinada a designar a productos de similares características no sólo se aprovecha del carácter distintivo de aquella, sino también de su difusión en el mercado y del prestigio que el público le reconoce.

   Se nos exige, en consecuencia, un enjuiciamiento similar al que debe realizarse cuando se trata de valorar la existencia de riesgo de confusión en el mercado o de asociación con la marca precedente, pues el aprovechamiento del carácter renombrado de la marca, una vez aceptado o demostrado este carácter, va aparejado, según se acaba de ver, al aprovechamiento del carácter distintivo de la marca cuando el signo contrapuesto se utiliza para designar productos de similares características. Así se acepta implícitamente en la STS de 25 de octubre de 2006, rec. 4411/1999.

4. Posibilidad de confusión o riesgo de asociación.

   La jurisprudencia tiene en este punto declarado que el riesgo de confusión no requiere identidad de signos y productos o servicios, sino que basta con que la semejanza y similitud de unos y otros pueda inducir a error; y que -aunque el riesgo de confusión no tiene, a los efectos del recurso de casación, una naturaleza exclusivamente fáctica (STS de 25 de octubre de 2006, rec. 4411/1999 )-, es menester atenerse a la declaración de hechos probados efectuada por la sentencia de apelación, en tanto no sea arbitraria. Se trata de una aplicación particular de la regla general derivada del principio de especialidad del recurso de casación, con arreglo a la cual la función de valoración de la prueba no puede ser revisada en casación si no se alega la vulneración de una norma sobre prueba tasada o el carácter manifiestamente erróneo de la apreciación realizada (esto último ocurre cuando la Sala, yendo más allá del margen o coeficiente de elasticidad admisible, o incurriendo en defectos lógicos o de percepción, infringe el canon de prohibición de la arbitrariedad y, con ello, el derecho a la tutela judicial efectiva).

   En el caso examinado el enjuiciamiento de la sentencia apelada no incurre en el defecto que acaba de señalarse, pues a) se pone de manifiesto el parecido entre ambas marcas b) y la falta de aptitud de las palabras 'Caja' y 'Banco' para introducir una diferenciación significativa en un signo compuesto, uno de cuyos elementos tiene carácter genérico, pero forma parte de una marca renombrada, c) fundándose en la identidad de los productos financieros designados por las marcas en liza d) y en la utilización de una forma intencionadamente similar con la marca precedente eludiendo formas lingüísticas que hubieran implicado una mayor separación (flexión del topónimo como adjetivo o su integración en un sintagma preposicional) para llegar a la conclusión de que «la única razón de la elección del nombre del producto es, precisamente, la que veda el epígrafe c) del art. 13 de la repetida Ley de Marcas ».

   La conclusión anterior se justifica con los siguientes razonamientos:

   1. La semejanza entre ambas marcas resulta, en principio, indiscutible, dada la utilización de un término, 'Atlántico', que constituye un elemento común en ambas.

      Debe valorarse si, tratándose de un elemento genérico, aunque característico en una marca renombrada, concurren elementos diferenciadores, que en este caso se individualizan por la parte recurrente en la utilización de la palabra 'Caja' frente a 'Banco'. La Sala de instancia niega que este elemento tenga suficiente fuerza diferenciadora. Esta apreciación, en sí, no aparece como arbitraria ni contraria a los principios jurídicos aplicables, sin perjuicio del examen de las circunstancias concretas que se hará a continuación.

   2. Según la Sala la utilización del término genérico carecería de trascendencia «si la actividad en la que se emplease el nombre fuese diferente al mundo de la economía y las finanzas». Se aprecia, en consecuencia, la identidad de los productos (no negada por la parte recurrente) como un elemento para un menor rigor en la apreciación de la identidad o semejanza de las marcas y, como consecuencia, de la función diferenciadora de los términos utilizados con este fin, de acuerdo con el principio que la jurisprudencia ha venido manteniendo con carácter general. Un bajo grado de similitud entre los productos o servicios puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas y a la inversa (STJCE de 29 de septiembre de 1998, C-39.97, Canon Kabushiki c. Metro Goldwyn-Mayer Inc.).

      El carácter geográfico de un elemento de la marca no faculta sin más a su utilización por terceros, sino sólo, en el caso de un establecimiento financiero, cuando tiene como finalidad expresar el lugar en que radica la oficina principal y desarrolla con preferencia sus cometidos negociales (STS de 8 de abril de 1995, rec. 203/1992 ). La STSJCE de 4 de mayo de 1999 (C-108/97 y C-109/97, Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH contra Boots- und Segelzubehör Walter Huber y Franz Attenberger) declara que el artículo 6.1.b] de la Directiva 89/104/CEE, destinado a resolver los problemas que se plantean cuando una marca compuesta total o parcialmente por un nombre geográfico ha sido registrada, no confiere a los terceros el uso de tal nombre como marca, sino que se limita a afirmar que éstos pueden utilizarla de manera descriptiva, es decir, como indicación relativa al origen geográfico.

      No ocurre así en el caso examinado, pues, como se afirma en la instancia, el término 'Atlántico' no tiene finalidad descriptiva de una procedencia geográfica, sino indicativa del origen empresarial de los servicios, fundada en el atractivo del toponímico (según la contestación a la demanda, el uso del término obedece al «indudable atractivo de dicha palabra, tanto por su notoria eufonía como porque denomina a una realidad geográfica, el océano Atlántico, de conocimiento general y con gran capacidad para evocar y sugerir»).

   3. Con carácter auxiliar, se razona por la Sala sobre la utilización de formas gramaticales encaminadas a lograr una asociación entre las marcas, cuando eran posibles otras que evitasen el riesgo de confusión. La parte recurrente combate esta afirmación poniendo de manifiesto que el término geográfico 'Atlántico' no admite flexión como nombre propio que es; pero resulta evidente que la Sala no propone la flexión de un nombre propio, sino que contempla como posibilidades razonables que evitarían el riesgo de confusión entre las marcas no sólo la adjetivación del nombre (que mantendría sus características de designación de un lugar geográfico), sino también su integración en un sintagma preposicional, que mantendría la integridad del topónimo cuyo atractivo se alega por la parte recurrente para justificar su utilización. No se advierte que estos razonamientos sean rechazables y, en todo caso, el argumento relativo a la flexión como adjetivo del nombre geográfico tiene carácter auxiliar y se complementa con otros razonamientos de la misma naturaleza.

      Esta Sala considera, en suma, que no concurre la infracción denunciada.

La desestimación del motivo formulado por la parte recurrente comporta la procedencia de declarar no haber lugar al recurso de casación e imponer las costas a la misma, de acuerdo con el art. 1715 LEC 1881.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español