STS, 1 de Diciembre de 2003
| Ponente | D. Francisco Trujillo Mamely |
| ECLI | ES:TS:2003:7611 |
| Número de Recurso | 8169/1998 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - RECURSO CASACION |
| Fecha de Resolución | 1 de Diciembre de 2003 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. FERNANDO LEDESMA BARTRETD. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. EDUARDO ESPIN TEMPLADOD. JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZATD. FERNANDO CID FONTAN
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a uno de Diciembre de dos mil tres.
VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 8169 de 1998 interpuesto por la empresa ASESORIA CORTIT, S.L., representada procesalmente por la Procuradora Doña ISABEL CAMPILLO GARCIA, ( inicialmente representada por el fallecido Procurador D. ANTONIO ANDRES GARCIA ARRIBAS ), contra la sentencia dictada el día 4 de junio de 1998 por la Sala de lo Contencioso Administrativo ( Sección 5ª ) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 1453 de 1996, que anuló las Resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 5 de Junio de 1.995 y 15 de Enero de 1.996 que accedieron a la inscripción de la marca número 1.904.600, mixta, Clase 42 del Nomenclátor internacional.
En este recurso son partes recurridas, LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, con la representación procesal que le es propia y la empresa EL CORTE INGLES, S.A., representada en el recurso por el Procurador D. CARLOS ANDREU SOCIAS.
Con fecha 4 de junio de 1998, la Sala de lo Contencioso Administrativo ( Sección 5ª ) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: " FALLAMOS: Estimamos el recurso deducido por la representación procesal de EL CORTE INGLES, S.A., contra los actos a que el mismo se refiere, actos que anulamos así como la inscripción de marcas que contienen, sin costas ".-
Contra dicha sentencia, interpuso recurso de casación la empresa ASESORIA CORTIT, S.L., a través de su Procurador Sr. GARCIA ARRIBAS ( sustituido posteriormente, por fallecimiento, por la Procuradora Sra. CAMPILLO GARCIA ), quien en su escrito de formalización del recurso, tras alegar los motivos de casación que estimó conducentes a su pretensión, terminó suplicando a la Sala que se dictase sentencia estimatoria del mismo, y casando y anulando la recurrida, se declarase la inscripción de la marca española 1.904.600 CORTIT, con gráfico, de la clase 42 del Nomenclátor, para distinguir " los servicios prestados por personas, individual o colectivamente a título de miembros de una organización que requieran un alto grado de actividad mental y se refieran a aspectos teóricos o prácticos en materias complejas del esfuerzo humano " .
La ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, a través del Sr. ABOGADO DEL ESTADO, y la empresa EL CORTE INGLES, S.A., y en su nombre y representación el Procurador Sr. ANDREU SOCIAS, como partes recurridas, presentaron respectivos escritos formulando oposición a los motivos de casación, en los que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho aplicables, terminaron suplicando a la Sala que en su día se dictase sentencia desestimando el recurso interpuesto de contrario y confirmando íntegramente la recurrida, con expresa imposición de las costas a la recurrente.
Mediante providencia de fecha 15 de septiembre de 2003, se acordó señalar para deliberación y fallo de este recurso el día 20 de noviembre siguiente, en que han tenido lugar dichos actos procesales.
Se interpone este recurso de casación fundamentado en un solo motivo al amparo del ordinal 4º del artículo 95.1 de la Ley Jurisdiccional de 1.956 en la redacción que le dio la Ley 10/1.992, de 30 de Abril, de Medidas Urgentes de Reforma Procesal, contra la sentencia dictada con fecha 4 de Junio de 1.998 por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 5ª, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que estimó el recurso contencioso administrativo promovido contra las Resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 5 de Junio de 1.995 y 15 de Enero de 1.996, - esta confirmando en vía de recurso ordinario la anterior -, que accedieron a la inscripción de la marca número 1.904.600, mixta, Clase 42 del Nomenclátor internacional, consistente " en un distintivo mixto compuesto por la denominación CORTIT en letras mayúsculas de color negro extraída de la razón social de la entidad solicitante, siendo el apellido del director de dicha entidad, dibujándose a la izquierda dos figuras de color verde constituidas por tres tramos rectilíneos, enfrentados por el tramo vertical y unidos los extremos oblicuos de mayor longitud por una línea horizontal ", para distinguir " los servicios prestados por personas, individual o colectivamente a título de miembros de una organización que requieran un alto grado de actividad mental y se refieran a aspectos teóricos o prácticos en materias complejas del esfuerzo humano ", pese a la oposición que en aquella vía administrativa había formulado la hoy recurrida en casación, como titular de las marcas números 1.206.490 y 1.206.492, denominativas, CORTTY CENTRO Y CENTROS CORTTY, de las Clases 35 y 42, " servicios de publicidad y negocios ", concesión de registro basada según esas Resoluciones en que enfrentadas en litigio la marca CORTIT y gráfico y las marcas CORTTY, CENTROS CORTTY, LAS TIENDAS CORTTY y gráfico, si bien existía un gran parecido denominativo entre los vocablos CORTIT y CORTTY existía disparidad aplicativa, por la distinta índole de los servicios protegidos, aquella de la Clase 42 y estas de la Clase 35.
La sentencia de instancia razonó la estimación del recurso contencioso-administrativo del siguiente modo:
[...] " Con relación a la similitud denominativa la Sala no sólo ratifica la conclusión del propio acto impugnado sobre la gran similitud sino que entiende que fonéticamente tal similitud se aproxima casi al límite de la identidad. Por ello es más que evidente el riesgo de confusión que proscribe el art. 12 1 a) de la Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1998. Asimismo es innegable la extensión de la denominación CORTY en el mercado que distingue una gran variedad de productos que se distribuyen a través de la red comercial de mayor extensión del país, razones ambas que constituyen los pilares de la notoriedad que protege el art. 13 e) de la ley mencionada ".
[...] " Llegados a este punto sólo resta enjuiciar la compatibilidad de las marcas enfrentadas en el terreno aplicativo. En primer lugar es preciso señalar la singular ambigüedad en que se desenvuelve la definición de los servicios protegidos por la marca opuesta que apenas deja resquicio para imaginar qué servicios pueden estar excluidos de aquélla. Este primer factor debe ser considerado con carácter prioritario para relativizar el ámbito de protección pues lo contrario contribuiría a desvirtuar la esencia de la institución registral y sus fines de protección de productos y servicios. Por otra parte, como señala la demandante en la página 29 de su demanda y en su conclusión quinta que tanto los servicios de publicidad y negocios como los protegidos por las marcas 1.815.649 y 1.144.614 " Tiendas Cortty " y " TC-Tiendas Cortty " ( a las que no aludió en vía administrativa ) y que se refieren, entre otros, a servicios jurídicos, investigación científica e industrial y programación de ordenadores se adecuan por completo a la alambicada definición de los servicios protegidos por la marca concedida y, siendo esto así, se produce una similitud aplicativa que debe conducir a declarar incompatibles las marcas enfrentadas ".
En el motivo del recurso se denuncia la infracción por la sentencia de instancia del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1.988, de 10 de Noviembre, de Marcas y reconociendo que si bien el carácter extraordinario de este recurso impide hacer una revisión de las alegaciones efectuadas en la instancia, sí permite la crítica de la sentencia, aduce que ésta no es conforme con la jurisprudencia anterior de la Sala, señalando: a), que la marca solicitada no es una denominación caprichosa ni de fantasía, ni trata de aprovecharse del prestigio o crédito ajeno, en cuanto que corresponden al apellido de dos de los tres propietarios de la sociedad y la marca coincide con el elemento predominante de su razón social que son factores que permiten flexibilizar el rigor comparativo de los registros colisionados; b), la comparación ha de hacerse tomando el formato total de las mismas, esto es, tal cual son; c), que en la sentencia se entra a realizar una comparación entre marcas para distinguir productos no aducidas en el expediente administrativo y que las Resoluciones no tuvieron en cuenta, con lo que la sentencia excede de su función revisora; y, d), que la sentencia recurrida alude a la gran notoriedad de la marca recurrente cuando la que goza de " renombre " en el mercado es la empresa matriz " El Corte Inglés ", que no es objeto de esta litis.
El artículo 12.1.a) de la expresada Ley de Marcas exige para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias acumulativas: a), que el nuevo signo resulte idéntico o semejante, desde el punto de vista fonético, gráfico o conceptual, con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado; y b), que el nuevo signo trate de distinguir productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada en el nombre comercial ya registrado o solicitado.
En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada) basta que no se de una de esas dos circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al registro de la marca solicitada; lo cual quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo lugar, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios ( regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta manera en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos (goodwill).
Al Tribunal de Instancia le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea o asociado a ella.
A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de efectuar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues no cabe la menor duda de que frente a ellas pueden aducirse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.
En este mismo ámbito de consideraciones generales, que hemos ido destacando en relación con la jurisprudencia establecida en esta materia luego de la publicación de la vigente Ley de Marcas y, con respecto al recurso de casación y que, efectivamente, constituyen jurisprudencia, también hemos de añadir que esa operación que realiza el Juzgador de Instancia no puede ser corregida en casación, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables ante esta Sala. Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable.
Lo que acabamos de exponer conduce directamente a la desestimación de las alegaciones de la parte recurrente que, pese a lo que comienza manifestando, en la mayoría de sus argumentos más que hacer una crítica de la sentencia combate sus resultados con la cita de la jurisprudencia, cuyo alcance en esta materia tan casuística hemos ya señalado. De todas formas haremos algunas consideraciones a los argumentos empleados por la parte.
En primer lugar, ha de señalarse que los criterios de flexibilidad que se invocan por la recurrente para supuestos como el presente podrían tener acogida en la anterior normativa, que es la que aplica la jurisprudencia que se cita, pero, como acabamos de decir en la sentencia de 14 de los corrientes, " son difícilmente aceptables en la vigente Ley de Marcas, en donde rige el criterio de la especialidad, de tal forma que existiendo similitud, - casi identidad, como dice la sentencia de instancia -, en los signos enfrentados y en los campos aplicativos el acceso al Registro ha de denegarse de forma rigurosa para que no se destruya la seguridad que dicha institución ha de reportar a los particulares y a las empresas que tratan de identificar sus productos y servicios a través de signos distintivos ", pues uno de los fines que se trata de conseguir a través del Registro, la defensa de los consumidores, quedaría frustrada en los casos en que se permitiera dar protección a una marca que es confundible con otra ya inscrita.
En segundo término no se observa que la sentencia haya incurrido en una apreciación errónea o arbitraria en la comparación de las marcas enfrentadas, señalando la gran similitud denominativa entre las marcas que se aproxima casi al límite de la identidad, lo que necesariamente ha de disminuir el valor del gráfico en alguna medida en esos supuestos de identidad denominativa, ya que en el tráfico mercantil prevalece el aspecto verbal sobre los demás elementos integrantes de la marca; que las posiciones jurisprudenciales son distintas lo revela la propia cita de sentencias que hacen las partes; y ello es debido a ese carácter casuístico que prevalece en esta materia, y en este caso la Sala acierta cuando hace prevalecer la identidad denominativa.
Tampoco se excede la Sala de su función revisora; ya en la vía administrativa, en el recurso ordinario, se adujeron, mediante una relación aportada, esas otras marcas que tuvo en cuenta la Sala de instancia e incluso la propia Oficina hacía referencia a ellas como se comprueba con la lectura de la Resolución confirmatoria, la de 15 de Enero de 1.996. Que después en vía jurisdiccional con independencia de aquella relación - en la que estaban las marcas 1.815.649 y 1.144.614, TIENDAS CORTTY y TC-TIENDAS CORTTY - se aportaran los documentos acreditativos de la titularidad y la Sala de instancia también las tuviera en cuenta, no supone la introducción de cuestiones nuevas y pretensiones no ejercitadas en vía administrativa, a pesar de que la Sala en su Fundamento Jurídico Tercero diga que la parte no aludió a ellas en vía administrativa, cuando en el Fundamento Jurídico Primero al exponer los antecedentes del debate procesal inequívocamente se alude a que " en el recurso ordinario la demandante expuso la existencia de marcas de su titularidad que contienen el elemento CORTTY y cubren las cuarenta y dos clases del nomenclátor ", que es justamente a lo que se refería luego tanto en la demanda como en las conclusiones. Esa equivocación de la sentencia no se puede erigir en clave para que se impute que se ha producido exceso en las funciones revisoras de la jurisdicción y que lleve a casar la sentencia.
Por fin, la notoriedad de la denominación CORTTY es una afirmación de la sentencia, ni errónea ni arbitraria, por más que la que goce del renombre sea la matriz como sostiene la parte. A lo que también ha de añadirse, como de forma reiterada venimos diciendo, que la notoriedad de una marca previamente registrada no puede servir de elemento para minimizar el riesgo de confusión que se generaría de admitir su coexistencia con otra.
La desestimación del recurso de casación interpuesto comporta la imposición de las costas del recurso al recurrente, conforme a lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley Jurisdiccional.
Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey, y en ejercicio de la potestad de juzgar que emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,
Declaramos no haber lugar y, por tanto, desestimamos el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad " ASESORIA CORTIT, S.L.", contra la sentencia dictada con fecha 4 de Junio de 1.998, por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 5ª, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso administrativo número 1.453 de 1.996; con expresa imposición de las costas de este recurso de casación a la parte recurrente
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos . PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente de esta Sala Excmo. Sr. D. Francisco Trujillo Mamely, todo lo cual yo, el Secretario, certifico.
-
ATS, 22 de Febrero de 2017
...relativa a la causa de inadmisión prevista en el artículo 93.2.e) de la Ley Jurisdiccional fijada entre otras en sentencia de este Alto Tribunal de 1 de diciembre de 2003 , así como algunos supuestos más recientes examinados por esta sala en materia de marcas en los que, mediante sentencia,......
-
ATS, 21 de Abril de 2016
...relativa a la causa de inadmisión prevista en el artículo 93.2.e) de la Ley Jurisdiccional fijada entre otras en sentencia de este Alto Tribunal de 1 de diciembre de 2003 . Estas alegaciones no pueden tener favorable acogida pues, pese al esfuerzo de la parte recurrente por tratar de traduc......