STS, 21 de Febrero de 2007
| Ponente | OSCAR GONZALEZ GONZALEZ |
| ECLI | ES:TS:2007:988 |
| Número de Recurso | 4707/2004 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 21 de Febrero de 2007 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintiuno de Febrero de dos mil siete.
En el recurso de casación nº 4707/2004, interpuesto por la Entidad MAQUIOBRAS, S.A., representada por el Procurador Don Javier Ungría López, y asistida de letrado, contra la sentencia nº 336/2004 dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en fecha 11 de marzo de 2004, recaída en el recurso nº 544/2000, sobre concesión de inscripción del modelo de utilidad nº 9.800.447; habiendo comparecido como parte recurrida Don Franco y la Entidad SISTEMAS TÉCNICOS DE ENCOFRADOS, S.A., representadas por la Procuradora Doña Rosa Sorribes Calle, y asistidas de letrado, y la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada y dirigida por el Abogado del Estado.
En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sección Quinta) dictó sentencia estimando el recurso promovido por Don Franco y la Mercantil Sistemas Técnicos de Encofrados, S.A., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 26 de abril de 2001, que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra otra de 22 de septiembre de 1999, que concedió la inscripción del modelo de utilidad nº
9.800.447, consistente en un dispositivo de anclaje para placas de encofrado.
Notificada esta sentencia a las partes, por la Entidad recurrente se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 16 de abril de 2004, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la recurrente (MAQUIOBRAS, S.A.) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 3 de junio de 2004, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso, los siguientes motivos de casación:
1) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra c) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por quebrantamiento de las normas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, la sentencia de instancia no se ha acomodado al contenido de los arts. 218 de la LEC., 33.1 y 67.1 de la Ley Jurisdiccional, por lo que no goza de la exhaustividad y congruencia que legalmente se exige en los citados preceptos.
2) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción del art. 143.1 de la Ley de Patentes, en relación con la del 145 que matiza los criterios en relación con los cuales se ha de determinar la novedad y la actividad inventiva del modelo de utilidad del expediente de autos.
Terminando por suplicar dicte sentencia en la que se declare que ha lugar al mismo y que se estiman los motivos de casación en él aducidos; case y anule la sentencia recurrida y resuelva en cuanto al fondo conforme a Derecho, según viene establecido en las letras c) y d) del art. 95.2 de la Ley Jurisdiccional, es decir, dentro de los términos en los que aparecía planteado el debate en la instancia, de forma que, en consonancia con el "petitum" que la recurrente realizó ante el Tribunal "a quo", se declare que fueron conformes a derecho las resoluciones adoptadas en el expediente de autos por la Oficina Española de Patentes y Marcas para conceder el registro del Modelo de Utilidad número 9800447 y que no ha gozado precisamente de esa conformidad a derecho el fallo judicial que ha revocado las indicas resoluciones registrales y del que trae causa este recurso de casación, ordenando que, por contra, procede se mantenga la inscripción del registro de dicho Modelo de Utilidad que aquella Oficina registral decidió en sus acuerdos.
Por providencia de la Sala, de fecha 3 de noviembre de 2005, se acuerda admitir a trámite el presente recurso de casación, ordenándose por otra de 19 de diciembre de 2005 entregar copia del escrito de formalización del recurso a las partes comparecidas como recurridas (ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, Franco y SISTEMAS TÉCNICOS DE ENCOFRADOS, S.A.), a fin de que en el plazo de treinta días pudieran oponerse al mismo; lo que hicieron mediante escritos de fechas 26 de enero y 3 de febrero de 2006 respectivamente, en los que expusieron los razonamientos que creyeron oportunos y el Abogado del Estado manifestó que se abstenía de evacuar dicho trámite, y los demás recurridos solicitaron se dicte sentencia por la que se desestime el recurso, con expresa imposición de costas a la parte recurrente.
Por providencia de fecha 23 de noviembre de 2006, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 14 de enero de 2007, en que tuvo lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Óscar González González, Magistrado de Sala
La Oficina Española de Patentes y Marcas otorgó el modelo de utilidad 9.800.447 sobre DISPOSITIVO DE ANCLAJE PARA PLACAS DE ENCOFRADO, pese a la oposición de la patente europea nº 537.403 sobre DISPOSITIVO PARA LA SUJECIÓN RÁPIDA DE PANELES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN, al entender, de acuerdo con el informe de los Servicios Técnicos de la propia Oficina, que el modelo solicitado cumple con los requisitos de novedad y actividad inventiva respecto de la patente europea opuesta.
Contra esta resolución se interpuso recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Barcelona, que lo estimó con base en los siguientes fundamentos:
"El modelo de utilidad solicitado por la actora, que consisten en un dispositivo de anclaje para placas de encofrado, reivindica un cuerpo base o elemento tubular de sección cuadrada, con placas o brazos que presentan una pequeña prolongación hacia el interior, la cual actúa de guía del cuerpo de la cuña, a lo que deben añadirse las restantes características que se describen en el informe pericial, que se acoge en sus propios términos en este extremo y debe darse aquí por reproducido.
Pues bien, como concluye dicho dictamen pericial, el modelo de utilidad reivindica unas características concretas que, si bien difieren ligeramente de las reivindicadas por la patente europea, son en general muy similares y poco relevantes por lo que respecta a una clara aportación de actividad inventiva. De hecho, se produce una total coincidencia en las características esenciales de los dos mecanismos, excepto en lo relativo a la adaptación de los mismos a las distintas cotas de cierre, capítulo en el cual la patente europea ofrece más prestaciones, como es la posición regulable del eje intermedio, frente a la de carácter fijo del modelo de utilidad, lo que supone efectivamente una disminución de prestaciones.
Como consecuencia de todo ello, al no existir diferencia estructural entre lo que se reivindica como novedoso en ambos expedientes, debe concluirse que no concurren los requisitos del artículo 143.1 de la Ley de Patentes y, por ello, ha de estimarse el presente recurso en sus propios términos.".
Frente a esta sentencia se ha interpuesto la presente casación con base en los motivos que han quedado transcritos en los antecedentes.
El recurrente aduce en el primer motivo de casación quebrantamiento de las normas reguladoras de la sentencia, al no haberse hecho referencia al dictamen pericial de la Asesoría Técnica de la OEPM, al fundarse sólo en el informe emitido a la presencia judicial. Igualmente señala que no se ha hecho mención de los argumentos que se expresan en la contestación a la demanda, y que se refieren a que la comparación en relación con "el estado de la técnica", que establece el art. 143 de la Ley 11/86, de 20 de marzo, de Patentes, debe hacerse no respecto a los elementos que la propia oponente había considerado como no novedosos en su modelo -el elemento tubular que coopera con una estructura de cuña que se acopla a un perno transversal superior de una estructura oscilante constituida por dos placas paralelas conectadas por dicho perno superior y un segundo perno intermedio-, sino respecto de los que hubiere reivindicado como novedosos. El motivo debe ser estimado, pues la sentencia incurre en incongruencia al no resolver todas las cuestiones objeto del debate, como exige el artículo 67.1 de la Ley Jurisdiccional. En efecto, aunque es cierto que el órgano de primera instancia tiene la amplia potestad de valorar los distintos elementos de prueba obrantes en los autos y en el expediente, debe al menos determinar ante dos pruebas diametralmente opuestas en sus conclusiones, la razón motivo o fundamento que le lleva a inclinarse por una con rechazo de la otra. En el caso presente, se examina en la sentencia el dictamen pericial practicado en autos del que extrae sus conclusiones, pero nada se dice del emitido en el expediente totalmente contrario a aquél y respecto del cual algunas sentencias esta Sala viene reconociéndole prevalencia en virtud de su carácter más objetivo e independiente.
Si a esta omisión se une que no se contestan las alegaciones de la parte demandada en cuanto a la novedad respecto del estado de la técnica, ni la diferenciación respecto de elementos distintos de los que son de dominio público, se comprende fácilmente que la sentencia incurre en la incongruencia denunciada. Es cierto que la jurisprudencia de esta Sala ha reconocido, en las sentencias que se citan por la parte recurrida, que no es necesario contestar en la sentencia pormenorizadamente todas las alegaciones formuladas por las partes en sus escritos, y que es posible extraer de sus razonamientos implícitamente la respuesta a alguno de ellos, pero lo que no puede considerarse respuesta expresa o tácita es resolver el asunto sin hacer ninguna referencia al principal argumento de la parte demandada para excepcionar la pretensión del actor, argumento al que dedica las páginas 8 a 20 de su escrito de contestación.
Al estimar el recurso de casación, procede resolver de acuerdo con los términos en que se ha planteado el debate, por así exigirlo el artículo 95.2 .c).
El artículo 143.1 de la Ley de Patentes indica que "Serán protegibles como modelos de utilidad, de acuerdo con lo dispuesto en el presente título, las invenciones que, siendo nuevas e implicando una actividad inventiva, consisten en dar a un objeto una configuración, estructura o constitución de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación". Se trata, por tanto, de proteger, mediante su acceso al Registro, aquellos modelos que aporten una novedad que produzca alguna ventaja apreciable. Dicho precepto ha sido interpretado en relación con los artículos 145 y 146, por la jurisprudencia de esta Sala (sentencias de 6 y 13 de marzo y 2 de abril de 2001, y las que en ellas se citan, así como las más recientes de fechas 22 de abril y 23 de octubre de 2002), en el sentido de hacer notar que la novedad supone aportar un aspecto nuevo en la funcionalidad del objeto, respecto de lo anteriormente existente, que, a su vez, reporte beneficios en su utilización; mientras que la actividad inventiva, tal y como se expresa en el apartado 1º del artículo 146 citado, se considera aquella invención que no resulte del estado de la técnica de una manera muy evidente para un experto en la materia.
Para entender cumplidos los requisitos impuestos por los anteriores preceptos se necesita la concurrencia de dos factores: uno, de carácter intelectual, de exigir que se trate de una invención novedosa que implique una actividad inventiva, tal y como se ha definido, y el otro, de carácter práctico o utilitario, al exigir que de su configuración, estructura o constitución resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación; o, como se ha expresado en la sentencia de esta Sala de fecha 30 de mayo de 2001, la convergencia de una novedad formal y otra funcional.
La comparación no puede partir de diferencias en cuanto al objetivo a realizar por ambas invenciones, ya que lógicamente, al tener el mismo fin -en el presente caso, el anclaje de placas de encofrado-, es lógico, que desde muchas perspectivas las dos han de incorporar elementos similares relativos a esa función, que ya se encuentran en el dominio público. Se trata, por tanto, de lograr el mismo objetivo que, aunque pueden incorporar elementos comunes ya asimilados por la técnica, tienen otros que atribuyen a la función una mayor facilidad, simplicidad, incluso economía de coste, esfuerzo, o tiempo.
Por otra parte, el artículo 146 de la Ley de Patentes da a la actividad inventiva una cierta flexibilidad, al excluir solo de ella a la que resulten del estado de la técnica de una "manera muy evidente" para un experto en la materia, a diferencia de la exigida para las patentes por el artículo 8, en el que suprime el adverbio "muy", refiriéndola sólo a las que resulten de "manera evidente". Esta distinción es capital, pues el juicio de comparación con el estado de la técnica, no puede ser tan riguroso, como con las patentes, debiendo admitirse, por tanto, aquellas invenciones que no constituyendo un mero plagio, reporte alguna utilidad no deparada por las existentes.
Partiendo de estas consideraciones, debe señalarse, en primer lugar, que no pueden considerarse como elementos oponibles al nuevo modelo, las que la propia patente europea reconoce que aunque integradas en ella no son reivindicables, porque en el momento de su presentación ya estaban incorporadas al estado de la técnica. Solo configurarían sus reivindicaciones: la sección transversal e "U" del elemento tubular con una ranura longitudinal en la cara opuesta a los travesaños de los paneles, en cuya ranura se puede deslizar una estructura de cuña, que tiene dos superficies activas sucesivas inclinadas para acoplarse al perno superior transversal de la estructura oscilante. Frente a estas reivindicaciones, el informe técnico del Área de Modelos y Semiconductores de la OEPM, señala, en relación con el modelo de utilidad que las diferencias entre los registros enfrentados son:
-
el cuerpo base tiene configuración en un perfil en "U" en la patente europea, en tanto que el perfil homólogo tiene forma cuadrangular.
-
en el modelo de utilidad se disponen unas placas/brazos solidarias al perfil cuadrangular que tienen unas prolongaciones curvadas superiormente hacia el interior, que sirven de guía del cuerpo de cuña, en tanto que en la patente europea la guía del cuerpo de curva se configura sobre la cara del perfil en "U", no existiendo las prolongaciones curvadas de la placa.
-
el cuerpo de cuña tiene configuración muy diferente en ambos casos, teniendo unos topes en el modelo de utilidad que no están descritos en la patente europea.
El informe técnico emitido por un Ingeniero Industrial, insaculado en la fase probatoria, aunque parte de una misma estructura en las invenciones enfrentadas, reconoce la existencia de estas diferencias (sobre el extremo tercero pág. 298 pág. 301, 302, 303, 304, 305, 306, 309, 310, 311), llegando incluso a negar, a preguntas de la parte actora, la existencia de ciertas coincidencias (págs 313, 319, 343).
De estos elementos puede deducirse que el modelo de utilidad introduce modificaciones respecto del estado de la técnica, en ese momento, modificaciones que van a producir ciertas ventajas, que son reconocidas en los informes que obran en autos, al representar, en primer lugar, una mayor robustez por su rigidez y resistencia, que le atribuye más seguridad, en segundo lugar, una mayor sencillez con el consiguiente ahorro de costes y de tiempo, y, en tercer término, poder acoplarse a placas para encofrar que no pueden acoplarse con la patente anterior (pág. 344).
Se dan, por tanto, los requisitos previsto en la Ley a los que antes se aludió, por lo que procede desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Franco y por la Entidad Sistemas Técnicos de Encofrados, S.A., declarando ajustado a Derecho el acto impugnado, sin que infrinja el artículo
7.1 del Reglamento, aprobado por Real Decreto 2245/1986, de 10 de octubre, ya que las reivindicaciones se numeran correlativamente, y se designa el objeto de la invención, sus características técnicas que se desean proteger, quedando aclaradas en la descripción y en los dibujos los elementos a tener en cuenta para las reivindicaciones (documentos 3 y 4 del expediente), sin que se generen ningún tipo de dudas sobre su delimitación, al margen de la confusión, que según el actor, pudieran deducirse de su preámbulo.
No se dan circunstancias de costas en la primera instancia, debiendo cada parte satisfacer las suyas en esta casación, de conformidad con el art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional .
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
Que ESTIMAMOS el presente recurso de casación nº 4707/2004, interpuesto por la Entidad MAQUIOBRAS, S.A. contra la sentencia nº 336/2004, dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en fecha 11 de marzo de 2004 ; y debemos DESESTIMAR el recurso contencioso administrativo nº 544/2000, declarando conformes a Derecho las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 22 de septiembre de 1.999 y 26 de abril de 2001; sin expresa condena en las costas de esta casación, debiendo cada parte satisfacer las suyas en cuanto a las de la instancia.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.
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