STS, 2 de Julio de 2008

En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Tercera) dictó sentencia desestimando el recurso promovido por la Entidad INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 30 de abril de 2004, que desestimó el recurso ordinario interpuestos contra otra de 22 de diciembre de 2003, que concedió la inscripción de la marca mixta nºs 2.529.296 "OSNADECO ZARADECOR", para productos de la clase 37ª del Nomenclátor.

Notificada esta sentencia a las partes, por la recurrente se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 24 de noviembre de 2005, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la recurrente (INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. -INDITEX, S.A.-) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 13 de enero de 2006, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso, los siguientes motivos de casación:

1) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción de las normas del Ordenamiento Jurídico o de la Jurisprudencia aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate. Infracción del art. 6.1.b) y 8 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y de la reiterada jurisprudencia que desarrolla y aplica estos preceptos.

2) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra c) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por quebrantamiento de las formas de la sentencia o de las que rigen los actos y garantías procesales, siempre que, en este último caso, se haya producido indefensión para la parte. Incongruencia omisiva de la sentencia, no se ha tenido en cuenta el menoscabo para la distintividad de la marca, y carecer el fallo de suficiente motivación a la hora de concluir la inexistencia de similitud, confusión y asociación entre las marcas comparadas.

Terminando por suplicar dicte sentencia casando y anulando la sentencia recurrida y pronuncie otra más ajustada a derecho que declare la debida denegación de la marca nº 2.259.296 "OSNADECO ZARADECOR", y todo ello para su cumplimiento por la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Por providencia de la Sala, de fecha 21 de noviembre de 2006, se acordó admitir a trámite el presente recurso de casación, ordenándose por otra de 13 de diciembre de 2006 entregar copia del escrito de formalización del recurso a las partes comparecidas como recurridas (ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO y don Gaspar), a fin de que en el plazo de treinta días pudieran oponerse al mismo; lo que hicieron mediante escritos de fechas 16 y 31 de enero de 2007 respectivamente, en los que expusieron los razonamientos que creyeron oportunos y solicitaron se dicte sentencia desestimando el recurso, con expresa imposición de costas al recurrente.

Por providencia de fecha 30 de abril de 2008, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 25 de junio siguiente, en que tuvo lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Óscar González González, Magistrado de la Sala

La Oficina Española de Patentes y Marcas otorgó la inscripción de la marca nº 2.529.296 "osnadeco zaradecor" (mixta), de la clase 37 para "los servicios de instalación y reparación de pavimentos como parquet, tarima flotante de maderas nobles, tarima flotante estratificada, moquetas, linóleum, homogéneos P.V.C., deportivos, antideslizantes, corcho, goma, césped artificial, felpudos, así como la instalación de puertas, ventanas y persianas", pese a la oposición de la marca comunitaria nº 112.755 ZARA de la misma clase para "arreglo de ropa, reparación de calzado, colada (lavado), lavado de ropa, conservación, limpieza y reparación de cuero y pieles, limpieza de trajes (ropa), limpieza en seco, planchado a vapor de trajes, planchado de ropa, renovación y reparación de trajes, batanadura de telas, trabajos de zapatería".

Contra esta resolución interpuso recurso contencioso administrativo INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A. que fue desestimado por la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con base en los siguientes razonamientos:

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Finalmente debemos señalar que el artículo 8 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, que se refiere al régimen jurídico de las marcas notorias y renombradas, establece en su apartado primero la prohibición de registrar como marca a un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores, aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos cuando, por ser estos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores. En este caso no se requiere que exista riesgo de confusión y, en consecuencia, se produce la quiebra de la regla de especialidad. Para que entre en juego esta protección, el mencionado precepto exige la concurrencia de los siguientes requisitos: a) La identidad o similitud de la marca o el signo que se desea registrar y la marca anterior notoria o renombrada. b) Que la marca anterior sea notoria o renombrada en España. c) Los productos o servicios de las marcas en conflicto no deben ser similares. No obstante, cabe interpretar que la protección prevista en estas normas, también, debe otorgarse cuando existe una identidad o similitud entre los productos o servicios distinguidos por los signos en conflicto, ya que carece de lógica otorgar una protección menor de las marcas renombradas en caso de uso de un signo para productos o servicios idénticos o similares que en caso de uso de un signo para productos o servicios no similares. d) debe acreditarse que con el uso de esa marca se puede, bien, indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de la marca notoria o renombrada, o bien aprovecharse indebidamente de estos últimos. e) Finalmente, debe demostrarse que el uso se realizó sin justa causa. Ahora bien, dado que no existe identidad o similitud de la marca o el signo que se desea registrar y la marca anterior notoria o renombrada, dicho precepto deviene inaplicable".>>

Se ha interpuesto recurso de casación con base en los motivos que han quedado transcritos en los antecedentes. Dicho recurso hay que declararlo admisible, pese a la oposición que a ello se hace por la representación don Gaspar, pues el escrito de preparación del recurso presentado ante el Tribunal de instancia cumple las exigencia establecidas en el artículo 89.2 de la Ley Jurisdiccional, habida cuenta de que en él se citan como normas infringidas los artículos 6.1 y 8 de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre, y se expresa que de haberse efectuado una aplicación correcta de esos preceptos el fallo hubiera determinado la incompatibilidad entre los signos enfrentadas y se hubiera alcanzado un pronunciamiento favorable a los intereses de su representada, expresiones, que, aunque suscintas, han de considerarse suficientes para tener por hecha la justificación a que se refiere el mencionado artículo 89.2, ya que sin duda la sentencia se funda en dichos preceptos de la Ley de Marcas para, con base en ellos (fj 2º ), llegar a su pronunciamiento desestimatorio.

Por razones metodológicas debe examinarse en primer lugar, aunque lo invoque como motivo segundo, el relativo al quebrantamiento de las normas reguladoras de la sentencia, que la recurrente funda en que el Tribunal de instancia ha incurrido en incongruencia por no tener en cuenta lo alegado en la demanda sobre el menoscabo que se producirá para la distintividad de la marca ZARA la autorización otorgada, ni se ha comparado desde un punto de vista global las marcas en conflicto, ni se analiza la oportuna aplicación del artículo 8 de la LM.

Es doctrina reiterada del Tribunal Constitucional y jurisprudencia del Tribunal Supremo, que el requisito de congruencia exigido por el artículo 67 de la Ley Jurisdiccional y 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no necesita para cumplirse dar respuesta pormenorizada a todos los argumentos vertidos por las partes en sus escritos, bastando que de los razonamientos usados por el órgano judicial, pueda deducirse, aunque sea tácitamente, cual ha sido el hilo conductor que lo ha llevado al fallo.

En el presente caso no se produce incongruencia, pues en la sentencia se examinan ambos signos y se llega a la conclusión de que cualquier consumidor medio se halla en condiciones de diferenciar los productos o servicios que amparan las marcas inscritas, atribuyendo al diseño de la solicitada un valor relevante, a lo que añade para reforzar la distinción el diferente campo aplicativo de ambos signos.

Obtenida la anterior conclusión, acertada o no, todo lo demás resulta intranscendente desde la perspectiva del órgano judicial "a quo", pues si el consumidor no se confunde y diferencia bien las marcas, desaparece el peligro de asociación, y no puede hablarse de aprovechamiento de la reputación obtenida por la marca oponente. Tampoco puede inferirse que para dicho órgano una comparación global le hubiera llevado a diferente consecuencia, si da al aspecto gráfico de la marca solicitada un valor trascendente.

Bajo el epígrafe de "Prohibiciones relativas", el artículo 6.1 de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre, establece que:

"No podrán registrarse como marcas los signos: a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos. b) Que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior".

El caso más claro de prohibición es el de la doble identidad de signos y productos o servicios. Está previsto en el apartado a) del artículo 6, pero precisamente por esa claridad, difícilmente se dará un caso que incurra en dicha prohibición, pues nadie se arriesgará a una solicitud de esas características, a sabiendas de que va a ser rechazada si se opusiere el titular de la marca anterior registrada.

Más común serán los casos en que se conjuguen identidades de signos con similitudes de ámbitos aplicativos, o similitudes de signos con identidades de campos aplicativos, o similitudes de signos con similitudes de ámbitos. Siempre se exigirá una correlación entre ambos elementos de la comparación, quedando fuera de la misma, salvo los supuestos de marca renombrada o notoria del artículo 8, los supuestos en que exista una absoluta diferenciación en alguno de los dos elementos que se enfrentan, de tal forma que la prohibición no opera en los supuestos en que los signos no sean semejantes, aunque los campos aplicativos sean iguales o similares, o en que los signos sean iguales o semejantes pero los campos de aplicación sean distintos o no haya relación entre ellos.

Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de producto o servicio (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta manera en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.

En principio, no existen sustanciales diferencias respecto de la regulación de esta prohibición relativa que se efectúa en la Ley de Marcas de 2001, con la que se contenía en la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, siendo la diferencia más importante, no en su contenido, sino en su procedimiento, el que se suprima la posibilidad que anteriormente tenía la Oficina Española de Patentes y Marcas de oponer de oficio una marca anteriormente inscrita, de tal forma que las prohibiciones relativas sólo serán examinadas por la OEPM cuando un tercero legitimado formule la correspondiente oposición.

En vía jurisdiccional, será el juzgador de instancia el que valorará el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados, y si la semejanza es de tal intensidad que origine un riesgo de confusión en el público. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o la asocie con ella.

A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues sin perjuicio de admitir su trascendencia en orden a fijar los criterios generales a que debe someterse la valoración de los conceptos de semejanza que usa la Ley, sin embargo, en relación con una marca específica es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, y no cabe la menor duda de que frente a las sentencias que se invocan pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.

Esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, salvo en los casos de error manifiesto o irracionalidad, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables ante esta Sala. Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia -sentencias, entre otras, de fechas 19 de marzo y 19 de diciembre de 2001, y 14 de abril, 10 de junio y 12 de junio de 2002 -.

Como se señaló anteriormente, el principio de especialidad quiebra en los supuestos de marcas notorias y renombradas. En efecto, el artículo 8 de la vigente Ley de Marcas, a diferencia de lo que ocurría en la anterior Ley de 1988, define lo que es notoriedad y renombre de una marca.

Así se señala en el artículo 8.2 que marca y nombre comercial notorios son "los que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial". En estos casos, la protección otorgada a dicha marca o nombre comercial notorio "alcanzará a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferentes cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre comercial notorios en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados".

El artículo 8.3 considera marca o nombre comercial renombrados cuando los mismos sean conocidos por el público en general. En este caso la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades.

Esta Sala en sus sentencias de 20 de diciembre de 2004 y 21 de enero de 2008 ha estimado que la marca ZARA es renombrada, por lo que tal consideración debe mantenerse también en estos autos.

En la primera de estas sentencias se dijo:

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Sólo queda por añadir que, en este caso, dado ese renombre de la marca prioritaria, la prohibición relativa del artículo 12.1.a), no puede aplicarse mediante una mera comparación nominal entre los signos y gráficos enfrentados, como se hace en otros casos, para deducir si el vocablo Dómina y la expresión latina que se inserta en el gráfico, aporta a la marca solicitante la suficiente fuerza identificadora que excluya, razonablemente, los riesgos que para el prestigio y reputación de una marca concreta el derecho de marcas trata de evitar, sino que la aplicación de ese precepto y la prohibición que contiene debe quedar modulado en presencia de las marcas renombradas; pues a partir de su inscripción la marca renombrada cierra o impide el registro de otros signos distintivos, para productos idénticos o similares, que puedan crear confusión con ella misma".>>

En la segunda se añadió que:

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[...] El grado de similitud denominativa entre las marcas enfrentadas debido al carácter distintivo de la denominación original o de fantasía "ZARA", que neutraliza el grado de disparidad gráfica y conceptual, apreciable en una visión de conjunto de las marcas confrontadas, y el grado de identidad de los servicios ofrecidos por dichas marcas, suscita riesgo de evocación respecto del origen empresarial común, lo que resulta relevante para declarar la incompatibilidad de las marcas en conflicto, conforme al test elaborado por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Sentencia de 22 de junio de 1999 ), para examinar el riesgo de confusión que puede provocar la convivencia entre marcas, de modo que cabe apreciar que la sentencia recurrida desconoce esta directiva jurisprudencial, que ha sido objeto de recepción por esta Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo, entre otros fallos, en las sentencias de 20 de julio de 2004 (RC 2033/2001) y de 22 de octubre de 2004 (RC 4726/2001 )".>>

Los criterios recogidos en esas sentencias son aplicables al caso presente, pues la utilización del término "zara" en la marca solicitada es tan relevante que minimiza los otros caracteres diferenciales, induciendo a error o confusión al consumidor medio, que asociará la pretendida marca con la renombrada y creerá que los servicios comercializados por aquella tienen el mismo origen empresarial.

Procede en consecuencia estimar la casación y también estimar el recurso contencioso-administrativo, anulando el acto recurrido por ser contrario a Derecho.

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley 29/1998, no procede hacer una especial imposición de las costas causadas.

En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,