STS 1026/2008, 12 de Noviembre de 2008

Con fecha 11 de septiembre de 2002 se presentó demanda interpuesta por la compañía mercantil Poloco S.A.S., de nacionalidad francesa, contra la compañía mercantil española USASTUR S.L. solicitando se dictara sentencia "por medio de la cual: 1º SE DECLARE FRENTE AL DEMANDADO:

1. Que la importación y/o comercialización en el Espacio Económico Europeo por el demandado de productos con las marcas españolas números 732.856, 732.857, 1.253.881, 1.995.653, 2.012.668 y 1.732.099 (en adelante "las marcas PRL") no colocados en dicho Espacio Económico Europeo por THE POLO RALPH LAUREN COMPANY o por un tercero con su consentimiento constituye un acto de infracción de los derechos derivados de las marcas PRL.

2. Que POLOCO S.A.S., como licenciatario exclusivo de las marcas PRL ostenta el derecho exclusivo y excluyente de fabricar, importar y comercializar en España los productos amparados por las marcas PRL.

3. Que la importación y/o comercialización en España por el demandado de productos con las marcas PRL infringe los derechos de exclusiva de POLOCO SAS sobre dichas marcas PRL.

4. Que la importación y/o comercialización por el demandado de productos con las marcas PRL constituyen asimismo conductas calificables como actos de competencia desleal frente a POLOCO S.A.S.

5. Que las conductas citadas del demandado han causado daños y perjuicios a POLOCO S.A.S.

   2. SE CONDENE AL DEMANDADO:

1. A estar y pasar por las anteriores declaraciones, debiendo en consecuencia ajustar su conducta a dichas declaraciones.

2. A cesar inmediatamente en la importación y/o comercialización de los productos procedentes de mercados externos al Espacio Económico Europeo que llevan las marcas PRL.

3. A cesar inmediatamente en la importación y/o comercialización constitutiva de competencia desleal.

4. A retirar de sus almacenes y/o establecimientos abiertos al público todo producto procedente de países externos al Espacio Económico Europeo que contenga las marcas PRL, en el plazo de 10 días y su entrega a POLOCO para que ésta verifique su destrucción a costa del demandado.

5. A indemnizar en razón de la infracción de los derechos marcarios, los daños y perjuicios causados a POLOCO S.A.S de conformidad con los elementos de calculo establecidos en los apartados 1, 2 a), 3 y 4 del artículo 43 de la Ley de marcas, cuya cuantía se fijará en ejecución de sentencia, con un mínimo de un uno por ciento de la cifra de negocios del demandado, de conformidad con lo establecido en el apartado 5 del artículo 43 de la Ley de Marcas, todo ello según las bases fijadas en el fundamento de derecho Quinto.

6. A indemnizar, en concepto de indemnización coercitiva del artículo 45 de la Ley de Marcas, con la cantidad por día transcurrido hasta la cesación efectiva de la violación de los derechos de marca que se fije en ejecución de sentencia.

7. A la publicación de la sentencia en dos diarios de difusión nacional y a la comunicación a todos los que, de la documentación contable del demandado, aparezcan como clientes del demandado a los que se hayan suministrado productos con las marcas PRL.

8. A la imposición de las costas de este procedimiento."

Turnada la demanda al Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Oviedo, dando lugar a los autos nº 557/02 de juicio ordinario, y emplazada la demandada, ésta compareció y contestó a la demanda alegando la prescripción de las acciones ejercitadas y la falta de acreditación de la preceptiva comunicación al licenciante requerida por el art. 124.3 de la Ley de Patentes, oponiéndose a continuación en el fondo y solicitando se estimaran las referidas excepciones o, de entrarse en el fondo, se desestimaran íntegramente los pedimentos de la actora con expresa imposición de costas a esta última por su expresa temeridad y mala fe.

Recibido el pleito a prueba y seguido por sus trámites, el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del mencionado Juzgado dictó sentencia con fecha 27 de diciembre de 2002 cuyo Fallo es del siguiente tenor literal: "Que estimando parcialmente la demanda promovida por POLOCO S.A.S, contra USASTUR, S.L., sobre violación de derecho de marcas y competencia desleal.

1. - Se declara:

   1. Que la importación y/o comercialización en el Espacio Económico Europeo por el demandado de productos con las marcas españolas números 732.856, 732.857, 1.253.881, 1.995.653, 2.012.668 y 1.732.099 (en adelante las marcas PRL) no colocadas en dicho Espacio Económico Europeo por THE POLO RALPH LAUREN COMPANY o por un tercero con su consentimiento constituye un acto de infracción de los derechos derivados de las marcas PRL.

   2. Que POLOCO S.A.S., como licenciatario exclusivo de las marcas PRL ostenta el derecho exclusivo y excluyente de fabricar, importar y comercializar en España los productos amparados por las marcas PRL.

   3. Que la importación y/o comercialización en España por la demandada de productos con las marcas PRL infringe los derechos de exclusiva de POLOCO S.A.S. sobre dichas marcas PRL.

2. - Se condena a la entidad demandada,

   1. A estar y pasar por las anteriores declaraciones, debiendo en consecuencia ajustar su conducta a dichas declaraciones.

   2. A cesar inmediatamente en la importación y/o comercialización de los productos procedentes de mercados externos al Espacio Económico Europeo que llevan las marcas PRL.

   3. A retirar de sus almacenes y/o establecimientos abiertos al público todo producto procedente de países externos al Espacio Económico Europeo que contenga las marcas PRL, en el plazo de diez días y su entrega a la actora para que ésta verifique su destrucción a costa de la demandada.

   4. A indemnizar, en concepto de indemnización coercitiva del art. 45 de la Ley de Marcas, con la cantidad por día transcurrido hasta la cesación efectiva de la violación de los derechos de marcas que se fije en ejecución de sentencia.

   5. A la publicación de la sentencia en dos diarios de difusión nacional y a la comunicación a todos los que, de la documentación contable de la demandada, aparezcan como clientes de éste, a las que se hayan suministrado productos con las marcas PRL.

3. - Se absuelve a la demandada de las demás pretensiones de la demanda.

4. - Sin expresa imposición de las costas, debiendo satisfacer cada parte las causadas a su instancia y las comunes por mitad."

Interpuestos por ambas partes contra dicha sentencia sendos recursos de apelación, que se tramitaron con el nº 155/03 de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Asturias, y tenida como parte interesada la compañía norteamericana The Polo/Lauren Company L.P. en apoyo de la demandante, dicho tribunal dictó sentencia en fecha 26 de mayo de 2003 desestimando los dos recursos, confirmando la sentencia apelada e imponiendo las costas a ambas partes apelantes.

Anunciado recurso de casación por la demandada USASTUR S.L. contra la sentencia de apelación, el tribunal de instancia lo tuvo por preparado y a continuación dicha parte lo interpuso ante el mismo tribunal articulándolo en dos motivos: el primero al amparo del art. 477.1 y 2-3º LEC de 2000, por infracción del art. 36.1 de la Ley de Marcas de 2001, y el segundo al amparo del art. 477.1, 2-3º y 3 de aquella ley procesal, por infracción del mismo artículo de la citada Ley de Marcas.

Personada ante esta Sala como parte recurrida la sociedad estadounidense The Polo/Ralph Lauren Company L.P. por medio del Procurador D. Victorio Venturini Medina, por auto de 25 de septiembre de 2007 se inadmitió el recurso de casación por su motivo primero y se admitió por el segundo.

Por providencia de 24 de julio del corriente año se nombró ponente al que lo es en este trámite y se acordó resolver el recurso sin celebración de vista, señalándose para votación y fallo el 22 de octubre siguiente, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. FRANCISCO MARÍN CASTÁN

El único motivo admitido del presente recurso de casación se funda en infracción del art. 36.1 de la Ley de Marcas de 2001 al entenderse "mal aplicado en la sentencia recurrida por no considerar la existencia de consentimiento por parte de la actora a la actividad importadora" de la demandada hoy recurrente, una empresa española que comercializaba en España prendas de la firma estadounidense RALPH LAUREN al margen del canal establecido entre esta firma y su licenciataria exclusiva para España.

Pese a plantear más directamente este motivo el problema del consentimiento del titular de la marca, lo cierto es que su admisión por el auto de esta Sala de 25 de septiembre de 2007 respondió al interés casacional representado por la ampliación, en la norma citada, del "ámbito territorial en el que se considera que se produce el agotamiento del derecho de explotación exclusivo y excluyente" en comparación con el art. 32.1 de la Ley de Marcas de 1988, que se refería a "España" y no, como ahora el artículo 36.1 de la Ley de 2001, al "Espacio Económico Europeo". En definitiva, y como resulta de dicho auto dictado en la fase de admisión, el interés casacional de este motivo no reside tanto en el problema del consentimiento como en la reseñada novedad introducida en el art. 36.1 de la Ley de Marcas, norma con vigencia no superior a cinco años cuando fue aplicada en las instancias y que, por tanto, justifica en principio que la sentencia recurrida sea incardinable en el inciso último del apdo. 3 del art. 477 LEC de 2000. De ahí que, aun cuando el primer motivo del recurso, fundado en infracción del mismo art. 36.1 de la Ley de Marcas de 2001 por haber excluido la sentencia recurrida la aplicación del principio del agotamiento internacional del derecho de marca, fuera inadmitido por no citarse más de una sentencia de esta Sala como exponente de "doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo" (inciso primero del apdo. 3 del art. 477 LEC de 2000 ) ni dos o más sentencias de un mismo tribunal de apelación en contraste con dos o más de otro tribunal de apelación distinto, contraste representativo de la "jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales" (inciso segundo de aquel mismo apartado), la respuesta al segundo motivo del recurso, esto es al admitido, pasa necesariamente por exponer la jurisprudencia de esta Sala sobre el principio de agotamiento de la marca.

Conviene puntualizar ante todo que la demandada hoy recurrente, ya desde su escrito de contestación a la demanda, atribuye a la sentencia de esta Sala de 28 de septiembre de 2001 (rec. 1881/96 ) un sentido que no es en absoluto exacto, y la confusión se traslada incluso a la propia sentencia recurrida en casación cuando considera que aquella sentencia de esta Sala es favorable a la tesis del hoy recurrente y no aplica su criterio por tratarse de una sola sentencia y no crear por tanto jurisprudencia. En realidad, como revela una lectura no apresurada de la referida sentencia de esta Sala, en modo alguno ésta pretende apartarse de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, según cree la demandada-recurrente, sino que muy explícitamente examina tal jurisprudencia comunitaria y la aplica al caso concreto, relativo a ron Barcardí genuino elaborado en Méjico pero importado por la parte entonces demandada desde estados miembros de la Comunidad Europea a los que había sido importado desde Méjico con el consentimiento de la titular de la marca (hecho probado según la sentencia de apelación, constatado como tal en el fundamento jurídico primero de la sentencia de esta Sala). De ahí que al analizarse en la sentencia de 2001 los términos del debate y el motivo de casación fundado en incongruencia de la sentencia entonces recurrida, se destacara como pretensión principal de la parte actora, licenciataria exclusiva para fabricar y vender en España el ron de la citada marca, la de prohibir absolutamente la importación a España de ron Bacardí cualquiera que fuese su lugar de procedencia, es decir, aunque se tratase de ron Bacardí ya comercializado en territorio comunitario con consentimiento del titular de la marca (FJ 2º párrafo tercero). De ahí, también, que en la integración de los hechos por esta Sala se destacaran los acuerdos entre la titular de la marca, su licenciataria exclusiva para España y su licenciataria para el resto del mundo, icluídos los demás estados de la Comunidad Europea (FJ 5º). De ahí que, de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, se citaran especialmente aquellas que consideraban contrario al Derecho comunitario aislar el territorio de un estado miembro para un determinado producto impidiendo la entrada del mismo producto desde el territorio de otro estado miembro; en definitiva, compartimentar artificialmente los mercados entre estados miembros (FJ 7º). Y de ahí, en suma, que el recurso de casación de la licenciataria exclusiva de Bacardí para España se desestimara no por aplicación del criterio de la sentencia de esta Sala de 15 de mayo de 1985, cuya cita respondía a que tampoco tal criterio favorecía a dicha recurrente, sino precisamente por el principio de agotamiento de la marca, que la entonces recurrente consideraba "en franca decadencia" (FJ 9º), pretendiendo además que se limitara a España (FJ 11º, C) pero interpretado por esta Sala en el sentido de que la titular de la marca, mediante acuerdos con sus licenciatarias, no podía aislar o compartimentar una parte tan importante del espacio comunitario como eran "España y sus territorios" prohibiendo la comercialización en España del ron Bacardí genuino previamente comercializado en otros estados de la Comunidad Europea con el consentimiento de aquella titular (FFJJ 10º y 11º).

Por eso la posterior sentencia de esta Sala de 29 de noviembre de 2006 (rec. 5370/99 ) cita la de 28 de septiembre de 2001 como aquella que marca la línea a seguir interpretando el art. 32. 1 de la Ley de Marcas de 1988 con arreglo al Derecho Comunitario y, particularmente, de conformidad con los arts. 7.1 y 5.1 de la Directiva 89/104/CEE, como también hizo la sentencia de 22 de diciembre de 2005 (rec. 1862/99 ). Y por eso la sentencia de 23 de marzo de 2007 (rec. 2021/00 ) declara que "el agotamiento internacional no fue apreciado por la sentencia de 28 de septiembre de 2001, que es susceptible de interpretación en el sentido de que la prestación del consentimiento del titular de la marca a la comercialización en el EEE se había producido", al tiempo que considera que dicha sentencia de 2001 mantiene un criterio diferente ("dispar") del de la sentencia de 15 de mayo de 1985.

Pues bien, si la jurisprudencia de esta Sala, representada por las citadas sentencias de 28 de septiembre de 2001, 20 de diciembre de 2005, 29 de noviembre de 2006 y 23 de marzo de 2007, ya interpretó el art. 32.1 de la Ley de Marcas de 1988, de acuerdo con la directiva 89/104/CEE y con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, en el sentido de que el titular de la marca no podía prohibir la comercialización en España de productos genuinos previamente comercializados con su consentimiento no sólo en España sino también en otros territorios comprendidos en el Espacio Económico Europeo, aunque sí de los productos genuinos previamente comercializados fuera del tal Espacio, no cabe duda de que esta misma interpretación corresponde aún con más claridad al art. 36. 1 de la Ley de Marcas de 2001, pues la referencia a España se ha sustituido ya por la que explícitamente se hace al Espacio Económico Europeo.

Esta mayor claridad del art. 36.1 de la Ley de Marcas de 2001, en cuanto despeja cualquier duda al respecto, se señaló ya por la citada sentencia de 23 de marzo de 2007, aun cuando versara sobre un caso al que era aplicable el art. 32.1 de la Ley de Marcas de 1988, se ha reafirmado por la sentencia de 20 de octubre último (rec. 2707/02 ), también sobre un caso al que era aplicable el art. 32.1 de la Ley de Marcas de 1988, y, en fin, tiene que reiterarse ahora, ya sobre un caso al que sí es aplicable el art. 36.1 de la Ley de Marcas de 2001. En definitiva, y siguiendo lo que se declara en la sentencia de 20 de octubre, que precisamente casa la de la Sección 7ª de la Audiencia Provincial de Valencia citada en su apoyo por la hoy recurrente en el inadmitido primer motivo, el titular del derecho de marca no puede oponerse a la importación o a la comercialización de un producto genuino con su marca que haya sido comercializado en el Espacio Económico Europeo por él mismo o con su consentimiento, pero sí a la comercialización en España de un producto genuino de su marca previamente comercializado con su consentimiento fuera del Espacio Económico Europeo, cual es el caso de las prendas Ralph Lauren del litigio causante de este recurso de casación.

Finalmente, por lo que se refiere al consentimiento que la demandante habría prestado a la actividad importadora de la demandada hoy recurrente, invocado como fundamento más específico del motivo examinado con base en el silencio de la demandante desde su última comunicación a la demandada en 2 de julio de 1996 hasta que interpuso la demanda contra ella en 11 de septiembre de 2002, también en este aspecto el motivo tiene que ser rechazado, porque el Tribunal de apelación razona que el cruce de cartas entre actora y demandada en el año 1996 no revela consentimiento de la primera a la actividad importadora de la segunda, sino un mero reconocimiento de que por entonces no existía jurisprudencia clara sobre la materia, nacional ni comunitaria, y por tanto se daba una "tolerancia provisional" de tal actividad perfectamente compatible con un ejercicio legítimo de la acción de cesación tan pronto la demandante estimó consolidada la jurisprudencia del TJCE "en el sentido de estimar vigente en el ámbito de los países de la Unión Europea el principio del Agotamiento Comunitario y no Internacional". Se trata, por tanto, de una apreciación probatoria del tribunal sentenciador (falta de consentimiento) a partir de la interpretación de unas cartas cruzadas entre las partes litigantes y una posterior actuación procesal de la actora (interposición de la demanda), y tal apreciación no puede ser rebatida con la sola cita del art. 36.1 de la Ley de Marcas de 2001, norma que no contiene regla legal alguna de valoración probatoria ni tampoco de interpretación.

En cualquier caso, además, la ya citada sentencia de esta Sala de 29 de noviembre de 2006 trató del consentimiento del titular de la marca para la comercialización en el Espacio Económico Europeo de los productos designados con su marca. Y siguiendo la doctrina de las sentencias del TJCE de 20 de noviembre de 2001 en los casos "Davidoff", declaró que si bien dicho consentimiento podía ser tácito, éste había de resultar de elementos o circunstancias anteriores, concomitantes o posteriores a la comercialización fuera del EEE que, apreciados por el juez nacional, revelasen "con certeza la renuncia del titular a su derecho de oponerse a la comercialización en el EEE"; que el consentimiento debía expresarse positivamente; y en fin, que correspondía a quien invocara la existencia de consentimiento aportar la prueba correspondiente "y no al titular de la marca acreditar la falta de consentimiento".

Pues bien, lo declarado entonces por esta Sala en relación con el consentimiento a que se refería el art. 32.1 de la Ley de Marcas de 1988 debe ratificarse ahora en relación con el consentimiento a que se refiere el art. 36.1 de la Ley de Marcas de 2001, y por ello en modo alguno puede entenderse infringido este último precepto por la sentencia recurrida, que en definitiva viene a considerar insuficientemente reveladores de un consentimiento tácito los elementos señalados al respecto por la demandada-recurrente.

Al desestimarse el recurso no procede hacer la declaración contemplada en el apdo. 3 del art. 487 LEC de 2000 y, conforme al art. 398.1 en relación con el art. 394.1, ambos de la misma ley, las costas deben ser impuestas a la parte recurrente.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español