STS 219/2008, 18 de Marzo de 2008

Con fecha 30 de diciembre de 1999 se presentó demanda interpuesta por D. Romeo contra D. Blas solicitando se dictara sentencia con los siguientes pronunciamientos: "1.- Se declare el derecho del actor en pleno dominio para emplear la denominación C. MUNICIO como marca para distinguir sus productos y servicios.

2. - Se declare el derecho de prioridad del demandante frente a las pretensiones del demandando para inscribir a su favor la marca C.MUNICIO, conforme a las solicitudes de registro presentadas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas el día 15 de noviembre de 1.999, números 2270292 y 2270293.

   3-. Se declare la improcedencia de la concesión de la marca MUNICIO solicitada por el demandado y la anulación de su registro.

4. - Se condene al demandado:

   a).- A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

   b).- A cesar en el uso de la marca MUNICIO en el ejercicio de su actividad

   c).- a publicar en dos diarios de gran difusión, uno de ámbito local (Segovia) y otro nacional, la sentencia condenatoria a costa del demandado.

   d).- Al pago de las costas de este procedimiento."

Turnada la demanda al Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Burgos, dando lugar a los autos nº 1/00 de juicio declarativo ordinario de menor cuantía, y emplazado el demandado, éste compareció y contestó a la demanda solicitando la íntegra desestimación de la demanda con expresa condena en costas del actor.

Recibido el pleito a prueba y seguido por sus trámites, la Ilma. Sra. Magistrada-Juez del mencionado Juzgado dictó sentencia con fecha 19 de julio de 2000 cuyo Fallo es del siguiente tenor literal: "Que estimando como estimo la demanda interpuesta por la Procuradora Dª Concepción Santamaría Alcalde en nombre y representación de D. Romeo contra D. Blas representado por el Procurador D. Sigfredo Pérez Iglesias debo declarar y declaro:

1. ) El derecho del actor para usar la denominación C. Municio como marca para distinguir sus productos y servicios.

2. ) La prioridad del demandante para inscribir la marca C. Municio, conforme a las solicitudes de registro presentadas ante la Oficina española de Patentes y Marcas el día 15 de noviembre de 1.999, nº 2270292 y 2270293.

3. ) La improcedencia de la concesión de la marca Municio y su anulación en el Registro.

4. ) Se condena al demandado:

1. A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

2. a cesar en el uso de la marca Municio en el ejercicio de su actividad.

3. A publicar en dos diarios de gran difusión, uno de ámbito local y otro nacional, la presente resolución a su costa.

Procede imponer al demandado el pago de las costas procesales causadas en este procedimiento."

Interpuesto por el demandado contra dicha sentencia recurso de apelación, que se tramitó con el nº 483/00 de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Burgos, dicho Tribunal dictó sentencia en fecha 27 de noviembre de 2000 con el siguiente fallo: "Que estimando el recurso de apelación interpuesto por el Procurador don Sigfredo Pérez Iglesias, en la representación que tiene acreditada en autos, contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número ocho de Burgos en los autos originales del presente rollo de apelación, con revocación de la misma se dicta otra por la que se desestima la demanda formulada por don Romeo contra Don Blas, absolviendo a este último de todos los pedimentos de la misma, con imposición a la parte actora de las costas de primera instancia y sin hacer imposición de las causadas en esta alzada."

Anunciado recurso de casación por el demandante contra la sentencia de apelación, el Tribunal de instancia lo tuvo por preparado y dicha parte, representada por el Procurador D. Francisco Javier de la Orden Gómez, luego sustituido por el Procurador D. Eulogio Paniagua García, lo interpuso ante esta Sala articulándolo en tres motivos formulados al amparo del art. 1692 LEC de 1881, ordinal 3º los dos primeros motivos y ordinal 4º el motivo tercero: el primer motivo por infracción del art. 359 de dicha ley procesal; el segundo por infracción del art. 248 LOPJ en relación con los arts. 24 y 102 CE ; y el tercero por infracción del art. 3.2 de la Ley de Marcas de 1988 en relación con el art. 3 CC.

Personado el demandado como recurrido por medio del Procurador D. José Ignacio de Noriega Arquer, evacuado por el Ministerio Fiscal el trámite del art. 1709 LEC con la fórmula de "visto" y admitido el recurso por Auto de 12 de enero de 2004, el mencionado recurrido presentó su escrito de impugnación solicitando se desestimara íntegramente el recurso con imposición de costas al recurrente.

Por Providencia de 10 de enero del corriente año se nombró ponente al que lo es en este trámite y se acordó resolver el recurso sin celebración de vista, señalándose para votación y fallo el 27 de febrero siguiente, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. FRANCISCO MARÍN CASTÁN

El litigio causante de este recurso de casación versó sobre la anulación de la marca MUNICIO, registrada a favor del demandado el 22 de noviembre de 1999 en la Oficina Española de Registros y Marcas para los diversos servicios de reparación e instalación referentes a la electricidad, mobiliario, instrumentos y herramientas, por poder crear confusión con la marca C. MUNICIO usada de forma notoria por el demandante en el tráfico mercantil desde el año 1961 en el sector de la venta y distribución de maquinaria para el ramo de hostelería y alimentación, montaje de instalaciones industriales en el mismo ramo y asistencia técnica posventa de los equipos.

La sentencia de primera instancia estimó la demanda declarando el derecho del actor a usar como marca la denominación C. MUNICIO, su prioridad para inscribirla y la improcedencia de la concesión de la marca MUNICIO así como su anulación en el Registro. Fundamentos de este fallo fueron, en esencia, los siguientes: que no cabía apreciar falta de legitimación activa respecto de la acción reivindicatoria del art. 3.3 de la Ley de Marcas de 1988 porque esta acción no se había ejercitado en la demanda, limitada a la acción personal del apdo. 2 del mismo artículo; que de la prueba practicada resultaba que el demandante ejercía su actividad comercial bajo la marca C. Municio y era conocido en los sectores interesados como usuario de la misma desde hacía veinticinco años; que la notoriedad se había probado mediante la declaración de diferentes testigos y representantes de los distintos sectores implicados; que la marca notoria y la registrada se referían a productos idénticos o similares, dedicándose ambas partes a la misma actividad mercantil; y en fin, que la similitud fonética y gráfica de ambas marcas podía inducir a confusión.

Interpuesto recurso de apelación únicamente por el demandado, el tribunal de segunda instancia lo estimó y, revocando totalmente la sentencia apelada, desestimó la demanda absolviendo de la misma al demandado-apelante con base, en síntesis, en las siguientes razones: que el derecho sobre la marca se adquiere por su registro y no meramente por el uso, como se desprendía del art. 3.1 de la Ley de Marcas de 1988 ; que no obstante, los apdos. 2 y 3 de ese mismo art. 3 reconocían al usuario extrarregistral de la marca las posibilidades de ejercitar las acciones de nulidad y reivindicatoria respectivamente contempladas en aquéllos; que en el caso examinado la única acción ejercitada había sido la del apdo. 2 del citado art. 3, precepto que se refiere a "España" como "espacio geográfico o territorial al que ha de alcanzar la exigencia de notoriedad, de modo que solo puede conceptuarse como marca notoria aquella que es conocida en todo o en la mayor parte del territorio nacional"; que de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea de 14 de septiembre de 1999, aunque referida a la marca renombrada y no a la notoria, se desprendía que no era necesario que el renombre existiera en todo el territorio del Estado, pero sí "en una parte sustancial" del mismo; que el actor utilizaba la marca C. Municio en el ámbito de la provincia de Segovia, por lo que no podía considerarse notoria a los efectos del art. 3.2 de la Ley de Marcas de 1988 ; y en fin, que tal vez otras acciones, como la del apdo. 2 del mismo artículo, la de protección del nombre comercial o las que brinda la Ley de Competencia Desleal, habrían podido obtener una respuesta más favorable, pero al no haber sido ejercitadas el deber de congruencia impedía al tribunal pronunciarse al respecto.

Contra la sentencia de apelación recurre en casación el demandante mediante tres motivos formulados al amparo del art. 1692 LEC de 1881, ordinal 3º los dos primeros motivos y ordinal 4º el restante.

El primer motivo, fundado en infracción del art. 359 LEC de 1881, impugna la sentencia recurrida por considerar que la única acción ejercitada en la demanda es la del art. 3.2 de la Ley de Marcas de 1988. Según la parte recurrente, el tribunal "no se atiene a la sustancia de lo pedido", siendo "irrelevante que esta parte no haya invocado expresamente determinados fundamentos, o invocado otros, cuando se observan claramente subsumidos en la demanda y su petitum". Luego el alegato del motivo se centra ya en la acción del apdo. 3 de dicho art. 3 para tachar de "injusto argumento" la consideración del tribunal sentenciador sobre la respuesta favorable que habrían podido obtener otras acciones no ejercitadas, porque con tal argumento se "menosprecia de forma innecesaria la labor procesal de esta parte, pues la acción que se dice no ha sido en absoluto olvidada por esta parte" sino que sería "inherente al petitum de la demanda, como lo demuestra el hecho de que ha sido el argumento principal esgrimido de adverso para articular su excepción de falta de legitimación ad causam, sin éxito, y solo desde esa perspectiva fue combatida por esta parte". Finalmente se aduce que "la acción que se dice olvidada no sólo se desprende de la demanda y del suplico" sino que, además, "no tiene que ser invocada por el demandado [entiéndase por el actor] para que el Juez, sin necesidad de alegación, pueda apreciarla de oficio".

Así planteado, el motivo ha de ser desestimado por las siguientes razones: primera, porque la identificación de la acción de anulación, del art. 3.2 de la Ley de Marcas de 1988, como única ejercitada en la demanda se contenía ya en la sentencia de primera instancia, por ende como un fundamento favorable al actor hoy recurrente para desestimar la falta de legitimación ad causam opuesta por el demandado, y sin embargo aquél no se adhirió a la impugnación de dicha sentencia por el demandado, única vía posible para que, pese a resultarle ésta favorable, el tribunal de segunda instancia hubiera podido pronunciarse también sobre esa acción que se dice acumulada en la demanda, según doctrina de esta Sala sobre casos en que la acción no examinada en segunda instancia aparecía incluso mucho más claramente ejercitada en la demanda (SSTS 23-7-93 y 22-3-05 ), del mismo modo que el demandado absuelto debe también adherirse a la impugnación por apelación del demandado si pretende un reexamen en segunda instancia de las excepciones desestimadas en la primera (SSTS 23-6-06 y 13-2-07 entre las más recientes); segunda, porque en consecuencia, la incongruencia que se predica de la sentencia de apelación, que es la recurrida en casación, se habría producido ya en la de primera instancia, y sin embargo el hoy recurrente no la hizo valer como motivo de impugnación adhesiva, planteándola ahora indebidamente en casación como cuestión nueva (SSTS 6-11-00, 11-3-02, 2-6-04, 31-1-05, 15-3-06 y 21-5-07 entre otras muchas); y tercera, porque aun cuando los hechos de la demanda aludan a la mala fe y a la ilegítima maniobra del demandado, del mismo modo que a su deslealtad y competencia ilícita frente al actor, no lo es menos, de un lado, que en las peticiones de la demanda no se incluyó ninguna correspondiente a las acciones derivadas de la competencia desleal según el art. 18 de la Ley 3/91 y, de otro, que en los fundamentos de derecho de la demanda relativos al fondo del asunto no sólo se citó únicamente el art. 3.2 de la Ley de Marcas de 1988 sino que, además, se precisó que "se ejercita la acción dentro del plazo previsto en el art. 3.2 de la Ley 32/1988 ", se explicó que "la acción que se ejercita se apoya en los siguientes supuestos" y, entre estos supuestos, no se hacía alusión alguna al fraude ni a la violación de una obligación legal o contractual, aunque sí genéricamente a actos desleales y de competencia desleal, por todo lo cual, en definitiva, esta Sala comparte plenamente la coincidente apreciación de los juzgadores de ambas instancias de que el hoy recurrente, en su demanda, no ejercitó la acción reivindicatoria del art. 3.3 de la Ley de Marcas de 1988 sino única y exclusivamente la de anulación del apdo. 2 del mismo artículo, máxime si se recuerda que la mala fe indicada en los hechos de la demanda es un concepto contemplado no en el apdo. 3 del indicado art. 3 sino precisamente en su apdo. 2.

El motivo segundo, fundado en infracción del art. 248 LOPJ en relación con los arts. 24 y 120 de la Constitución, ha de ser también desestimado porque, so pretexto de una "falta de motivación fáctica" de la sentencia recurrida sobre la falta de notoriedad de la marca del actor más allá de la provincia de Segovia, lo que en realidad pretende plantear es un error probatorio del tribunal sentenciador sobre el ámbito geográfico de la notoriedad sin atenerse a la única vía casacional admisible en el régimen de la LEC de 1881 tras su reforma por la Ley 10/92, es decir, la del error de derecho en la apreciación de la prueba citando como infringida la norma que contenga regla legal de valoración de una determinada clase de prueba (SSTS 24-1-95, 26-12-95, 25-2-97, 23-1-98 y otras muchas posteriores). Cierto es que la sentencia recurrida da por probado aquel ámbito territorial sin señalar los elementos probatorios por los que llega a esa conclusión, pero no lo es menos que tal declaración ha de considerarse implícitamente fundada en una valoración conjunta de toda la prueba practicada, muy claramente centrada en el ámbito de la provincia de Segovia, como por demás resultaba también de la sentencia de primera instancia, al atribuir especial importancia al certificado expedido por la Cámara de Comercio e Industria de dicha provincia, e incluso de la propia demanda, que hacía especial hincapié en la publicidad en el diario "El Adelantado de Segovia" tanto de la actividad del demandante como de su establecimiento abierto en la ciudad de Segovia.

Así las cosas, a ningún efecto práctico conduciría la reposición de las actuaciones para que el tribunal de apelación procediera a dictar nueva sentencia valorando más explícitamente la prueba practicada, consecuencia legalmente correspondiente a este motivo según el art. 1715.1-2º LEC de 1881, y hasta tal punto es así que ni siquiera el propio recurrente interesa tal consecuencia en su escrito de interposición del recurso, sino que lo solicitado en éste es la estimación de la demanda y la íntegra confirmación de la sentencia de primera instancia, por cierto sin advertir el recurrente que esta sentencia ya consideraba no ejercitada la acción reivindicatoria del art. 3.3 de la Ley de Marcas de 1988.

El tercer y último motivo, fundado en infracción del art. 3.2 de la Ley de Marcas de 1988 en relación con el art. 3 CC, plantea la cuestión propiamente jurídica del recurso al impugnar la sentencia recurrida por haber rechazado la protección de una marca que sólo es notoria en el ámbito territorial de la provincia de Segovia. En el alegato del motivo se reprocha al tribunal sentenciador la aplicación al caso del criterio de la STJCE 14-9-99 (asunto C-375/97), que interpretó el apdo. 2 del art. 5 de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, en el sentido de que por Estado miembro debía entenderse una parte sustancial de su territorio, pues tal criterio sería aplicable a la marca renombrada pero no a la marca notoria.

Pues bien, el motivo así planteado no puede ser estimado porque, amén de no existir en la Ley de Marcas de 1988 una distinción explícita entre la marca notoria y la renombrada como la que hoy se recoge en el art. 8 de la Ley de Marcas de 2001, y además compartir la marca notoria y la renombrada aspectos comunes, lo cierto es que esta Sala ya se ha pronunciado al respecto, en su sentencia de 11 de noviembre de 2005 (recurso nº 1478/99 ), en el sentido de que la protección limitada que el apdo. 2 del art. 3 de la Ley de Marcas de 1988 confiere a quien venía usando la marca antes de que otro la registrara exige que la marca en cuestión fuera notoriamente conocida "en una parte sustancial del mercado español", siguiéndose así un criterio similar al de la ya citada sentencia del Tribunal de Luxemburgo. La razón de ello hay que encontrarla en una correspondencia con el ámbito territorial de la protección registral, que es la normal, general u ordinaria en nuestro régimen legal. De ahí que, si según el apdo. 1 del art. 3 de la Ley de Marcas de 1988 el derecho sobre la marca se adquiere por el registro válidamente efectuado, obteniéndose así una protección en toda España, la salvedad contemplada en el apartado siguiente del mismo artículo en beneficio de la marca notoria deba exigir que también ésta sea conocida, si no en "todo" el territorio nacional, sí desde luego en una parte sustancial o significativa del mismo, condición que no cabe atribuir, en el conjunto de España, a la provincia de Segovia.

No estimándose procedente ninguno de los motivos del recurso, debe declararse no haber lugar al mismo y, conforme al art. 1715.3 LEC de 1881, imponer las costas a la parte recurrente.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español