STS 169/1995, 6 de Marzo de 1995

Por la entidad mercantil de nacionalidad norteamericana S.C. JOHNSON and SON INC. se formuló demanda contra don Jose Augustoy la sociedad Productos Lázaro S.A., en cuyo suplico solicitaba sentencia, declarando: Primero: Que las marcas núms.1.141.827 Tacto de Lázaro, 1.031.385 Tacto de Lázaro y 1.249.065 Tactomatic pertenecientes al demandado don Jose Augustoy concedidas para distinguir productos comprendidos en la clase 3 del Nomenclator Oficial de Marcas, son confundibles e incompatibles con la marca registrada a favor de la demandante S.C. JOHNSON and INC,bajo el núm. 707.700 JOHNSON TACTO y que por lo tanto tales marcas deben ser declaradas nulas y sin valor legal y procederse a su cancelación en el Registro de la Propiedad Industrial. Segundo. Que don Jose Augustoy la Sociedad Productos Lázaro S.A. carecen del derecho de utilizar la denominación de TACTO o cualesquiera otra denominación confundible con dicho vocablo para señalar y distinguir productos comprendidos en la clase 3 del Nomenclator Oficial de Marcas. Tercero. Que con la utilización que ha realizado don Jose Augustoy la Sociedad Productos Lázaro, S.A. de la denominación de TACTO, han producido perjuicios a la demandante S C JOHNSON and SON INC, cuyos perjuicios proceden (sic) que sean determinados en ejecución de sentencia conforme con lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Marcas 32/88 de 10 de noviembre.

Por el Juzgado de Primera Instancia número Dos de Bilbao se dictó sentencia absolviendo en la instancia a Productos Lázaro, S.A. y absolviendo de la demanda a don Jose Augusto. La Audiencia Provincial de Bilbao revocó parcialmente la sentencia del Juzgado y declaró la nulidad de las marcas Tacto de Lázaro inscritas en el Registro de la Propiedad con los números 1.031.385 y 1.141.827. Contra esta Sentencia se han interpuesto recursos de casación por el codemandado don Jose Augustoy por la sociedad actora.

Los dos primeros motivos del recurso formalizado por don Jose Augusto, acogidos al ordinal quinto del art.1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, alegan infracción del art.434 del Código Civil y de la reiterada jurisprudencia que lo interpreta, en relación con el art.1214 del mismo Cuerpo legal (motivo primero) de acuerdo con la rectificación que se hace en el acto de la vista y del art.48 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas (motivo segundo); en ambos motivos se ataca a la sentencia recurrida por no aplicar la prescripción que el precepto últimamente citado regula respecto a la acción de nulidad ejercitada por la sociedad recurrida contra la marca 1.031.385 pese a haber transcurrido el plazo de prescripción que establece la norma invocada.

La sentencia recurrida desestima la excepción de prescripción alegada en cuanto a la acción de nulidad de dicha marca 1.031.385 por entender que su registro fue solicitado de mala fe por el ahora recurrente, lo que hace inaplicable el plazo de prescripción de cinco años que establece el citado precepto. Según reiterada doctrina de esta Sala, la apreciación de la buena o mala fe ha de asentarse en el enjuiciamiento de conductas, siendo de orden fáctico y sólo impugnable en casación por la vía del número 4º del art.1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ya que, en cuanto concepto jurídico, se apoya en la valoración de esas conductas deducidas de los hechos. Se trata, en definitiva, como ha dicho reiteradamente esta Sala (sentencia de 8 de junio de 1992 y las que cita) de un concepto jurídico que descansa en unas premisas de hecho o una máxima de experiencia (sentencia de 22 de octubre de 1991), cuya apreciación compete a la Sala de instancia y su impugnación en casación es sólo posible si se impugnan con éxito los hechos probados en que se funda tal apreciación.

Inalterados, por no haber sido combatidos por el cauce procesal adecuado, los hechos probados en autos como son la titularidad a favor de la actora S.C. JOHNSON and SON INC de la marca JOHNSON TACTO, con el número 707.700, con prioridad desde el 23 de marzo de 1973, y la solicitud del registro por el ahora recurrente de la marca TACTO DE LAZARO, número 1.031.385, en 9 de marzo de 1983 como derivada de la número 908.038, concedida en 20 de octubre de 1983 y publicada el día 1 de enero de 1984, la declaración de mala fe en la solicitud de registro de la marca 1.031.385 por el demandado recurrente no resulta desvirtuada ni puede calificarse de ilógica o absurda atendidos esos hechos, teniendo en cuenta que S.C. JOHNSON and SON INC venía utilizando la marca registrada a su favor para distinguir sus productos desde el año 1973, lo que no podía desconocer el demandado pues, como dijo la sentencia de esta Sala de 28 de noviembre de 1988 que puso fin al litigio entre las mismas partes ahora contendientes sobre la nulidad de las marcas denominativos TAKTUS y TACTO DE LAZARO, "la palabra TACTO,....ha adquirido una cierta notoriedad o difusión en el mercado al ir acompañada de la marca de empresa notoria Johnson".

Aunque en el fundamento jurídico tercero se hace alusión a la existencia de una buena inicial del demandado que cesó desde el momento en que la otra parte interpone la demanda que se concluyó mediante sentencia de esta Sala de 28 de noviembre de 1988, si bien este Tribunal no puede compartir esa tesis ya que el art.48 de la Ley de Marcas se refiere paladinamente a la mala fe existente en el momento de la solicitud del registro y no a una mala fe sobrevenida, es de tener en cuenta el carácter hipotético de esa argumentación que impide que pueda ser combatida en casación por no ser predeterminante del fallo. Por todo lo cual procede la desestimación de los motivos primero y segundo de este recurso.

El motivo tercero del recurso, acogido al mismo cauce procesal que los anteriores, denuncia infracción por interpretación errónea del art.12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, toda vez, se dice, que la sentencia objeto del recurso anula las marcas 1.031.385 y 1.141.827 por semejanza incompatibilizadora con la marca 707.700 de la recurrida, siendo así que esta se limita a la denominación "JOHNSON TACTO" y las anuladas que incluyen la denominación "TACTO DE LAZARO" son marcas complejas, mixtas de leyendas y gráficos, con clara diferenciación a envases, colorido y etiquetado".

Se plantea así la cuestión relativa a la posibilidad de confusión entre una marca denominativa con una mixta o combinada, integrada por fonemas con la adición de formas especiales de representación gráfica. Tiene declarado esta Sala con reiteración (sentencia de 12 de marzo de 1993 y las en ella citadas) que en los casos de marcas combinadas o mixtas, integradas por fonemas con adición de formas especiales de representación gráfica, la confundibilidad habrá de ser dilucidando todos los elementos en su conjunto, y atendiendo a las figuras, los dibujos, el color, etc., tanto como a las denominaciones; y determinando de este modo la posible existencia del error en los consumidores, después de una apreciación en la que se pueda destacar los elementos más llamativos; pues cuando alguno o algunos de los elementos que, utilizados por las marcas, tienen especial eficacia individualizadora, es este particular elemento el que, por la peculiaridad singularizante del producto común, ha de ser preferentemente contemplado para decidir si la marca discutida puede provocar confusión en el tráfico, a costa de la prioritaria que lo había ampliamente difundido.

En el presente caso, las marcas mixtas registradas a favor del ahora recurrentes, aparte del fonema "Tacto de Lázaro", se integran por un componente gráfico de carácter abstracto, aunque diferente en cada una de ellas, que por su composición no evocan ningún concepto que, a su vez, pueda expresarse en un nombre, por lo que carecen de toda virtualidad diferenciadora del producto, siendo el elemento denominativo el más llamativo por su forma individualizadora; declarada por sentencia de esta Sala de 28 de noviembre de 1988 la nulidad por conformidad de la marca denominativa "Tacto de Lázaro", sería contrario a la eficacia de cosa juzgada de aquella resolución, el estimar la tesis recurrente por la circunstancia de haberse integrado esa denominación con un grafismo de carácter abstracto sin ninguna fuerza diferenciadora del producto, para dar origen a una marca mixta, incumplidora de la función que a la marca asigna el art.1 de la Ley de 10 de noviembre de 1988 y de la finalidad protectora de los consumidores que la caracteriza. En consecuencia, procede desestimar el motivo.

La desestimación de cada uno de los motivos que integran el recurso, determina la de éste en su integridad con la preceptiva imposición de costas a la parte recurrente, a tenor del art.1715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Entrando en el examen del recurso interpuesto por JOHNSON and SON INC, su primer motivo se articula al amparo del número 4º del art.1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por error en la apreciación de la prueba; ciertamente del desarrollo del motivo no se puede determinar con precisión cual es el objeto del mismo, es decir, si en él se ataca la resultancia fáctica alcanzada por la Sala "a quo", la estimación de la excepción de legitimación pasiva de Productos Lázaro, S.A., o la calificación de las acciones ejercitadas en la demanda que hace la sentencia recurrida, pues a todas estas cuestiones se alude en el motivo, con cita de una serie de documentos, algunos de los cuales, el escrito de demanda y la sentencia de esta Sala recaída en anterior litigio entre las partes, no son idóneos para fundar el recurso de casación por error probatorio, aparte de que esa declaración referente a la falta de legitimación pasiva de la sociedad codemandada, que no constituye cuestión de hecho sino jurídica, trata de desvirtuarla la recurrente a través de un examen conjunto de los documentos que invoca, con olvido del esencial requisito de la literosuficiencia que ha de darse en los documentos alegados para evidenciar el error denunciado, contrario a todo procedimiento exegético que haya de realizarse sobre tales documentos o a la puesta en relación de unos y otros de los invocados; por todo ello procede desestimar el motivo. De igual manera ha de rechazarse el motivo segundo articulado por el mismo cauce procesal que el anterior puesto que, además de invocarse como fundamento del error que se denuncia dos documentos que no son aptos, según reiterada doctrina jurisprudencial, para patentizar un error en la apreciación de la prueba como son las sentencias recaídas en otros procedimientos, el otro documento que se cita en el motivo no contradice en modo alguno, sino que ratifica lo afirmado por la sentencia recurrida y es la denegación del registro a favor de la actora de la marca número 986.328, la marca TACTO, por parecido con la marca 908.038 "TACTO DE LAZARO"; lo que trata la recurrente es hacer una nueva valoración conjunta de los documentos que cita para extraer las conclusiones que estima favorecedoras de su tesis, lo que no es admisible en casación.

En el motivo tercero de este recurso, por la vía procesal del art.1692-5º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se acusa infracción del art.533-4ª de la Ley de Enjuiciamiento antedicha en relación con los arts.30 y 31 de la Ley 32/88, de 10 de noviembre. Del régimen protector del derecho de marca que establece la vigente Ley de 1988 se concluye la perfecta diferenciación que existe entre las acciones por violación del derecho de marca, reguladas en los arts.31 y 35 y siguientes de aquella Ley y las acciones de nulidad de los arts.47 y siguientes del mismo texto legal, diferenciación que se manifiesta en su distinta finalidad y objeto, así como en los supuestos de hecho en que se dan una y otra e, incluso, por las personas legitimadas para su ejercicio que en la acción de nulidad lo son tanto el Registrador de la Propiedad Industrial como cualquiera que ostente un interés legitimo (art.57), en tanto que la acción del art.35 se reconoce a favor del titular de la marca registrada; así como respecto de las personas frente a quienes se otorga la protección dispensada por la Ley que en las acciones de nulidad es la persona a cuyo favor está registrada la marca que se pretende expulsar del Registro, mientras que en las acciones por violación del derecho de marca, éstas se podrán ejercitar, como se dice en el art.31, "frente a los terceros que utilicen en el tráfico económico, sin su consentimiento, una marca o signo idéntico o semejante....", siendo, por tanto, tercero quien no está protegido por el Registro; e igualmente difieren ambas acciones por las consecuencias que de su estimación se derivan, de forma tal que las medidas que se relacionan en el art.36 de la Ley no pueden ser adoptadas al amparo de la acción reguladora en los arts.47 y siguientes, precisamente por la naturaleza diferente de ambas acciones, sin perjuicio de la indemnización de daños y perjuicios a que hubiese dado lugar cuando el titular de la marca hubiere actuado de mala fe (art.50.2).

De los términos del suplico de la demanda y de la fundamentación jurídica en que se ampara es evidente que por la demandante se ha ejercitado una acción de nulidad de las marcas números 1.141.827, "TACTO DE LAZARO; 1.031.385, "TACTO DE LAZARO" y 1.249.065, "TACTOMATIC", acompañada de una acción indemnización de daños y perjuicios contra don Jose Augusto, así como una acción por violación del derecho de marca contra Productos Lázaro, S.A., por uso en el trafico económico, sin consentimiento de la actora, de una marca o signo idéntico o semejante al registrado a favor de ésta; por ello, viniendo utilizando en sus productos la sociedad codemandada las marcas impugnadas por su confundibilidad con la actora, es clara su legitimación para soportar las acciones que, al amparo de los arts.31 y 35 y siguientes, se ejercitan en la demanda. Procede así estimar el motivo.

El cuarto y último motivo de este recurso, acogido al ordinal 5º del art.1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, denuncia infracción de los arts. 1 y 12 de la Ley de Marcas en relación con los arts. 47 y 48 de la misma, que se dice cometida por la sentencia de instancia al entender que la marca TACTOMATIC no supone infracción de la titularidad de la actora respecto de su marca "TACTO DE JOHNSON"; aclarando que la marca de que es titular la actora no es "TACTO DE JOHNSON", como erróneamente se dice en la sentencia recurrida, ni "TACTO", como se reitera en el recurso, sino "JOHNSON TACTO", ha de tenerse en cuenta, que, conforme reiterada doctrina de esta Sala (sentencias de 4 de abril de 1991, 14 de octubre de 1992 y 29 de junio de 1993)" al no establecer la Ley reglas precisas y concretas en orden a la determinación de las denominaciones semejantes, en materia de marcas, ha de ser el Tribunal "a quo" quien ha de fijar en cada caso su criterio, mediante el estudio comparativo en la instancia, que ha de respetarse en casación, mientras no se demuestre que sus decisiones no son contrarias al buen sentido". En casos como el presente han de tenerse preferentemente en cuenta una visión de conjunto sintética de la marca (sustantividad del conjunto ) ya que el todo prevalece sobre sus componentes y no debe desintegrarse la unidad fonética o gráfica sino ha de atenderse a la unidad gramatical y conceptual.

Si bien la sentencia recurrida no explicita el estudio comparativo de las marcas confrontadas, limitándose a decir en su fundamento jurídico penúltimo que "no entrañando a juicio de esta Sala la marca Tactomatic infracción de la titularidad de la actora Tacto de Johnson, procede desestimar en el particular la demanda", ha de mantenerse tal conclusión al no ser posible aislar en ambas marcas el vocablo "Tacto", desligándolo de los otros componentes de ambas marcas entre las que, ni gráfica ni fonéticamente, se da la conformidad precisa para decretar la nulidad pretendida, reiterando que la marca de la actora es "JOHNSON TACTO" y no "TACTO" como se dice en el motivo con cita incluso, ciertamente interesada pero inexacta, de la sentencia de esta Sala de 28 de noviembre de 1988. En consecuencia decae el motivo.

Si bien, como se ha razonado en el fundamento jurídico sexto de esta resolución, procede la estimación del motivo tercero del recurso formalizado por S.C. JOHNSON and SON y estimar la legitimación pasiva de la codemandada Productos Lázaro, S.A. para poder dirigir contra ella las acciones por violación del derecho de marcas de la actora, ello no implica la estimación de la demanda frente a esta codemandada ya que la declaración de nulidad de marcas, no puede hacerse frente a ella al no ser titular registral de las marcas cuya nulidad se pide; y en cuanto a los otros dos pedimentos del suplico, ya que s están refiriendo a la denominación TACTO, vocablo que, a pesar de los que afirma la actora, ni tiene registrado a su favor como marca para distinguir sus productos ni así le ha sido reconocido por esta Sala en la sentencia repetidamente citada, ya que, se repite una vez mas, su marca es "JOHNSON TACTO", a la que no se hace referencia alguna en esos dos pedimentos del suplico. Además es doctrina reiterada de esta Sala la de que no puede condenarse a un resarcimiento de daños y perjuicios si estos no se han probado y si bien es presumible que toda infracción de las modalidades de la propiedad industrial produce perjuicios, ello no basta para darlos probados en su existencia (sentencia de 21 de abril de 1992 y 21 de mayo de 1994); en el presente caso no se ha practicado prueba alguna tendente a acreditar la existencia de los daños y perjuicios que se reclaman, lo que conduce a la desestimación de la demanda en cuanto a esos pedimentos.

Desestimados los restantes motivos del recurso y procediendo la confirmación de la sentencia "a quo" por lo dicho más arriba, procede desestimar el recurso de casación formalizado por S.C. JOHNSON and SON INC en atención a la reiterada doctrina de la Sala según la cual no ha lugar a la casación de la sentencia cuando su fallo ha de ser mantenido, siquiera sea por otros razonamientos jurídicos distintos de los empleados por la Sala sentenciadora de la instancia. Asimismo procede imponer las costas del recurso a la parte recurrente de acuerdo con el art. 1715 de la Ley Procesal Civil.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo españolFALLAMOS

QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS NO HABER LUGAR A LOS RECURSOS DE CASACION interpuestos, respectivamente, por don Jose Augustoy S.C. JOHNSON and SON INC. contra la sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Bilbao de fecha veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y uno. Condenamos a cada parte recurrente al pago de las costas causadas por su recurso. Y líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de Sala en su día remitidos.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Pedro González Poveda, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.