STS 246/2003, 14 de Marzo de 2003

Ante el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Pamplona, la compañía mercantil SUGAR POP promovió demanda de juicio declarativo de menor cuantía contra N.P.C. INGENIERÍA, S.A. sobre indemnización por daños por ilícito registro de Propiedad Industrial en la que, tras alegar los hechos y fundamentos que tuvo por conveniente, terminó suplicando se dictase sentencia con los siguientes pronunciamientos: "A) Que SUGAR POP, S.A., como titular de la patente del modelo de utilidad nº 284.156, inscrito en el Registro de la Propiedad Industrial tiene derecho a impedir a cualquier tercero que no cuente con su consentimiento, la fabricación, el ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización del producto objeto de tal patente, o la importación o posesión del mismo para alguno de los fines mencionados, correspondiéndole, en definitiva, la exclusividad de fabricar, ejecutar o producir vender o utilizar el objeto de la patente de modelo de utilidad referido como explotación industrial o comercial exclusiva.- B) Que tal derecho ha sido lesionado por la demandada.- C) Que la demandada ha incurrido en actos de competencia desleal de la Ley 3/91 de 10 de enero de 1991, previstos en los artículos 6, 11, 13 y 15.- D) Y condene a la demandada a estar y pasar por tales declaraciones y a) A la cesación inmediata y por todo el tiempo de vigencia de modelo de utilidad nº 284.156, a todo acto que legalmente viole tal derecho como fabricación, venta, comercialización, distribución, importación o exportación, o explotación, en definitiva, en cualquier forma, del producto protegido por la referida patente de modelo de utilidad.- b) A indemnizar a SUGAR POP, S.A., bien por los daños y perjuicio sufridos por tal violación de su derecho de propiedad industrial, o bien en resarcimiento del enriquecimiento injusto por la actuación de competencia desleal, en cuantía que se determinará en trámite de práctica de prueba o en ejecución de sentencia, sirviendo como base los beneficios que SUGAR POP, S.A. habría obtenido previsiblemente de la explotación de la patente de modelo de utilidad, si no hubiera existido la competencia o concurrencia desleal de la demandada infractora. c) A la destrucción de los productos u objetos producidos y de los medios exclusivamente destinados a tal producción, que se hubieren embargado en el curso del proceso, con cuantas medidas necesarias fueren oportunas para evitar se prosiga la violación de la patente.- d) La publicación de la sentencia condenatoria de la infractora de la patente, a costa de la condenada, mediante anuncio en dos Diarios de circulación nacional por término de cuatro días consecutivos."

Admitida a trámite la demanda y comparecida la demandada, su defensa y representación legal la contestó, oponiéndose a la misma, en base a los hechos y fundamentos jurídicos que tuvo por conveniente, y terminó suplicando se dictase sentencia por la que "se desestime la demanda absolviéndoles de la misma, con imposición en costas a la parte actora."

Tras la Comparecencia acordada, la demandante "SUGAR POP, S.A." presentó escrito efectuando ampliación de la demanda del mismo en el sentido de demandar a la Cía. mercantil "EXTRUSION DE PERFILES, S.L." ya que es dicha compañía la fabricante de los patés y "N.P.C. INGENIERÍA, S.A. se ha limitado a comprar los patés a la Cía. EXTURSIONES Y PERFILES y a venderlos a sus clientes".

Admitida la ampliación de la demanda y comparecida la demandada, su defensa y representación legal la contestó, oponiéndose a la misma, formuló reconvención, en base a los hechos y fundamentos jurídicos que tuvo por conveniente, y terminó suplicando se dictase sentencia por la que "se desestime la demanda en su totalidad, todo ello con expresa condena en costas a la demandante, con todos los demás pronunciamientos a que en derecho haya lugar." Y en la reconvención, terminó suplicando se dicte sentencia por la que "estimando la demanda reconvencional, se declare la nulidad del modelo de utilidad 284.156, con todos los demás pronunciamientos a que en derecho haya lugar y concretamente la inscripción de dicha declaración en el Registro de la Propiedad Industrial, todo ello con expresa condena en costas a la actora reconvenida."

Conferido traslado a la actora de la demandan reconvencional formulada, ésta la evacuó alegando como hechos y fundamentos de derecho los que estimó de aplicación al caso, y terminó suplicando se dictase sentencia por la que "se desestime íntegramente la reconvención planteada, con expresa imposición de costas a la parte reconviniente".

Por el Juzgado se dictó sentencia con fecha 20 de septiembre de 1995, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: "FALLO: Que debo desestimar y desestimo la demanda interpuesta por la Procuradora, Dª Ana Echarte Vidal en nombre y representación de Sugar Pop, S.A. y debo absolver y absuelvo a Extrusiones y Perfiles, S.L., representada por el Procurador, D. Jesús de Lama Aguirre y debo estimar y estimo la reconvención interpuesta por este último en nombre de su representada y debo declarar y declaro la nulidad del modelo de utilidad 284.156 del que es titular la actora, procediendo la inscripción de la presente declaración en el Registro de la Oficina Española de Patentes y Marcas, caso de devenir firme la presente sentencia, con condena en costas de la demandante y reconvenida."

Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación que fue admitido y, sustanciada la alzada, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Navarra dictó sentencia en fecha 23 de mayo de 1997, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: "FALLAMOS: Debemos desestimar y desestimamos el recurso de apelación, interpuesto en las presentes actuaciones por la representación procesal de la recurrente-demandante, la Cía. mercantil "SUGAR-POP, S.A." contra la sentencia dictada en primer grado en las mismas por el Jº de Primera Instancia de Pamplona nº 2, de fecha 20 de septiembre de 1995, la que debemos confirmar y confirmamos; y con expresa imposición de las costas del recurso a la parte recurrente."

Por el Procurador de los Tribunales, D. Isacio Calleja García, en nombre y representación de la Cía. mercantil "SUGAR-POP, S.L.", se formalizó recurso de casación que fundó en los siguientes motivos, amparados los dos primeros en el nº 3º del art. 1692 LEC., y los restantes, en el nº 4º de dicho artículo: Primero.- Por violación del art. 627, párrafo 2º de la LEC. Segundo.- Por considerar vulnerado el art. 628 LEC. Tercero.- Por infracción del art. 1227 del C.c. Cuarto.- Se denuncia infracción del art. 1253 del C.c. Quinto.- Por considerar infringido el art. 178 del Estatuto de la Propiedad Industrial y jurisprudencia que lo desarrolla, con cita de sentencias.

Admitido el recurso y evacuado el traslado conferido para impugnación, la representación de la parte recurrida, presentó escrito con oposición al mismo.

No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 3 de marzo y hora de las 10,30, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ-PEREDA RODRÍGUEZ

El recurso de casación interpuesto por la representación y defensa de la Compañía Mercantil "SUGAR-POP S.L." contra la sentencia dictada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Navarra de 23 de mayo de 1997 en rollo de Apelación Civil 355/1995, dimana de la sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Pamplona de 20 de septiembre de 1995.

La hoy recurrente había formulado demanda contra Extensión de Perfiles S.L. postulando una sentencia que declarase:

A) Que SUGAR POP, S.A., como titular de la patente del modelo de utilidad nº 284.156, inscrito en el Registro de la Propiedad Industrial tiene derecho a impedir a cualquier tercero que no cuente con su consentimiento, la fabricación, el ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización del producto objeto de tal patente, o la importación o posesión del mismo para alguno de los fines mencionados, correspondiéndole, en definitiva, la exclusividad de fabricar, ejecutar o producir vender o utilizar el objeto de la patente de modelo de utilidad referido como explotación industrial o comercial exclusiva.- B) Que tal derecho ha sido lesionado por la demandada.- C) Que la demandada ha incurrido en actos de competencia desleal previsto por la Ley 3/91 de 10 de enero de 1991, previsto en los artículos 6, 11, 13 y 15.- D) Y condene a la demandada a estar y pasar por tales declaraciones y a) A la cesación inmediata y por todo el tiempo de vigencia de modelo de utilidad nº 284.156, a todo acto que legalmente viole tal derecho como fabricación, venta, comercialización, distribución, importación o exportación, o explotación, en definitiva, en cualquier forma, del producto protegido por la referida patente de modelo de utilidad.- b) A indemnizar a SUGAR POP, S.A., bien por los daños y perjuicio sufridos por tal violación de su derecho de propiedad industrial, o bien en resarcimiento del enriquecimiento injusto por la actuación de competencia desleal, en cuantía que se determinará en trámite de práctica de prueba o en ejecución de sentencia, sirviendo como base los beneficios que SUGAR POP, S.A. habría obtenido previsiblemente de la explotación de la patente de modelo de utilidad, si no hubiera existido la competencia o concurrencia desleal de la demandada infractora. c) A la destrucción de los productos u objetos producidos y de los medios exclusivamente destinados a tal producción, que se hubieren embargado en el curso del proceso, con cuantas medidas necesarias fueren oportunas para evitar se prosiga la violación de la patente.- d) La publicación de la sentencia condenatoria de la infractora de la patente, a costa de la condenada, mediante anuncio en dos Diarios de circulación nacional por término de cuatro días consecutivos.

La sentencia de primer grado desestimó la demanda formulada por Sugar Pop S.A. y absolvió a Extensiones y Perfiles S.L. y estimando la reconvención interpuesta por ésta declaró la nulidad del modelo de utilidad 284.156 del que es propietaria la actora y con condena en costas a la demandante y reconvenida.

La sentencia de alzada confirmó íntegramente la del Juzgado con imposición de las costas a la recurrente.

El recurso de casación planteado se conforma en cinco motivos, los dos primeros acogidos a la vía del nº 3º del art. 1692 LEC., que han provocado del art. 627,2 del mismo cuerpo y del art. 628, con producción de indefensión en ambos motivos. Los restantes, por el cauce del art. 1227 del Código Civil, 1253 del mismo Cuerpo legal y 178 del Estatuto de la Propiedad Industrial.

El motivo primero aduce que Sugar-Pop S.A. en el escrito de resumen de pruebas postuló la práctica de prueba pericial para mejor proveer del Registro de la Propiedad Industrial y acordado que fue se llevó a cabo uniéndose a los autos el informe remitido desde Madrid, pero sin señalar día y hora para la ratificación de tal escrito. Añade que en las alegaciones pertinentes denunció que faltaban los trámites del art. 627,2 y 628 LEC., dictándose sentencia.

Solicitado el recibimiento a prueba en segunda instancia, se señaló que se llevase a efecto la ratificación de tal informe para poder solicitar las aclaraciones oportunas, pero el Tribunal acordó "no haber lugar a lo solicitado en cuanto a este extremo por tratarse del Informe pericial de un organismo del que se podían haber pedido en su momento aclaraciones por escrito, al conocerse su contenido". Entiende que se ha producido una vulneración del art. 627,2 LEC. que ha originado indefensión.

El motivo tiene que perecer inexcusablemente, porque se trataba de una prueba del art. 631 de la LEC. que es de otorgamiento discrecional por parte del Juzgado o Tribunal, como destacaron las añejas sentencias de esta Sala de 1 de febrero de 1905 y 15 de noviembre de 1935.

El auto de 7 de marzo de 1995 del Juzgado acordó respecto a dicha prueba que "una vez se practique el resto de las pruebas admitidas, se remitirán los autos al Registro de la Propiedad Industrial para informe en el plazo de treinta días, quedando en suspenso las actuaciones", dicho auto no fue recurrido. La providencia de 31 de marzo de 1995 del Juzgado, así lo acordó y por proveído de 11 de mayo acordó remitir los autos junto con los patés presentados en el citado Registro, no siendo tampoco recurrido ningún proveído, ni hecho constar observación alguna. Recibido tal informe y cuando se dicta proveído de dar traslado a las partes para alegaciones es cuando expresa que no ha podido pedir aclaraciones y solicita para mejor proveer la ratificación del perito.

Pero, como ya señaló el auto de esta Sala de 23 de diciembre de 1997 de inadmisión del recurso de casación 2785/1996, "el régimen aplicable a los dictámenes periciales que por exigir operaciones o conocimientos científicos especiales sean encomendados por los órganos de instancia, al amparo de los artículos 340 y 874 LEC., a la Academia, Colegio o Corporación oficial que corresponda, no es el de la prueba pericial en general, a que se refieren los artículos 627 y 628 LEC. y la jurisprudencia citada en el motivo, sino el específico del art. 631 que se encuentra a continuación de aquellos y que, según la doctrina de esta Sala, no exige la ratificación de informe, ni de a las partes más intervención que el trámite de alegaciones a que se refiere el art. 342 LEC. posterior a la emisión del informe y efectivamente cumplido en este acto (SSTS. 29 de noviembre de 1995, 20 de febrero de 1997 y 26 de septiembre de 1997)".

Aunque formulado como motivo independiente, el motivo segundo estima vulneración del art. 628 LEC., viene a constituir una reiteración del precedente, señalando que no ha podido solicitar dicha parte del Juez que exija al perito las explicaciones oportunas.

Esta Sala debe e consignar que no puede aceptarse la manifestación realizada en el desarrollo del motivo de que "obran en los autos dictámenes periciales aportados por esta parte como documentos y ratificados en prueba pericial en los que se pone de manifiesto la esencial diferencia entre el paté del modelo utilidad registrado...". A diferencia de lo que acontece en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, que permite en su art. 336 la aportación con la demanda y contestación de dictámenes elaborados por peritos designados por las partes, la normativa aplicable a este caso es la de la LEC. de 1881, pues como ha señalado la sentencia de este Tribunal de 15 de enero de 1982, la prueba pericial ha de practicarse sujetándose a lo dispuesto en los artículos 610 a 618 y 626 a 632 de la LEC., lo que no es viable si la intervención del perito es anterior al juicio y se refleja en un documento que luego es ratificado a la presencia judicial, al cual sólo se le puede reconocer el carácter de prueba documental. Asimismo, la sentencia de 28 de febrero de 1990, ha recogido, que los informes invocados por el apelante no merecen el calificativo de dictámenes periciales, pues tal carácter sólo lo tienen los emitidos por los Peritos nombrados como consecuencia de una prueba pericial practicada en forma contradictoria, pero nunca los informes emitidos a instancia de una de las partes y aportados posteriormente por esta a las actuaciones.

Por lo demás, las razones aducidas en el anterior motivo son aplicables para la desestimación de éste, añadiendo con referencia a ambas que hay que negar la aducida indefensión, porque como ha señalado el propio Tribunal Constitucional no puede predicarse la existencia de indefensión, cuando ha existido la posibilidad de defenderse en términos reales y efectivos -sentencia 98/1987, de 10 de junio- porque la indefensión no puede equipararse a cualquier infracción o vulneración de normas procesales, que aquí, por otra parte, no se ha producido, sino solamente con aquella situación en la que el interesado, de modo injustificado, ve cerrada la posibilidad de impetrar la protección jurisdiccional -sentencias del mismo Tribunal Constitucional 70/1984, de 11 de junio, 155/1988, de 22 de julio, 41/1989, de 16 de febrero, 205/1994, de 11 de julio-. La indefensión se produce cuando la vulneración de las normas procesales lleva consigo la privación del derecho a la defensa, como recogió la sentencia ya citada 155/1988. No ha existido vulneración alguna y ambos motivos deben perecer.

El tercer motivo aduce infracción del art. 1227 del Código Civil, porque la sentencia está dando un valor probatorio a un documento que no hace prueba contra SUGAR- POP S.A. que es un tercero ajeno. En definitiva, que la sentencia está dando por buena frente a la recurrente la fecha del Plano del proyecto de Aguas de la Comarca de Pamplona de noviembre de 1984.

Tiene razón la recurrida en su escrito de oposición al recurso ,al decir que la impugnante ha confundido divulgación con la fecha desde que los documentos privados surten efecto contra tercero. Pero, en cualquier caso, ha destacado la sentencia de 31 de diciembre de 1996, que antes de su fecha ha de acreditar su propia existencia, o sea, documento cierto, como aquí ocurre y la realidad de su contenido, y la libertad probatoria abarca, tanto ésta como su fecha y ello sin contar que no opera lo señalado en el art. 1227 cuando hay otros medios de prueba - sentencias de 16 de febrero de 1990, 22 de junio de 1995, 3 de julio y 23 de diciembre de 1996- y no existe inconveniente en que la veracidad de la fecha se pueda admitir desde que se comprueba con relación a otros actos que alejen toda sospecha de falsedad o simulación - sentencias de 5 de octubre de 1957 y 25 de enero de 1989-.

En el cuarto motivo se denuncia infracción del art. 1253 del Código civil y estima que, la deducción del Juez de Primera Instancia acogida por la sentencia de apelación, de acuerdo con la cual la existencia de un plano de un paté que no se llega a realizar, presentado en un concurso concreto de Aguas de la Comarca de Pamplona suponga su divulgación en España, "es totalmente ilógica" y entiende que la existencia de un dibujo para un concurso, que además no llega a ejercitarse, no significa divulgación puesto que no ha tenido más alcance que ser conocido por las personas que pudieron acudir a dicho concurso.

No se ha utilizado esta prueba que no debe confundirse con el mero razonamiento del órgano jurisdiccional. Basta examinar la sentencia de primer grado, sobre todo su fundamento jurídico, para percatarse de que no se ha utilizado por el juzgador la prueba de presunciones.

La actora ha admitido la existencia del plano y del paté en España con anterioridad a su solicitud de modelo de utilidad, pero ha mantenido que eran diferentes. luego la prueba pericial ha demostrado que no son diferentes y por ello tal novedad del Modelo de Utilidad había sido divulgado en España.

Como no se ha utilizado la prueba de presunciones, el motivo pretende discutir y plantear ahora extemporáneamente la falta de novedad, lo que no puede tener lugar en un recurso de casación y por este cauce procesal, lo que desencadena su perecimiento.

Señala el quinto y último motivo que el art. 178 del Estatuto de Propiedad Industrial que se denuncia como infringido, estamos ante un modelo de utilidad, registrado antes de entrar en vigor la Ley 11/1986, de 20 de marzo y por disponerlo así, la Disposición Transitoria 7ª de dicha Ley, llega a la conclusión de que aunque ambos modelos fueran iguales no puede decretarse la nulidad de la inscripción por existir divulgación previa por una sola aparición en un plano de fecha inmediatamente anterior y que no llegó a ejercitarse.

El motivo no puede acogerse, porque al socaire de unos preceptos pretende señalar una cuestión nueva relativa a que no estaba suficiente divulgado el Modelo de Utilidad para que pudiera entenderse que su Modelo de Utilidad carecía de novedad. Pero tal cuestión, fáctica es de competencia de los órganos de instancia y no puede servir de pretexto a un nuevo examen como si de una tercera instancia se tratase y ello desencadena inexcusablemente el perecimiento del motivo.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español