STS, 6 de Mayo de 2013

El recurso contencioso-administrativo núm. 736/2008, planteado ante la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, fue interpuesta por la mercantil The Coca-Cola Company, contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de fecha 27 de febrero de 2008, estimatoria parcial de recurso de alzada frente a resolución de 10 de abril de 2007, que había concedido el registro de la marca denominativa nº 2.714.863, ACQUABONA, para la clase 37, a la mercantil solicitante Riederte SL, y que justificaba en los siguientes motivos:

No se considera de aplicación la oposición de la marca M-2615078, por encontrarse en diferentes campos de aplicación, pudiendo convivir en el mercado sin riesgo de asociación.

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictó Sentencia de fecha 22 de diciembre de 2011 , en cuya parte dispositiva se dice:

FALLAMOS: Que debemos desestimar y desestimamos la demanda de recurso contencioso-administrativo interpuesta por el Procurador D.Argimiro Vazquez Guillén, en nombre y representación de la mercantil The Coca-Cola Company, contra la resolución, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de 27 de febrero de 2008, estimatoria parcial de recurso de alzada frente a resolución, de 10 de abril de 2007, que había concedido totalmente el registro de la marca mixta denominativa, nº 2.714.863, ACQUABONA, para productos y servicios de la clase 37, a la mercantil solicitante Riederte SL, resolución la impugnada que otorga la concesión parcial de dicha marca, únicamente para instalación, montaje y mantenimiento de maquinas y aparatos para el tratamiento y purificación del agua, descalcificadores, filtros y equipos de osmosis inversa, y denegándola para instalación, montaje y mantenimiento de maquinas expendedoras, y declaramos que dicha resolución es conforme a derecho; todo ello sin imposición de costas y procesales a la actora..

Contra la referida sentencia, el representante legal de The Coca-Cola Company, manifestó ante la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid su intención de interponer recurso de casación, que la Sala de instancia tuvo por preparado y al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la representación procesal de la mencionada compañía, compareció como recurrente en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 12 de abril de 2012, presentó escrito de interposición del recurso de casación, en el que expuso los dos siguientes motivos:

Primero.- al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley de la Jurisdicción .

1) por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, y del artículo 212 LEC , aplicable supletoriamente en virtud de la disposición final primera de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , pues la sentencia carece de motivación alguna sobre el razonamiento fáctico y jurídico que conduce a la Sala a la apreciación de falta de notoriedad de la marca AQUABONA.

2) por infracción de los artículos 24 y 9.3 CE , que respectivamente recogen los derechos a la tutela judicial efectiva y a la interdicción de la arbitrariedad, pues sólo con la debida motivación puede entenderse sometida a control la decisión judicial y evitarse toda posible arbitrariedad.

Segundo.- al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción , por infracción de los artículos 8 y 6.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas y de la Jurisprudencia que los interpreta.

Y termina suplicando dicte sentencia estimando los motivos formulados y casando la sentencia recurrida, para resolver de conformidad con la súplica del escrito de demanda planteado en la primera instancia, esto es, anulando las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas que desestimaron la oposición y parcialmente el recurso de alzada formulados por The Coca-Cola Company.

Mediante Auto de 4 de octubre de 2012, la Sala acordó declarar la inadmisión del motivo segundo del presente recurso de casación interpuesto por la entidad The Coca-Cola Company, y declarar la admisión del motivo primero del expresado recurso y para su sustanciación se remitieron las actuaciones a la Sección Tercera de esta Sala.

La representación procesal de la recurrente, aportó sentencia dictada por la misma sección del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso 1593/2008, que se había presentado paralelamente al 736/2008 .

Dado traslado a la parte recurrida para que formalizara oposición, mediante escrito de 24 de enero de 2013, el Abogado del Estado, se oponía al recurso de casación y suplicaba, dicte sentencia en los términos que resultan de las consideraciones expuestas en su escrito.

Quedando las actuaciones pendientes de señalamiento cuando por turno corresponda, se señaló para votación y fallo el día 30 de abril de 2013, en que ha tenido lugar.

Siendo Ponente la Excma. Sra. Dª. Maria Isabel Perello Domenech, Magistrada de la Sala

La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 22 de diciembre de 2011 , desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "The Coca-Cola Company" y confirmó la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 27 de febrero de 2008 que estimó en parte el recurso de alzada deducido frente a la anterior resolución de 10 de abril de 2007 y acordó la concesión de la marca solicitada, ACQUABONA para la "instalación, montaje y mantenimiento de máquinas y aparatos de tratamiento y purificación del agua, descalcificadores, filtros y equipos de osmosis inversa" y , a su vez, la denegación de la "instalación, montaje y mantenimiento de máquinas expendedoras".

Por Riederte SL se solicitó la inscripción de la marca denominativa ACQUABONA para la clase 37, referida a la "instalación, montaje y mantenimiento de máquinas y aparatos para el tratamiento y purificación del agua, descalcificadores, filtros, equipos de osmosis inversa y máquinas expendedoras".

A la inscripción de la marca número 2.714.863/7, solicitada por "Riederte S.L.", se había opuesto "The Coca-Cola Company" en cuanto titular de la marca prioritaria denominativa AQUABONA número M-2615078, que ampara productos de la misma clase, en concreto "aguas minerales naturales".

La Sala de instancia confirmó la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta, a su vez, había inicialmente admitido el registro de la nueva marca y más tarde, al resolver el recurso de alzada contra la concesión, estimó en parte el mismo y denegó la inscripción de la marca en lo referido a la "instalación, montaje y mantenimiento de maquinas expendedoras". Las razones en las que la Oficina de Patentes y Marcas fundó la estimación parcial del recurso de alzada son las siguientes:

[...] Que la aplicación al presente caso de estas pautas legales, pone de manifiesto que no concurren en el mismo los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el citado artículo 6.1 para la mayoría de los servicios reivindicados de las clase 37 del Nomenclator Internacional, ya que aún existiendo semejanza entre los signos enfrentados "AQUABONA" (denominativa) marca prioritaria y "ACQUABONA" (denominativa) marca solicitada, los campos comerciales y aplicativos en que despliegan sus efectos son lo suficientemente dispares como para excluir todo riesgo de confusión o de asociación en el mercado. Si se considera incompatible con los servicios de "instalación, montaje y mantenimiento de máquinas expendedoras" en relación con los cuales y teniendo en cuenta que la marca prioritaria protege "aguas minerales" podría generarse el riesgo de asociación acerca del origen empresarial.

[...] Que el art.8.2 de la Ley de Marcas 17/2001 establece que se entiende como marca o nombre comercial notorio, el que por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualqier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial. Que en el caso que nos ocupa cabe decir, que de los documentos aportados por el solicitante, si bien queda acreditado el desarrollo de una actividad empresarial, no puede deducirse que se trate de una marca notoria.

Que en cuanto a la alegación del recurrente del carácter renombrado de su marca, baste decir que el art. 8.3 de la Ley de Marcas 17/2001 establece que "cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el público en general, se considerará que los mismos son renombrados y el alcance de la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades". Que aplicando esta pauta legal al caso que nos ocupa cabe señalar que la marca prioritaria no puede considerarse renombrada, ya que el renombre de las marcas es un plus añadido a la notoriedad de las mismas que justifica la quiebra del principio de especialidad, y que no queda probado en el presente caso.

Formulado recurso contencioso-administrativo, las consideraciones en las que se basó el Tribunal sentenciador para pronunciarse en el sentido de desestimar las alegaciones esgrimidas por "The Coca-Cola Company" fueron las siguiente que se exponen en el fundamento jurídico noveno:

[...] Es claro que deben concurrir acumulativamente, por tanto, los tres requisitos o circunstancias exigidas por notoria jurisprudencia del Tribunal Supremo, entre ellas las sentencias de 22 de octubre de 2009 , 27 de octubre de 2009 , 31 de octubre de 2009 y 15 de enero de 1910 , en recursos de casación 2458/08 , 3138/08 , 2576/08 , 6040/08 , y 1742/09 , para la aplicación de la prohibición del art. 6.1.b de la Ley de Marcas , es decir, que el nuevo signo resulte idéntico o semejante, desde el punto de vista fonético, gráfico o conceptual, con una marca anteriormente solicitada o registrada, que el nuevo signo trate de distinguir productos o servicios idénticos o similares a los que ya distingue la marca anteriormente registrada o solicitada, y que exista por ello un riesgo de asociación indebida o confusión para los destinatarios del signo, salvo supuestos de marca renombrada, que no es el caso, dado que no se ha acreditado el renombre y notoriedad de la oponente Aquabona, y una cuestión es el renombre y notoriedad de Coca-Cola, indudable, y otra de la marca de agua mineral confrontada, no siendo aplicable el art. 8 de la Ley de Marcas .

En el presente supuesto, debe estarse al contenido de la resolución impugnada y que constituye el objeto de este recurso; al respecto, examinados en conjunto los signos confrontados, la Sala estima que existe una evidente similitud, denominativa, fonética, y conceptual, entre los citados signos, el solicitado ACQUABONA, por un lado, y la prioritaria AQUABONA por otro; y en cuanto a la relación aplicativa alegada, es de tener en cuenta que el signo solicitado lo es para productos y servicios de la clase 37, y los de la oponente para los de la clase 32, aguas minerales, y no para la clase 30 referida en el expediente por la solicitante, y en dicho sentido la prohibición o denegación de la solicitada para máquinas expendedoras de agua resulta obvia, por el claro riesgo de asociación, pero la concesión de la marca, para la instalación, montaje y mantenimiento de máquinas y aparatos para el tratamiento y purificación del agua, filtros, descalcificadores, y equipos de osmosis inversa, servicios que tienen muy poco que ver con las aguas minerales protegidas por la prioritaria, también es de todo punto razonable y no incide en riesgo de asociación ni confusión en el mercado, dado que sus campos comerciales son distintos, con lo que productos y servicios, relativos a tratamiento y purificación del agua esencialmente, no generan confusión en el mercado en cuestión con una marca de aguas minerales; es por todo ello que no se cumplen acumulativamente los requisitos mencionados para la aplicación del art. 6.1.b de la Ley de Marcas , y procede la desestimación de la demanda.

En el único de los motivos de casación admitidos, deducido al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional , se imputa a la Sala de instancia el quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia. El vicio formal -esto es, la falta de motivación de la sentencia- se habría producido, desde el momento en que el tribunal no ha valorado el material probatorio aportado con la demanda, del que se deducía el carácter notorio y renombrado de la marca del oponente. De manera que al desconocer los documentos que se acompañaron al escrito de contestación a la demanda el órgano jurisdiccional no expresa los razonamientos ni ofrece explicación suficiente respecto del carácter notorio y renombrado de la marca AQUABONA.

El motivo debe ser acogido. En los razonamientos de la sentencia de instancia se omite cualquier consideración sobre las pruebas aportadas por la recurrente en apoyo de su planteamiento procesal, cual era que la marca tenía un carácter notorio. La marca que ésta oponía como obstáculo a la inscripción de la aspirante era la denominativa AQUABONA, que en su tesis tenía un carácter notorio y ello exigía una específica protección ante el riesgo de confusión o asociación. La Sala de instancia no podía ignorar o desconocer una material probatorio dirigido a acreditar tal condición o carácter del signo obstativo para hacer el juicio de comparación. Subraya precisamente la Sala el carácter notorio de la marca Coca-Cola pero niega la de la marca oponente AQUABONA, sin ningún argumento que justifique tal apreciación. Hemos afirmado en reiteradas ocasiones que la omisión de la valoración de la prueba, mas que propiamente una falta de motivación, como alega de forma principal la recurrente, implica en realidad la incongruencia de la resolución judicial ya que, en definitiva, omite ponderar un elemento esencial en el juicio de compatibilidad o incompatibilidad sobre las marcas que las partes del litigio han sometido al tribunal, pero es lo cierto que tal cuestión se plantea con claridad en el recurso.

Podría entenderse que la afirmación de la Sala de que la marca AQUABONA no tiene un carácter notorio se sustenta de alguna manera en la valoración de dicha documental, que conduce al rechazo de tal carácter de la marca alegada por la recurrente. Pero, en todo caso, dado que se trataba de una alegación sustancial, adecuadamente sustentada en un relevante material probatorio, consideramos que la expresión indicada que se limita a negar sin más tal condición, no es suficiente ni válida para entender efectivamente valorada la prueba, pues nada se razona ni justifica al respecto, siendo como hemos expuesto, una cuestión relevante que incidía en el juicio sobre la adecuación a derecho del acto impugnado.

La estimación del motivo de forma determina que esta Sala haya de resolver lo que corresponda dentro de los términos en que aparece planteado el debate ( artículo 95.2.d de la Ley Jurisdiccional ).

Pues bien, dados los términos en que aparece planteado el debate en la instancia, se hace obligado entrar a examinar la alegación de notoriedad efectuada por la entidad demandante, que invocaba la aplicación de los artículos 6.1.b y 8 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas.

En primer lugar debemos indicar que el artículo 8 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, ofrece una definición legal de la marca notoria, en sede de la formulación de las causas de denegación del registro, al expresar en el apartado 2 de este precepto que «a los efectos de esta Ley, se entenderá por marca o nombre comercial notorios los que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial», y refiere el alcance de la prohibición de registro al disponer que «la protección otorgada en el apartado 1, cuando concurran los requisitos previstos en el mismo, alcanzará a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre comercial notorios en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados».

Por ello, como ya dijéramos en ocasiones anteriores, cabe advertir que la prohibición reforzada de la marca notoria se desenvuelve autónomamente en el ámbito de la prohibición de registro contemplada en el artículo 6 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, que vincula al órgano judicial a extremar el rigor comparativo en el juicio del riesgo de confundibilidad entre las marcas enfrentadas, atendiendo, entre otras circunstancias, al grado de conocimiento de la marca prioritaria en el mercado y a la asociación que pueda hacerse con el signo anterior; y en el ámbito de la prohibición de registro del artículo 8 del referido Cuerpo legal , que neutraliza con alcance relativo el principio de especialidad, con la finalidad de excluir que accedan al registro signos que, aunque se soliciten para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por las marcas anteriores, por ser notorias, puede indicar una conexión entre los productos y servicios amparados y el titular de aquellos signos prioritarios, o puedan implicar, sin justa causa, un aprovechamiento indebido de la reputación del signo anterior o un menoscabo de su carácter distintivo o de su notoriedad.

El criterio jurídico sustentado en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 19 de diciembre de 2008 (RC 5602/2006 ), según el cual, si no se aprecia la existencia de riesgo de confusión o asociación sobre el origen empresarial entre los signos, no cabe analizar el riesgo de aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados, constituye una interpretación que ha sido matizada por esta Sala en las sentencias de 21 de octubre de 2008 (RC 3239/2006 ) y de 24 de diciembre de 2008 (RC 2076/2006 ), al considerar suficiente que el consumidor establezca un vínculo entre el nuevo signo y la marca anterior, siempre que la conozca una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por ella, de modo que la protección reforzada de la marca notoria actúa también en aquellos supuestos en que la marca aspirante evoque, sugiera, insinúe o recuerde a la marca obstaculizadora de tal manera que pueda presumirse la concurrencia de un aprovechamiento indebido de aquélla.

Pues bien, en el supuesto sometido a nuestra consideración, entendemos que concurre una clara similitud denominativa y una relación estrecha entre los ámbitos aplicativos.

En el primer aspecto se aprecia una similitud fonética y semántica, habida cuenta de que la marca solicitada está constituida por un término muy parecido en las distintas marcas enfrentadas. El juicio de contraste entre la marca que aspira al registro ACQUABONA, denominativa y la marca ya registrada AQUABONA, también denominativa, debe ser favorable a su incompatibilidad en el sector para el que se reivindica, de la clase 37, para la instalación, montaje y mantenimiento de máquinas y aparatos para el tratamiento y purificación del agua, descalcificadores, filtros, equipos de osmosis inversa y máquinas expendedoras. En efecto, las denominaciones enfrentadas resultan sustancialmente similares desde el punto de vista fonético y conceptual, pues sólo difieren en una letra, la "C", que resulta casi imperceptible, hasta el punto de que un consumidor medio puede percibirlas como signos que se aplican a productos del mismo origen empresarial, induciendo a confusión. La inclusión en ambas marcas de la misma denominación determina que no resulten suficientemente diferenciados, pues, no se advierte la capacidad distintiva propia de cada una de ambas denominaciones, siendo innegable que tanto desde el punto de vista conceptual y fonético existe una clara similitud, dando lugar a un resultado del que está no ausente el riesgo de confusión.

La recurrente sostiene que AQUABONA goza de una notoriedad acreditada, reconociendo su reputación a la vista del "extendido y generalizado conocimiento de la marca en el sector del mercado en el que opera". Y a la vista del conjunto de pruebas aportada con la demanda, entre las que se incluye la gran comercialización y el patrocinio de determinados eventos deportivos, así como la publicidad y la inversión de un importante presupuesto en promoción de la marca mediante carteles, propaganda exterior, y divulgación en revistas, justificadas a través de las documentales números 1 a 10 que acompañaron la demanda, permite entender acreditada la amplia difusión y conocimiento del signo AQUABONA en el sector de las aguas minerales y reconocer tal carácter notorio a la marca oponente con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas.

El carácter notorio de la marca opuesta en el sector del mercado pretendido debe conducir a un criterio más riguroso -no más benigno- de apreciación del riesgo de confusión, lo que lleva a la conclusión de que la proximidad denominativa puede llegar a originar el error de los consumidores, bien en cuanto a identificar o confundir ambas marcas bien en cuanto a asociarlas como provenientes del mismo origen empresarial. Tal reconocimiento determina pues, que deba evitarse la posibilidad de aprovechamiento indebido por terceros de la reputación de aquella marca a fin de no incurrir en la prohibición de registro derivada de la Ley de Marcas. La protección de la marca notoria debe impedir el legítimo acceso de otros agentes económicos del mismo sector a expresiones o denominaciones que tengan aptitud para generar el riesgo de aquel aprovechamiento ilícito.

Y es cierto que el sector al que se refiere la solicitud, el de instalación, montaje y mantenimiento de máquinas expendedoras y aparatos para el tratamiento y purificación del agua, descalcificadores, filtros, equipos de osmosis inversa y máquinas expendedoras, guarda una evidente relación con el objeto de protección de la marca originaria, para productos "aguas minerales", de manera que podría generarse fácilmente un riesgo de asociación acerca del origen empresarial, pues la aspirante se refiere a servicios relativos a maquinaria para el tratamiento y purificación del agua y a máquinas expendedoras de agua y la oponente se refiere en general a aguas minerales para consumo. A la vista de la documental aportada, en particular, de las documentales números 5 y 11, se desprende que los aparatos sobre los que se realiza la instalación y el mantenimiento del agua son dispensadores para el consumo de agua purificada, lo cual puede incidir de forma directa en la posible confusión de que el público o el consumidor pueda creer que los productos presenten unas características y que procedan de la misma empresa o de empresas económicamente vinculadas. En fin, dada la relación entre los ámbitos aplicativos, el agua mineral y las máquinas y aparatos para el tratamiento y purificación del agua, y el carácter notorio de la marca oponente, que exige una protección reforzada hemos de concluir acerca de la incompatibilidad de los signos, tal como propugna la empresa recurrente.

Procede, pues, tras la casación de la sentencia, la estimación del recurso contencioso-administrativo, anulando las resoluciones impugnadas en el mismo y denegando de manera definitiva la inscripción de la marca solicitada.

En cuanto a las costas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley Jurisdiccional , cada parte satisfará las de este recurso, sin que haya lugar a la condena en las de la instancia, al no concurrir temeridad o mala fe.

Por lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del pueblo español, nos confiere la Constitución,

HA LUGAR al recurso de casación número 964/2012, interpuesto por THE COCA-COLA COMPANY, contra la sentencia de 22 de diciembre de 2011, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso número 736/08 , sentencia que casamos.

Segundo. - Estimar el recurso contencioso-administrativo número 736/2008 interpuesto por "The Coca-Cola Company" contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de 27 de febrero de 2008 estimatoria parcial de recurso de alzada frente a resolución de 10 de abril de 2007, que había concedido el registro de la marca Acquabona para la clase 37 exclusivamente para la "instalación montaje y mantenimiento de máquinas y aparatos de tratamiento y purificación del agua, descalcificadores, filtros y equipos de osmosis inversa" a la mercantil Riederte SL., y denegamos de manera definitiva la inscripción de la marca solicitada.

Tercero. -No hacemos declaración especial sobre las costas de la instancia y en cuanto a las del presente recurso de casación cada parte satisfará las suyas.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .-Pedro Jose Yague Gil.-Manuel Campos Sanchez-Bordona.-Eduardo Espin Templado.-Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Maria Isabel Perello Domenech.- Rubricado.- - PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por la Magistrada Ponente Excma. Sra. Dª. Maria Isabel Perello Domenech, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretaria, certifico.