STS 2196/2016, 11 de Octubre de 2016

JurisdicciónEspaña
Número de resolución2196/2016
Fecha11 Octubre 2016

SENTENCIA

En Madrid, a 11 de octubre de 2016

Esta Sala ha visto constituida su sección Tercera por los magistrados al margen relacionados, el recurso de casación número 3586/2015, interpuesto por PROCTER&GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS SA representada por el Procurador D. Carlos Gómez-Villaboa Mandri y con la asistencia letrada de D. Mauricio Zarobe Watine, contra la sentencia de 7 de octubre de 2015, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso número 777/13 , en materia de Marcas. Se ha personado como parte recurrida la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada por el Abogado del Estado.

Ha sido ponente la Excma. Sra. D.ª Maria Isabel Perello Domenech

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

El recurso contencioso-administrativo núm. 777/13, planteado ante la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, fué interpuesto por "D. Hernan ", contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de fecha 20 de febrero de 2013 y de 10 de mayo de 2013 que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra la denegación de la marca nº 3.033.081/5, «INSPIRACIONES DE PERFUMES», mixta, para la clase 3 del Nomenclátor Internacional.

SEGUNDO

La Sala de instancia, dictó sentencia de fecha 7 de octubre de 2015 , en cuya parte dispositiva se dice:

Que estimando el recurso interpuesto por D. Hernan contra la actuación administrativa descrita en el fundamento de derecho primero de la presente resolución, debemos anularla y la anulamos; y en consecuencia declaramos el derecho del recurrente a inscribir la marca nº 3.033.081 "INSPIRACIONES DE PERFUMES", mixta, para la clase 3 del Nomenclátor Internacional. Las costas procesales se imponen al 50% a ambas partes codemandadas en la cuantía de 1,5000 Euros (750 Euros a cada una de ellas) relativos a honorarios de Letrado más los derechos arancelarios de Procurador, también por mitad.

Contra la referida sentencia, la representación procesal de la entidad recurrida «Procter & Gamble International Operations SA» manifestó ante la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid su intención de interponer recurso de casación. Recurso que la Sala tuvo por preparado y al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

TERCERO

La mencionada entidad compareció como recurrente en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 14 de diciembre de 2015, presentó escrito de interposición del recurso de casación, en el que expuso los cinco motivos de casación siguientes:

Primero.- al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley de la Jurisdicción , por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia y, en concreto, por falta de motivación de la misma. Denuncia infringidos los artículos 67.1 LJCA en relación con lo dispuesto en el artículo 33.1 de la misma y con el artículo 218.2 LEC . Igualmente infracción de la exhaustividad y congruencia de las sentencias y su motivación. Manifiesta que la sentencia de instancia no ha valorado un medio de prueba esencial [como es la sentencia de 25 de marzo del 2015 dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante (Juzgado de Marca Comunitaria) en el juicio ordinario 264/2014, por infracción de la marca comunitaria nº 3.837.994 «INSPIRATION» seguido a instancias de Procter & Gamble International Operations SA contra D. Hernan por el uso realizado por dicho señor de la marca nº 3.033.081 «INSPIRACIONES DE PERFUMES»; sentencia confirmada en Apelación por la Audiencia Provincial en la sentencia 203/2015 que ha devenido firme], produciendo la indefensión del recurrente en casación.

Segundo.- al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción , por infracción del art. 218.2 LEC y, en concreto, por infracción del derecho fundamental de igualdad en aplicación de la Ley así como del principio de seguridad jurídica establecidos en los artículos 14 y 9.3 de la CE . Denuncia que la sentencia de la misma Sala de la Audiencia Nacional de fecha 4 de septiembre de 2015 recaída en el recurso contencioso-administrativo nº 775/13 entre las mismas partes y relativa al registro de la marca nº 3,055.080 «MAKERS INSPIRACIONES DE PERFUMES» en la clase 3, dicha sentencia es firme, y tiene efecto de cosa juzgada.

Tercero.- al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley de la Jurisdicción , por infracción del artículo 218.2 LEC , al no ajustarse a las reglas de la sana crítica por llegar a apreciaciones arbitrarias e ilógicas en la valoración de la prueba documental. Denuncia la infracción de los artículos 317.5 y 319.1 en relación con el artículo 218.2 LEC .

Cuarto.- al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción , por infracción del artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, y de la jurisprudencia que lo interpreta y desarrolla así como su equivalente anterior, el artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre . Alega la doctrina del elemento dominante.

Quinto.- al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción , por infracción del artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001 de Marcas , y de la jurisprudencia que lo interpreta y desarrolla, así como su equivalencia anterior, el artículo 12.1.b) de la ley 32/1988, de 10 de noviembre . Jurisprudencia sobre denominación, semejanza fonética a la hora de valorar la incompatibilidad registral. al inaplicar la prohibición de registro contenida en dicho artículo a la marca solicitada, al desconocer la Jurisprudencia relativa a la necesidad de una mayor diferenciación denominativa cuando las marcas distinguen idénticos productos.

Y termina suplicando dicte sentencia por la que, se estimen los motivos de casación alegados, casando y anulando la sentencia impugnada y decretar la pertinencia de que se acuerde la denegación de la marca nº 3.033.081 «INSPIRACIONES DE PERFUMES» en la clase 3 por no ser ajustada a derecho la concesión de la misma.

CUARTO

Admitido el recurso de casación, se dió traslado a la Administración del Estado que presentó escrito de 10 de marzo de 2016 en el que manifestaba que no formula oposición al recurso, por no corresponderse con los intereses que institucionalmente le corresponde defender. suplicaba, dicte sentencia por la que lo desestime con confirmación de la sentencia recurrida.

QUINTO

Quedando las actuaciones pendientes de señalamiento cuando por turno corresponda, se señaló para votación y fallo el día 20 de septiembre de 2016, fecha en que ha tenido lugar con observancia de las disposiciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 7 de octubre de 2015 , estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Don Hernan contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 7 de mayo de 2013 mediante la que denegó la inscripción la marca número 3.033.081, «INSPIRACIONES DE PERFUMES» (gráfica), para distinguir servicios de la clase 3 del Nomenclátor Internacional, en concreto «jabones, perfumería, aceites esenciales y cosméticos».

A la inscripción de la marca número 3.033.081 (gráfica), solicitada por D. Hernan , se había opuesto la sociedad aquí recurrente, Procter & Gamble Manufacturing Cologne GmbH, en cuanto titular de la marca comunitaria «INSPIRATION» número 3.837.994, que ampara servicios de la misma clase 3, que antes hemos reseñado.

SEGUNDO

La Oficina Española de Patentes y Marcas consideró, en las resoluciones objeto de este recurso, que concurrían en el caso de autos los «presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 6.1.b) [de la Ley], por existir entre los signos enfrentados una evidente similitud (fonética, gráfica, denominativa o conceptual) así como una manifiesta relación entre las áreas comerciales en las que despliegan sus efectos, lo que generaría en el público consumidor un riesgo de confusión.(asociación)».

Las consideraciones de la Oficina de patentes y Marcas para denegar el registro de la marca son:

SEGUNDA: En primer lugar debe realizarse la comparación entre los signos en conflicto, que en el presente caso son los siguientes: el signo prioritario A 3837994 INSPIRATION (denominativa) para "jabones, perfumería, aceites esenciales y cosméticos" de la clase 3 y la marca solicitada [Gráfico] INSPIRACIONES DE PERFUMES, para "jabones, perfumería, aceites esenciales y cosméticos" de la clase 3.

Esta Instancia hace constar el hecho de que en los supuestos como en el presente en los que existe identidad aplicativa (en relación a "jabones, cosméticos, perfumería y jabones esenciales", de la clase 3), el rigor en la comparación de los distintivos es más estricto.

Esta Instancia considera que se trata de registros parecidos denominativa y fonéticamente puesto que el distintivo solicitado incorpora la totalidad del termino oponente, término que se configura como el que mayor fuerza distintiva tiene, esto es, INSPIRATION, siendo que el resto de los elementos que integran a la denominación solicitada (elementos denominativos y un gráfico que representa un frasco de perfume) no sean lo suficientemente caracterizados como para salvar la coincidencia comentada.

Contra esta resolución, D. Hernan formuló recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal de Justicia de Madrid. El Tribunal sentenciador estimó el recurso deducido y revocó la decisión de denegación de la marca impugnada. Lo hizo tras afirmar, en síntesis, que entre las marcas en liza existían diferencias suficientes que permitían su convivencia pacífica en el mercado.

Las consideraciones jurídicas en cuya virtud el Tribunal estima el recurso contencioso administrativo son del siguiente tenor:

[...] Analizando pues en concreto las marcas en pugna "INSPIRATION" frente a "INSPIRACIONES DE PERFUMES" entiende la Sala que se trata de denominaciones esencialmente distintas. En primer lugar la marca prioritaria consta de un vocablo único y carece de gráfico, mientras que la marca denegada forma una frase con significado propio, compuesta de dos nombres, y va acompañada del gráfico de un vaporizador para perfumes. En segundo lugar el nombre "INSPIRACIÓN" es genérico y de uso común y por tanto, insusceptible de apropiación individualizada por parte de una empresa con exclusión de las restantes, y además, en la marca prioritaria, está escrita en singular mientras que en la marca denegada se escribe en plural. La marca prioritaria, está escrita en lengua extranjera por lo que podemos conceptuarlo como un nombre de fantasía, a pesar de que sea fácilmente comprensible y traducible a la lengua española, aún por quienes carezcan de conocimientos de inglés. Por tanto, la convivencia de ambas en los mismos canales de comercialización, no produce riesgo alguno de confusión ni de asociación entre los consumidores; por lo cual, aunque existe identidad aplicativa no concurre con la identidad denominativa y en consecuencia, no puede operar la prohibición genérica de inscripción descrita en el fundamento de derecho anterior. Ello nos conduce a la estimación del presente recurso.

TERCERO

En el primer motivo de casación, articulado al amparo del artículo 88.1.c), se reprocha a la Sala de instancia no haber valorado la sentencia aportada a autos dictada el 25 de marzo de 2015 por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Alicante en el juicio ordinario número 264/2014, que resolvía la demanda de infracción de la marca comunitaria «INSPIRATION», formulada por PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS SA contra D. Hernan . Dicha sentencia versaba sobre las mismas marcas enfrentadas, la marca comunitaria 3.837.994 «INSPIRATION» y la aspirante 3.033.081 «INSPIRACIONES DE PERFUMES» y la Sala de instancia, que acordó su unión a autos, con entrega de copia a la contraparte, nada dice de la misma a pesar de tratarse de idénticas partes y marcas y ser de indudable trascendencia para la resolución del procedimiento.

El motivo debe ser acogido pues, en efecto, no resulta razonable que una vez incorporada la sentencia al procedimiento, con conocimiento de las partes procesales, la Sala de instancia ignore del todo dicha sentencia que decide el litigio entre las mismas partes procesales y las mismas marcas en liza y se limite a expresar en el tercero de los fundamentos jurídicos ciertas consideraciones sobre las diferencias de los signos distintivos. Se trata de una sentencia de indudable trascendencia, dictada por el Juzgado de lo Mercantil (de marcas) en la que se analiza la confrontación entre las marcas en liza, «INSPIRATION» e «INSPIRACIONES DE PERFUMES», y en el que tras un análisis exhaustivo de ambos signos, con arreglo a los criterios legales, el Juzgado concluye estimando la demanda formulada por PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS SA declarando que D. Hernan infringió los derechos de propiedad industrial de aquella respecto a la marca comunitaria 3.837.994 «INSPIRATION», condenando al citado Sr. Hernan a cesar en el uso del signo «INSPIRACIONES DE PERFUMES» en su forma denominativa o con el gráfico siguiente en relación con los productos de perfumería o cosmética.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo omite en su sentencia toda consideración a esta resolución, que por tratarse del mismo objeto procesal y las mismas partes tenía una clara influencia en la resolución del proceso y debía haber valorado de forma expresa, motivando las razones de su apreciación en uno u otro de los sentidos.

El tribunal de instancia quebranta, pues, las formas esenciales del juicio al infringir las normas reguladoras de la sentencia, que exige dar respuesta congruente y motivada a las alegaciones procesales de las partes, siendo la aportación e invocación de la sentencia del Juzgado de lo Mercantil incorporada a autos, un pronunciamiento judicial relevante y trascendente en el pleito, lo que determina la casación de la ahora impugnada.

CUARTO

Situado este Tribunal en la posición que deriva del artículo 95.2.d) de la Ley Jurisdiccional que dispone que la casación de la sentencia de instancia obliga a que la Sala resuelva «[...] lo que corresponda dentro de los términos en que apareciera planteado el debate«, la solución no puede ser sino la desestimación del recurso contencioso-administrativo contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas que denegó la inscripción de la marca aspirante «INSPIRACIONES DE PERFUMES».

Como elemento de valoración, tenemos en cuenta la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Alicante dictada en el recurso 264/2015, que examina el riesgo de confusión de las marcas en liza, «INSPIRACIONES DE PERFUMES» y la prioritaria «INSPIRATION». En ella se realiza una apreciación global de los signos enfrentados, concluyendo en el aspecto denominativo, sobre el elemento dominante «INSPIRACIONES» dada su carga distintiva en el conjunto y su semejanza desde la perspectiva conceptual. Se razona también sobre la escasa relevancia del elemento gráfico, la identidad aplicativa y el público al que se dirige para concluir sobre el riesgo de confusión para el consumidor que puede creer que los productos pueden provenir de empresas vinculadas económicamente, y declara la relevancia de los derechos de propiedad industrial de «PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS SA» respecto a la marca comunitaria 3.837.994 «INSPIRATION».

De igual modo, hemos de ponderar la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 4 de septiembre de 2015, dictada en el recurso número 775/2013 , que aun cuando se refiere a otras marcas -la aspirante «MAKERS INSPIRACIONES DE PERFUMES» y la prioritaria «INSPIRATION»-, la Sala llega a la conclusión de la incompatibilidad de las marcas confrontadas, confirmando la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 20 de febrero y 10 de mayo de 2013 que denegó la inscripción de la primera.

Situados en esta nueva perspectiva y tomando en consideración las sentencias reseñadas, es de destacar que los productos protegidos por las marca aspirante y la oponente son productos idénticos, productos todos ellos de la clase 3 (en concreto, jabones, perfumería, aceites esenciales y cosméticos). Existe, pues, respecto de una y otra, una identidad total de productos que permite apreciar la coincidencia aplicativa entre la marca aspirante y la marca comunitaria opuesta, esto es, de la número 3.837.994 «INSPIRATION».

El factor de coincidencia en ambas marcas, el término «INSPIRATION» en inglés e «INSPIRACIONES» en español, se alza como elemento relevante desde la perspectiva conceptual, fonética y denominativa que no desaparece por la sola adición en la marca aspirante de los términos «DE PERFUMES», es un factor que no presenta la suficiente capacidad diferenciadora para individualizar el nuevo signo, dado el carácter descriptivo de dicha expresión que únicamente hace referencia al producto de la marca y no aporta una singularización significativa suficiente para su distintividad.

La indudable relevancia que en las marcas tiene la expresión «INSPIRACIONES» o su equivalente en inglés «INSPIRATION» no se desvanece por la incorporación de los últimos términos, su fuerza diferenciadora es mínima comparada con la semejanza fonética y conceptual antes dicha resultante de que ambos signos coinciden en la denominación «INSPIRACIÓN» en su versión castellana o inglesa, respecto a la cual la frase reseñada no es sino una referencia al producto que se comercializa y tampoco el elemento gráfico de la nueva marca permite salvar la intensa semejanza fonética y denominativa a la que nos hemos referido, al tratarse de idénticos productos. Si a ello añadimos que los productos se dirigen al mismo público consumidor y utilizan los mismos canales de distribución, hemos de concluir que con independencia de la representación gráfica de la nueva marca, el juicio de conjunto debe ser desfavorable a su inscripción, al existir un riesgo de confusión y asociación entre las marcas. La total identidad de los productos que ambas marcas amparan viene acompañada, en este caso, de la semejanza fonética y conceptual de una y otra hasta el punto de que los consumidores de aquellos productos de perfumería y cosmética podrían ser inducidos al error en el origen empresarial de los productos.

Todo lo cual determina la doble concurrencia de identidad de productos y de semejanza entre las marcas que conlleva la existencia del riesgo de confusión en el público consumidor, por lo que no ha lugar a la anulación de las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas objeto del litigio.

QUINTO

Procede, por todo lo dicho, estimar el recurso de casación y desestimar el recurso contencioso-administrativo de origen. Y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.1 y 2 de la Ley Jurisdiccional , no procede la imposición de costas en la instancia debido a las dudas de hecho y de derecho que concurren en el caso, ni en casación.

FALLO

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey, por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido Primero.- Ha lugar al recurso de casación interpuesto por PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS SA contra la sentencia de 7 de octubre de 2015 dictada por la Sala de lo Contencioso- Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo 777/2013 , que casamos. Segundo.- Desestimar el recurso contencioso-administrativo número 777/2013, interpuesto por D. Hernan , contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 10 de mayo de 2013 que denegó el registro de la marca número 3.033.081 «INSPIRACIONES DE PERFUMES» mixta, para la clase 3 del Nomenclátor Internacional. Tercero.- No hacer imposición de las costas procesales ocasionadas en el recurso contencioso-administrativo ni en el de casación.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la coleccion legislativa.

Así se acuerda y firma.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por la Magistrada Ponente Excma. Sra. Dª. Maria Isabel Perello Domenech, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Letrada de la Administración de Justicia, certifico.

1 temas prácticos
  • Sentencias susceptibles de casación
    • España
    • Práctico Contencioso-Administrativo Contencioso Administrativo Procedimiento Contencioso - Administrativo Recursos contra resoluciones procesales Recurso de Casación
    • 13 Febrero 2024
    ... ... 86.4, LJCA ... La STS nº 2140/2016, Sala de lo Contencioso-Administrativo, 3 de octubre de 2016 [j 1] ... La STS nº 2196/2016, Sala de lo Contencioso-Administrativo, 11 de octubre de 2016 [j 3] se pronuncia acerca de la denegación de la ... ...
3 sentencias
  • STSJ Canarias 430/2021, 13 de Septiembre de 2021
    • España
    • 13 Septiembre 2021
    ...o de asociación entre el público sobre el origen empresarial de los productos o servicios ofrecidos. También la STS de 11 de octubre de 2016, (Rec. 3586/2015 ) conf‌irmó la decisión de la Of‌icina de Patente y Marcas respecto a la confusión entre marcas aplicadas a los mismos productos y co......
  • STSJ Canarias 328/2019, 16 de Mayo de 2019
    • España
    • 16 Mayo 2019
    ...confusión o de asociación entre el público sobre el origen empresarial de los productos o servicios ofrecidos. También la STS de 11 de octubre de 2016, (Rec. 3586/2015) conf‌irmó la decisión de la Of‌icina de Patente y Marcas respecto a la confusión entre marcas aplicadas a los mismos produ......
  • STSJ Canarias 178/2018, 5 de Abril de 2018
    • España
    • 5 Abril 2018
    ...confusión o de asociación entre el público sobre el origen empresarial de los productos o servicios ofrecidos. También la STS de 11 de octubre de 2016, (Rec. 3586/2015) conf‌irmó la decisión de la Of‌icina de Patente y Marcas respecto a la confusión entre marcas aplicadas a los mismos produ......

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR