ATS, 11 de Marzo de 2016
| Ponente | EDUARDO ESPIN TEMPLADO |
| ECLI | ES:TS:2016:2237A |
| Número de Recurso | 3462/2014 |
| Procedimiento | RECURSO CASACIÓN |
| Fecha de Resolución | 11 de Marzo de 2016 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
AUTO
En la Villa de Madrid, a once de marzo de dos mil dieciséis.
En fecha 9 de diciembre de 2015 se ha dictado por esta Sala y Sección sentencia en el recurso de casación número 3462/2014, por la que se estimaba el mismo, casando la sentencia recurrida y estimando el recurso contencioso- administrativo de instancia.
Notificada dicha sentencia a las partes, la representación procesal de la recurrente, Grupo Osborne, S.A., ha presentado escrito promoviendo incidente de nulidad de la citada resolución, por entender que con la misma se han vulnerado los derechos fundamentales que reconocen los artículos 14 y 24.1 de la Constitución . Solicita en dicho escrito que se declare la nulidad de la sentencia de esta Sala y que se repongan las actuaciones al estado inmediatamente anterior a la misma, procediendo a dictar otra que resulte respetuosa con los derecho fundamentales lesionados.
Del escrito instando la nulidad se ha acordado dar traslado a la Administración del Estado por término de cinco días.
El Abogado del Estado ha presentado un escrito en el que manifiesta que no formula oposición al incidente.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Eduardo Espin Templado
En el asunto de referencia esta Sala dictó Sentencia de 9 de diciembre de 2015 , que declaró haber lugar al recurso de casación interpuesto contra la Sentencia de 9 de julio de 2014 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid . Casada la Sentencia de instancia, se estimó el recurso contencioso administrativo a quo entablado por Red Bull GmbH contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 11 de marzo de 2011, y se concedió la extensión territorial de la marca internacional nº 909328 "Toro Rosso" a los servicios de la clase 43 del nomenclátor.
La sociedad mercantil Grupo Osborne, S.A., plantea el presente incidente de nulidad de actuaciones que se funda en la supuesta incongruencia, falta de motivación y arbitrariedad de la referida Sentencia de esta Sala. Sería incongruente por exceso al pronunciarse sobre la incompatibilidad de los signos enfrentados, que había sido declarada de forma expresa y clara por la Sala de instancia y que constituía una cuestión de hecho que nadie había cuestionado. La incongruencia extra petita habría originado, además, una reformatio in peius .
La falta de motivación se referiría a la afirmación de la Sentencia cuya nulidad se postula sobre que es reiterada jurisprudencia la inapropiabilidad de las figuras y denominaciones de animales, por cuanto no existe jurisprudencia en tal sentido en relación con las denominaciones de animales, según la entidad recurrente. Al no ser cierta dicha afirmación la motivación sería aparente y la Sentencia inmotivada en cuanto a ese punto.
Finalmente, la Sentencia sería arbitraria en tanto habría cambiado de manera inmotivada de la doctrina sentada en la Sentencia de 12 de abril de 2006 , conculcando con ello la igualdad en la aplicación de la ley, el derecho a la tutela judicial efectiva y el principio de seguridad jurídica.
Las tres alegaciones han de ser rechazadas.
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En lo que respecta a la alegación por incongruencia por exceso, la queja revela una deficiente comprensión por la parte recurrente de la naturaleza del recurso de casación. Tal como se explica en el fundamento de derecho cuarto de la Sentencia objeto de este incidente, lo que se disputaba en la instancia era exclusivamente la extensión de la marca internacional de la empresa Red Bull 909328 "Toro Rosso" a los servicios de la clase 43, extensión rechazada por la Oficina Española de Patentes y Marcas. La Sala de instancia hace dos pronunciamientos: uno, el de incompatibilidad de la marca solicitada con la prioritaria opuesta por Osborne -ratificando el criterio de la Oficina Española de Patentes y Marcas- (fundamento de derecho cuarto); otro, que constituye la ratio decidendi , que pese a lo anterior, la citada marca de Osborne estaba caducada, por lo que otorga la extensión de la marca (fundamento de derecho quinto).
En primer lugar, ha de tenerse en cuenta que el primer pronunciamiento, en puridad, no hubiera debido producirse, puesto que no se podía confrontar la marca solicitada con una marca que la Sala consideraba caducada. Por tanto ha de reputarse como un obiter dictum , pero no como un razonamiento que conduce o coadyuva al fallo. Por consiguiente, el ulterior juicio sobre la compatibilidad de las marcas que pudiera hacer esta Sala de casación, en ningún caso podía suponer la revisión de algo sobre lo que la Sala de instancia no había decidido.
Y, en segundo lugar, la Sentencia de casación estima el recurso por apreciar error in iudicando al haber apreciado una causa de caducidad inexistente. Tras ello y en virtud de lo dispuesto en el artículo 95.2.d) de la Ley de la Jurisdicción , procedía resolver el pleito el litigio con plenitud de jurisdicción, lo que suponía que la apreciación fáctica sobre parecido o semejanza que pudiera haber hecho la Sala de instancia -pero que fue en realidad un mero obiter dictum - en modo alguno vinculaba a esta Sala del Tribunal Supremo. En todo caso conviene insistir en que el juicio sobre incompatibilidad entre las marcas enfrentadas expresado por el tribunal a quo sin duda reflejaba el criterio de éste (apoyado en su interpretación de una previa Sentencia de esta Sala), pero no era un pronunciamiento necesario ni conducente al fallo, sino propiamente un obiter dictum .
En consecuencia, si tras estimar el recurso de casación por inexistencia de la caducidad de la marca prioritaria y anular la Sentencia recurrida, esta Sala no apreció incompatibilidad entre las marcas en litigio, no solamente no revisaba un pronunciamiento no cuestionado por las partes, sino que resolvía con plenitud de jurisdicción el objeto material del pleito (la incompatibilidad apreciada por la Oficina Española de Patentes y Marcas), sobre el que en puridad no se había pronunciado la Sala de instancia por apreciar una causa previa (la caducidad de la marca opuesta) que lo impedía.
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Tampoco puede estimarse la alegación relativa a la falta de motivación. En primer lugar, porque lo que la sociedad recurrente denuncia no es falta de motivación, sino error en la misma al referirse a una jurisprudencia supuestamente inexistente. Ya esta circunstancia supone el rechazo de la alegación, pues aunque hubiese error en la referencia a la jurisprudencia, ello no equivale a ausencia de motivación. Tanto más cuanto que lo que ocurre es una diferencia en la interpretación del alcance de la jurisprudencia de esta Sala por parte de la recurrente.
Añadamos sin embargo que la remisión a la reiterada jurisprudencia que se hace en la Sentencia se basa en el criterio de que las valoraciones efectuadas en la misma respecto a la inapropiabilidad genérica de figuras de animales son plenamente aplicables de forma natural a sus denominaciones. En el bien entendido de que en todo caso se trata de inapropiabilidad en términos absolutos y genéricos, pues la misma jurisprudencia evidencia, como menciona la propia parte, que dicho criterio está subordinado al juicio concreto y casuista sobre las marcas enfrentadas, como es sólito en todo el derecho de marcas. Esto es, la utilización por una marca de la denominación o de la figura de un animal no excluye la utilización posterior de una u otra, salvo que la concreta plasmación gráfica, denominativa o mixta de la misma ofrezca parecidos o semejanzas que induzcan a confusión. Pero será en todo caso esa valoración concreta respecto a la semejanza ente las marcas enfrentadas en el supuesto concreto lo que determinará la compatibilidad o incompatibilidad, no el mero hecho de que exista una marca prioritaria con la denominación o figura del mismo animal.
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Finalmente, la mercantil recurrente invoca, bajo la queja genérica de arbitrariedad de la Sentencia, la vulneración del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley y el principio de seguridad jurídica. Propiamente, sería el primer de los derechos el vulnerado de ser cierto lo alegado por la parte, resultando redundante la referencia genérica al derecho a la tutela judicial efectiva o al principio de seguridad jurídica.
La queja se funda en el supuesto cambio de doctrina (o más bien de su aplicación, afirma la recurrente) respecto a la sentada en la Sentencia de esta Sala de 12 de abril de 2006 (recurso de casación 6623/2003 ), sin la debida justificación de tal cambio. En primer lugar, difícilmente puede invocarse la infracción que se denuncia con la referencia a un único precedente, especialmente en una materia tan casuista como el derecho marcario, respecto al que en reiterada jurisprudencia -que excusa también toda cita- hemos afirmado la dificultad de extender pronunciamientos concretos a otros supuestos, incluso sobre términos o gráficos idénticos o muy similares, dado que su inserción en un contexto gráfico, denominativo o mixto diferente, puede alterar de manera relevante la comparación entre marcas.
En el caso suscitado por la parte, basta la constatación de que la Sentencia citada como referente enjuiciaba una marca distinta, "Toro Rojo", con todos los términos en castellano, frente a las opuestas "El Toro" y "Toro", para descartar que haya cambio de doctrina jurisprudencial o de la aplicación de la misma, puesto que en el presente asunto la comparación era entre "Toro Rosso" y "Toro". La proximidad de los términos no evita la manifiesta diferencia entre "Toro Rosso" -locución que el consumidor medio español reconoce como italiana- y "Toro Rojo", ambas enfrentadas a la marca "Toro", diferencia que revela una inexistencia del citado cambio de doctrina o de su aplicación.
En definitiva, esta Sala ha valorado que la marca solicitada "Toro Rosso" sí es distinguible de la marca opuesta "Toro" en la medida en que aquélla es una locución conjunta de dos vocablos en otra lengua que le otorga distintividad frente a la opuesta, configurándose tales términos de comparación como un supuesto claramente diferente al del caso citado como precedente, a pesar de su indudable proximidad.
No se han producido, por consiguiente, las infracciones denunciadas, por lo que procede rechazar el incidente de nulidad de actuaciones. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 139.2 y 3 de la Ley de la Jurisdicción , se imponen las costas a la parte que lo ha promovido hasta un máximo de 2.000 euros por todos los conceptos legales, más el IVA que corresponda a la cantidad reclamada.
Desestimar el incidente de nulidad de la sentencia dictada el 9 de diciembre de 2015 en el recurso de casación 3462/2014 promovido por la representación procesal de Grupo Osborne, S.A. Se imponen las costas del incidente a quien lo ha promovido conforme a lo expresado en el razonamiento jurídico segundo in fine .
Lo mandó la Sala y firman los Magistrados Excmos. Sres. al inicio designados.
