STS, 27 de Noviembre de 2014

PonenteMANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONA
Número de Recurso1741/2013
ProcedimientoRECURSO CASACIÓN
Fecha de Resolución27 de Noviembre de 2014
EmisorTribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintisiete de Noviembre de dos mil catorce.

Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 1741/2013 interpuesto por "TANGRAM INTERACTIVE, S.A.", representada por la Procurador Dª. Almudena González García, contra la sentencia dictada con fecha 13 de marzo de 2013 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 120/2010 , sobre marca "Tangram"; es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por el Abogado del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero

"Tangram Interactive, S.A." interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 120/2010 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 13 de enero de 2010 que, al revocar la resolución de 27 de agosto de 2009, denegó el registro de la marca número 2.865.879- 5, "tangram" (gráfica).

Segundo.- En su escrito de demanda, de 25 de octubre de 2010 la entidad recurrente alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó que se dictase sentencia "por la que estimando en todas sus partes el presente recurso contencioso-administrativo, declare no ajustado a Derecho el acto administrativo por el que se denegó el registro de marca 2.865.879, 'tangram', revocándolo y dejándolo sin efecto y ordenando en consecuencia la concesión del citado registro". Por otrosí interesó el recibimiento a prueba.

Tercero.- El Abogado del Estado presentó escrito de contestación a la demanda el 14 de enero de 2011 en el sentido de que no formulaba oposición a la misma. Por otrosí consideró innecesario el recibimiento a prueba.

Cuarto.- No habiéndose recibido el pleito a prueba y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 13 de marzo de 2013 , cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que debemos desestimar el recurso contencioso-administrativo contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas descrita en el fundamento primero de esta sentencia. Sin costas."

Quinto.- Con fecha 18 de junio de 2013 "Tangram Interactive, S.A." interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 1741/2013 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:

Primero: al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional "por cuanto que la sentencia silencia fundamentos jurídicos incluidos en la demanda para decidir sobre la cuestión de la desestimación de la impugnación de mi representada".

Segundo: al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional "por cuanto que tiene lugar una infracción, por inaplicación, de la jurisprudencia aplicable en relación con la admisión de la eficacia del acuerdo aportado".

Tercero: al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional "porque la sentencia contiene infracción de las normas del ordenamiento jurídico, concretamente por infracción del artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de Marcas ".

Sexto.- Por escrito de 13 de diciembre de 2013 el Abogado del Estado manifestó que se abstenía de formular oposición.

Séptimo.- Por providencia de 7 de julio de 2014 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sanchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 25 de noviembre siguiente, en que ha tenido lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sanchez-Bordona, Magistrado de la Sala

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero

La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 13 de marzo de 2013 , desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Tangram Interactive, S.A." contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 13 de enero de 2010 mediante la que denegó la inscripción la marca número 2.865.879-5, "tangram" (gráfica), para distinguir servicios de la clase 35 del Nomenclátor Internacional, en concreto "publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina".

A la inscripción de la marca número 2.865.879-5, "tangram" (gráfica), solicitada por "Tangram Interactive, S.A.", se había opuesto D. Joan Alum Canaleta en cuanto titular de la marca número 2.619.875-4, "Tangram Estudi Grafic", que ampara servicios de la clase 42, en concreto "servicios de diseño gráfico".

Segundo.- La Oficina Española de Patentes y Marcas estimó, en la resolución objeto de recurso, que concurrían en el caso de autos los "presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 6.1.b) [de la Ley] citado, por existir entre la marca solicitada nº 2865879 'tangram' (mixta) en clase 35 y la marca oponente nº 2619875 'Tangram Estudi Grafic' (mixta), en clase 35 [sic], una evidente similitud fonético-denominativa al coincidir en su elemento principal, el término 'tangram', que aparece como el elemento que conlleva el mayor poder distintivo en ambos conjuntos marcarios, sin que el resto de los elementos integrantes de los respectivos signos tengan suficiente poder de diferenciación, así como una manifiesta relación entre sus respectivos ámbitos aplicativos, al reivindicar la marca solicitada en clase 35 'publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina', y estar la marca oponente registrada en clase 42 para 'servicios de diseño gráfico', de forma que una eventual convivencia registral de los signos en pugna generaría riesgo de confusión, que incluye el riesgo de asociación, en el público de los consumidores".

El tribunal sentenciador confirmó la decisión impugnada. Lo hizo tras afirmar, en síntesis, que "entre tangram y Tangram Estudi Grafic existe quasi absoluta identidad en la denominación, puesto que Estudi Grafic carece de eficacia individualizadora, como en los servicios que protege, ya que los servicios de diseño gráfico están incluidos dentro del mismo sector que los servicios de la marca en conflicto, de publicidad."

Tercero.- En el primer motivo de casación, al amparo del artículo 88.1.c), se reprocha a la Sala de instancia no haber dado respuesta congruente a la demanda, pues ésta no incluía alegaciones sobre el juicio de comparación entre los dos signos distintivos sino exclusivamente sobre el consentimiento que el titular de la marca oponente en vía administrativa. El señor Alum Canaletas había prestado su aprobación, de modo expreso, tanto al firmar un "acuerdo de coexistencia" con la titular de la nueva marca como al "renunciar a su oposición" al registro de ésta. El consentimiento, acreditado en los correlativos documentos que se aportaban a los autos, era, añadía la demandante, suficiente a tenor de las sentencias del Tribunal Supremo que citaba para revocar la denegación del registro de la nueva marca "tangram" número 2.865.879.

El motivo debe ser acogido pues, en efecto, no resulta explicable que si el único argumento de la demanda era el que acabamos de transcribir, y en él no se suscitaba propiamente controversia sobre la comparación entre las marcas, la Sala de instancia ignore del todo aquél y se extienda en consideraciones sobre la semejanza de los signos distintivos. Tanto más cuanto que en el proceso de instancia no había habido oposición, ni de la Administración autora del acto ni del titular de la marca prioritaria. El Abogado del Estado al contestar a la demanda manifestó que no se oponía a las pretensiones de ésta "al haber desaparecido la oposición planteada en la vía administrativa sobre la base de una prohibición relativa sin que exista ni se haya planteado la eventual concurrencia de una prohibición absoluta".

El tribunal de instancia quebranta, pues, las formas esenciales del juicio al infringir una de las normas reguladoras de la sentencia (la que exige dar respuesta congruente a los escritos procesales de las partes), lo que determina sin más la casación de la ahora impugnada.

Cuarto.- Situado este Tribunal en la posición que deriva del artículo 95.2.d) de la Ley Jurisdiccional (la casación de la sentencia de instancia obliga a que la Sala resuelva "[...] lo que corresponda dentro de los términos en que apareciera planteado el debate"), la solución no puede ser sino la estimación del recurso contencioso-administrativo.

Acreditada, en efecto, de modo fehaciente, la "renuncia a la oposición" que en la vía administrativa previa había formulado el señor Alum Canaleta, quien dirigió el 19 de octubre de 2010 un escrito a la Oficina Española de Patentes y Marcas en el que desistía de dicha oposición, no existe ya el presupuesto necesario para permitir la comparación de los signos distintivos desde el punto de vista de las prohibiciones relativas de registro ( artículo 6 de la Ley 17/2001, de Marcas ), únicas en las que se basaba el acuerdo impugnado.

Como quiera que la retirada de la oposición y el consentimiento del titular de la marca prioritaria al registro de la aspirante (aquiescencia expresa que consta en el acuerdo alcanzado con la recurrente, incorporado asimismo a los autos, a cambio de la percepción de una determinada cantidad) se han producido tras la resolución administrativa objeto de litigio pero antes de la demanda, no hay obstáculo alguno para aplicar la doctrina que esta Sala ha fijado en anteriores ocasiones sobre la eficacia de los actos de consentimiento posteriores a la decisión impugnada. Doctrina que, aun sobre la base del artículo 12.2 de la precedente Ley 32/1988, de Marcas , es de aplicación al presente caso dado que en él: a) las marcas enfrentadas no son idénticas; b) los documentos acreditativos del consentimiento se aportaron en la fase inicial del proceso y; c) la Administración del Estado, autora de la resolución impugnada, no se opuso a la estimación de la demanda, como tampoco lo hizo -obviamente- el titular de la marca prioritaria cuya inicial oposición al registro de la aspirante, oposición después retirada, fue la única causa determinante del sentido de aquella resolución.

Quinto.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.1 y 2 de la Ley de la Jurisdicción , no procede la imposición de costas ni en la instancia ni en la casación.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

FALLAMOS

Primero

Ha lugar al recurso de casación número 1741/2013 interpuesto por "Tangram Interactive, S.L." contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 13 de marzo de 2013 en el recurso 120 de 2010 , que casamos.

Segundo. Estimar el recurso número 120/2010 interpuesto por "Tangram Interactive, S.A." y anular la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 13 de enero de 2010 que denegó el registro de la marca número 2.865.879-5, "tangram" (gráfica), cuya inscripción procede.

Tercero.- No hacer imposición de las costas procesales ocasionadas en la instancia ni en la casación.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Pedro Jose Yague Gil.- Manuel Campos Sanchez-Bordona.- Eduardo Espin Templado.- Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Eduardo Calvo Rojas.- Maria Isabel Perello Domenech.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sanchez-Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.

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