STS, 30 de Octubre de 2014

En el proceso contencioso-administrativo número 176/2010, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 13 de marzo de 2013 , cuyo fallo dice literalmente:

Que desestimamos el recurso interpuesto por "GRUPO OSBORNE S.A." contra la actuación administrativa descrita en el fundamento de derecho primero de la presente resolución y sin pronunciamiento alguno respecto de las costas procesales.

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Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de la entidad mercantil GRUPO OSBORNE, S.A., recurso de casación que la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparado mediante diligencia de ordenación de fecha 8 de mayo de 2013 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la representación procesal de la entidad mercantil GRUPO OSBORNE, S.A. recurrente, compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 6 de junio de 2013, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, concluyó con el siguiente SUPLICO:

que teniendo por presentado este escrito con los documentos que al mismo se acompañan y sus copias respectivas se sirva admitirlo y tenga por formalizado el Recurso de Casación en tiempo y forma legal, y previos los trámites previstos por la Ley en esta clase de procedimientos, dicte en su día sentencia por la que se declare HABER LUGAR al Recurso, CASE y ANULE la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Segunda) de 13 de marzo de 2013 dictada en el recurso contencioso-adminsitrativo núm. 176/2010 dictando otra por la que se acuerde la CONFORMIDAD A DERECHO de las resoluciones administrativas dictadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas por las que se acordó la concesión de la marca núm. 2.877.461, TORO NEGRO (mixta), en la clase 43.

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Por providencia de fecha 24 de septiembre de 2013, se admite el recurso de casación.

Por diligencia de ordenación de 3 de octubre de 2013 se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO) a fin de que, en el plazo de treinta días, pudiera oponerse al recurso, lo que el Abogado del Estado, por escrito presentado el 28 de noviembre de 2013, en el que tras efectuar las manifestaciones que consideró oportunas, lo concluyó con el siguiente SUPLICO:

que, habiendo por presentado este escrito y sus copias, se sirva admitirlo, tener por formulado escrito de oposición y dictar sentencia por la que sea inadmitido o, en su defecto y subsidiariamente, sea desestimado el recurso de casación interpuesto por Grupo Osborne, S.A., contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid núm. 333 de 13 de marzo de 2013 , al ser la misma plenamente conforme a derecho, con imposición de las costas a la mercantil recurrente.

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Por providencia de fecha 2 de julio de 2014, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 28 de octubre de 2014, fecha en que tuvo lugar el acto.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat, Magistrado de la Sala.

Sobre el objeto y el planteamiento del recurso de casación.

El recurso de casación que enjuiciamos se interpuso por la representación procesal de la entidad mercantil GRUPO OSBORNE, S.A. contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 13 de marzo de 2013 , que desestimó el recurso contencioso-administrativo planteado contra la resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de 17 de febrero de 2010, que desestimó el recurso de alzada formulado contra la precedente resolución de 2 de diciembre de 2009, que acordó conceder la inscripción de la marca nacional número 2.877.461 "TORO NEGRO" (denominativa con gráfico), para amparar servicios en la clase 43 del Nomenclátor Internacional de Marcas.

La Sala de instancia fundamenta la decisión de desestimación del recurso contencioso-administrativo, con base en los siguientes razonamientos jurídicos:

[...] En este caso no puede acogerse favorablemente la pretensión del recurrente: La finalidad de la marca, es la de distinguir en el mercado de los similares los productos de la industria, el comercio y el trabajo protegiendo por la inscripción en el Registro los resultados de la creatividad del inventor, frente a posibles imitaciones. El concepto de semejanza de la marca prioritaria en el Registro frente a solicitudes posteriores es por su naturaleza indeterminado y ha de ser fijado en cada caso, valoradas las circunstancias fácticas concurrentes.

Como regla general, la Sentencia del Tribunal Supremo Sala de lo Contencioso de trece de abril de mil novecientos noventa y cuatro, en el recurso Contencioso núm. 4.988/91 determina que en los casos en que las marcas cuestionadas, o alguna de ellas, consistan en una denominación mixta de gráfico y leyenda de cuyo distintivo formen parte como complemento del vocablo designante o como simple sumando de un conjunto complejo la representación gráfica de un dibujo de animal , cosa, letras mayúsculas o números asilados, etc., expresa que : a) que debe rechazarse todo monopolio de tales representaciones o dibujos, b) que en todo caso lo que importa y decide y lo que debe ser comparativamente apreciado es el dibujo o diseño característico pues no hay protección ni exclusiva sobre la idea evocada, sino sobre las concretas versiones fonéticas o gráficas que son la lectura de cada marca individualizada ya que "basta que dichos objetos no se presenten con identidad absoluta en las marcas a tratar para que no quepa la reivindicación en exclusiva de las marcas

, c) que no es posible invocar en el cotejo de elementos heterogéneos, como son un vocablo y un gráfico, pues ninguna incompatibilidad genuina deriva de una accesoria y mera relación conceptual entre las figuras del diseño y la palabra que intenta dar su significado o traducción oral, Sentencias 22 de abril de 1961 y 12 de junio de 1963 de la Sala Cuarta y 3 de noviembre de 1976 , 18 de junio de 1990 así como la TS 26/03/1988 , no son reivindicables en exclusiva marcas basadas en figuras de animales.

Igualmente con carácter general, la Sentencia del Tribunal Supremo de veintiuno de mayo de dos mil nueve determina que el respaldo y la protección registral, que la figura renombrada del "toro de Osborne" merece (sobre ella, en un contexto diferente, que según la sentencia de 30 de diciembre de 1997 , manteniendo la validez de su presencia en las cercanías de las carreteras españolas, dado su carácter simbólico más allá de su vinculación con una marca determinada) no puede impedir que otras figuras de toros bravos, con sus propias características distintivas, se incorporen a marcas comerciales de terceros.

En este caso concreto, el gráfico solicitado no se parece en absoluto al afamado toro de Osborne, toda vez que se trata simplemente de una cabeza de dicho animal que aparece de frente, mientras que la figura prioritaria es un toro de cuerpo entero que se encuentra de perfil. Por tanto, los consumidores no van a relacionar dichos gráficos, y pueden convivir sin problema alguno en los mismos canales de comercialización. Por todo lo expuesto, la Sala estima que la resolución recurrida es conforme a derecho .

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El recurso de casación se articula en la formulación de tres motivos de casación.

En el primer motivo de casación, que se funda con el amparo procesal del artículo 88.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, se denuncia que la sentencia recurrida incurre en incongruencia omisiva, en cuanto la Sala de instancia no se ha manifestado sobre la cuestión fundamental planteada en el recurso, respecto de la incompatibilidad de la marca número 2.877.461 "TORO NEGRO" (mixta), con las marcas comunitarias prioritarias número 1.319.189 "TORO" (denominativa) y número 1.500.911 "TORO" (mixta), que se debe a la existencia de semejanza fonética y conceptual, causada por la identidad en el vocablo "TORO", lo que determina su inclusión en las prohibiciones contenidas en los artículos 6.1 b ) y 8.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas.

El segundo motivo de casación, que se formula también al amparo del artículo 88.1 c) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladora de la sentencia, imputa a la sentencia recurrida haber incurrido en incongruencia omisiva, en cuanto la Sala de instancia no se ha manifestado sobre la cuestión fundamental planteada en el recurso, en relación con el análisis de las sentencias dictadas por esa misma Sección de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fechas de 26 de enero de 2012 y de 21 de junio de 2012 , que serían determinantes para declarar la incompatibilidad de la marca número 2.877.461 "TORO NEGRO" con la marca comunitaria oponente número 1.319.189 "TORO" (denominativa).

El tercer motivo de casación, que se formula al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia aplicable para resolver las cuestiones objeto de debate, reprocha a la sentencia recurrida la infracción de los artículos 6.1 b ) y 8.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, en cuanto la Sala de instancia ha realizado un erróneo análisis comparativo de las marcas enfrentada, ya que parte de la idea de que son marcas puramente gráficas, eludiendo que la marca impugnada es plenamente suscriptible de riesgo de confusión o de asociación con las marcas oponentes, que amparan servicios idénticos o muy relacionados.

Al respecto, se aduce que la Sala de instancia contraviene la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que considera como un ejemplo emblemático de incompatibilidad entre marcas el hecho de que la marca solicitada incorpore íntegramente la denominación de una marca ya registrada, y que da un valor decisivo a la identidad existente en la parte inicial de las marcas confrontadas.

Sobre la causa de inadmisibilidad del recurso de casación.

La pretensión de inadmisión del recurso de casación, formulada por el Abogado del Estado al amparo del artículo 93.2 e) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , basada en el argumento de que el recurso de casación carece de interés casacional, siguiendo la doctrina reiterada de la Sección Primera de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, expuesta en los Autos de 12 de noviembre de 2012 , 25 de abril de 2012 y 26 de septiembre de 2013 , no puede prosperar, pues estimamos que, en el supuesto enjuiciado en este recurso de casación, es relevante el pronunciamiento de esta Sala jurisdiccional sobre las infracciones denunciadas de las normas reguladoras de la sentencia y acerca de la interpretación del artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas. a los efectos de poder reconsiderar, en su caso, la interpretación de esta disposición legal, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al oponerse como marcas obstaculizadoras a la marca aspirante marcas comunitarias, lo que transciende del caso concreto enjuiciado.

Esta conclusión obliga, sin embargo, a recordar las consideraciones expresadas por esta Sala jurisdiccional de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, acerca de la naturaleza extraordinaria del recurso de casación, sobre su objeto y sus límites, que sirven para rechazar ad limine aquellos argumentos en que se pretende sustituir la apreciación de los hechos y la valoración de las pruebas realizadas por el órgano sentenciador.

En concreto, según la doctrina expresada en la sentencia de 24 de noviembre de 2003 (RC 5886/1999 ):

A) El objeto del recurso de casación no es el examen de nuevo, sin limitación alguna, como si de una segunda instancia se tratara, de la totalidad de los aspectos fácticos y jurídicos de la cuestión o cuestiones planteadas en la instancia. Lo es, dada su naturaleza de recurso extraordinario, con fundamento en motivos legalmente tasados y con la finalidad básica de protección de la norma y creación de pautas interpretativas uniformes, el más limitado de enjuiciar, en la medida y sólo en la medida en que se denuncien a través de los motivos de casación que la Ley autoriza, las hipotéticas infracciones jurídicas en que haya podido incurrir el órgano judicial a quo, bien sea in iudicando, es decir, al aplicar el ordenamiento jurídico o la jurisprudencia al resolver aquellas cuestiones, bien sea in procedendo, esto es, quebrantando normas procesales que hubieran debido ser observadas.

B) Que, por lógica derivación, las cuestiones que no hayan sido abordadas por la Sala de instancia requieren, como paso previo para que puedan serlo por el Tribunal de casación, la denuncia con éxito de que la sentencia recurrida incurrió en vicio de incongruencia omisiva, utilizando para ello el motivo de casación oportuno, esto es, el referido al quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de las sentencias, pues claro es que resulta imposible, ni siquiera como hipótesis, que aquella sentencia haya podido incurrir en infracciones in iudicando respecto de cuestiones que ni siquiera consideró y sobre las que, por tanto, no se pronunció. Y

C) Que, también por lógica derivación de lo ya dicho, la descripción hecha por la Sala de instancia del supuesto de hecho que enjuicia, producto de sus conclusiones al valorar y apreciar los elementos de prueba puestos a su disposición, debe ser respetada por el Tribunal de casación -incluso en la hipótesis de que no la comparta-, en tanto esa descripción no se combata adecuadamente, esto es, utilizando el motivo de casación pertinente e invocando como infringidas las normas o principios jurídicos que hubieran debido ser respetados al realizar aquella función de valorar y apreciar los elementos de prueba .

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Sobre el primer y el segundo motivos de casación: las alegaciones de infracción de las normas reguladoras de la sentencia.

El primer y el segundo motivos de casación, sustentados en la infracción de las normas reguladoras de la sentencia, que por la conexión argumental que observamos en su desarrollo examinamos conjuntamente, no pueden ser acogidos, pues descartamos que la Sala de instancia haya incurrido en incongruencia omisiva, por no manifestarse -según se aduce- sobre cuestiones fundamentales planteadas en el recurso contencioso-administrativo, ya que constatamos que el Tribunal sentenciador, partiendo como antecedente del criterio de esta Sala jurisprudencial de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, expuesta en la sentencia de 21 de mayo de 2009 , en relación con la protección registral del distintivo figurativo identificado por su carácter renombrado como «el Toro de Osborne», resuelve, con la exposición de razonamientos suficientemente precisos, por qué no resulta aplicable la prohibición de registro contemplada en el artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, debido al elevado grado de diferenciación existente entre el distintivo gráfico que configura la marca nacional aspirante número 2.877.461 "TORO NEGRO" (denominativa con gráfico) y los de las marcas comunitarias oponentes, número 1.319.185 "TORO" (denominativa) y número 1.500.917 "TORO" (figurativa), que determina que, al no generarse riesgo de confusión o de asociación en el público, puedan convivir pacíficamente, aunque amparen servicios coincidentes en el sector de la restauración alimenticia, lo que evidencia que el Tribunal sentenciador rechaza implícitamente los argumentos impugnatorios sustentados en la existencia de identidad fonética y conceptual o en las precedentes decisiones judiciales, que carecen de relevancia para alterar el fallo jurisdiccional.

En efecto, consideramos que carece de fundamento la imputación que se realiza a la Sala de instancia por incurrir en vicio procesal de incongruencia omisiva, por no responder a cuestiones fundamentales planteadas en el recurso contencioso-administrativo, en relación con la existencia de similitud fonética y conceptual entre las marcas enfrentadas, y por apartarse de criterios expuestos por esa misma Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en sentencias de 26 de enero de 2012 y de 21 de junio de 2012 , pues cabe entender del conjunto de los razonamientos expuestos en la fundamentación jurídica de la sentencia impugnada, que se rechazan implícitamente dichos motivos de impugnación de la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas que concede la inscripción de la marca nacional número 2.877.461 "TORO NEGRO" (denominativa con gráfico), ya que una vez que se ha apreciado la existencia de disimilitud gráfica, que es determinante para reconocer el carácter distintivo de la marca aspirante, en su confrontación con las marcas obstaculizadoras, resultaba irrelevante el examen de la existencia de similitudes fonéticas o conceptuales, o la consideración de sentencias dictadas por ese órgano judicial en casos precedentes, que carecen del valor de jurisprudencia.

Al respecto, resulta adecuado consignar la doctrina del Tribunal Constitucional, formulada respecto del significado y alcance del principio de congruencia de las resoluciones judiciales, expuesta en la sentencia 30/2007, de 12 de febrero , que se reitera, sustancialmente, en las sentencias 53/2009, de 23 de febrero , 83/2009, de 25 de marzo , 24/2010, de 27 de abril , 25/2012, de 27 de febrero , y 2/2013, de 14 de enero :

En particular, respecto de la congruencia de las resoluciones judiciales, y a salvo las singularidades del ámbito penal, desde la STC 20/1982, de 5 de mayo , venimos recordando que la misma se mide por el ajuste o adecuación entre lo resuelto y los términos en que las partes han formulado sus pretensiones y peticiones, de manera tal que no puede la Sentencia otorgar más de lo que se hubiera pedido en la demanda, ni menos de lo que hubiera sido admitido por el demandado, ni otorgar otra cosa diferente, que no hubiera sido pretendida.

Siendo ello así, la incongruencia procesal puede revestir tres modalidades. Existe, en primer lugar, la llamada incongruencia omisiva o ex silentio que tendrá lugar "cuando el órgano judicial deje sin contestar alguna de las pretensiones sometidas a su consideración por las partes siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita cuya motivación pueda inducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución" ( SSTC 202/1998, de 14 de octubre, FJ 5 ; 124/2000, de 16 de mayo, FJ 3 ; y 85/ 2006, de 27 de marzo , FJ 5). La denominada incongruencia extra petitum se produce, en segundo lugar, cuando el pronunciamiento judicial recae "sobre un tema no incluido en las pretensiones deducidas en el proceso, de tal modo que se haya impedido a las partes la posibilidad de efectuar las alegaciones pertinentes en defensa de sus intereses relacionados con lo decidido, provocando su indefensión al defraudar el principio de contradicción" ( SSTC 311/1994, de 21 de noviembre, FJ 2 ; 124/2000, de 16 de mayo, FJ 3 ; y 116/2006, de 24 de abril , FJ 8). La incongruencia por error acontece, en tercer lugar, cuando se dan al unísono las dos anteriores clases de incongruencia, tratándose, por tanto, de supuestos "en los que, por el error de cualquier género sufrido por el órgano judicial, no se resuelve sobre la pretensión formulada en la demanda o sobre el motivo del recurso, sino que equivocadamente se razona sobre otra pretensión absolutamente ajena al debate procesal planteado, dejando al mismo tiempo aquélla sin respuesta" ( SSTC 369/1993, de 13 de diciembre, FJ 4 ; 213/2000, de 18 de septiembre, FJ 3 ; y 152/2006, de 22 de mayo , FJ 5) .

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Y, asimismo, resulta oportuno referir que, en la sentencia constitucional 204/2009, de 23 de noviembre, se delimitan los presupuestos de vulneración del principio de congruencia, distinguiendo entre lo que son pretensiones y alegaciones de orden sustancial deducidas por las partes, de los argumentos no relevantes planteados, en los siguientes términos:

« Este Tribunal ha tenido ocasión de desarrollar una amplia y consolidada doctrina la cuestión. En lo que ahora interesa la reciente STC 73/2009, de 23 de marzo , resume esta doctrina señalando que «el vicio de incongruencia omisiva existe cuando el órgano judicial deja sin respuesta alguna de las cuestiones planteadas por las partes, siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita cuya motivación pueda deducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución, pues la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva no exige una respuesta explícita y pormenorizada a todas y cada una de las alegaciones que se aducen como fundamento de la pretensión, pudiendo ser suficiente a los fines del derecho fundamental invocado, en atención a las circunstancias particulares del caso, una respuesta global o genérica a las alegaciones formuladas por las partes que fundamente la respuesta a la pretensión deducida, aun cuando se omita una respuesta singular a cada una de las alegaciones concretas no sustanciales por todas, STC 218/2003, de 15 de noviembre , FJ 4 b). La exposición de esta conocida doctrina exige reiterar la precisión de que la congruencia exige dar respuesta, no sólo a las pretensiones propiamente dichas, sino también a las alegaciones sustanciales, pues, tal como recordábamos en la STC 85/2006, de 27 de marzo : ``el derecho fundamental a obtener la tutela judicial efectiva `no sólo se vulnera cuando la pretensión no recibe respuesta, sino también cuando el órgano judicial omite toda consideración sobre una alegación fundamental planteada oportunamente por las partes. Así lo ha declarado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en los casos Hiro Balani c. España y Ruiz Torija c. España de 9 de diciembre de 1994 , y lo han reconocido nuestras SSTC 85/2000, de 27 de marzo ; 1/2001, de 15 de enero ; 5/2001, de 15 de enero ; 148/2003, de 14 de julio , y 8/2004, de 9 de febrero , entre otras (FJ 3)``. Finalmente, la circunstancia de que la pretendida incongruencia omisiva se considere producida en una Sentencia que resuelve un recurso de apelación, hace necesario recordar que la relevancia constitucional de la omisión de respuesta judicial a una pretensión o alegación fundamental exigirá que la concreta alegación forme parte del debate procesal que imperativamente ha de resolver el órgano judicial, bien porque haya sido expresamente reiterada o planteada ex novo por alguna de las partes en la fase de apelación, bien porque, pese a aquella falta de reiteración de la petición subsidiaria en los sucesivos grados jurisdiccionales, la configuración legal del recurso de que se trate obligue a dar respuesta a todas las cuestiones controvertidas que hayan sido objeto del litigio, lo que implicará entonces, en defecto de una respuesta judicial completa, un vicio de incongruencia STC 218/2003, de 15 de diciembre , FJ 4.b), que recuerda que así ocurría en el supuesto resuelto por nuestra STC 53/1991, de 11 de marzo , en relación con la casación por infracción de Ley» .».

Cabe, asimismo recordar, que el cumplimiento de los deberes de motivación y de congruencia, conforme es doctrina de esta Sala, formulada en la sentencia de 30 de septiembre de 2009 (RC 1435/2008 ), se traduce, en síntesis, en una triple exigencia: de un lado, la exteriorización de un razonamiento que, siendo jurídico, por discurrir sobre aquello que en Derecho pueda ser relevante, se perciba como causa de la decisión a la que llega el juzgador; de otro, la extensión de tal razonamiento, explícita o implícitamente, a las cuestiones que, habiendo sido planteadas en el proceso, necesiten ser abordadas por depender de ellas la decisión; y, en fin, una decisión cuyo sentido abarque, inequívocamente, todas las pretensiones deducidas, que, en el supuesto enjuiciado, como hemos expuesto, se han cumplido.

En suma, consideramos que la proyección de la doctrina del Tribunal Constitucional expuesta al caso litigioso examinado, determina que confirmemos que la Sala de instancia no ha incurrido en incongruencia omisiva o ex silentio, puesto que hemos constatado que en la fundamentación de la sentencia recurrida se responde de forma razonada y suficientemente precisa a los argumentos jurídicos planteados con carácter sustancial en el escrito de demanda, en relación con la invocada inaplicación de la prohibición de registro establecida en el artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, que determina la desestimación de la pretensión deducida con el objeto de que se invalide el registro de la marca aspirante número 2.877.461"TORO NEGRO" (denominativa con gráfico), de modo que no observamos un desajuste entre los términos en que las partes fundamentaron jurídicamente sus pretensiones y el fallo judicial, lesivo del derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 24 de la Constitución .

Sobre el tercer motivo de casación: la alegación de infracción de los artículo 6.1 b ) y 8.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas.

El tercer motivo de casación, fundamentado en la infracción de los artículo 6.1 b ) y 8.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, y de la jurisprudencia aplicable, no puede ser acogido, pues consideramos que la Sala de instancia no ha incurrido en error de Derecho en el juicio de comparación de las marcas confrontadas -la marca aspirante número 2.877.461 "TORO NEGRO" (denominativa con gráfico), que distingue servicios en la clase 43 -servicios de restauración (alimentación)-, y las marcas comunitarias obstaculizadoras número 1.319.185 "TORO" (denominativa), que ampara productos en las clases 32, 33 y 42 -bebidas energéticas y bebidas destiladas-, y la marca número 1.500.917 "TORO" (figurativa), que ampara productos y servicios en las clases 32, 33 y 42 -Cervezas, Bebidas alcohólicas, exceptuando tanto los vinos como las cervezas. Servicios de restauración (alimentación), incluyendo servicios de bar, snack-bar, restaurantes, cafeterías, cervecerías, cantinas y bodegas; provisión de alojamiento temporal-, al apreciar la existencia de un elevado grado de disimilitud gráfica, que excluye riesgo de confusión y de asociación en el público al que van destinados los servicios de restauración alimenticia reivindicados, y que, en consecuencia, permite que puedan convivir pacíficamente en el mercado.

En efecto, esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo comparte el razonamiento de la Sala de instancia, en el extremo que concierne a la declaración de compatibilidad de la marca aspirante número 2.877.461 "TORO NEGRO" (denominativa con gráfico), con las marcas comunitarias obstaculizadoras número 1.319.185 "TORO" (denominativa) y número 1.500.917 "TORO" (figurativa), pues apreciamos, desde una visión global o de conjunto de los signos en conflicto, la existencia de un elevado grado de disimilitud denominativa, fonética y gráfica, debido al carácter distintivo de la figura de la cabeza de toro utilizada en la configuración de la marca solicitada, que constituye el elemento dominante en la impresión de conjunto que produce al consumidor, que se diferencia del perfil de ese animal que se identifica como «el Toro de Osborne», lo que excluye qie se origine confusión o riesgo de asociación en el público sobre la procedencia empresarial.

Por ello, sostenemos que la Sala de instancia no ha infringido la doctrina de este Tribunal Supremo, pues en las sentencias de 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003 ), 25 de enero de 2006 (RC 3857/2003 ) y 11 de julio de 2007 (RC 10589/2004 ), hemos sostenido que, a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, los órganos jurisdiccionales, en ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado, en cuanto que la conclusión jurídica que alcanza el Tribunal sentenciador, respecto de que las marcas confrontadas pueden convivir pacíficamente en el mercado se fundamenta en un juicio adecuado sobre la inexistencia de riesgo de confusión y riesgo de asociación, que se basa en la ponderación de la disimilitud de los gráficos utilizados en la configuración de los signos confrontados.

En relación con las marcas que incorporan figuras de animales, en la sentencia de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 13 de mayo de 2010 (RC 3088/2009 ), hemos sostenido que solo procede aplicar la prohibición de registro del artículo 6.1 b) de la vigente Ley de Marcas , cuando los componentes gráficos que configuran la marca aspirante, por sus características, se asemejan a las representaciones gráficas de marcas anteriores, dando lugar a error al público sobre la procedente empresarial:

[...] Es cierto que hemos afirmado la imposibilidad de reivindicar a titulo exclusivo las figuras de animales como elementos gráficos de las marcas. Pero hemos afirmado igualmente (son numerosas las sentencias sobre el uso marcario de cocodrilos, toros, camellos y otros animales similares) que cuando alguna de dichas figuras presenta unos rasgos característicos que la aproximan a otra ya registrada, el examen pormernorizado de sus componentes figurativos puede llevar a la prohibición de registro de la marca correspondiente si éstos se asemejan a los que, con el mismo carácter, se incluyen en uno o varios signos prioritarios.

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Al respecto, cabe poner de relieve que la sentencia de la Sala de instancia, con convincente rigor jurídico, se sustenta en la doctrina jurisprudencial de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, expuesta en la sentencia de 21 de mayo de 2009 (RC 4679/2007 ), en que, en relación con aquellas marcas que incorporan gráficos representativos de figuras de toros bravos y que pretenden el acceso al registro, dijimos:

Esta Sala del Tribunal Supremo ha tenido la oportunidad de resolver otros recursos de casación contra sentencias en las que se corroboraba la legalidad de marcas cuyos elementos gráficos incorporaban toros bravos. El respaldo y la protección, también registral, que la figura renombrada del "toro de Osborne" merece (sobre ella, en un contexto diferente, nos pronunciamos en nuestra sentencia de 30 de diciembre de 1997 manteniendo la validez de su presencia en las cercanías de las carreteras españolas, dado su carácter simbólico más allá de su vinculación con una marca determinada) no puede impedir que otras figuras de toros bravos, con sus propias características distintivas, se incorporen a marcas comerciales de terceros.

En este sentido hemos rechazado pretensiones del Grupo Osborne similares a la presente: así, entre otras, en la sentencia de 24 de noviembre de 2003 respecto a una marca que incorporaba la "figura de un toro, visto de perfil con su cabeza mirando al frente" y en la de 13 de julio de 2005 respeto de otra marca que incluía la figura de un "toro en plena carrera, situado entre los términos "Strong" y "Bull". Quiérese decir pues que, como es habitual en materia de marcas, serán las particularidades de cada signo analizado las que inclinarán el juicio en un sentido o en otro .

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A estos efectos, resulta adecuado consignar la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003 ), en relación con el concepto de marca a que alude el artículo 1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre , de Marcas, y que resulta adecuado para comprender el significado del presupuesto de distintividad de las marcas referido en el artículo 4 de la Ley vigente de 7 de diciembre de 2001 cuando estipula que «se entiende por marca todo signo susceptible de reproducción gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras»:

[...] la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible .

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Asimismo, debe referirse que la concretización aplicativa del artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, ha de efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución , al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas. Por ello, en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad. En el caso enjuiciado, apreciamos que la Sala de instancia ha atendido a estos intereses de los consumidores y usuarios referidos a la función identificadora del origen empresarial de la marca, al determinar que la convivencia de las marcas enfrentadas no genera riesgo de confusión ni riesgo de asociación en los consumidores.

A estos efectos, no resulta ocioso recordar los postulados que informan la nueva regulación de las prohibiciones de registro establecidas en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que persigue armonizar el Derecho español de Marcas con el Derecho europeo y el Derecho internacional de Marcas, según se expone en la Exposición de Motivos:

En orden a los compromisos adquiridos por el Estado español, la presente Ley da cumplimiento a los mismos, respondiendo a los altos niveles de armonización impuestos en el seno de la Comunidad Europea e Internacional.

La armonización comunitaria en materia de marcas se ha operado fundamentalmente a través de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Sus disposiciones, que ya fueron incorporadas por la Ley 32/1988, de Marcas, también han sido objeto de una plena transposición en la presente Ley. De las normas que se transponen deben destacarse las siguientes: nuevo concepto de marca, reformulación de las causas de denegación y nulidad del registro, extensión al ámbito comunitario del agotamiento del derecho de marca, incorporación de la figura de la prescripción por tolerancia y reforzamiento de la obligación de uso de la marca; y de las sanciones por su incumplimiento.

Dentro del Derecho Comunitario de Marcas merece también una mención especial el Reglamento (CE) número 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, por el que se crea un signo distintivo cuyos efectos se extienden a todo el territorio de la Comunidad. Si bien es cierto que este Reglamento no impone a los Estados miembros dictar disposiciones de aproximación de las marcas nacionales a la comunitaria -salvo la obligación de regular la transformación de una marca comunitaria en marca nacional-, no lo es menos que la indicada aproximación es deseable, dado que permite evitar que dos títulos que producen idénticos efectos en España estén sujetos a normativas totalmente dispares. En este sentido muchas de las normas de la presente Ley son directamente tributarias de dicho Reglamento.

La Ley que ahora se aprueba contiene asimismo las reglas necesarias para adaptar nuestro Derecho a los esfuerzos armonizadores realizados en el seno de la Comunidad Internacional. De este modo, se incorporan las normas que permiten la aplicación en España del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, de 27 de junio de 1989, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC), que forma parte integrante del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), de 15 de abril de 1994, así como el Tratado sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento, de 27 de octubre de 1994

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Se constata, asimismo, que la Sala de instancia ha respetado plenamente el principio de especialidad, cuyo enunciado se infiere del artículo 6 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, y que, como se refiere en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001 ) «exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o que guarden relación con la actividad amparada por el rótulo de establecimiento ya registrado o solicitado», puesto que el grado de disimilitud denominativa, fonética y gráfica entre las marcas confrontadas, compensa el grado de coincidencia de los servicios reivindicados en el sector de la restauración alimentaria.

En estas prohibiciones generales, se afirma en las sentencias de esta Sala de 29 de junio , 13 de julio y 28 de septiembre de 2004 , « a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos . » .

Debe recordarse, asimismo, la doctrina de esta Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo, formulada en la sentencia de 12 de abril de 2002 (RC 553/1996 ), sobre los criterios jurídicos que presiden la valoración de la similitud o coincidencias entre signos marcarios, y los límites impuestos a esta Sala para modificar o alterar los hechos declarados probados por el Juzgador de instancia, en razón de la naturaleza extraordinaria del recurso de casación:

b) que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida.

c) que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar a los efectos de aplicar el citado artículo 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial; y

d) en fin, que siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los escasos preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos .

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En último término, debemos rechazar que la Sala de instancia haya infringido la doctrina jurisprudencial de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, formulada respecto de la prohibición de que accedan al registro aquellas marcas que incorporen en su distintivo términos o vocablos que coincidan con los que integran la marca obstaculizadora o aquellas marcas en que exista identidad en la parte inicial del elemento denominativo, pues no puede desligarse el juicio comparativo entre las marcas enfrentadas de la visión de conjunto que proporcione al público destinatario de los servicios ofrecidos, que en el supuesto enjuiciado, como hemos expuesto, permite apreciar la existencia de un aparente grado de disimilitud denominativa, fonética y gráfica, que determina que no resulte procedente la aplicación de la prohibición de registro contemplada en el artículo 6.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas.

En este sentido, cabe recordar que, en relación con las marcas que incorporan en sus distintivos figuras de animales, el Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea ha sostenido en las sentencias de 14 de diciembre de 2006 (T-81/03, T-82/03 y T-103/03), y de 7 de febrero de 2012 (C-124/10), con cita de la precedente doctrina jurisprudencial del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, formulada en la sentencia SABEL, que el juicio del riesgo de confundibilidad entre marcas enfrentadas, que integran en su configuración representaciones gráficas extraídas de la fauna, debe basarse en un análisis ponderado del carácter distintivo particular de la marca aspirante, ya que los signos cuya comparación gráfica se inspira en la naturaleza tienen escasa originalidad.

Para excluir el riesgo de confusión entre las marcas en conflicto, se advierte en las Sentencias del Tribunal General de 17 de septiembre de 2014 ( T-356/12 ), y 18 de septiembre de 2014 (T-267/13 ), que es necesario tomar en consideración el grado de similitud global entre los distintivos enfrentados, ponderando todos aquellos factores que potencialmente contribuyan a dotar a la marca aspirante de carácter distintivo particular, con el objeto de determinar si en el público relevante, usuario de los servicios ofrecidos, se suscitaría una duda razonable sobre el verdadero origen o procedencia empresarial.

En consecuencia con lo razonado, al desestimarse íntegramente los tres motivos de casación articulados, procede declarar no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil GRUPO OSBORNE, S.A. contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 13 de marzo de 2013, dictada en el recurso contencioso-administrativo número 176/2010 .

Sobre las costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , procede imponer las costas procesales causadas en el presente recurso de casación a la parte recurrente.

A tenor del apartado tercero de dicho artículo 139 de la Ley jurisdiccional , la imposición de las costas podrá ser "a la totalidad, a una parte de éstas o hasta una cifra máxima". La Sala considera procedente en este supuesto limitar la cantidad que, por todos los conceptos enumerados en el artículo 241.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , ha de satisfacer la condenada al pago de las costas, hasta una cifra máxima total de cuatro mil euros a la parte recurrida.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

Que debemos declarar y declaramos no haber luga r al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil GRUPO OSBORNE, S.A. contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 13 de marzo de 2013, dictada en el recurso contencioso-administrativo número 176/2010 .

Segundo.- Efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en el presente recurso de casación a la parte recurrente, en los términos fundamentados respecto de la determinación del límite máximo de su cuantía.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Pedro Jose Yague Gil.- Manuel Vicente Garzon Herrero.- Manuel Campos Sanchez-Bordona.- Eduardo Espin Templado.- Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.- Aurelia Lorente Lamarca.- Firmado.