STS 1783/1989, 27 de Diciembre de 1989

PonenteSALVADOR ORTOLA NAVARRO
ECLIES:TS:1989:7786
Número de Resolución1783/1989
Fecha de Resolución27 de Diciembre de 1989
EmisorTribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo

Núm. 1.783.- Sentencia de 27 de diciembre de 1989

PONENTE: Excmo. Sr. don Salvador Ortolá Navarro.

PROCEDIMIENTO: Apelación.

MATERIA: Propiedad Industrial. Marcas.

NORMAS APLICADAS: Estatuto de la Propiedad Industrial de 30 de abril de 1930.

DOCTRINA: Una palabra ha de reputarse como genérica cuando sirve para designar un conjunto de

productos que tienen cierto número de caracteres comunes, y ello ocurre con las palabras «Chicle»

y «Chiclito».

En la villa de Madrid, a veintiocho de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve.

Visto el recurso contencioso-administrativo que ante nos pende en grado de apelación, interpuesta por «Warner-Lambert Company», representada por el Procurador de los Tribunales don Rafael Rodríguez Montaut, con asistencia del Abogado don Alberto de Elzaburu, contra la Sentencia que el 14 de marzo de 1984, dictó la Sala Primera de este orden jurisdiccional de la Audiencia Territorial de Madrid , habiendo comparecido como apelada la Administración General del Estado, representada y defendida por su Letrado.

Antecedentes de hecho

Primero

Con fecha 11 de febrero de 1977, «Damel, S.A.», solicitó del Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de la clase 29 del Nomenclátor Oficial, con la denominaciónn «Chiclitos», que correspondió al núm. 838.972 y publicado el expediente se formuló oposición, entre otras, por la entidad «Warner-Lambert Company», en relación con los apartados 5.° y 9° del art. 124; no obstante por resolución de 5 de junio de 1979, le fue concedida la inscripción de la marca solicitada, por lo que la entidad oponente interpuso recurso de reposición, el cual fue desestimado por resolución de 30 de septiembre de 1980 y confirmada la impugnada.

Segundo

Contra el citado acuerdo se interpuso recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente de la Audiencia Territorial de Madrid, por la representación procesal de «Warner- Lambert Company», en el que seguido por sus trámites legales recayó Sentencia desestimando el recurso, declarando que el acuerdo recurrido es conforme a Derecho; sin hacer expresa condena en costas.

Tercero

Contra dicha Sentencia se interpuso el presente recurso de apelación en el que las partes se instruyeron de todo lo actuado y presentaron su correspondiente escrito de alegaciones; señalándose para la deliberación y fallo del recurso el día 21 de diciembre del año en curso, en que tuvo lugar dicho acto.

Siendo Ponente el Magistrado Excmo. Sr. don Salvador Ortolá Navarro.

Fundamentos de Derecho

Primero

el fallo apelado desestimó recurso interpuesto contra acuerdo del Registro de la Propiedad Industrial que concedió el de la marca núm. 838.972, «Chiclitos» (gráfica), con base en los siguientes considerandos: «Considerando: Que es objeto de impugnación el acuerdo del Registro de la Propiedad Industrial de 5 de junio de 1979, que concedió el registro de la marca núm. 838.972 "Chiclitos" (gráfica), para distinguir "carnes, pescado, aves y caza; extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, huevos, leche y otros productos lácteos, aceites y grasas comestibles, conservas y encurtidos", postulándose por el recurrente la nulidad de dicho acuerdo, alegando como fundamento de tal pretensión, que el referido acuerdo infringe la regla 5.ª del art. 124, que veda el acceso al Registro como marcas de "las denominaciones genéricas y las adoptadas por el uso para señalar géneros, clases, precios, cualidades, pesos y medidas y otras similares", así como la regla 9.ª del mismo artículo que determina que tampoco podrán ser admitidas al registro como marcas "aquellas que del texto del diseño se deduzca su necesaria aplicación a un determinado producto, cuya petición sin embargo, se haga también para otros artículos, en cuyo caso sólo podría registrarse para el producto que se indique en el diseño", y ello porque según el recurrente la palabra "Chiclitos", es el diminutivo de "Chicle" y esta última es una palabra genérica.- Considerando: Que una palabra ha de reputarse como genérica cuando sirve para designar un conjunto de productos que tienen cierto número de caracteres comunes, y como la palabra "Chicle", sirve para designar, según el Diccionario de la Academia de la Lengua, aquel conjunto de productos masticatorios de diversa composición, que se expenden en forma de pastillas aromatizadas, es evidente que la palabra "Chicle" y su diminutivo "Chiclito", han de ser considerados como marcas genéricas cuando con las mismas se trata de distinguir algún tipo de producto masticatorio expendido en forma de pastillas aromatizadas, mas no es éste el supuesto de Autos, en que con la palabra "Chiclito" se trata de distinguir productos totalmente distintos, sin que tampoco pueda entrar en juego la regla 9.a, pues del diseño de la marca solicitada, consistente en una especie de muñeco en pie, con la cabeza, tronco y extremidades formando un bloque acompañado de la palabra "Chiclito", no se deduce que haya de aplicarse a un solo producto de los que han sido solicitados y posteriormente concedidos en el acuerdo impugnado».

Segundo

Apela la parte actora, que alega que el fallo vulnera las prohibiciones de los núms. 5 y 9 del art. 124 del Estatuto, por ser «Chiclitos» un simple diminutivo de «Chicles» y «Chicles» el plural de una denominación genérica y adaptada por el uso para señalar género o clase «Chicle» y porque del texto del diseño se deduce su necesaria aplicación a un determinado producto (los «chicles»), haciéndose, en cambio, la petición también para otros artículos.

Tercero

«Chiclitos» es, en efecto, un diminutivo de «Chicles», y solo eso, y «Chicles», el plural de «Chicle», palabra que la Real Academia Española, en la 20 edición (1984) de su Diccionario, define así: «(Del Mahua thictli) m. Gomorresina que fluye del tronco del chicozapote haciéndole incisiones al empezar la estación lluviosa. Es masticatorio, usado por el pueblo y se vende en panes. 2. Masticatorio que se expende en forma de pastillas o bolitas aromatizadas». La marca núm. 838.972 es mixta. Consta de la denominación principal «Chiclitos», y otro secundario («Damel»), y de un dibujo de un muñeco en forma de pastilla de goma de mascar, de cuya boca pende una bola de las que bucalmente se forman con tales pastillas, y en cuya mano izquierda tiene otra bola similar, aunque más pequeña, y pretende señalar y distinguir «carne, pescado, aves y caza; extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, huevos, leche y otros productos lácteos, aceites y grasas comestibles, conservas y encurtidos». Estos productos no son chicles y la denominación principal («Chiclitos») y el gráfico diseñado bajo ella, designan, inequívocamente, a un género determinado de productos («chicles»). Por tanto, las prohibiciones de los núms. 5 y 9 del art. 124 del Estatuto impiden la admisión como marca de la solicitada como núm. 838.972. Debemos estimar la presente apelación, sin costas, por no darse las circunstancias que prevé el art. 131 de la Ley Jurisdiccional.

Por ello, en nombre de Su Majestad el Rey y en ejercicio de la potestad que emanada del pueblo español nos confiere la Constitución .

FALLAMOS

Estimamos la apelación interpuesta contra la Sentencia de la Sala Primera de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid de 14 de marzo de 1984, dictada en el recurso núm. 840/80 ; revocamos dicha Sentencia; estimamos el citado recurso; declaramos contrarios a Derecho los acuerdos del Registro de la Propiedad Industrial de 5 de junio de 1979 y 30 de septiembre de 1980, que accedieron a la inscripción de la marca núm. 838.972 («Chiclitos», con gráfico), anulamos y dejamos sin efecto, tales acuerdos y la dicha marca, que queda, por tanto, definitivamente denegada; sin costas.

ASI, por ésta nuestra Sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, definitivamentejuzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- José María Ruiz Jarabo Ferrán.- Salvador Ortolá Navarro.- Julio Fernández Santamaría.- Rubricados.

Publicación: Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el Magistrado Excmo. Sr. don Salvador Ortolá Navarro, estando celebrando audiencia la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo; de lo que como Secretario, certifico.

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