STS, 15 de Enero de 2010

PRIMERO .- "Eroski, Sociedad Cooperativa" interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 1521/2005 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 26 de enero de 2005, confirmado el 13 de julio de 2005, que concedió la inscripción de la marca número 2582645, "Maxi Dia %", denominativa, para " servicios de transporte, embalaje y distribución de mercancías. Organización de viajes ", de la clase 39 del Nomenclátor Internacional.

SEGUNDO .- En su escrito de demanda, de 5 de julio de 2006, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia " estimando el recurso, declarando no ser conformes a derecho las resoluciones impugnadas, revocándolas y dejándolas sin efecto y, en su lugar, declarando improcedente la concesión de la marca 2582645 MAXI DIA % por no ajustarse a la legalidad vigente, con imposición de costas a quien se opusiere ".

TERCERO .- Por Diligencia de Ordenación de fecha 11 de septiembre de 2006 se tuvo por contestada la demanda por El Abogado del Estado por escrito en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia "por la que se desestime íntegramente el recurso interpuesto, con expresa imposición de costas a la entidad recurrente, ex artículo 139 LJCA ".

CUARTO.- La representación procesal de "Distribuidora Internacional de Alimentación S.A", contestó a la demanda por escrito de fecha 9 de octubre de 2009, en el que tras alegar los hechos y fundamentos jurídicos correspondientes, suplicó a la Sala dictase sentencia " por la que se confirmen las resoluciones del expediente unido a los autos que están ahora recurridos de contrario y se mantenga en su totalidad la inscripción registral de la referida marca perteneciente a mi representada, a la que le ha sido ya concedida su solicitud de registro ".

QUINTO .- No habiéndose recibido el pleito a prueba y evacuado el trámite de conclusiones por lasrepresentaciones de las partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 29 de mayo de 2008 , cuya parte dispositiva es como sigue:

«FALLAMOS: Debemos desestimar y desestimamos el presente recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación de la mercantil Eroski Sociedad Cooperativa contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 13 de julio de 2005 por las que se concedió la marca nº 2.582.645 Maxi Dia %, para la clase 39.Sin costas.».

SEXTO .- Con fecha 19 de enero de 2009 "Eroski, Sociedad Cooperativa" interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 240/2009 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:

PRIMERO. - La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección Segunda, con fecha 29 de mayo de 2008 desestimó el recurso contencioso- administrativo interpuesto por "Eroski, Sociedad Cooperativa" contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 26 de Enero de 2005, confirmada en alzada por resolución de 13 de julio de 2005, en cuya virtud fue concedida la inscripción de la marca número 2582645, "Maxi Dia %", mixta, para distinguir servicios de la clase 39 del Nomenclátor Internacional, en particular "servicios de transporte, embalaje y distribución de mercancías. Organización de viajes ".

A la inscripción de la marca número 2582645, solicitada por "Distribuidora Internacional de Alimentación S.A". en anagrama "DIASA2, se había opuesto "Eroski, Sociedad Cooperativa" en cuanto titular de las marcas prioritarias, "E Eroski Maxi" nº 2125645 (clase 38), nº 2125623 (clase 16), nº 2125643(clase 36) y "E MAXI" nº 1727257 (clase 39) y nº 2449079 (clase 39).

SEGUNDO .- La Sala de instancia confirmó la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 13 de julio de 2005. Ésta, había desestimado el recurso de alzada deducido por "Eroski" contra la resolución de 26 de enero de 2005, al apreciar que no concurrían los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro invocada por la recurrente, con la siguiente motivación jurídica :

"Que la aplicación al presente caso de estas pautas legales, lleva a la conclusión de que no concurren en el mismo los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el citado artículo 6.1 , por cuanto haciendo un examen de conjunto entre los signos enfrentados, sin descomponer artificiosamente sus elementos integrantes, y valorando la impresión global que los mismos puedan causar en el consumidor medio, la marca recurrida n° 2582645 "MAXI DIA%" (M) y las marcas recurrentes nº 2125623, 2125643, 2125645 "E EROSKI MAXI" (M) y las marcas n° 1727257 y 2449079 "E MAXI" (M), cabe concluir que existen entre los mismos suficientes disparidades de conjunto como para garantizar su recíproca diferenciación, lo que permite que puedan convivir en el mercado sin inducir al consumidor a error o confusión. En efecto, la sola coincidencia en el prefijo o sufijo aumentativo "MAXI" no determina por sí misma la incompatibilidad de los signos en liza ya que dicho término tiene un carácter débil, por lo que la protección se otorga al signo tal y como ha sido reivindicado en su conjunto; esto es, en el caso de la marca recurrente conformado por los términos "MAXI" y "DIA" seguido del símbolo del tanto por cien; que las marcas recurrentes por su por su parte están formadas también por conjuntos mixtos que contienen en su parte superior la letra "E" en blanco con el diseño con el que se identifica "EROSKI que o bien consta debajo o bien no, dentro de un cuadrado azul y verde, con la denominación "MAXI" en blanco debajo dentro de un pequeño rectángulo de fondo verde. Que en ese sentido, tanto el titular de las marcas recurrentes como el de la marca recurrida van a tener que soportar que se les acerquen otros signos que contengan el sufijo aumentativo "MAXI" junto con otros términos característicos y/o una configuración gráfica diferente, como ocurre con las marcas enfrentadas en el presente expediente. Que en relación con las marcas recurrentes nos. 2125623, 1727257, 2125643, y 2125645, además de lo expuesto, es preciso señalar que amparan respectivamente servicios de las clases 16, 35, 36, y 38, por lo que se diferencian de la marca recurrida también desde un punto de vista aplicativo".

TERCERO.- El tribunal sentenciador tras sintetizar la doctrina de este Tribunal Supremo en materia de marcas, desestima el recurso contencioso-administrativo con fundamento en las siguientes consideraciones:

«A la vista de la doctrina jurisprudencial expuesta en el fundamento de derecho anterior entendemos que es correcta la concesión de la marca MAXI DIA % al entender que no existe una semejanza entre la marcas enfrentadas, siendo ambas denominaciones suficientemente distintas como para producir riesgo de confusión entre los consumidores.

Tal como establecía el Tribunal Supremo, en sentencia de 5 de octubre de 2004 (R 2004/5702 ), aplicable al presente caso "El artículo 12 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre , exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado.

En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos (goodwill).

Al juzgador de instancia le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o asociado con ella.

A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues sin perjuicio de admitir su trascendencia en orden a fijar los criterios generales a que debe someterse la valoración de los conceptos de semejanza que usa la Ley, sin embargo, en relación con una marca específica es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, y no cabe la menor duda de que frente a las sentencias que se invocan pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.

En atención a dicha doctrina, que sigue plenamente en vigor con la aplicación de la Ley 17/01 , entendemos que no existe razón para poder estimar la pretensión de la actora en tanto que no existe una identidad fonética susceptible de producir confusión en el mercado, además de dirigirse a ámbitos aplicativos distintos .»

CUARTO .- El escrito de interposición del recurso de casación se articula en torno a dos motivos, el primero invocado al amparo del artículo 88.1.c) de la LJCA, y, los dos siguientes, por el cauce procesal que establece el apartado d) del mismo precepto en que se denuncia la infracción del articulo 6.1 de la ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , y la jurisprudencia relativa al análisis comparativo entre los signos que se cita.

Debemos abordar, en primer lugar, el planteamiento y desarrollo que se hace en el escrito de interposición del motivo casacional amparado en el apartado c) del articulo 88.1 de la aludida Ley en el que se aduce el quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia.

El motivo invocado denuncia la infracción de los artículos 24 CE , en relación con el artículo 33 de la LJCA y 218 de la LEC, por considerar que la sentencia es incongruente e incurre en falta de motivación al no haber dado respuesta coherente y razonada a las cuestiones suscitadas en el escrito de demanda por las razones antes expuestas que además, generan indefensión al recurrente que no puede conocer las razones que conducen al rechazo de su pretensión. En ese mismo primer motivo de casación se añaden unas consideraciones que intentan poner de relieve la a contradicción y confusión en que incurren los sucesivos argumentos de la sentencia recurrida que genera indefensión por cuanto no permite conocer los motivos que han conducido a la sala a tomar la decisión contenida en el fallo.

Y en efecto, tal contradicción interna se aprecia por este Tribunal al analizar dicha sentencia, como resulta de la lectura de sus párrafos en los que se fijan las consideraciones realizadas que conducen a la desestimación del recurso con un razonamiento que adolece de falta de coherencia, claridad y de precisión.

La sentencia de instancia incurre en una contradicción evidente cuando cita la doctrina jurisprudencial emanada sobre disposiciones del Estatuto de la Propiedad Industrial con doctrina jurisprudencial de la ley de marcas de 1988 ; en el penúltimo párrafo de su fundamento de derecho segundo, cuando se refiere al elemento conceptual o semántico se remite a la conclusión del párrafo anterior, que no contiene ninguna, y hace alusión a las imágenes cuando se trata la aspirante, de carácter denominativo y las oponentes, de marcas mixtas que contienen un grafico, el símbolo del tanto por cien, e insiste en que los productos se encuadran en una idéntica clase del Nomenclator Internacional, el 30, cuando, según figura en el expediente, la marca aspirante, objeto del recurso, y la oponente se refieren a servicios de la clase 39 del Nomenclator.

Estas contradicciones evidentes no recaen sobre datos intrascendentes, sino sobre elementos relevantes de los que dependía la decisión de la concesión de marcas según se prevé en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas .

Es claro, por tanto, que la sentencia recurrida incurre en el vicio que se denuncia en el primer motivo de casación, pues no existe coherencia y sí contradicción en lo que se razona; no se realiza el necesario y adecuado juicio de distintividad entre las marcas enfrentadas, cuyas características elementales se confunden y no se indica de manera especifica y con arreglo a los principios de la legislación vigente si lostérminos y el grafico que diferencian las marcas enfrentadas son suficientes para evitar el riesgo de confusión o asociación. De esta manera no sólo no se acredita la debida aplicación del precepto invocado acorde con la jurisprudencia aplicable, sino que se evidencia un claro déficit de motivación ante la ausencia de respuesta clara, precisa y coherente sobre la cuestión suscitada con un pronunciamiento que no satisface las exigencias derivadas del articulo 24 CE . Debemos, pues, estimar dicho motivo de casación.

QUINTO .- Estimado el motivo de casación, debemos resolver [ex. art. 95.2.d) de la L.J .] dentro de los términos en los que el debate se planteó en la instancia. Ello exige examinar si el acto administrativo de la Oficina Española de Patentes y Marcas, que confirmó la concesión de la marca, es conforme con el artículo 6.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas .

Como venimos afirmando, la aplicación de la prohibición relativa establecida en este precepto requiere la concurrencia acumulativa de las siguientes circunstancias: a) que el nuevo signo resulte idéntico o semejante, desde el punto de vista fonético, gráfico o conceptual, con una marca anteriormente solicitada o registrada; b) que el nuevo signo trate de distinguir productos o servicios idénticos o similares a los que ya distingue la marca anteriormente registrada o solicitada c) Que por la concurrencia de estas circunstancias exista un riesgo de confusión o asociación indebida con la marca anterior para el destinatario del signo. Salvo supuestos que no son los de este caso (marca renombrada), no basta la presencia de una sola de aquellas circunstancias para que la prohibición opere.

En primer lugar, al efectuar la comparación de las marcas enfrentadas se ha de realizar con el máximo rigor, porque tanto la marca aspirante "Maxi Dia %" mixta, nº 2582645 como la marca oponente, "E Maxi" mixta y cromática, nº 2449079, protegen los mismos servicios de " transporte, embalaje y distribución de mercancías y organización de viajes ". Gráficamente cada signo tiene una presentación diferente, la prioritaria, marca "Maxi Dia %" nº 2582645, se ha adoptado como una marca denominativa en la que la ubicación del término "Maxi" al principio permite apreciar que se refiere a la marca "Dia", que en absoluto carece de carácter distintivo como manifiesta la recurrente, sino plenamente distintivo. Por el contrario la marca oponente, "E Maxi" nº 2449079, es un conjunto mixto, en el que resalta por su mayor tamaño la "E" característica correspondiente al logotipo de "Eroski", que aparece sobre el término "Maxi", y que informa inequívocamente sobre el origen empresarial de la marca, percibiéndose el término "Maxi", en el plano inferior, como un término calificativo, resultando un conjunto mixto y cromático absolutamente dispar a la marca aspirante. Conceptualmente, se perciben como dos marcas claramente diferentes aunque coincidan en el término "Maxi", porque por su ubicación en cada uno de los conjuntos marcarios, produce una evocación o sugerencia diferente, en el de la prioritaria, su remisión al logotipo de "Eroski", y en el de la aspirante a "Dia". Fonéticamente es innegable que la diferenciación de los vocablos que forman cada conjunto y su muy distinta secuencia, permiten percibir dos marcas diferentes desde el primer impacto auditivo, lo que permite concluir que no concurren los factores de confundibilidad respecto de la marca aspirante, para aplicar la prohibición contenida en el artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , resultando, por el contrario, marcas compatibles.

La demandante reitera que " respecto de las demás marcas opuestas, aunque no concurre la identidad de servicios, existe claramente una similitud o, en su caso, afinidad de sus campos aplicativos ", alegación que debemos rechazar, por cuanto comparados los ámbitos aplicativos de las marcas oponentes, se advierte una evidente disparidad. En efecto, la marca nº 2125645 "E Eroski Maxi" (mixta y cromática) protege en la clase 38 " servicios de comunicaciones "; la nº 2.125.643 "E Eroski Maxi" (mixta y cromática) protege en la clase 36 " seguros, negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios "; la nº

2.125.623 "E Eroski Maxi" (mixta y cromática) protege en la clase 16 " productos del ámbito de la papelería, imprenta, publicaciones, material de instrucción o de enseñanza, y artículos de oficina "; la nº 1727257 "E Maxi" (mixta y cromática) protege en la clase 35 " servicios de representación, exclusivas, franquicias, importación y exportación, marketing y publicidad; auditoría y censura de cuentas, asesores de organización y asesores contables y de negocios, información comercial, estudios de mercados y de ayuda a la dirección de negocios ", que no guardan relación aplicativa con los servicios de clase 39 que ha reivindicado la aspirante. Las anteriores consideraciones nos llevan a concluir que además de la existencia de suficientes diferencias entre los signos opuestos se aprecia una total disparidad de ámbitos, resultando la aspirante compatible respecto de todas y cada una de las marcas oponentes.

SEXTO .- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, no procede efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en primera instancia ni de las originadas en el presente recurso de casación.

Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey y en ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,FALLAMOS

1. ) Ha lugar al recurso de casación interpuesto por el Procurador de los Tribunales D. José Luis Martín Jaureguibeitia en representación de EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA., contra la sentencia dictada con fecha 29 de mayo de 2008, en el recurso contencioso-administrativo nº 1521/2005 , por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sentencia que casamos.

2. ) Desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA, contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 13 de julio de 2005 que desestimó el recurso interpuesto contra la resolución de fecha 26 de enero de 2005, y ratificó la concesión del registro de la marca nacional nº 2582645 «MAXI DIA %» denominativa, para la clase 39 del Nomenclátor internacional, actos administrativos que confirmamos.

3. ) No ha lugar a la imposición de las costas de este recurso de casación, ni a las de la instancia.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos .-Pedro Jose Yague Gil.-Manuel Campos Sanchez-Bordona.-Eduardo Espin Templado.-Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Maria Isabel Perello Domenech.-Firmado.-PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por la Magistrada Ponente Excma. Sra. Dª. Maria Isabel Perello Domenech, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.