STS, 8 de Julio de 2009

En el proceso contencioso-administrativo número 912/03, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 17 de abril de 2007 estimando el recurso promovido por Gofer Hispana, S.L. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 2 de enero de 2003 que estimó el recurso de alzada interpuesto contra otra de 27 de noviembre de 2000 que concedió el registro de dibujo industrial número 26092, series A, B, C y D.

Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de Grupo Osborne, S.A,. recurso de casación que la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparado mediante providencia de fecha 17 de julio de 2007 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la representación procesal del recurrente Grupo Osborne, S.A., compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 5 de octubre de 2007, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el cual expuso los siguientes motivos de casación:

1) El recurso de casación se fundamenta en el motivo previsto en el artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional, esto es, por infracción de las normas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, en concreto la infracción del principio de incongruencia procesal, y se citan como vulnerados los artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y el artículo 24 de la Constitución Española.

2) El recurso de casación se fundamenta en el motivo previsto en el artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, esto es, por infracción de las normas ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate, y más concretamente por infracción del artículo 12 de la Ley de Marcas.

Terminando por suplicar dicte sentencia estimatoria del mismo por la que case y anule la sentencia recurrida, procediéndose a la denegación del dibujo industrial número 26.092.

Por providencia de fecha 16 de septiembre de 2008, se admitió el recurso de casación.

Por providencia de fecha 16 de abril de 2009, se señaló este recurso para votación y fallo el día 1 de julio de 2009, fecha en que tuvo lugar el acto.

Siendo Ponente la Excma. Sra. Dª. Maria Isabel Perello Domenech, Magistrada de la Sala

La entidad mercantil Grupo Osborne, S.A. impugna en casación la Sentencia de 17 de abril de 2.007 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Quinta) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que estimó el recurso contencioso administrativo deducido contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 2 de enero de 2003 que denegó la inscripción del dibujo industrial numero 26.092/4 promovida por la sociedad "Gofer Hispania, S.L.". En el proceso de instancia comparecieron además de la Administración General del Estado, las entidades "Saez Merino, S.A." y "Grupo Osborne, S.A.", ambas como codemandadas

En la resolución inicial de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 27 de noviembre de 2000 se procedió al registro del dibujo industrial numero 26092, en sus cuatro variantes.

Frente a esta actuación formuló oposición la sociedad "Saez Merino" alegando incompatibilidad entre el dibujo industrial y la marca de su titularidad numero 824197. La Oficina Española de Patentes y Marcas dicta nueva resolución el 2 de enero de 2003 estimando el recurso de alzada y denegando el registro del dibujo industrial solicitado. La citada Oficina estima el recurso de alzada en atención a los siguientes razonamientos:

"Que la aplicación al presente caso de estas pautas legales lleva a la conclusión de que concurren en él los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 12.1 citado, al existir entre los distintivos enfrentados, el dibujo industrial recurrido nº 26092 "ornamentación de camisetas y ropa de vestir" en sus cuatro variantes A/D y la marca recurrente nº 824197 "Gráfica", una evidente similitud así como una manifiesta relación entre las áreas en las cuales despliegan sus efectos. En efecto, el dibujo industrial recurrido ha sido concedido para "ornamentación de camisetas y prendas y de vestir" y la maraca recurrente protege "vestidos, con inclusión de botas, zapatos y zapatillas y especialmente confecciones incluso de piel". Que los registros enfrentados despliegan pues sus efectos en el mismo sector de las prendas de vestir y este factor de confundibilidad no se encuentra compensado con una suficiente disparidad ente los mismos por cuanto las cuatro variantes del dibujo industrial recurrido consistentes en cuatro posturas de la figura de un toro, a primer golpe de vista, resultan claramente confundibles conceptual y gráficamente con la marca prioritaria recurrente que, al igual que aquellas, está exclusivamente compuesta por la figura de un toro.

Que por lo tanto, y teniendo en cuenta que el artículo 12 antes mencionado es aplicable si la identidad o semejanza se da en cualquiera de los campos, sea el fonético, el gráfico o el conceptual, y que además la coincidencia aplicativa exige que el examen se haga con especial rigor, cabe concluir que la semejanza conceptual y gráfica existente entre el dibujo industrial y la marca recurrente da lugar a riesgo de confusión considerando por tanto que aquel queda anticipado por ésta."

La Sentencia impugnada de 17 de abril de 2007 funda su decisión desestimatoria en las siguientes consideraciones jurídicas:

Se interpone recurso contencioso administrativo contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 2 de enero de 2003 que al estimar el recurso de alzada deniega la inscripción del Dibujo Industrial 26092/4 "ORNAMENTACIÓN DE CAMISETAS Y ROPAS DE VESTIR (variantes A a D)" al estimar el recurso de alzada formulado por Saez Merino S.A. con la marca nacional 824.197.

En la demanda se cuestiona la legalidad de la resolución administrativa por infracción del art. 12.1 de la Ley 32/1988, de Marcas de 10 de noviembre que prohibe el registro como marcas de los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica, conceptual con otra marca, nombre comercial o rótulo de establecimiento anteriormente solicitado o ya registrado para designar productos, servicios o actividades idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar riesgo de asociación con la marca anterior; la relación con los art. 11 y ss. de esta misma Ley en cuanto que por referencia el art. 187 del Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929 , "no podrán ser registrados como modelos y dibujos industriales, además de los comprendidos en las prohibiciones de las marcas industriales, además de los comprendidos en las prohibiciones de las marcas detalladas en el art. 124 , aplicables al caso los envases y los modelos que contengan dibujo que sean constitutivos de marcas y denominaciones".

El Tribunal Supremo al interpretar el alcance de ese precepto tiene dicha por todos la sentencia de la Sala Tercera de 31 de octubre de 2002 que "El artículo 12 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre exige para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que existe identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual de una marca, nombre comercial anteriormente solicitado o ya registrado y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios, idénticos o similares a los que amparan la marca precedente o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado.

En estas prohibiciones generales a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada) hasta que no se de una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición y deba permitirse el acceso al registro de la marca solicitada..."

Desde la óptica de los consumidores el Tribunal Supremo en sentencia de la Sala Tercera de 28 de junio de 2002 señala, "...que la prohibición se inspira tanto en el respeto de los derechos registrales de los titulares de las Marcas precedentes como de los derechos de los consumidores a no ser inducidos a error....", también ha tenido ocasión de pronunciarse el Tribunal Supremo sobre el acceso al Registro de los signos de animales, declarando la sentencia de 20 de diciembre de 1988 , "...que es doctrina reiterada de este Tribunal Supremo que no es permisible la reivindicación en exclusiva de figuras de animales...."

En este caso el conflicto jurídico se produce entre el dibujo industrial 26092 como "ornamentación de camisetas y ropa de vestir" en sus cuatro variantes A/D, y la marca 824197, gráfica que representa en los dos casos la figura de un toro macizado, desplegando sus efectos en el mismo sector de prendas de vestir.

Así las cosas porque consideramos que la figura de un animal como es el toro, que es irreivindicable y sobre la que no se puede establecer ninguna clase de monopolio o exclusividad que impidan su utilización para representar otras marcas y porque la marca de la que es titular la entidad recurrente no tiene el valor de marca renombrada, estimamos la demanda al haber incurrido la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas en causa de nulidad por infracción del art. 12.1 de la Ley 32/1988, de marcas de 10 de noviembre ."

El recurso de casación, que se interpone exclusivamente por el Grupo Osborne, pese a que se preparó también por la sociedad Saez Merino, se funda en dos motivos. En el primero de ellos, articulado al amparo del apartado a) del artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional, esto es, por infracción de las formas esenciales del juicio con infracción de las normas reguladoras de la sentencia, se denuncia la vulneración del principio de congruencia procesal, y se citan como vulnerados los artículos 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 24 de la Constitución Española. El segundo se fundamenta en el artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional por infracción de normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia aplicable para resolver las cuestiones objeto de debate, concretamente, por infracción del artículo 12 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre.

En su escrito de oposición al recurso de casación la sociedad "Gofer Hispania, S.L." aduce la falta de legitimación de la entidad recurrente, el Grupo Osborne, al considerar que esta entidad no actuó adecuadamente en la defensa de sus intereses en vía administrativa, argumentando que no recurrió en alzada la resolución que concedió la inscripción del dibujo industrial solicitado. Al no haber impugnado tal decisión en tiempo y forma, la resolución inicial devendría consentida para esa parte y determinaría la falta de legitimación del recurrente.

Este razonamiento no puede ser acogido. Resulta de todo punto irrelevante que el grupo Osborne no formulara impugnación ni alegase en contra de la decisión que aceptó la inscripción del dibujo industrial toda vez que, con independencia de esta circunstancia, lo cierto es que la sociedad "Saez Merino" sí reaccionó en su momento frente a la resolución de concesión del dibujo industrial formulando recurso de alzada, provocando, de esta manera, un nuevo acto administrativo, esta vez contrario a la inscripción del dibujo industrial, acto que puso fin a la vía administrativa. Dictado este acto en alzada, favorable a los intereses del Grupo Osborne, se formula por "Gofer Hispania" recurso contencioso administrativo en el que se pretendía su anulación y la consiguiente concesión del dibujo industrial. En este proceso jurisdiccional seguido ante el Tribunal Superior de Justicia el grupo Osborne se personó como codemandado, realizando alegaciones a favor del mantenimiento del acto recurrido, en las que se argumentaba no sólo sobre la incompatibilidad del dibujo industrial con la marca gráfica Saez Merino, sino que también planteó la incompatibilidad con el diseño gráfico contenido en sus propias marcas.

Atendiendo a estas vicisitudes procesales, el comportamiento del Grupo Osborne en vía administrativa no puede constituir ahora un óbice para el reconocimiento de legitimación en la defensa de sus intereses en casación, pues lo cierto es que intervino en la instancia jurisdiccional en defensa del acto que puso fin a la vía administrativa. Por tal razón, con independencia de la pasividad mostrada frente al primer acto que concede la inscripción del dibujo industrial, la realidad es que el recurrente intervino en el proceso en que se enjuiciaba el acto que puso fin a la vía administrativa, razón por la que no resulta de aplicación la teoría del acto consentido que sugiere la representación de Gofer Hispania.

La actuación del aludido grupo es procesalmente irreprochable y, consiguientemente, ostenta plena legitimación en el recurso de casación que examinamos.

De igual modo rechazamos la inadmisibilidad del recurso basado en la inexistencia de juicio de relevancia de las normas de carácter estatal, por resultar evidente que en la interpretación y en el debate suscitado en la instancia se encontraban claramente implicadas normas de esta naturaleza como es la Ley 32/1988, de 10 de noviembre de Marcas, razón por la que procede entrar al análisis de los motivos de casación planteados.

En su primer motivo de casación, deducido al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional, la sociedad recurrente imputa al tribunal de instancia el quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia.

La denuncia de incongruencia se concreta en que la Sala no habría dado respuesta a los argumentos de "Grupo Osborne" formulados en su contestación a la demanda relativos a la incompatibilidad entre el dibujo industrial aspirante y las marcas gráficas consistentes en el toro de la recurrente que compareció en el procedimiento como codemandada y contestó la demanda alegando las semejanzas entre el dibujo industrial numero 26092 y la marca 824.197 titularidad de Saez Merino y el gráfico del toro de Osborne protegido por diversas marcas. Se denuncia la falta de congruencia y motivación que se exige a las sentencias, al obviar cualquier referencia o comparación al "Toro de Osborne", por lo que la incongruencia, según el recurrente, es manifiesta.

El motivo ha de ser estimado. En efecto, asiste la razón a la recurrente al denunciar la falta de respuesta de la Sala a las objeciones que contra la pretensión de la demanda había opuesto en su contestación a la demanda, relativas tanto a la identidad conceptual como a la coincidencia aplicativa del dibujo industrial, la marca de Saez Merino y las marcas de titularidad del grupo Osborne. La omisión es particularmente significativa en lo que respecta a la alegación de incompatibilidad del dibujo con el toro de Osborne que se silencia totalmente. Sobre la existencia y los efectos en el litigio de dichos signos y de los correspondientes precedentes versaron en gran medida las alegaciones procesales que bien pueden conceptuarse en este caso como argumentos sustanciales, subrayados de modo destacado en los escritos de contestación a la demanda y en las conclusiones, con los que la recurrente trataba de apoyar sus pretensiones. Debieron, por lo tanto, merecer una atención específica del tribunal de instancia y la falta de análisis y respuesta en la sentencia a ellos y a los demás ya dichos constituyen un defecto de incongruencia de la sentencia que determina su casación.

Casada la sentencia, esta Sala ha de resolver lo que corresponda dentro de los límites en que aparece planteado el debate, a tenor de lo dispuesto en el artículo 95.2.d) de la Ley Jurisdiccional.

El grupo Osborne en su contestación a la demanda ha insistido una y otra vez sobre la notoriedad y el renombre de sus marcas gráficas del toro por cuanto pueden reputarse de "generalmente conocidas por el sector pertinente del público al que se destinan los productos o servicios o actividades que distinguen dicha marca" (artículo 8.2 de la misma Ley ). Y este carácter se ha apreciado en diversas ocasiones por esta Sala, como en la reciente sentencia de 21 de mayo de 2009, dictada en el recurso de casación número 4679/07 cuyos fundamentos jurídicos resulta conveniente transcribir :

" Esta Sala del Tribunal Supremo ha tenido la oportunidad de resolver otros recursos de casación contra sentencias en las que se corroboraba la legalidad de marcas cuyos elementos gráficos incorporaban toros bravos. El respaldo y la protección, también registral, que la figura renombrada del "toro de Osborne" merece (sobre ella, en un contexto diferente, nos pronunciamos en nuestra sentencia de 30 de diciembre de 1997 manteniendo la validez de su presencia en las cercanías de las carreteras españolas, dado su carácter simbólico más allá de su vinculación con una marca determinada) no puede impedir que otras figuras de toros bravos, con sus propias características distintivas, se incorporen a marcas comerciales de terceros.

En este sentido hemos rechazado pretensiones del Grupo Osborne similares a la presente: así, entre otras, en la sentencia de 24 de noviembre de 2003 respecto a una marca que incorporaba la "figura de un toro, visto de perfil con su cabeza mirando al frente" y en la de 13 de julio de 2005 respeto de otra marca que incluía la figura de un "toro en plena carrera,(....) Quiérese decir pues que, como es habitual en materia de marcas, serán las particularidades de cada signo analizado las que inclinarán el juicio en un sentido o en otro"

Siendo cierto que no sería procedente inscribir en el Registro de la Propiedad Industrial marcas que, efectivamente, incorporaran sin más la silueta de un toro negro igual que el de Osborne, también lo es que en este caso el signo a cuya inscripción se accedió bien puede considerarse diferente, en su conjunto, de las marcas prioritarias opuestas por quien hoy es recurrente. No es en absoluto irrazonable concluir, como hace el tribunal sentenciador, que los animales de la nueva marca difieren en parte del "toro de Osborne" y que, además y sobre todo, el resto de los elementos propios de aquélla la configuran como objetivamente distinta de las opuestas."

Nuestra respuesta será favorable a la estimación parcial de la demanda pues consideramos, tras el análisis comparativo entre las distintas variantes del dibujo industrial solicitado y el gráfico del toro propio de las marcas del "Grupo Osborne", que en lo que se refiere a la variante "B" no existen diferencias suficientes que excluyan el riesgo de confusión. Entendemos que el contraste entre ambos signos pone de manifiesto las semejanzas entre la citada versión del dibujo industrial y las marcas gráficas opuestas por el Grupo Osborne, de manera que únicamente debió acceder al registro el dibujo industrial solicitado en las restantes denominadas "A, C y D". Es evidente que la aludida versión "B" del dibujo industrial solicitado y las marcas gráficas del recurrente presentan claras similitudes, pues, en ambas se representa la silueta de un toro en similar posición, representado frontalmente y con la cabeza erguida, mientras que en los restantes diseños del dibujo se representa un toro en posición lateral y de costado. La solicitada reproduce un toro negro y parado, con similares proporciones, mientras que en las demás presentan posiciones laterales o de perfil del toro en movimiento a diferencia de las marcas gráficas de Osborne. En contra de lo que ocurre con la versión "B" del dibujo estas diferencias tienen, por sí solas, poder identificativo suficiente y presentan relevancia sustancial frente al consumidor.

Atendiendo a las referidas similitudes entre la versión "B" del dibujo y el gráfico del toro de Osborne, y a la circunstancia de que los productos y servicios que protegen coinciden en su ámbito aplicativo, pues el dibujo industrial se solicita para la ornamentación de camisetas y prendas de vestir, mientras que las marcas del grupo indicado se refieren a vestidos en general, esto es, los dos signos se refieren al mismo ámbito aplicativo, lo cierto es que la prioridad registral de las marcas invocadas por la recurrente resulta decisiva para la estimación parcial del recurso.

La conclusión de todo lo anterior es que, tras la casación de la sentencia, procederá la estimación parcial del recurso contencioso-administrativo y el reconocimiento del derecho a la inscripción de la nueva marca.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional, no procede hacer especial imposición de las costas causadas en la instancia, debiendo cada parte satisfacer las suyas en cuanto a las de este recurso de casación.

Ha lugar al recurso de casación número 4518/2007 interpuesto por la representación procesal de "GRUPO OSBORNE, S.A." contra la sentencia dictada el día 17 de abril de 2007 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Quinta) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 912/2003, sentencia que, por tanto casamos, dejándola sin efecto.

Estimar en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora Dª Alicia Casado Deleito, en representación de GOFER HISPANIA, S.L., contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 2 de enero de 2003 que denegó la inscripción de la marca nacional número 26.092 para productos de la serie A, B, C y D, resolución que anulamos en lo que se refiere a la inscripción de las versiones A C y D del dibujo industrial Numero 26092 solicitado, debiéndose proceder al registro de dichas versiones del dibujo.

No hacemos especial imposición de las costas causadas en la instancia, debiendo correr cada parte con las suyas en cuanto a las de este recurso de casación.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Ramon Trillo Torres.- Manuel Campos Sanchez-Bordona.- Eduardo Espin Templado.- Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Maria Isabel Perello Domenech.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por la Magistrada Ponente Excma. Sra. Dª. Maria Isabel Perello Domenech, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.