STS 343/2014, 25 de Junio de 2014

JurisdicciónEspaña
Número de resolución343/2014
EmisorTribunal Supremo, sala primera, (Civil)
Fecha25 Junio 2014

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veinticinco de Junio de dos mil catorce.

La Sala Primera del Tribunal Supremo, constituida por los magistrados indicados al margen, ha visto los recursos de casación e infracción procesal núm. 1864/2012, interpuesto por las entidades "Hansgrohe AG" Y "Hansgrohe, S.A.", representadas ante esta Sala por la procuradora D.ª Rosa Sorribes Calle y asistidas por el letrado D. David Pellisé Urquiza, contra la sentencia núm. 166/2012, de 27 de abril, dictada por la sección decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona, en el recurso de apelación núm. 608/2010 , dimanante de las actuaciones de juicio ordinario núm. 364/2008, seguidas ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Barcelona. Ha sido parte recurrida la entidad "Grifería Tres, S.A.", representada ante esta Sala por el procurador D. Miguel Ángel Montero Reiter.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

Las entidades "Hansgrohe AG" Y "Hansgrohe, S.A.", representadas por el procurador D. Daniel Font Berkhemer, presentaron en el Decanato de los Juzgados de Barcelona, con fecha 23 de mayo de 2008, demanda de juicio ordinario contra la entidad "Grifería Tres, S.A.", que, una vez repartida, tuvo entrada en el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 y fue registrada con el núm. P.O.364/2008, cuyo suplico decía: «[...] dicte sentencia dando lugar a la demanda y declarando que:

  1. - La compañía demandada Grifería Tres, S.A. ha violado los derechos de exclusiva que corresponden a Hansgrohe AG sobre el modelo industrial internacional núm. 062 246 (variante 3.1 y siguientes) al comercializar monomandos con diseño comprendido dentro del ámbito de protección de dicho modelo registrado, como son los productos para lavabo y bidé de la gama "Alp-Tres" de la demandada.

  2. - La compañía demandada Grifería Tres, S.A. debe cesar en toda fabricación y/o comercialización de toda clase de productos cuyo diseño incida dentro del ámbito de protección exclusiva del modelo industrial internacional 062 241 de la demandante Hansgrohe AG, cesando en particular en toda fabricación o comercialización de sus actuales monomandos de la gama "Alp- Tres", en sus variantes de lavabo y bidé.

  3. - La compañía demandada Grifería Tres, S.A. debe retirar del mercado todos los monomandos como los actualmente comercializados de lavabo y bidé bajo la gama "Alp-Tres", así como los catálogos y demás material publicitario en el que se ofrezcan los mismos.

  4. - La demandada Grifería Tres, S.A. debe indemnizar a las demandantes por los daños y perjuicios causados por su actuación ilícita, en la cuantía que se determine dentro del proceso y, en su caso, en ejecución de sentencia, de conformidad con las bases de cálculo concretadas en el apartado noveno de la presente demanda (páginas 17 a 21).

  5. - [6.-] La demandada Grifería Tres, S.A. debe publicar la sentencia a su costa mediante anuncio en la edición nacional del diario El País y en las revistas especializadas Mi Casa, El Mueble e Interiores.

  6. - [7.-] La compañía demandada debe ser condenada al pago de las costas procesales.»

SEGUNDO

Admitida a trámite la demanda, se acordó emplazar a la entidad demandada para su contestación.

TERCERO

La entidad "Grifería Tres, S.A.", representada por el procurador D. Carlos Montero Reiter, contestó a la demanda y suplicó al Juzgado: «[...] formulando excepción de falta de legitimación activa de Hansgrohe, S.A., y con carácter subsidiario, excepción de nulidad del diseño registrado DM/062246, y por alegados los hechos y fundamentos jurídicos que amparan posición de nuestra mandante, seguido que sea el juicio por sus trámites establecidos, resuelva la desestimación íntegra de la demanda, con imposición de costas a la parte actora.»

CUARTO

Tras seguirse los trámites correspondientes, el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Barcelona dictó la sentencia núm. 307/2010, de 1 de septiembre , cuyo fallo se transcribe a continuación: « FALLO

  1. - Estimar parcialmente la demanda interpuesta por Hansgrohe, AG y representado por el Procurador D. Daniel Font Berkhemer contra Grifería Tres, S.A. y condenarle a pagar al actor la cantidad de 531.860 euros, así como:

    1.1.- Declarar que la demandada ha infringido los derechos de propiedad industrial amparados por el DM 062246, que comprendía el diseño de la actora de la grifería que identifica en su catálogos como TALIS.

    1.2.- Condenarla a cesar en la fabricación de productos que incorporen el referido diseño.

    1.3.- Condenarla a retirar del mercado los productos infractores.

    1.4.- Condenarla a publicar en El País y las revistas Mi Casa, El Mueble e Interiores la siguiente nota, con la siguiente estructura y en un anuncio no inferior a 11 cms de largo por 7 de ancho que, con márgenes mínimos y en un tamaño de letra que permita completar la totalidad del cuadro con el texto, se contenga la siguiente mención literalmente, respetando mayúsculas y negrita:

    "El Juzgado Mercantil núm. uno de Barcelona (en su caso la AP de Barcelona si la sentencia fuera total o parcialmente revocada), en sentencia de fecha +++ ha dictado sentencia por la que se declara que la sociedad Grifería Tres, S.A ha infringido durante los ejercicios 2007, 2008 y 2009 los derechos de propiedad industrial amparados por el DM 062246, que comprendía el diseño de la actora, la sociedad alemana Hansgrohe AG, de la grifería que identifica en sus catálogos como Talis, que es el siguiente: (se reproducirá una imagen tamaño de foto de carnet que incluya un grifo completo de la actora que incorpore el diseño protegido y permita apreciarlo porque el grifo ocupe la mayor parte del espacio de la fotografía).

    La demandada cometía la referida infracción al participar del proceso de fabricación de la grifería que se identifica en el catálogo de Tres Comercial, S.A. como ALP Tres. El Juzgado ha condenado a Grifería Tres, S.A. a cesar en la fabricación de productos que incorporen el referido diseño, retirar del mercado o proceso de fabricación los que pudiera haber fabricado, indemnizar a Hansgrohe, AG en la cantidad de 531.860 euros y a publicar esta nota de prensa en el diario El País y las revistas Mi Casa, El Mueble e Interiores, atendido el periodo de la infracción, el número de ventas y el liderazgo del diseño en el sector en parte del periodo analizado."

  2. - Desestimar la demanda interpuesta por Hansgrohe, S.A. contra Grifería Tres, S.A., con expresa condena al actor al pago de las costas de esa acción con arreglo a los parámetros contenidos en el cuerpo de esta resolución.»

    Tramitación en segunda instancia

QUINTO

"Hansgrohe, AG" y "Hansgrohe, S.A." interpusieron recurso de apelación contra la sentencia dictada en primera instancia, y suplicaron al Juzgado: «[...] practicados los trámites procedentes, elevar los autos a la Audiencia Provincial de Barcelona a fin de que se dicte en su día nueva resolución sobre el presente litigio, con estimación de la presente apelación y revocación de la sentencia apelada en la parte desfavorable a la actora.»

Asimismo, la entidad "Grifería Tres, S.A" interpuso recurso de apelación contra la referida sentencia y solicitó al Juzgado: «[...] remitir los autos a la Audiencia Provincial, a fin de que por dicha Superioridad se dicte sentencia estimatoria del presente recurso y, en consecuencia, se revoque la sentencia en los particulares que han sido impugnados y se desestime íntegramente la demanda, con imposición de las costas de la primera instancia a la parte contraria.»

SEXTO

Ambas partes se opusieron al recurso de apelación interpuesto de contrario.

SÉPTIMO

La resolución del recurso de apelación correspondió a la sección decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona, que lo tramitó con el núm. de rollo 608/2010 y, tras seguir los correspondientes trámites, dictó la sentencia núm. 166/2012, de 27 de abril , con el siguiente fallo: «FALLAMOS: Estimamos el recurso de apelación interpuesto por Grifería Tres, S.A. y desestimamos íntegramente el interpuesto por Hansgrohe AG y Hansgrohe, S.A. contra la sentencia del Juzgado Mercantil núm. 1 de Barcelona de fecha 1 de septiembre de 2010 , dictada en las actuaciones de las que procede este rollo, que revocamos íntegramente. En su lugar, desestimamos íntegramente la demanda de Hansgrohe AG y Hansgrohe, S.A. contra Grifería Tres, S.A. No hacemos imposición de las costas de ninguna de las dos instancias.»

Interposición y tramitación de los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación

OCTAVO

"Hansgrohe, AG" y "Hansgrohe, S.A. interpusieron recursos extraordinario por infracción procesal y de casación contra la sentencia núm. 166/2012, de 27 de abril, dictada por la sección decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona .

El recurso extraordinario por infracción procesal se argumentó con base en los motivos que a continuación se transcriben:

» Primer motivo:- Al amparo del artículo 469.1.2º LEC , por infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia, concretamente el artículo 218 LEC , en relación con la Sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 17 de julio de 2002 , 22 de enero de 2000 , 26 de diciembre de 1997 y 23 de mayo de 1996 entre otras, por ausencia de congruencia entre la Sentencia recurrida y la contestación a la demanda de Grifería Tres, S.A.

» Segundo motivo.- Al amparo del artículo 469.1.2º LEC , por infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia, [en lo relativo] por infracción del principio dispositivo de parte ( art. 216 LEC ), según ha sido interpretado por las Sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 2010 y 1 de marzo de 2011 , y por ausencia de congruencia ( art. 218 LEC ), según ha sido interpretado por las Sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 18 de julio de 2002 y 31 de marzo de 2011 , al no respetar la Sentencia aquí recurrida las peticiones de la demanda, debidamente confirmadas y concretadas en la audiencia previa al juicio.

» Tercer motivo.- Al amparo del artículo 469.1.4º LEC , por vulnerar, en el proceso civil, los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 24 de la Constitución , según ha sido interpretado por nuestra doctrina jurisprudencial - sentencias de 30 de marzo de 2011 y 7 de abril de 2010 entre otras-, en tanto la Sentencia recurrida contiene una valoración arbitraria, ilógica y absurda de la prueba, al proclamar que el mercado de la grifería impone una determinada tendencia de diseño.

» Cuarto motivo.- Al amparo del artículo 469.1.4º LEC , por vulnerar, en el proceso civil, los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 24 de la Constitución , según ha sido interpretado por nuestra doctrina jurisprudencial - sentencias de 30 de marzo de 2011 y 7 de abril de 2010 entre otras-,en la medida que la Sentencia aquí recurrida efectúa una valoración arbitraria, ilógica y absurda de la prueba relativa a la singularidad del modelo internacional DM 062 246.

» Quinto motivo.- Al amparo del artículo 469.1.4º LEC , por vulnerar, en el proceso civil, los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 24 de la Constitución , según ha sido interpretado por nuestra doctrina jurisprudencial - sentencias de 30 de marzo de 2011 y 7 de abril de 2010 entre otras-,en la medida que la Sentencia recurrida ha efectuado una valoración arbitraria, ilógica y absurda de la prueba relativa a la infracción del modelo internacional DM 062 246. »

La interposición del recurso de casación se basó en los siguientes motivos:

» Primer motivo.- Al amparo del artículo 477.2.3ª por existencia de interés casacional, al haberse infringido los artículos 53 y 55 de la Ley 20/2003, de 7 de julio , de protección jurídica del diseño industrial; normas que llevaban menos de 5 años en vigor y sobre las que no existe jurisprudencia del Tribunal Supremo.

» Segundo motivo.- Al amparo del artículo 477.2.3º por existencia de interés casacional, fundado en la infracción de la disposición transitoria segunda de la Ley 20/2003, de 7 de julio , de protección jurídica del diseño industrial, al haberse aplicado a un modelo en vigor con anterioridad a la Ley 20/2003 disposiciones reservadas a los diseños concedidos bajo esta nueva ley, con desconocimiento de la doctrina jurisprudencial establecida en las sentencias de la Sala Civil del Tribunal Supremo de fecha 24 de noviembre de 2010 (Documento 3) y 25 de enero de 2007 (Documento 4).

» Tercer motivo.- Al amparo del artículo 477.2.3º por existencia de interés casacional, al haberse infringido el artículo 47, apartado 1º, de la Ley 20/2003, de 7 de julio , de protección jurídica del diseño industrial, norma que llevaba menos de 5 años en vigor y sobre la que no existe jurisprudencia del Tribunal Supremo.

» Cuarto motivo.- Al amparo del artículo 477.2.3º por existencia de interés casacional, al haberse infringido el artículo 47, apartado 2º, de la Ley 20/2003, de 7 de julio , de protección jurídica del diseño industrial, norma que llevaba menos de 5 años en vigor y sobre la que no existe jurisprudencia del Tribunal Supremo. »

NOVENO

La Audiencia Provincial remitió las actuaciones a esta Sala, con emplazamiento de las partes. Personadas éstas a través de los procuradores mencionados en el encabezamiento de esta resolución se dictó Auto de 2 de julio de 2013, cuya parte dispositiva decía: «La Sala acuerda:

»1.- Admitir los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación interpuestos por la representación procesal de Hansgrohe AG y Hansgrohe S.A., contra la Sentencia dictada, con fecha 27 de abril de 2012, por la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª), en el rollo de apelación nº 608/10 , dimanante del juicio ordinario nº 364/08 del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Barcelona, con pérdida de los depósitos constituidos.

» 2.- Y entréguese copia del escrito de interposición de los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación formalizados por la parte recurrente, con sus documentos adjuntos, a la parte recurrida personada ante esta Sala, para que formalice su oposición por escrito en el plazo de veinte días, durante los cuales estarán de manifiesto las actuaciones en la Secretaría.»

DÉCIMO

La entidad "Grifería Tres S.A." se opuso a los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación interpuestos de contrario.

UNDÉCIMO

Al no haber solicitado todas las partes la celebración de vista, quedó el recurso pendiente de vista o votación y fallo.

DUODÉCIMO

Mediante Providencia de 1 de abril de 2014, se nombró Ponente al Excmo. Sr. D. Rafael Saraza Jimena y se acordó resolver el presente recurso previa votación y fallo, señalándose el día 29 de mayo de 2014 para que éstos tuvieran lugar.

DECIMOTERCERO

Por necesidades del servicio se acordó la suspensión de la votación y fallo acordados, que se señaló nuevamente para el día 4 de junio de 2014, fecha en que tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Rafael Saraza Jimena,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Antecedentes del caso

  1. - El litigio en el que se han planteado los recursos extraordinarios que son objeto de esta resolución fue promovido por Hansgrohe AG, en su calidad de titular del registro internacional del modelo industrial DM 062246 "griferías sanitarias y sus componentes", solicitado el 12 de diciembre de 2002, con prioridad de 14 de junio de 2002, y Hansgrohe, S.A., en su calidad de distribuidora en España de estos productos, contra Grifería Tres, S.A. (en lo sucesivo, Grifería Tres).

    Las demandantes ejercitaron una acción declarativa de violación de los derechos de exclusiva, al amparo de lo establecido en los arts. 52 y 53 de la Ley 20/2003, de 7 julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial (en lo sucesivo, LDI), una acción de cesación de la conducta infractora y otra de indemnización de daños y perjuicios, que incluía la publicación de la sentencia en diversas publicaciones especializadas. Alegaban como fundamento de las acciones ejercitadas que la comercialización por parte de la demandada de sus modelos de grifo monomando Alp-Tres para lavabo y bidé suponía una infracción de los derechos que les concede el referido modelo industrial, tal y como aparecía reflejado en los gráficos 3.1 y siguientes, variantes 3 y 4 del referido modelo.

  2. - Grifería Tres se opuso a la demanda alegando: (i) la falta de legitimación activa de Hansgrohe, S.A.; (ii) la inexistencia de vulneración de los derechos protegidos pues el diseño de los productos cuestionados presenta diferencias muy significativas respecto del modelo registrado; y (iii), de forma subsidiaria, para el caso de que se pudiera considerar que existía infracción, excepcionó la nulidad del registro por falta de singularidad o de novedad.

  3. - La sentencia de primera instancia desestimó íntegramente la demanda respecto de Hansgrohe, S.A. pues apreció su falta de legitimación activa. Respecto Hansgrohe AG, desestimó la excepción de nulidad opuesta por Grifería Tres, considerando que el diseño presentaba novedad, y estimó la acción de infracción al considerar que el diseño del producto cuestionado producía una impresión de conjunto muy similar a la del modelo registrado, de manera que al usuario medio de este tipo de productos (un profesional de la construcción o un consumidor especialmente informado) no le resultaba posible diferenciar entre el producto que fabrica la demandada y el diseño protegido. También estimó la acción de daños y perjuicios, y condenó a la demandada a hacer pago a Hansgrohe AG de la cantidad de 531.860 euros y a la publicación de la sentencia en diversos medios de comunicación.

  4. - La sentencia del juzgado mercantil fue recurrida por ambas partes. El recurso de las demandantes cuestionó (i) la falta de legitimación activa de Hansgrohe, S.A., por entender que su legitimación resultaba de su carácter de licenciataria en España de los derechos de su matriz alemana, y (ii) el importe de la indemnización concedida, alegando que solo se habían concedido los daños y perjuicios causados a la titular del modelo industrial, con lo que se dejaban sin indemnizar los causados a la licenciataria, a su vez distribuidora en España de los productos, y que el método de valoración del daño no ha sido correcto.

    El recurso de la demandada impugnó la existencia de infracción apreciada por el juzgado, insistió en la nulidad del modelo industrial por la falta de singularidad del diseño y alegó que esa falta de singularidad afecta a cuestiones muy relevantes desde la perspectiva de la impresión de conjunto, razón por la que estas características del diseño y del producto no deberían tomarse en consideración al realizar el juicio comparativo.

  5. - La sentencia del tribunal de apelación desestimó el recurso de las demandantes al considerar que nuestra legislación no reconoce al distribuidor legitimación para el ejercicio de las acciones derivadas de la infracción de los derechos que atribuye el registro de un diseño.

    Y estimó el recurso interpuesto por la demandada, pues consideró que comparando el diseño registrado con el producto presuntamente infractor sin tomar en consideración las características del diseño registrado que no cuentan con protección porque se trataba de formas comunes en el momento del registro y tomando en consideración, de forma conjunta, las características que diferencian a uno de otro, un usuario informado puede distinguir claramente uno de otro por ofrecer una impresión de conjunto distinta.

  6. - Las demandantes han interpuesto recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación contra la sentencia de la audiencia. El primero se articula sobre cinco motivos, y el segundo, sobre cuatro. Todos ellos han sido admitidos.

    Recurso extraordinario por infracción procesal

SEGUNDO

Formulación del primer motivo del recurso extraordinario por infracción procesal

  1. - El primer motivo de este recurso extraordinario se encabeza con el siguiente epígrafe: « Al amparo del artículo 469.1.2º LEC , por infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia, concretamente el artículo 218 LEC , en relación con la Sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 17 de julio de 2002 , 22 de enero de 2000 , 26 de diciembre de 1997 y 23 de mayo de 1996 entre otras, por ausencia de congruencia entre la Sentencia recurrida y la contestación a la demanda de Grifería Tres, S.A. ».

  2. - El motivo se fundamenta, resumidamente, en que la sentencia vulnera la exigencia de congruencia al haber analizado en primer lugar si el diseño reunía los requisitos de protección, cuando la nulidad del registro había sido planteada por la demandada con carácter subsidiario a la alegación de inexistencia de infracción, con lo que se produjo una unilateral modificación del orden del debate por parte del tribunal, lo que ha impedido a la demandante una defensa adecuada al haber opuesto sus argumentos contra la nulidad partiendo de que el juicio comparativo de infracción se habría realizado con resultado positivo.

TERCERO

Decisión de la sala. El principio de congruencia no impone al tribunal que aborde las diversas cuestiones controvertidas en el mismo orden en que han sido formuladas por las partes

  1. - Es doctrina de esta sala (por todas, las sentencias núm. 365/2013, de 6 de junio , y 434/2013, de 12 de junio ) que la congruencia exige una correlación entre los pedimentos de las partes oportunamente deducidos y el fallo de la sentencia, teniendo en cuenta el "petitum" [la petición] y la "causa petendi" [causa de pedir] o hechos en que se fundamente la pretensión deducida, y adquiere relevancia constitucional, infringiendo no sólo los preceptos procesales ( artículo 218, apartado 1, de la Ley de Enjuiciamiento Civil ) sino también el artículo 24 de la Constitución , cuando afecta al principio de contradicción si se modifican sustancialmente los términos del debate procesal, ya que de ello se deriva una indefensión a las partes, que al no tener conciencia del alcance de la controversia no pueden actuar adecuadamente en defensa de sus intereses.

    La delimitación de la cuestión litigiosa viene determinada por la demanda y por las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito. Hay incongruencia, en definitiva, cuando en el pronunciamiento judicial se altera el objeto del proceso y se varían los términos en que se planteó el debate procesal, en tanto se vulnera el principio de contradicción y con ello el derecho de defensa.

  2. - Esta correlación o concordancia entre las peticiones de las partes y el fallo de la sentencia en que consiste la congruencia no puede ser interpretada como exigencia de un paralelismo servil del razonamiento de la sentencia con las alegaciones o argumentaciones de las partes ( sentencias de esta sala núm. 245/2008, de 27 de marzo , y 330/2008, de 13 de mayo ).

    El respeto a la "causa petendi" [causa de pedir] de las pretensiones de las partes, esto es, el acaecimiento histórico o relación de hechos que sirven para delimitarlas, es compatible con un análisis crítico de los argumentos de las partes e incluso con el cambio de punto de vista jurídico expresado con el tradicional aforismo "iura novit curia" [el juez conoce el derecho] siempre que ello no suponga una mutación del objeto del proceso que provoque indefensión.

  3. - El tribunal no está obligado a seguir en su resolución el orden en que las partes tratan en sus escritos las diversas cuestiones debatidas en un proceso, puesto que razones diversas, principalmente de orden lógico y sistemático, le autorizan para tratar tales cuestiones en un orden diferente, agrupando incluso las que las partes tratan de forma separada (como de hecho se hará en esta sentencia en relación a diversos motivos del recurso) o separando las que las partes tratan conjuntamente, sin que ello suponga la incurrir en incongruencia.

    Cuando se alega por el demandado, en este tipo de litigios sobre infracción de derechos de exclusiva, la inexistencia de infracción y asimismo, por vía de excepción o de reconvención, la nulidad del registro, es lógico que el tribunal proceda a invertir el orden del análisis y decida en primer lugar sobre la nulidad del registro, pues solo puede existir infracción de un derecho de exclusiva válido.

  4. - No se entiende, ni se explica adecuadamente en el recurso, qué perjuicio ha podido causar a la demandante el orden en que la audiencia ha tratado las diversas cuestiones planteadas en la contestación a la demanda en relación con el modo en que la demandante se ha defendido de la excepción de nulidad, cuando tal excepción ha sido desestimada.

  5. - Por otra parte, lo que ha hecho la audiencia en su sentencia es fijar el ámbito de protección del diseño registrado para, una vez determinado, hacer el juicio comparativo con la realización controvertida necesario para determinar la existencia de una infracción. Quiere ello decir que ni siquiera se ha producido la modificación del orden del debate que denuncian las recurrentes, lo que sí ocurrió en la sentencia del juzgado, que resolvió primero sobre la excepción de nulidad para luego abordar la existencia de la infracción, sin que ello hubiera merecido crítica alguna por la hoy recurrente.

CUARTO

Formulación del segundo motivo del recurso extraordinario por infracción procesal

  1. - El segundo motivo del recurso se encabeza del siguiente modo: « Al amparo del artículo 469.1.2º LEC , por infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia, [en lo relativo] por infracción del principio dispositivo de parte ( art. 216 LEC ), según ha sido interpretado por las Sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 2010 y 1 de marzo de 2011 , y por ausencia de congruencia ( art. 218 LEC ), según ha sido interpretado por las Sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 18 de julio de 2002 y 31 de marzo de 2011 , al no respetar la Sentencia aquí recurrida las peticiones de la demanda, debidamente confirmadas y concretadas en la audiencia previa al juicio ».

  2. - Los razonamientos que sirven para fundar este motivo son, sintéticamente, que la audiencia, para realizar el juicio comparativo a efectos de analizar la existencia de infracción, toma como base la variante 5 incluida en el modelo internacional titularidad de la codemandante, cuando la acción por infracción ejercitada se refiere únicamente a las variantes 3 y 4 de dicho modelo. Con ello, se alega, la audiencia ha variado la "causa petendi" [causa de pedir], con lo que infringe el principio dispositivo y el requisito de congruencia. Se altera el objeto del juicio y la metodología del análisis exigida por el art. 47 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial (en lo sucesivo, LDI), que exige atender a la "impresión general" del diseño en su conjunto, sin disociar sus elementos integradores ni centrar el foco de atención en uno de sus componentes.

QUINTO

Decisión de la sala. Inexistencia de la infracción denunciada

  1. - No es correcta la afirmación de la recurrente de que la sentencia de apelación, para realizar el juicio de comparación propio de la resolución de la acción de infracción, toma como base la variante 5 incluida en el modelo titularidad de una de las demandantes, cuando la acción por infracción ejercitada se refiere únicamente a las variantes 3 y 4 de dicho modelo.

    Los razonamientos que realiza la audiencia toman como base las variantes 3 y 4 del modelo. Tales variantes aparecen reproducidas gráficamente en la sentencia. Carecería de sentido volver a incluirlas en el fundamento décimo, cuando ya lo han sido en fundamentos anteriores.

  2. - Cuestión distinta es que también se incluyan algunas representaciones gráficas de la variante 5, únicamente en cuanto las mismas permiten apreciar mejor características presentes en las variantes 3 y 4, señaladamente el ángulo de encuentro del vástago con el cuerpo del grifo y la altura a la que se produce tal encuentro.

SEXTO

Formulación de los motivos tercero a quinto del recurso extraordinario por infracción procesal

  1. - Los motivos tercero a quinto se encabezan con el enunciado « Al amparo del artículo 469.1.4º LEC , por vulnerar, en el proceso civil, los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 24 de la Constitución , según ha sido interpretado por nuestra doctrina jurisprudencial - sentencias de 30 de marzo de 2011 y 7 de abril de 2010 entre otras- [...] ».

    En el tercer motivo, tal valoración arbitraria, ilógica y absurda de la prueba se referiría a la afirmación de que el mercado de la grifería impone una determinada tendencia de diseño; en el cuarto, a la singularidad del modelo internacional titularidad de la codemandante; y en el quinto, a la infracción de dicho modelo.

  2. - Los motivos se fundamentan en que la sentencia recurrida ha valorado de modo arbitrario la prueba practicada sobre tales extremos, puesto que una valoración racional de la prueba practicada habría llevado a una conclusión contraria a la alcanzada por la audiencia, y favorable a la recurrente.

SÉPTIMO

Decisión de la sala. El recurso extraordinario por infracción procesal no es una tercera instancia que permita revisar la valoración conjunta de la prueba

  1. - La valoración de la prueba es función de instancia y tan sólo cabe, excepcionalmente, justificar un recurso por infracción procesal, al amparo del apartado 4º del art. 469.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , en la existencia de un error patente o arbitrariedad en la valoración realizada por la sentencia recurrida que comporte una infracción del derecho a la tutela judicial efectiva.

    Ahora bien, el recurso extraordinario por infracción procesal no da paso a una tercera instancia en la que fuera de los supuestos excepcionales se pueda replantear la completa revisión de la valoración de la prueba, ya que esta es función de las instancias y las mismas se agotan en la apelación.

    Ha de tratarse de un error fáctico, es decir, sobre las bases fácticas que han servido para sustentar la decisión, que sea patente, manifiesto, evidente o notorio, lo que se complementa con el hecho de que sea inmediatamente verificable de forma incontrovertible a partir de las actuaciones judiciales.

  2. - No es ese el supuesto de autos, en que el recurso, bajo la cobertura formal de denunciar que la valoración de la prueba realizada en la sentencia recurrida incurre en error notorio y arbitrariedad, en realidad, lo que hace es mostrar su disconformidad y entender que procedía otra distinta, realizando una nueva valoración conjunta de diversos medios de prueba practicados, y dando a determinados hechos una trascendencia diferente a la otorgada por la audiencia.

    Recurso de casación

OCTAVO

Formulación del primer motivo del recurso de casación

  1. - El primer motivo del recurso se encabeza con el siguiente epígrafe: « Al amparo del artículo 477.2.3ª por existencia de interés casacional, al haberse infringido los artículos 53 y 55 de la Ley 20/2003, de 7 de julio , de protección jurídica del diseño industrial; normas que llevaban menos de 5 años en vigor y sobre las que no existe jurisprudencia del Tribunal Supremo ».

  2. - Los argumentos en que se funda el motivo son, resumidamente, que aunque los arts. 53 y 55 LDI, que regulan la acción indemnizatoria por infracción de derechos de diseño industrial, aluden únicamente al titular del diseño registrado como legitimado para el resarcimiento, tal previsión legal ha de interpretarse de forma sistemática con el art. 61.1 LDI, que reconoce legitimación al titular de una licencia sin exigir que esté inscrita, y con el art. 13 de la Directiva 2004/48/CE relativa al respeto de los derechos de propiedad industrial, que alude a la "parte perjudicada" como legitimada para reclamar daños y perjuicios, y la filial española es parte perjudicada en tanto que distribuidora de los productos fabricados sobre el modelo registrado. Con base en lo cual, habría que reconocer la legitimación de la codemandante Hansgrohe, S.A.U., dado que su vinculación con la titular del modelo, Hansgrohe AG supera en intensidad a la que se deriva de una relación de licencia o distribución, al ser la filial en España de la matriz alemana, que carece de autonomía empresarial respecto de su matriz, por lo que la filial española sería una «titular indirecta» del modelo, sobre el que existiría una «indirecta propiedad compartida» con la matriz alemana. Y que exigir una licencia escrita y además inscrita entre matriz y filial constituye un sinsentido jurídico o una invitación a la simulación de un contrato de licencia.

Además, se alega, la exclusión como parte legitimada de la filial española tiene como efecto reflejo frustrar el resarcimiento de la matriz por la infracción de sus derechos de exclusiva.

NOVENO

Decisión de la sala. Falta de legitimación del distribuidor para ejercitar las acciones por infracción del diseño industrial registrado

  1. - Las recurrentes no reproducen en casación las alegaciones que formularon en el recurso de apelación en el sentido de que existía una licencia de explotación del modelo titularidad de la matriz alemana a favor de la filial española, que se deducía de forma implícita de la relación existente entre una y otra sociedad.

  2. - El recurso de casación exige que el recurrente sea preciso en sus alegaciones y en la identificación de la infracción legal cometida por la sentencia recurrida.

    El motivo de recurso adolece de falta de precisión respecto a si existe o no una licencia concedida por la matriz a la filial, aunque sea de forma verbal. No es admisible que el recurrente utilice circunloquios como los que se observan en el recurso, en el que se afirma que la relación entre una y otra sociedad « supera en intensidad a la que deriva de una relación de licencia », lo que le llevaría a ser una « titular indirecta » del modelo, sobre el que existiría una «indirecta propiedad compartida» por parte de ambas sociedades, pero no se afirma que la relación sea de licencia.

    La licencia de un derecho de exclusiva como es el diseño industrial es un negocio jurídico de determinadas características, al que el ordenamiento jurídico otorga ciertas consecuencias, como son las de atribuir al licenciatario legitimación para ejercitar acciones por infracción del modelo en determinadas circunstancias.

    La relación de matriz-filial de ambas sociedades, y el carácter de distribuidora de la filial, no convierten a esta en licenciataria del modelo, ni en una "titular indirecta" del modelo industrial registrado, ni constituyen una "indirecta propiedad compartida" sobre el mismo.

    Otras relaciones jurídicas podrán dar lugar a relaciones más o menos "intensas", por utilizar la terminología de la recurrente, pero no constituyen un negocio de licencia ni otorgan por tanto los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico al licenciatario o al cotitular del registro.

    Como consecuencia de lo expuesto, las alegaciones realizadas en torno a la transcendencia de la falta de inscripción de la licencia en el diseño industrial son irrelevantes en tanto que falta la base necesaria para analizarla, que es la alegación clara, precisa y fundada de existencia de una licencia, y que la misma no fuera contraria a la base fáctica sentada en la instancia.

  3. - Solo puede atenderse al resto de alegaciones del motivo, esto es, al carácter de distribuidor de Hansgrohe SAU, a su carácter de filial de Hansgrohe AG, y a la extensión de la legitimación para reclamar daños y perjuicios por la infracción de un derecho de propiedad industrial a cualquier perjudicado.

  4. - Las alegaciones no pueden estimarse. El art. 13 de la Directiva 2004/48/CE que se invoca por las recurrentes prevé la garantía de indemnización adecuada de los daños y perjuicios efectivos como consecuencia de la infracción, al « titular del derecho », al que por tanto equipara la expresión « parte perjudicada » que emplea en el precepto.

    Los arts. 53 y 55 LDI reconocen el derecho a ser indemnizado de los daños y perjuicios sufridos por la infracción al « titular del diseño registrado », y que el art. 61.2 LDI, en su último inciso, permite que cuando el titular del diseño ejercite la acción, el titular de la licencia también estará facultado para intervenir en el procedimiento al objeto de reclamar la correspondiente indemnización. No existe precepto alguno en la LDI que otorgue derechos derivados del derecho de exclusiva regulado en tal ley a otros posibles perjudicados por una infracción del diseño registrado ni, por tanto, les otorgue legitimación para ejercitar las acciones derivadas de los derechos reconocidos en dicha ley.

    La solución alcanzada por la sentencia recurrida, al negar legitimación activa a la filial española, es correcta. El carácter de distribuidora que ostenta la filial y la integración de ambas codemandantes en un grupo empresarial, una con el carácter de matriz y otra como filial participada al 100% por la matriz, no modifica el régimen legal expuesto.

  5. - La alegación relativa al agotamiento de los derechos de propiedad industrial de la matriz no puede fundar la impugnación de la estimación de la falta de legitimación de la filial, pues justamente se está reconociendo a esa matriz las consecuencias propias de la titularidad de esos derechos de propiedad industrial que ostenta, sin que la institución del agotamiento del derecho de propiedad industrial tenga virtualidad alguna para resolver la cuestión planteada desde el momento en que se han reconocido a la titular del registro las acciones para la defensa de sus derechos derivadas de tal titularidad.

DÉCIMO

Formulación del segundo motivo del recurso

  1. - El segundo motivo de casación se formula bajo el siguiente epígrafe: « Al amparo del artículo 477.2.3º por existencia de interés casacional, fundado en la infracción de la disposición transitoria segunda de la Ley 20/2003, de 7 de julio , de protección jurídica del diseño industrial, al haberse aplicado a un modelo en vigor con anterioridad a la Ley 20/2003 disposiciones reservadas a los diseños concedidos bajo esta nueva ley, con desconocimiento de la doctrina jurisprudencial establecida en las sentencias de la Sala Civil del Tribunal Supremo de fecha 24 de noviembre de 2010 (Documento 3) y 25 de enero de 2007 (Documento 4) ».

  2. - Se denuncia la infracción legal de la disposición transitoria segunda de la Ley 20/2003 , cuyo tenor literal es el siguiente:

    Los modelos y dibujos industriales y artísticos concedidos conforme al Estatuto de la Propiedad Industrial se regirán por las normas de dicho Estatuto. Esto no obstante, serán de aplicación a los dibujos y modelos industriales, las disposiciones de esta Ley que se enuncian a continuación:

    a) Del título VI "Contenido de la Protección Jurídica del Diseño Industrial": los artículos 48, 49, 51 del capítulo I y el capítulo II artículos 52 a 57, inclusive.

    b) El título VII "El diseño como objeto del derecho de propiedad".

    c) Del título VIII "Nulidad y caducidad del diseño registrado" los artículos 68, 69 y 70 del capítulo I y los artículos 72 y 74 del capítulo II

    .

  3. - Se argumenta como fundamento del recurso que la sentencia exige al modelo un requisito de protección, el del carácter singular previsto en el art. 7 LDI, que no estaba contemplado en la legislación bajo la que nació dicho modelo, que era el Estatuto de la Propiedad Industrial (en lo sucesivo, EPI). Bajo la vigencia de esta norma, la jurisprudencia exigió el requisito de la originalidad, entendida como aportación de rasgos que individualizan y definen el modelo.

  4. - Alega también la recurrente que la sentencia ha aplicado mal el art. 7 LDI pues ha realizado un análisis individualizado de los rasgos del diseño, cuando dicho precepto exige un análisis sintético, de conjunto, que atienda a la impresión que produce el diseño en su conjunto, producida por la suma de todos los rasgos del diseño, sean o no novedosos.

UNDÉCIMO

Decisión de la sala. Interpretación de la norma vigente a la luz de la letra y de la finalidad de la directiva no transpuesta

  1. - Como primera cuestión, las alegaciones que se realizan sobre los errores cometidos al aplicar el art. 7 LDI no pueden tomarse en consideración al resolver este motivo, pues nada tienen que ver con la infracción legal que se denuncia en el mismo, que es justamente que dicho precepto legal no debió aplicarse porque no estaba en vigor cuando el modelo fue registrado y la disposición transitoria segunda LDI excluye la aplicación de tal precepto a los modelos concedidos bajo la vigencia del EPI.

    No es compatible que en un mismo motivo se denuncie que un precepto legal no debió ser aplicado por cuestiones temporales, y simultáneamente, que debió ser aplicado de otra manera.

  2. - En cuanto a la indebida aplicación del art. 7 LDI y del requisito del "carácter singular" que el mismo exige para la protección del diseño industrial, se observa una clara contradicción en la postura de las recurrentes, pues mientras que en este motivo invocan la indebida aplicación de determinadas normas de la LDI que según su disposición transitoria segunda no debían ser de aplicación a los modelos registrados bajo el EPI, en el resto de sus alegaciones articulan diversas pretensiones en normas de la LDI que se encuentran en la misma situación. Esta contradicción muestra la debilidad de la impugnación que se formula.

  3. - La razón por la que la sentencia recurrida ha tomado en consideración para realizar el juicio comparativo la nota de singularidad del diseño de Hansgrohe AG es la misma por la que las demandantes fundamentan su recurso en numerosos preceptos de la LDI que son transposición de la Directiva 1998/71/CE, de 13 de octubre, sobre protección jurídica de los dibujos y modelos.

    El EPI, en sus artículos 182 y siguientes, contenía una regulación muy somera de los que denominaba "modelos y dibujos industriales y artísticos", de modo que fue la jurisprudencia la que hubo de perfilar con más precisión su régimen jurídico, atendiendo a los principios generales de la normativa sobre diseño industrial.

    La Directiva 1998/71/CE contiene una disciplina completa y moderna del diseño industrial, y debía haber sido transpuesta a Derecho interno a más tardar el 28 de octubre de 2001, si bien no lo fue hasta la entrega en vigor de la Ley 20/2003, de 7 julio de 2003, de protección jurídica del diseño industrial.

    El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en sentencias tales como las de 11 de julio de 1996 , C-232/94, 4 de julio de 2006 , C-212/04, 13 de febrero de 2014, C-18/13 , y 30 de abril de 2014, C-26/13 , ha declarado que al aplicar el Derecho nacional, ya sean disposiciones anteriores o posteriores a la directiva, el órgano jurisdiccional nacional que debe interpretarlo está obligado a hacer todo lo posible, a la luz de la letra y de la finalidad de la directiva, para conseguir el resultado perseguido por esta, lo cual exige que realice todo cuanto es objeto de su competencia tomando en consideración la totalidad de su Derecho interno y aplicando los métodos de interpretación reconocidos por éste.

  4. - Como reconocen las propias recurrentes, la jurisprudencia de esta sala venía exigiendo a los modelos registrados bajo el EPI el requisito de la originalidad, pese a que el mismo no venía exigido expresamente en dicha norma.

    Que la jurisprudencia considerara que tal originalidad suponía la aportación de rasgos que individualizan y definen el modelo no es óbice para que cuando se trata de aplicar tal requisito en litigios en los que los hechos relevantes (en este caso, el registro del modelo) tuvieron lugar estando ya en vigor la citada Directiva 1998/71/CE, e incluso una vez transcurrido el plazo de transposición (Hansgrohe AG solicitó el registro del modelo el 12 de diciembre de 2002, con prioridad de 14 de junio de 2002, y el plazo de transposición de la directiva había finalizado el 28 de octubre de 2001), se interprete a la luz de la letra y de la finalidad de la directiva, y se considere, como han hecho algunos tribunales de instancia cuando se les ha planteado la cuestión, que ese doble requisito establecido por la jurisprudencia de esta sala para la protección del diseño industrial bajo el EPI puede enlazarse con el doble requisito establecido en la Directiva 1998/71/CE, de modo que el carácter original del modelo sea equiparado al carácter singular que exige la directiva, referido a la impresión general diferente que causa en el usuario informado, alejándose de este modo del concepto de "originalidad" más propio de la propiedad intelectual que de la industrial pues exige un grado de creatividad mayor pero no que tenga un atractivo comercial, lo cual es lógico cuando se trata de proteger mediante la propiedad intelectual una obra en la que el autor proyecta su personalidad, pero se muestra inadecuado cuando se trata de proteger un diseño industrial, en el que debe primar el carácter llamativo que le confiere un atractivo comercial y un valor concurrencial añadido.

    Por otra parte, esa "originalidad" necesaria para la protección de los dibujos y modelos industriales que exigían las sentencias de esta sala al interpretar y aplicar el EPI puede considerarse como una "singularidad" avant la lettre , puesto que hablar de aportación de rasgos que individualizan y definen el modelo, como hacía esta sala al exigir el requisito de la originalidad, no es algo muy diferente de hablar de que el diseño produzca en un usuario informado una impresión general diferente a la producida por cualquier otro dibujo o modelo, como hace la directiva al exigir el carácter singular del diseño. Es correcta, por tanto, la actualización de la exigencia de "originalidad", adaptándola al ámbito de protección perseguido por la Directiva 1998/71/CE.

  5. - No es admisible que las recurrentes pretendan que la singularidad prevista en dicha directiva sea aplicable cuando se trata de definir el ámbito de protección del diseño registrado, a efectos de realizar el juicio comparativo necesario para resolver la acción de infracción, pero no cuando se trata de decidir sobre la concurrencia de los requisitos para la protección del modelo.

  6. - Por consiguiente, ha de entenderse que cuando la sentencia recurrida invoca el art. 7 LDI no está utilizando un precepto legal inaplicable por razones temporales, sino que está interpretando el EPI a la luz de la letra y de la finalidad de la Directiva 1998/71/CE , de cuyo art. 5 es transposición prácticamente literal el art. 7 LDI.

    Por estas razones, no concurre la infracción legal invocada en el motivo.

DUODÉCIMO

Formulación del motivo tercero

  1. - La formulación del tercer motivo del recurso de casación se encabeza con el siguiente enunciado: « Al amparo del artículo 477.2.3º por existencia de interés casacional, al haberse infringido el artículo 47, apartado 1º, de la Ley 20/2003, de 7 de julio , de protección jurídica del diseño industrial, norma que llevaba menos de 5 años en vigor y sobre la que no existe jurisprudencia del Tribunal Supremo ».

  2. - El motivo se fundamenta, sintéticamente, en que la sentencia recurrida aplica incorrectamente el art. 47.1 LDI y por tanto del apartado 1º del art. 9 de la Directiva 98/71/CE , al (i) considerar que existe una correlación entre la singularidad del modelo que justifica su protección y el que el diseño del competidor debe presentar frente al protegido para no invadir su ámbito de protección, tomando como referencia el usuario informado y el grado de libertad del autor; (ii) realizar un juicio comparativo analítico, y no sintético, para valorar la existencia de infracción del modelo registrado, esencialmente a partir de las características del producto que presentan novedad, cuando el alcance de la protección, según el art. 47.1 LDI, no viene determinado por la impresión que sus elementos novedosos pueden generar en el usuario informado, sino por la impresión general, esto es, la que pueda generar el diseño en su totalidad; y (iii) considerar que el alcance de la protección viene definido por los rasgos novedosos del diseño y no por la impresión general de conjunto que produce en el usuario informado, pues la sentencia recurrida limita el alcance de la protección a las tres características que gozan de novedad, prescindiendo de si la impresión generada por el grifo de la demandante por ser el primero formado por cuerpos cilíndricos con una cierta inclinación se repite también en el otro grifo, pues lo determinante sería si aun pudiendo percibir el usuario informado las puntuales diferencias señaladas por la sentencia, lo determinante es si las mismas producen una impresión general diferenciada respecto del diseño en su conjunto.

DECIMOTERCERO

Decisión de la sala. El juicio comparativo en el diseño industrial

  1. - La aplicación de los criterios jurídicos del juicio comparativo necesario para determinar si un diseño industrial produce en el usuario informado del sector industrial pertinente la misma impresión general que otro prioritariamente protegido, es materia susceptible de revisión en el ámbito del recurso de casación, si bien circunscrito a determinar si el tribunal de apelación ha infringido los preceptos legales que lo regulan.

  2. - Esta sala, en su sentencia núm. 160/2014, de 30 de abril , analizó la correlación existente entre el grado de singularidad del diseño protegido y el grado de diferenciación que se exigía en el diseño del competidor, así como la trascendencia en la realización del juicio comparativo de los elementos del diseño registrado que presentan una mayor singularidad. Los argumentos que se esgrimen en el recurso son contrarios a los utilizados por la sala en esa resolución, que consideramos procede mantener.

    Afirmamos en aquella sentencia que a mayor singularidad, mayor ámbito de protección ha de otorgarse al diseño prioritario, y en consecuencia, mayores deben ser las diferencias para que el modelo posterior no produzca en un usuario informado la misma impresión general.

    Y, a la inversa, si el diseño protegido tiene una menor singularidad, bastarán algunas diferencias para que el producto cuestionado no produzca en el usuario informado la misma impresión general que el diseño protegido.

    De esta correlación se hace eco la exposición de motivos de la Ley 20/2003, de 7 julio, que traspuso la directiva europea, cuando afirma: « hay que señalar la correlación que hay entre el grado de diferencia que un diseño debe presentar frente a los conocidos para que tenga carácter singular y pueda ser protegido, y el que el diseño desarrollado por un competidor debe presentar frente al protegido para no invadir su ámbito de protección ».

    Los elementos del modelo o dibujo industrial protegido que presenten menor singularidad tienen escasa relevancia a la hora de considerar que otros diseños industriales que reproducen tales elementos pueden causar en un usuario informado la misma impresión general. En particular, en la medida en que los dos diseños, el registrado y el del producto supuestamente infractor, presenten similitudes en elementos que se encuentran en el dominio público o responden a las tendencias de la moda existentes cuando se solicitó el registro, estos elementos tendrán una importancia menor en la impresión general que produzcan en el usuario informado. En tal caso, si el diseño del nuevo producto presenta algunos elementos diferenciadores, será más probable que cause en el usuario informado una impresión general diferente.

    Afirmábamos también en esa sentencia que mientras que en el juicio de confusión propio del derecho de marcas, el consumidor medio percibe la marca como un todo y no examina sus detalles, en el juicio comparativo del diseño industrial, el usuario informado observa con mayor atención y cuidado el producto que incorpora el diseño, puesto que no es un simple consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, sino un usuario que presenta un especial cuidado, ya sea debido a su experiencia personal, ya a su amplio conocimiento del sector de que se trate.

  3. - Lo expuesto no supone que esta sala justifique la realización de una comparación con un enfoque analítico frente a una realizada con enfoque sintético referido a la impresión general. Significa que los elementos más relevantes del diseño son determinantes de cuál sea la impresión general del usuario informado, y por tanto han de ser tomados en consideración al realizar el juicio comparativo, y han de tener su reflejo en la motivación de la sentencia. A la trascendencia de estos elementos y de la posición frente a ellos del usuario informado hace referencia el TJUE en su sentencia de 20 de octubre de 2011, C-281/10 P (caso PepsiCo), cuando afirma:

    En tercer lugar, por lo que respecta al grado de atención del usuario informado, procede recordar que, si bien éste no es el consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz que percibe habitualmente el dibujo o modelo como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (véase, por analogía, la sentencia de 22 de junio de 1999 , Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97 , Rec. p. I-3819, apartados 25 y 26), tampoco es un experto o técnico capaz de observar en detalle las más pequeñas diferencias que existan entre los modelos o dibujos en conflicto. De este modo, el adjetivo "informado" sugiere que, sin ser un diseñador ni un experto técnico, el usuario conoce los diferentes dibujos o modelos existentes en el sector de que se trata, dispone de un determinado grado de conocimiento sobre los elementos que normalmente contienen esos dibujos o modelos y, debido a su interés por los productos de que se trata, presta un grado de atención relativamente elevado al utilizarlos

    .

  4. - Lo expuesto lleva a concluir que el tribunal de apelación ha aplicado correctamente los criterios que resultan de la Directiva 1998/71/CE, a la luz de cuya letra y finalidad ha de interpretarse y aplicarse el Derecho nacional. Ha determinado cuál es el ámbito de protección del modelo registrado, ha motivado qué elementos otorgan una mayor singularidad a la impresión general del modelo, y ha realizado el juicio comparativo desde el punto de vista de un usuario informado en relación a la impresión general causada por el modelo registrado y por el diseño del producto tachado de infractor en la demanda.

    Ciertos elementos del modelo registrado no dotan a este de singularidad por cuanto reproducen formas habituales en el sector industrial al que corresponde el modelo, determinadas por las tendencias de la moda existentes cuando se solicitó el registro. Por tanto, las similitudes entre el registro de la demandante y el producto de la demandada que vengan referidas a formas habituales en el dominio público, carecen de relevancia para evaluar la impresión general que el producto causa en el usuario informado, que conoce las formas usuales y las tendencias de la moda en el sector industrial de que se trate, y, en consecuencia, para considerar que el producto cuestionado infringe el modelo registrado.

  5. - Ciertamente el juicio comparativo que ha de realizarse es sintético, no analítico, y ha de venir determinado por la impresión general que el diseño causa en un usuario informado. Pero justamente porque los "ojos que miran" el producto, a efectos de valorar si el diseño goza de singularidad por producir una impresión general diferente a la del diseño registrado, son los del "usuario informado", que presenta un especial cuidado y observa con mayor atención el producto que incorpora el diseño, y no los del simple consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, que no presta atención a los detalles, han de tenerse en cuenta los elementos más relevantes del diseño, que determinan en el usuario informado esa impresión general diferente. Estos elementos no son los que están en el dominio público ni los habituales en el sector, a los que el usuario informado presta poca atención debido a su conocimiento del sector.

  6. - La sentencia de la audiencia no lleva a cabo una comparación analítica que prescinda de la impresión general. Lo que hace es justificar y motivar esa comparación sintética, porque de otra forma el juicio comparativo se limitaría a reflejar, arbitrariamente, meras intuiciones o gustos personales.

    El tribunal de apelación ha examinado cuáles son esos elementos o rasgos más singulares que diferencian uno y otro modelo (el registrado y la realización controvertida) y ha determinado su incidencia en la impresión general que produce en un usuario informado, hasta el punto de que ha descartado que uno de estos elementos (el grado de inclinación diferente del cuerpo principal de uno de uno y otro grifo respecto de la horizontal del sanitario) pueda determinar que la impresión de conjunto sea diferente. Pero al tomar en consideración de forma conjunta otras diferencias entre el diseño registrado y el diseño considerado infractor (como son la diferente proporción entre la longitud del caño y la del vástago, el diferente ángulo en que se encuentra el caño respecto del vástago y la diferente forma del encuentro entre el vástago y el sombrerete), considera que determinan en un usuario informado una impresión general, de conjunto, diferente.

    Lo expuesto determina que el motivo del recurso deba desestimarse.

DECIMOCUARTO

Formulación del cuarto motivo de casación

  1. - Este motivo se formula bajo el siguiente epígrafe: « Al amparo del artículo 477.2.3º por existencia de interés casacional, al haberse infringido el artículo 47, apartado 2º, de la Ley 20/2003, de 7 de julio , de protección jurídica del diseño industrial, norma que llevaba menos de 5 años en vigor y sobre la que no existe jurisprudencia del Tribunal Supremo ».

  2. - El motivo se fundamenta alegando que la sentencia recurrida incurre en un error al interpretar el art. 47.2 LDI en cuanto al concepto de libertad del autor y la incidencia que en ella tienen las tendencias del mercado, pues mientras que la audiencia considera que la libertad del autor, a efectos de este precepto, viene limitada no solo por la función técnica que debe cumplir el grifo sino también por las tendencias del mercado, la normativa y la jurisprudencia comunitaria europea determinan lo contrario, esto es, que la libertad del autor no se ve constreñida por las tendencias del mercado, sino únicamente por las exigencias técnicas o legales relativas al producto

DECIMOQUINTO

Decisión de la sala. Libertad del autor y tendencias del mercado. Carencia de efecto útil

  1. - Al definir el ámbito de la protección conferida por el diseño industrial registrado, el art. 9.1 de la Directiva 1998/71/CE prevé que « se extenderá a cualesquiera otros dibujos y modelos que no produzcan en los usuarios informados una impresión general distinta ». Y el apartado 2 añade: « al determinar la protección, se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor a la hora de desarrollar su dibujo o modelo ».

  2. - El Tribunal General de la Unión Europea ha considerado que « el grado de libertad del autor de un dibujo o modelo se define sobre la base, concretamente, de los imperativos vinculados a las características impuestas por la función técnica del producto o de un elemento del producto, o incluso de las prescripciones legales aplicables al producto. Tales imperativos llevan a una normalización de determinadas características, que entonces pasan a ser comunes a diversos dibujos o modelos aplicados al producto de que se trate » (STGUE de 21 de noviembre de 2013, T- 337/12).

    Asimismo ha rechazado que una tendencia general en materia de diseño pueda considerarse un factor que limite la libertad del autor, puesto que es justamente la libertad del autor la que le permite descubrir formas o tendencias nuevas, o innovar en el marco de una tendencia ya existente (SSTGUE de 22 de junio de 2010, T 153/08, y 13 de noviembre de 2012, asuntos acumulados T-83/11 y T-84/11).

    Aunque estas sentencias han sido dictadas en relación al Reglamento (CE) núm. 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios, la doctrina que ellas se contiene es igualmente predicable de la Directiva 1998/71/CE, de 13 de octubre, por cuanto que el tratamiento dado a esta cuestión es el mismo en una y otra norma.

  3. - Siendo consciente la sala de que la cuestión no es pacífica, considera que las tendencias de la moda, entendidas en un sentido amplio, no son un elemento que limite la libertad del autor sino que operan en la determinación de la singularidad del diseño registrado y, consecuentemente, en el ámbito de protección que otorgan a su titular y el grado de diferenciación que ha de existir en el diseño del competidor para que cause una impresión general distinta.

    Si tales tendencias eran preexistentes a la solicitud de registro del diseño, esto es, si el diseño registrado siguió las tendencias del mercado existentes cuando fue solicitado, ello supondrá una merma en su singularidad. Por ello, como se ha razonado en párrafos anteriores, si las similitudes que el producto considerado infractor presenta respecto del diseño registrado recaen en elementos que responden a las tendencias de la moda existentes cuando se solicitó el registro, estos elementos tendrán una importancia menor en la impresión general que produzcan en el usuario informado, y habrá que considerar que uno y otro diseño causan en el usuario informado una impresión general distinta, y por tanto no existirá infracción, aun con un grado de diferenciación menor que el que sería exigible si el diseño registrado no respondiera a esas tendencias de la moda.

    Si por el contrario esas tendencias de la moda son posteriores al registro del diseño industrial, de modo que puede colegirse que tal diseño presenta un considerable grado de singularidad pues consiguió anticiparse a las tendencias de la moda, o incluso ser determinante en la evolución de tales tendencias, esa mayor singularidad no puede resultar diluida permitiendo a los competidores comercializar productos con un diseño similar, que no causen en el usuario informado una impresión general diferente, con la excusa de que la libertad del autor del diseño posterior se encuentra limitada por las exigencias de la moda.

  4. - La consecuencia de lo expuesto es que la interpretación de la normativa nacional aplicable a la luz de la letra y de la finalidad de la directiva no imponía considerar que las tendencias del mercado suponen un límite a la libertad del autor a efectos de determinar el grado de protección del modelo registrado bajo la vigencia del EPI.

  5. - No obstante, la cuestión planteada en este motivo resulta irrelevante por cuanto que sin necesidad de considerar que la libertad del autor del diseño del grifo de la demandada se encontraba limitado por las tendencias del mercado, en el juicio comparativo entre el modelo registrado y el diseño del producto de la demandada, existen importantes elementos diferenciadores que hacen que el diseño del producto de la demandada produzca en un usuario informado una impresión general distinta al modelo registrado por la demandante.

    La sala considera que los razonamientos de la audiencia sobre la trascendencia de las tendencias del mercado en la libertad del autor pueden calificarse como argumentos de refuerzo, puesto que su hipotética eliminación no alteraría el camino lógico que conduce a la conclusión obtenida en el fallo, por lo que son casacionalmente irrelevantes.

    La carencia de efecto útil del motivo lleva a que el recurso haya de ser plenamente desestimado.

DECIMOSEXTO

Costas y depósitos

  1. - De acuerdo con lo previsto en el artículo 398.1 en relación con el 394.1, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil , procede imponer a las recurrentes las costas de los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación.

  2. - También procede acordar la pérdida de los depósitos constituidos de conformidad con la disposición adicional 15ª , apartado 9, de la Ley Orgánica del Poder Judicial , introducida por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de Reforma de la Legislación Procesal para la implantación de la Nueva Oficina Judicial.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

FALLAMOS

  1. - Desestimar los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación interpuestos por las entidades "HANSGROHE AG" y "HANSGROHE, S.A." contra la sentencia núm. 166/2012, de 27 de abril, dictada por la sección decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona, en el recurso de apelación núm. 608/2010 , dimanante de las actuaciones de juicio ordinario núm. 364/2008, seguidas ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Barcelona.

  2. - Imponer a las recurrentes las costas de los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación que desestimamos, así como la pérdida de los depósitos constituidos.

Líbrese al mencionado tribunal la certificación correspondiente, con devolución de los autos y del rollo de Sala.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos Antonio Salas Carceller, Ignacio Sancho Gargallo, Rafael Saraza Jimena. FIRMADA Y RUBRICADA. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Rafael Saraza Jimena , Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.

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