STS 1027/2008, 7 de Noviembre de 2008

PonenteJOSE RAMON FERRANDIZ GABRIEL
ECLIES:TS:2008:5700
Número de Recurso1674/2003
ProcedimientoCIVIL
Número de Resolución1027/2008
Fecha de Resolución 7 de Noviembre de 2008
EmisorTribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a siete de Noviembre de dos mil ocho.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Excmo. Sres. Magistrados indicados al margen, el recurso de casación interpuesto por TELEMASCOTA, SL, representada por el Procurador de los tribunales D. Gustavo Gómez Molero, contra la Sentencia dictada el día 14 de abril de 2.003 por la Sección Veinte de la Audiencia Provincial de Madrid, que resolvió el recurso de apelación interpuesto, en su día, contra la Sentencia que había pronunciado el Juzgado de Primera Instancia número quince de los de Madrid. Es parte recurrida EL CORTE INGLES, SA, representada por el procurador de los Tribunales D. Cesar Berlanga Torres.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

Ante el Juzgado de Primera Instancia numero quince de Madrid, interpuso demanda de juicio ordinario de menor cuantía Telemascota, SL, contra El Corte Ingles, SA, sobre declaración de nulidad de marcas por ser confundibles con nombre comercial prioritario. El suplico de la demanda es del tenor literal siguiente: "...se dicte sentencia condenando a la parte demandada a pasar por la declaración de nulidad de las marcas Telemascota, SL 1.858.879 a 1.858.882 y 2.058.028 y se le condene a estar y pasar por tales declaraciones".

Admitida a trámite la demanda, emplazada la demandada, se personó el Procurador de los Tribunales

D. Carlos Andreu Socías, en representación de El Corte Ingles, SA, y presentó escrito de contestación en el que alegó los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación al caso, para terminar suplicando se dicte sentencia por la que se desestime íntegramente la pretensión formulada por la mercantil Telemascota, Sociedad Limitada, de declaración de nulidad de las marcas de mi representada, y a condenar a la parte demandante al pago de las costas procesales del presente procedimiento.

Asimismo formuló la demandada reconvención, en la que suplicó que se dictara sentencia por la que se condenase a la demandante reconvenida a pasar por la declaración de que los actos realizados por dicho demandado suponen actos de vulneración de los derechos de propiedad industrial de El Corte Ingles, SA, a cesar en la utilización del signo distintivo y marca Tota y Club Telemascota, así como a prohibir que utilice en el futuro la denominación o marca Telemascota y Club Telemascota, y, en concreto a que retire del trafico económico los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se halle dicha marca Telemascota y Club Telemascota y a indemnizar a El Corte Ingles por los daños y perjuicios ocasionados, que se determinarán en periodo de ejecución de sentencia, incluyéndose la publicación de esta en los medios de comunicación y a pagar las costas que se devenguen en esteprocedimiento.

Dado traslado de la reconvención a la parte actora, ésta la contestó con alegación de los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, para terminar suplicando: "...se dicte sentencia absolutoria con imposición por temeridad de las costas al actor".

Habiéndose solicitado el recibimiento del pleito a prueba, la propuesta por las partes fue declarada pertinente y se practico con el resultado que obra en autos.

El Juzgado de Primera Instancia dicto Sentencia, con fecha 24 de noviembre de 1.999 y con la siguiente parte dispositiva: "Que desestimando la demanda interpuesta por el Procurador Gustavo Gómez Molero en nombre y representación de Telemascota, SL, contra El Corte Ingles, SA, debo absolver y absuelvo a dicha demandada de los pedimentos formulados en el suplico de la demanda y estimando parcialmente la reconvención formulada debe declarar y declaro que los actos realizados por Telemascota, SL al utilizar en el trafico económico el signo Telemascota y Club Telemascota suponen actos de vulneración de los derechos de Propiedad Industrial que posee El Corte Ingles, SA y consecuentemente debo condenar y condeno a la reconvenida a cesar en la utilización que viene realizando de los anteriores signos distintivos y prohibir que utilicen en el futuro tales denominaciones y a retirar del trafico económico los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se hallen dichas denominaciones.- Todo ello sin hacer expresa condena en costas".

SEGUNDO

Contra dicha Sentencia interpuso recurso de apelación Telemascota, SL. Sustanciado el mismo, la Sección Veinte de la Audiencia Provincial de Madrid dicto Sentencia, con fecha 14 de abril de

2.003 , con el siguiente fallo: "Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por Telemascota, SL, representada por el Procurador Sr. Gómez Molero, contra la sentencia dictada el 24 de noviembre de 1.999 por el Juzgado de Primera Instancia numero 15 de Madrid en el juicio de menor cuantía 96/98, confirmamos la expresada resolución, con imposición al apelante de las costas de esta alzada".

TERCERO

Telemascota, SL, representada por el Procurador de los Tribunales D. Gustavo Gómez Molero, interpuso ante la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Veinte, recurso de casación al amparo del ordinal 3º del artículo 447.2º de la Ley de Enjuiciamiento Civil , articulándolo en un solo motivo:

Único: Infracción del artículo 77 inciso segundo de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre de Marcas , por interpretación errónea.

CUARTO

Por Providencia de fecha 24 de junio de 2.003 la Audiencia Provincial, Sección Veinte, acordó remitir los autos originales a la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.

QUINTO

Por auto de fecha 15 de enero de 2.008 , se acordó admitir el recurso de casación interpuesto y dar traslado a la parte recurrida para que formalizara su oposición por escrito en el plazo de veinte días.

SEXTO

Evacuado el traslado conferido al respecto, el Procurador D. Cesar Berlanga Torres, en nombre y representación de El Corte Ingles, SA, presentó escrito de oposición al mismo, solicitando se declarase no haber lugar al mismo.

SÉPTIMO

Se señalo como día para votación y fallo del recurso el veintidós de octubre de dos mil ocho, en que el acto tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. JOSÉ RAMÓN FERRÁNDIZ GABRIEL

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Los artículos 77 y 78 de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre , de marcas - aplicada en el litigio por razones de derecho transitorio y a la que se refieren los razonamientos siguientes - sancionan un sistema mixto de adquisición del derecho sobre el nombre comercial - signo de identificación de la empresa en el mercado -, con distinto alcance en los dos modos admitidos.

Uno de ellos es el registro, calificado como potestativo, pero imprescindible para que el titular pueda utilizar en exclusiva, en el tráfico económico, el nombre registrado, con las facultades, respecto de un signo confundible con el suyo, de prohibir que otro lo utilice sin su consentimiento - artículos 81, 31, 35 y 36 -; de oponerse a que lo registre; o, mediante la acción de nulidad de poner fin a la vigencia del asiento incorrecto- artículos 81, 12.1.b), 48 a 50 -.

El segundo modo de adquirir el derecho es el mero uso, si bien la protección del mismo está limitada, exclusivamente, a considerarlo fuente de la facultad, ejercitable durante un tiempo, de anular un registro confundible.

Esta última facultad, específicamente prevista para el nombre comercial que regula el artículo 8 del Convenio de la Unión de París, pero susceptible de ser invocada por las personas a que se refiere el artículo 10, apartado tercero, de la Ley 32/1.988 , queda condicionada a que el uso del signo, que no tiene por qué ser notorio - a diferencia de lo que para la marca establece el artículo 3.2 -, sea efectivo - sentencia de 14 de febrero de 2.000 -, en España con lo que se puso fin a una protección excesiva del nombre comercial extranjero: sentencias de 24 de enero de 1.984 y 24 de febrero de 1.989 - en el momento del ejercicio de la acción de nulidad registral, ya que se trata, con la medida, de acercar el registro a la realidad, no de crear obstáculos injustificados a la libre competencia.

SEGUNDO

La doctrina expuesta conduce a la desestimación del único motivo del recurso de casación interpuesto por la demandante, Telemascota, SL, contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que había confirmado la del Juzgado de Primera Instancia, la cual, a su vez, había denegado declarar la nulidad de diversas marcas registradas a nombre de la demandada, El Corte Inglés, SA., que es lo que había pretendido la ahora recurrente en su demanda, por considerarlas confundibles con su nombre comercial.

En el motivo se denuncia la infracción del artículo 77 de la Ley 32/1.988 , la cual no ha tenido lugar.

Ha de indicarse que Telemascota, SL había registrado, en su día, el signo "Telemascota" como nombre comercial, pero dicho registro había sido cancelado un año y varios meses antes de la fecha de interposición de la demanda, por impago de la tasa de mantenimiento.

Resulta de lo expuesto, y del artículo 55.1 de la Ley 32/1.988 , que no puede basarse la acción de nulidad en un registro cancelado con efectos "ex nunc", pero con anterioridad a la fecha de interposición de la demanda.

Y tampoco lo puede hacer en un uso que en la sentencia recurrida se ha declarado inexistente en el tiempo a considerar, aunque hubiera existido antes de él - en la fenecida época en que el registro estuvo vigente -.

Y no cabe llegar a otra conclusión por el hecho, destacado por la recurrente, de que la Audiencia Provincial hubiera admitido expresamente la argumentación del órgano judicial de la primera instancia sobre la usucapión del signo, dado que la misma - propia de la normativa contenida en el Estatuto de la Propiedad Industrial - carece de toda influencia sobre la decisión del recurso.

TERCERO

Las costas del recurso que desestimamos quedan a cargo de la recurrente, en aplicación de los artículos 398 y 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español, y su Constitución

FALLAMOS

Declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto, por TELEMASCOTA, SL, contra la Sentencia dictada con fecha catorce de abril de dos mil tres , por la Sección Veinte de la audiencia Provincial de Madrid, con imposición de costas a la recurrente.

Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .-Francisco Marín Castán.-José Ramón Ferrándiz Gabriel.-Encarnación Roca Trías.- Rubricado. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. José Ramón Ferrándiz Gabriel, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.

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