STS, 12 de Septiembre de 2013

"Idebio, S.L." interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 1197/2008 contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 17 de octubre de 2007, confirmada en alzada el 27 de mayo de 2008, que denegó la rehabilitación de la patente europea número 1.982.497-8, "Plaguicida biológico básico en quitosano y nematodos entomopatógenos".

Segundo.- En su escrito de demanda, de 21 de diciembre de 2010, la entidad recurrente alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó que se dictase sentencia "estimatoria, declarando:

-La nulidad de resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 27 de mayo de 2008, publicada en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de fecha 16 de junio de 2008.

-El derecho de la recurrente a que sea rehabilitada la patente en España con número de referencia E 01982497, condenando a la Oficina de Patentes y Marcas a efectuar cuantas gestiones sean precisas para que tal rehabilitación llegue a hacerse efectiva".

Por otrosí interesó el recibimiento a prueba.

Tercero.- El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 17 de febrero de 2011, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala que dictase sentencia "desestimando el presente recurso y confirmando el acto recurrido por ajustarse a Derecho". Por otrosí no solicitó el recibimiento a prueba.

Cuarto.- Practicada la prueba que fue declarada pertinente por auto de 11 de mayo de 2011 y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 12 de julio de 2012 , cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que estimando el recurso interpuesto por 'Idebio, S.L.' contra la actuación administrativa descrita en el fundamento de derecho primero de la presente resolución, debemos anularla y la anulamos; y en consecuencia, declaramos el derecho del recurrente a rehabilitar la patente nº 1.982497 siempre y cuando pague las anualidades vencidas no satisfechas; y sin pronunciamiento alguno respecto de las costas procesales."

Quinto.- Con fecha 23 de noviembre de 2012 el Abogado del Estado interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 3781/2012 contra la citada sentencia, al amparo del siguiente motivo fundado en el artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional : Único: por "infracción del artículo 25.2 de la Ley 17/2001, de 17 de diciembre, de Marcas , artículo 117 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad ".

Sexto.- Por escrito de 22 de marzo de 2013 "Idebio, S.L." se opuso al recurso y suplicó la confirmación de la sentencia recurrida con expresa condena en costas a la parte recurrente.

Séptimo.- Por providencia de 29 de abril de 2013 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sanchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 10 de septiembre siguiente, en que ha tenido lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sanchez-Bordona, Magistrado de la Sala

La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 12 de julio de 2012 , estimó el recurso contencioso-administrativo número 1197/2008, interpuesto por "Idebio, S.L.", y anuló las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas reseñadas en el primer antecedente de hechos, en cuya virtud se denegó la rehabilitación de la patente europea número 1.982.497-8, "Plaguicida biológico básico en quitosano y nematodos entomopatógenos", cuya caducidad había sido declarada por aquella Oficina.

Segundo.- Dado que se tramitaron dos procedimientos administrativos diferenciados -y se siguieron dos litigios que han abocado a sendos recursos de casación, fallados hoy simultáneamente- frente a la declaración de caducidad de la misma patente, es oportuno, para mayor claridad, reflejar la secuencia de los hechos relevantes:

1. La efectividad de la patente europea con el número de referencia E 01982497 "Plaguicida Biológico basado en quitosano y nemátodos entomopatógenos" fue validada en España el 20 de octubre de 2004. Su mantenimiento obligaba al pago de las sucesivas anualidades de la tasa, pago que no se produjo en lo que respecta a la anualidad vencida de 2005.

2. El 16 de febrero de 2007 se publicó la caducidad de la patente en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, por la falta de pago de la referida anualidad.

3. "Idebio, S.L." solicitó el 16 de agosto de 2007 la rehabilitación de la patente por causa de fuerza mayor conforme a lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad . Alegaba al efecto, como circunstancia de fuerza mayor, la falta de información por su anterior agente unida a los efectos de la inundación ocurrida en sus locales antes del vencimiento de la anualidad, siniestro que había afectado a sus oficinas e inhabilitado el sistema informático y de archivo de datos.

4. La solicitud de rehabilitación fue publicada en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de 1 de septiembre de 2007, sin que se presentasen alegaciones u observaciones en contra por parte de terceros. Fue rechazada por la Oficina Española de Patentes y Marcas tanto en primera instancia como en alzada (resoluciones de 17 de octubre de 2007 y 27 de mayo de 2008, respectivamente, sobre las que versa el presente litigio). "Idebio, S.L." Interpuso frente a ellas el recurso contencioso- administrativo número 1197/2008 ante la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que fue estimado por sentencia de fecha 12 de julio de 2012 contra la que recurre ahora en casación el Abogado del Estado (recurso de casación número 3781/2012).

5. Con independencia de la solicitud de "rehabilitación" por causa de fuerza mayor que dio origen al recurso contencioso- administrativo número 1197/2008 (y al presente recurso de casación número 3781/2012), "Idebio, S.L." instó también el "restablecimiento de derechos" ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. Esta segunda pretensión, paralela a la precedente, se formuló no ya al amparo de lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley 11/1986, de Patentes , sino del artículo 25 de la Ley 17/2001, de Marcas , a tenor del cual es posible aquel restablecimiento si, dentro de un determinado plazo de tiempo, el afectado, aun habiendo demostrado toda la diligencia requerida por las circunstancias, no hubiera podido respetar un plazo en los procedimientos seguidos ante dicha Oficina.

La solicitud de "restablecimiento de derechos" con base en el citado artículo 25 de la Ley de Marcas (aplicable a las invenciones por virtud de la Disposición adicional séptima de dicha Ley ) fue presentada el 7 de noviembre de 2007 y rechazada por la Oficina Española de Patentes y Marcas el 26 de diciembre de 2007. Contra esta última formuló "Idebio, S.L." un recurso de alzada que, inicialmente desestimado por silencio, lo fue después de modo expreso por resolución de 27 de mayo de 2008, esto es, el mismo día en que también fue desestimada la alzada contra la resolución denegatoria de la rehabilitación. Y frente a aquélla interpuso "Idebio, S.L." el recurso contencioso-administrativo número 1467/2008 ante la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que lo estimó por sentencia de fecha 10 de mayo de 2012 , contra la que el Abogado del Estado ha planteado el recurso de casación número 3197/2012 que, según ya hemos avanzado, fallamos al mismo tiempo que el presente.

Tercero.- El presente litigio debe quedar limitado, pues, a lo que fue objeto de la "primera" resolución administrativa, esto es, la que rechazó la solicitud de rehabilitación de la patente, planteada sobre la base del artículo 117 de la Ley 11/1986 . De las consideraciones empleadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas para denegar la rehabilitación -y mantener, por lo tanto, la declaración de caducidad- destacamos las siguientes:

"[...] En primer lugar, respecto de la actuación diligente o no del agente encargado, debemos señalar que se trata de un concepto ajeno a la institución del artículo 117 de la Ley de Patentes , ya que la prueba o no de concurrencia de diligencia debida son cuestiones propias de la institución del restablecimiento de derechos y no del concepto de fuerza mayor, tal y como se entiende de los preceptos más arriba referenciados.

[...] Teniendo en cuenta el texto del artículo del Código Civil antes mencionado así como la jurisprudencia existente sobre la consideración de fuerza mayor, cabe decir que si bien una inundación puede entenderse como incluida en el concepto de fuerza mayor, y sin entrar a valorar qué puede entenderse por inundación y qué no, en el caso que nos ocupa entendemos que existe un desfase temporal entre la causa alegada y la obligación del pago de la quinta anualidad que se difiere en el tiempo. Es decir, la causa impeditiva se produce en agosto de 2005; la patente se solicitó el 8 de noviembre de 2001, la quinta anualidad se debía haber satisfecho en la OEPM y tendría como fecha de vencimiento el 30 de noviembre de 2005, el pago se podría haber efectuado en los tres meses anteriores o en el posterior. Una vez transcurrido este plazo entrarían los plazos de gracia de 25% y 50% y finalmente se podría haber regularizado hasta el 30 de noviembre de 2006, pagando la cantidad correspondiente a la vigésima anualidad. En efecto, la consideración de fuerza mayor requiere la existencia de una relación de causalidad entre la causa impeditiva y el daño causado, en el caso que nos ocupa, la imposibilidad de pago de la quinta anualidad. Como ya hemos señalado el cumplimiento de esta obligación se puede realizar durante un periodo temporal que excede del año natural, por todo ello consideramos que no hay nexo causal entre la causa impeditiva invocada y la obligación incumplida".

Cuarto.- En la sentencia contra la que se dirige el presente recurso de casación la Sala de instancia, sin duda porque la demanda se había referido a él (cierto que de modo complementario), aborda inicialmente el análisis del artículo 25 de la Ley de Marcas y de la jurisprudencia que lo interpreta, haciendo unas consideraciones -que se corresponden con las de su sentencia recaída en el recurso 1367/2008 - ajenas a lo que propiamente era objeto de la específica resolución administrativa impugnada en el recurso 1197/2008.

Limitada esta última resolución administrativa tan sólo a resolver si procedía o no la rehabilitación de la patente caducada, conforme al artículo 117 de la Ley de Patentes , quedaban fuera de su ámbito las cuestiones relativas al "restablecimiento de derechos" ulteriormente solicitado con base en el artículo 25 de la Ley de Marcas . En el texto de la resolución administrativa que hemos transcrito anteriormente la Oficina Española de Patentes y Marcas distingue, con acierto, una institución de otra, cada una de ambas con sus perfiles propios (exigencia de "fuerza mayor" en la primera frente a mera exigencia de "diligencia debida" en la segunda) y sus plazos correspondientes.

No obstante la inclusión en la sentencia impugnada de aquellas consideraciones ajenas al debate, lo cierto es que en el fundamento jurídico tercero de ella el tribunal de instancia se pronunció expresa e inequívocamente sobre la existencia del requisito de fuerza mayor, exigido por el artículo 117 de la Ley de Patentes para la rehabilitación de las caducadas. Sus consideraciones, que reproducimos acto seguido, vuelven a mezclar los problemas de la caducidad y su rehabilitación con los relativos al restablecimiento o restitución de derechos pero, aun así, ponen de relieve que la razón de decidir del fallo es la aceptación de un supuesto de fuerza mayor como elemento determinante del impago de la anualidad y, en ese mismo sentido, como suficiente para obviar la declaración de caducidad. Este es su contenido:

"[...] En apoyo de su pretensión impugnatoria alega el recurrente que solicitó la rehabilitación de la patente en fecha 16-Agosto- 2007 tan pronto tuvo conocimiento de la caducidad por falta de pago, el cual no se pudo realizar por fuerza mayor debida a error del agente profesional encargado del pago que coincidió con la inundación de los locales de la empresa, que por tanto, no pudo recibir la solicitud de instrucciones de aquél.

[...] En el presente supuesto, la Sala entiende que en efecto, se ha producido una situación de fuerza mayor consistente en la combinación de un error inusual en las agencias especializadas en la materia que incluyó el pago de la patente en España entre las que necesitaba consultar a la titular de la patente en lugar de entre las de renovación automática sin consulta alguna, con la desafortunada inundación de la empresa recurrente que le impidió recibir la comunicación del agente encargado de realizar el pago. Por tanto, habiendo solicitado el restablecimiento del derecho dentro del plazo de un año a contar desde la expiración del plazo para el pago (30-Noviembre-2006), debió estimarse su solicitud, dado que la caducidad de cualquier derecho tiene su fundamento legal en la 'dejación' del mismo por parte de su titular; 'dejación' que no es predicable de la empresa que por causas ajenas a su voluntad deja de pagar una anualidad en España a pesar de haberse pagado en el resto de los países europeos por una circunstancial falta de comunicación por fuerza mayor con el agente encargado de realizar el pago. Procede en consecuencia, la estimación de presente recurso."

Quinto.- El Abogado del Estado recurre en casación al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional alegando, como motivo único, que la Sala de instancia ha infringido el artículo 25.2 de la Ley 17/2001, de 17 de diciembre, de Marcas , y el artículo 117 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad .

Prescindiremos de toda la parte del motivo relativa al artículo 25 de la Ley 17/2001 pues, ya lo hemos anticipado, dicho precepto no es determinante del fallo, basado éste en que la resolución administrativa no aplicó debidamente el concepto de fuerza mayor al que se refiere el artículo 117 de la Ley 11/1986 . A tenor de dicho precepto, como es bien sabido, la patente cuya caducidad se hubiere producido por falta de pago de una anualidad podrá ser rehabilitada cuando el titular justifique que la falta de pago fue debida a una causa de fuerza mayor.

Como bien destaca la parte recurrida en su escrito de oposición al recurso del Abogado del Estado, son ajenos al objeto de este proceso los argumentos jurídicos del Abogado del Estado respecto al plazo de presentación de la solicitud de restablecimiento de derechos, argumentos que corresponden al procedimiento "paralelo" seguido en vía administrativa y en la ulterior judicial (el ya citado recurso número 1467/2008, tramitado ante la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que lo estimó por sentencia de 10 de mayo de 2012 ).

Descartados, pues, los argumentos del recurso de casación relativos al plazo de la solicitud de "restitución" o "restablecimiento de derechos" al que se refiere el artículo 25 de la Ley de Marcas , en lo que atañe propiamente al objeto del litigio (si procedía o no rehabilitar la patente caducada por falta de pago de una anualidad), las alegaciones del Abogado del Estado no contienen ninguna crítica a la apreciación de la Sala de instancia sobre la existencia de fuerza mayor en el caso de autos. La (breve) referencia específica -esto es, desligada de las cuestiones relativas al restablecimiento de derechos- que en el desarrollo del motivo se hace al artículo 117 de la Ley de Patentes lo es tan sólo para reiterar, como ya hizo la Oficina Española de Patentes y Marcas, que "no existe nexo causal entre la fuerza mayor (inundación) y la falta de pago de la anualidad".

Desatacaremos que la circunstancia extraordinaria que la Sala considera concurrente es la relativa a aquel acaecimiento singular, sin que quepa admitir como tal la actuación poco diligente de la agencia de la propiedad industrial que prestaba sus servicios profesionales a "Idebio, S.L." y que dejó materialmente de ingresar la anualidad de la tasa en su momento. La inundación y subsiguiente pérdida de documentos, archivos y material informático impidió, en el plazo ulterior a la fecha de vencimiento (noviembre de 2005) y en los meses posteriores y plazos de gracia y regularización, impidió, decimos, apreciar el impago hasta la publicación de la caducidad de la patente.

El motivo de casación, planteado en estos términos, no puede ser estimado. La Sala de instancia ha afirmado la existencia de aquella relación de causalidad, en los términos que han quedado expuestos y, sin una argumentación más sólida, el recurso del Abogado del Estado no ofrece argumentos suficientes para discrepar del juicio del tribunal. El artículo 117 de la Ley de Patentes permite solicitar la rehabilitación de la patente hasta seis meses después de la publicación de la caducidad en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, y así sucedió en este caso (la publicación tuvo lugar el día 16 de febrero de 2007 y la solicitud de rehabilitación fue presentada el 16 de agosto siguiente). El precepto requiere haber acreditado la existencia de una causa de fuerza mayor, circunstancia que, ya lo hemos dicho, no es propiamente negada en este supuesto por el Abogado del Estado.

Se admite, pues, que la inundación de los locales de la empresa, en cuanto hecho externo al círculo de negocios e imprevisible o inevitable, tuvo como consecuencia la inutilización de archivos y documentos cuyo uso hubiera podido determinar el pago de la anualidad tanto antes del vencimiento (noviembre de 2005) como durante el período de "gracia" o de regularización legalmente admisible tras el impago de la tasa anual. Nada hay, pues, que impida afirmar, como hace el tribunal de instancia, un nexo de unión entre la falta de pago de la anualidad (durante todo el período en que ésta se podía haber llevado a cabo) y la causa de fuerza mayor no negada.

Sexto. - Procede, por todo lo expuesto, la desestimación del recurso de casación con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido, conforme prescribe el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional . A tenor del apartado tercero de este artículo, la imposición de las costas podrá ser "a la totalidad, a una parte de éstas o hasta una cifra máxima". La Sala considera procedente en este supuesto limitar hasta una cifra máxima de cuatro mil euros la cantidad que, por todos los conceptos enumerados en el artículo 241.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , la condenada al pago de las costas ha de satisfacer a la parte contraria.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

Desestimar el recurso de casación número 3781/2012 interpuesto por la Administración del Estado contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 12 de julio de 2012 en el recurso número 1197 de 2008 .

Segundo.- Imponemos a la parte recurrente las costas de su recurso en los términos precisados en el último de los fundamentos de la sentencia.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Pedro Jose Yague Gil.- Manuel Campos Sanchez-Bordona.- Eduardo Espin Templado.- Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Maria Isabel Perello Domenech.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sanchez-Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.