STS 621/2008, 2 de Julio de 2008

El Juzgado de Primera Instancia número siete de Salamanca dictó sentencia de 26 de enero de 2001 en juicio de menor cuantía 119/2000, cuyo fallo dice:

Fallo. Desestimando la demanda de juicio declarativo ordinario de menor cuantía, presentada por la procuradora D.ª Sonia Román Capillas, en nombre y representación de la entidad mercantil "Comercial Metabos, S. L." contra la entidad mercantil "Suministros Metabos, S. L.", representada por el procurador D. Miguel Ángel Gómez Castaño, debo absolver y absuelvo a la entidad demandada de las pretensiones formuladas en la demanda, debiendo satisfacer las costas causadas la parte actora.

Asimismo, una vez firme la presente, quedarán sin efecto las medidas cautelares acordadas en su día, como consecuencia de las acciones principales de impugnación ejercitadas a través de este procedimiento».

La sentencia contiene los siguientes fundamentos de Derecho:

Primero. Se ejercita por la actora con su demanda las correspondientes acciones amparadas por los arts. 5, 6 y 7 de la LCD 3/1991, contra la demandada, al estimar que ésta ha incurrido en la misma, luego de separarse de la sociedad actora los hijos, que fueron trabajadores de la misma -D. Humberto, D. Luis Francisco y D. Gabino -, de los socios fundadores de la actora (constituida el 11-3-1985), D. Luis Miguel y D.ª Amanda, constituyendo aquellos, con fecha 5-5-99, la sociedad demandada, dedicada a los mismos fines sociales de la anterior, "comercialización y distribución de toda clase de herramientas y máquinas para todo tipo de industrias, así como reparación y asistencia técnica necesaria para su conservación y mantenimiento" (art. 2.º de los estatutos de ambas sociedades), aprovechándose de su clientela, a la que atrajeron de modo engañoso, así como a los propios trabajadores de la actora, que pasaron a trabajar, respetándose su antigüedad, para la demandada, y, como colofón a todo ello, utilizando como denominación de la nueva sociedad una muy similar a la de la demandante, concretamente en el término "Metabos", con el fin de inducir a confusión a posibles compradores.

Frente a ello, la demandada, aun reconociendo la existencia de la sociedad demandada, en su legítimo derecho a desarrollar la actividad que se dice, dentro del mismo campo de la actora y conforme a las normas de libre competencia, niega cualquier tipo de mala fe en su comportamiento, y mucho menos el ocultamiento, que se apunta por la actora, en cuanto a la constitución de dicha sociedad. Por el contrario, una vez jubilado el socio y cofundador de la actora D. Javier, junto con su esposa D.ª Ana y los ya mencionados esposos Luis Miguel - Amanda, al integrarse en el negocio sus hijos, pretendiendo asumir tareas de dirección, a espaldas del otro socio fundador y poseedor del 50% de todos los bienes de la actora, surgieron multitud de problemas, denuncias y discrepancias, que se acreditan con la diversa y abundante documental aportada con la contestación; debido a ello, y luego de múltiples y dificultosas negociaciones entre las partes, finalmente, se llegaron a varios acuerdos, los cuales se recogen en los documentos aportados por la demandada a las medidas cautelares dimanantes de las presentes y que obran por documental a los f. 727 y ss. de los autos, siendo de destacar entre ellos, el aportado a las anteriores como doc. núm. 4, con la misma fecha de 24-9-99, y obrante a los f. 735 y ss. de los autos, y en el que se recoge, expresamente, la renuncia de todos los comparecientes, a título particular y como socios de la actora, a cuantas acciones civiles y penales pudiera corresponderles, como consecuencia de la actividad social desarrollada hasta dicha fecha, entendiendo que, solamente con ello, carecería de acción la demandante, para actuar en el presente procedimiento.

»Segundo. Sentados los términos del debate, vamos a analizar, conforme a ellos y a lo actuado, los aspectos dignos de destacarse:

»1.º La sociedad demandada, conforme a las certificaciones registrales aportadas a los autos, se constituye el 5 de mayo de 1999, mientras que los acuerdos transaccionales (pues entendemos, como se dirá, revisten dicho carácter) a que llegan las partes, que se documentan a los f. 727 y ss. de los autos, llevan fecha de 24 de septiembre del mismo año 1999, es decir, una vez constituida e inscrita la sociedad demandada.

»2.º Con fecha 1-2-97, se produce la jubilación del socio fundador y padre de los actuales gestores de la actora, D. Javier (certificación obrante al f. 797), siendo a partir de dicha fecha, conforme a la documental aportada con la contestación, cuando se incrementan paulatinamente los problemas entre los miembros de la sociedad, al asumir la representación del anterior sus hijos.

»3.º Las distintas testificales realizadas a instancia de la demandada, de trabajadores suyos, que anteriormente lo fueron de la actora, confirman, al responder a la 2.ª de sus preguntas, que debido a dichas desavenencias, decidieron irse voluntariamente a la empresa demandada.

»4.º La demandada, si bien, luego de los acuerdos de 24-9-99, procedió a abrir un establecimiento de ferretería en la misma Avda. Federico Anaya, de esta ciudad, a unos metros del local de la actora, no colocó en el mismo ningún rótulo de "Metabos".

»5.º De singular importancia y trascendencia en el desarrollo de las actuaciones, el origen de la denominación social "Metabos", que tal y como explica la demandada, en forma lógica y sin oposición de contrario, vino como fruto de dedicarse la actora a la venta de herramientas industriales, entre ellas de las marcas internacionales "Metabo" y "Bosch", uniendo ambas bajo la denominación similar "Metabos", lo cual fue aceptado en la práctica por las anteriores, sobre todo por parte de "Metabo". Ahora bien, dicha empresa, sí que por el contrario, se ha opuesto frontalmente a los intentos reiterados de los actuales titulares de la actora de registrar aquélla como nombre comercial, conforme consta, claramente, en el informe de la empresa "Herramientas Metabo, S. A.", unido al f. 820 de los autos, habiendo requerido, incluso, a la actora, para que retire su anagrama, idéntico al de dicha empresa; por el contrario, la propia empresa "Metabo", no ha tenido ningún inconveniente en seguir sirviendo, indistintamente sus productos a ambas sociedades (f. 834).

»6.º Insistiendo en lo anterior, el propio representante legal de la actora, en su confesión, al f. 827 vto., reconoce que: presentó en el mes de agosto de 1999 -sin precisar exactamente- varias solicitudes en el Registro Oficial de Patentes y Marcas para inscribir como nombre comercial y signo distintivo el nombre de Comercial Metabos (su posición 18.ª bis) que una vez enterada de lo anterior la empresa Metabo, se opuso a ello, así como les indicó deberían retirar su anagrama, idéntico al suyo (sus posiciones 20 y 21) así como, y de gran importancia, reconoce que el doc. núm. 4 -obrante a los f. 735 y ss. de los autos-, que recoge el acuerdo de fecha 24-9-99, fue firmado por todos los socios de Comercial Metabos y con el fin de que con el mismo quedará obligada esta sociedad (su posición 24ª).

»7.º El reiterado acuerdo de fecha 24-9-99, suscrito por los actuales miembros y socios de las sociedades implicadas, tanto a título particular, como en representación de la sociedad actora, obrante a los f. 735 y ss. de los autos, recoge de forma clara, e inequívoca, en el p. segundo, al f. 737. el siguiente acuerdo concreto: "la totalidad de los comparecientes renuncian expresamente a cuantas acciones civiles y penales les pudieran corresponder entre ellos como consecuencia de la actividad social realizada por todos los comparecientes hasta el día de hoy".

»Tercero. Coligiendo todo lo destacado en el fundamento anterior, a los fines pretendidos con la presente demanda, nos encontramos cómo la actora alega en defensa de su derecho una serie de resoluciones de la DGRN, y al amparo de los arts. 406, 407 y 408, principalmente, del Reglamento del Registro Mercantil, los cuales no tienen razón de ser, toda vez que la sociedad demandada ha sido inscrita, efectivamente, y a todos los efectos legales procedentes en el Registro Mercantil el día 5- 5-99. Asimismo, se denota un cierto confusionismo en cuanto a lo que debe ser el Rótulo del Establecimiento, coincidente con su denominación social y la marca que el mismo pueda contener, siendo así que, para el hipotético caso -que no es así, como hemos manifestado y por oposición expresa de la empresa "Metabo"-, de haber sido inscrito, en ese orden registral, las diferencias de naturaleza, finalidad y ámbito territorial de protección que cabe predicar de los Rótulos del establecimiento, respecto de los demás signos distintivos, exige una peculiar matización en la interpretación de las reglas prohibitivas que se contienen en el Estatuto de Propiedad de Marcas, pues se trata de titularidades totalmente diferentes, ya que, aunque la empresa puede considerarse básicamente como una unidad económica, desde el punto de vista jurídico está integrada, ante todo, de diversas titularidades, derechos y obligaciones, cada uno con su propio régimen jurídico, sin perjuicio de que en determinados casos puede ser un "totum" jurídico, para realizar determinados actos jurídicos sobre la misma.

»Por otro lado, en cuanto a la posible competencia desleal apuntada, al amparo de los arts. 5, 6 y 7 de LCD, conforme a nuestra doctrina, para que se produzca la calificación de competencia ilícita, debe darse una intencionalidad lesiva, consistente en el aprovechamiento indebido de las ventajas de la reputación industrial adquirida por una entidad, a través de la confusión creada en el mercado, circunstancias que entendemos no se han acreditado en el caso presente. Y, si bien es cierto que es una realidad social indiscutible y una exigencia estructural en toda empresa comercial moderna bien organizada, la obligación que afecta a todos sus elementos personales, que ejercen funciones de dirección y responsabilidad principal, o de trabajo técnico o funciones laborales, de observar con el principio de confianza el imperativo secreto reserva y discreción, respecto del objeto y personas a quienes se refieran sus actividades comerciales, con la prohibición de utilizar los medios de producción o captar clientes de la empresa con actos fraudulentos en beneficio y lucro particular, principios que rigen la correcta ordenación empresarial, también lo es que la actora no ha acreditado, en forma -art. 1214 del CC -, qué clientes de la sociedad actora abandonaron tal entidad, coincidiendo con la puesta en marcha de la nueva empresa, ni tampoco que tales clientes fueran objeto de engaño alguno, ni siquiera cuántas personas abandonaron su relación de cliente con la demandante, respecto del total de clientes que tenía, ni cuántas de éstas contrataron con la empresa demandada, ni se ha acreditado, tampoco, que haya existido explotación de la reputación ajena. Todo ello, unido a que hay que partir, en supuestos como el presente, del principio constitucional de libertad de empresa y del principio económico de libre competencia, uno y otro, de acuerdo con la ley y sus limitaciones, las cuales, creemos ha respetado la demandada, en orden al invocado y recurrente, art. 5 de LCD y la buena fe necesaria que predica en las relaciones comerciales.

»Finalmente, y como importante a destacar en el caso presente, el acuerdo transaccional, a todos los efectos de los arts 1809 y ss. del CC, y en relación directa con la doctrina de "los actos propios", a que llegaron las partes, dentro de un contexto más amplio, con fecha 24-9-99, de renunciar a las acciones civiles y penales que pudieran corresponderles, tanto a título particular, como tal sociedad. Dicho acuerdo, reúne todos los requisitos necesarios para su validez y ejecutoriedad, al haberse producido de forma clara, terminante e inequívoca (SSTS 28-5-95 y 31-10-96 ), debiendo estar a él las partes y careciendo, en base al mismo, la actora de acción, para reclamar en el presente procedimiento. Es, en consecuencia y conforme a todo ello, que procede desestimar las peticiones de la demanda, tal y como ha sido planteadas.

»Cuarto punto Conforme a lo dispuesto en el artículo 523-1.º LEC procede imponer las costas a la parte actora».

La Audiencia Provincial de Salamanca dictó sentencia n.º 212/2001, de 10 de mayo de 2001, en el rollo de apelación n.º 114/2001, cuyo fallo dice:

Fallamos. Que estimando parcialmente la demanda presentada por D.ª Sonia Román Capillas en nombre y representación de Comercial Metabos, S. L., debemos declarar y declaramos desleal la conducta observada por Suministros Metabos, S. L., al apropiarse y utilizar la base de datos de clientes de la demandante, la firma con Herramientas Metabo, S. A., de un contrato de suministro y asistencia técnica y la emisión de cuñas radiofónicas creando confusión entre ambas sociedades y debemos condenar y condenamos a Suministros Metabos, S. L., a cesar de inmediato en tales conductas, indemnizando a Comercial Metabos, S. L., en los daños y perjuicios causados que se determinen en ejecución de sentencia conforme a lo establecido en el fundamento de derecho decimotercero. Igualmente se condena a Suministros Metabos a publicar el fallo de esta sentencia en uno de los diarios provinciales o locales de Salamanca y Plasencia. Se dejan sin efecto las medidas cautelares adoptadas con carácter provisional en auto de 24 de julio de 2000. No ha lugar a hacer condena en cuanto a las costas causadas en la Instancia ni en esta apelación.

La sentencia contiene los siguientes fundamentos de Derecho:

Primero. Por la representación de Comercial Metabos, S. L., se interpone recurso de apelación contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia numero 7 de 26 de enero de 2001 que desestimando íntegramente la demanda interpuesta por la ahora apelante absolvió a Suministros Metabos, S. L., con imposición de costas a la parte actora.

Como motivos del recurso se alega contradicción entre la sentencia y el auto de la Audiencia Provincial de 24 de julio de 2000, infracción de la normativa relativa a denominación social, salvaguarda por los Tribunales de los asientos del Registro Mercantil, falta de vinculación de las personas jurídicas al documento de 24 de septiembre de 1999, existencia de competencia desleal, existencia de daños y perjuicios ocasionados a la actora y mala fe acreditada de la demandada al crear la sociedad Suministros Metabos e intentar la disolución de la Sociedad de Comercial Metabos.

Segundo. Antes de entrar a conocer del fondo de la cuestión planteada en la demanda debemos hacer referencia al contenido del auto de esta Audiencia de 24 de julio de 2000 dictado en el Incidente de Medidas cautelares promovido por la ahora recurrente. Dicho auto tenía por finalidad conocer del recurso de apelación interpuesto por Comercial Metabos contra el auto del Juzgado de Primera Instancia numero 7 que denegaba la concesión de las medidas cautelares interesadas. La adopción de tales medidas aparece prevista en el art. 25 de la Ley 3/1991, de 10 de enero y tiene como finalidad hacer cesar, en su caso, con carácter provisional los actos, que en principio se reputan de competencia desleal, valorando para ello la existencia en interés o situación jurídica material ("fumus boni juris") y el peligro de un daño para el demandante derivado de la lentitud del proceso de declaración ("periculum in mora").

En atención a estas circunstancias esta Sala ya tuvo ocasión de entrar a conocer de la situación creada a raíz de la constitución y puesta en funcionamiento de Suministros Metabos, pero en el fundamento cuarto del auto se deja muy claro que dicho análisis y valoración del principio de prueba aportado responde únicamente a los efectos de la posible adopción de medidas cautelares, haciendo hincapié en la utilización de la palabra "Metabos", las personas integrantes de ambas sociedades y lo que en principio parece una conducta encaminada a desviar a proveedores y clientes de una sociedad hacia otra.

No cabe duda de que el juicio preliminar, y por tanto limitado, realizado por la Audiencia en su día no vincula necesariamente ni al juez de Instancia ni a esta Audiencia a la hora de decidir respecto del fondo de la cuestión planteada a través del correspondiente procedimiento declarativo, del que con plenitud de garantías y pruebas puede resultar otra cosa.

Tercero. La parte apelante niega en el primer motivo de apelación todo valor al documento privado de 24 de septiembre de 1999, entre otras razones, en base a lo afirmado por esta Audiencia en el fundamento cuarto del auto antes citado de 24 de julio de 2000. No cabe duda de que la valoración de ese documento realizada en un procedimiento de adopción de medidas cautelares tiene el efecto limitado al que antes hemos hecho referencia y por lo tanto, si bien se denegó validez en su día para vincular a las sociedades, es ahora en el trámite de conocimiento del procedimiento declarativo cuando debe llevarse a cabo una valoración exacta y completa del mismo.

Cuarto. El análisis del documento privado antes aludido de 24 de septiembre de 1999 es de especial importancia para llegar a resolver el problema existente entre ambas Sociedades.

En primer lugar hay que decir al respecto que es significativo y sorprendente que la apelante en su escrito de demanda, al proceder a describir uno a uno los hechos y vicisitudes por los que ha pasado Comecial Metabos admite en el hecho sexto letra F que ante la gravedad de la situación creada la actora convocó una junta General Extraordinaria para iniciar el procedimiento de exclusión de socios y aprobar el ejercicio de la acción de responsabilidad contra administradores sociales, silenciando todo lo ocurrido después. En el hecho décimo de la demanda alude a la venta de participaciones en la actora por parte de los padres de los socios de la demandada, en documento de 24 de septiembre de 1999 (que aportan como documento 114). Pero la parte actora silencia totalmente la existencia del documento del que precisamente esa venta trae causa que el documento privado de la misma fecha, 24 de septiembre de 1999, y que ha sido aportado a los autos por la demandada y en el que se contempla la renuncia a las acciones penales y civiles derivada de la constitución de Suministros Metabos, documento de especial importancia que debe ser objeto de un análisis detallado. Como decimos es sorprendente que ahora por vía del recurso de apelación pretenda dar extraordinario valor a un documento que intencionadamente pretendía ocultar al conocimiento del Juzgado faltando al deber de lealtad procesal.

Quinto. Entrando a valorar el citado documento, que consta unido a los folios 635 a 637 debemos tener en cuenta:

1.º Que en el encabezamiento del mismo se hace constar que se reúnen D. Luis Miguel, su esposa D.ª Amanda y tres hijos del matrimonio "interviniendo todos ellos en su propio nombre y derecho y D. Humberto y D.ª Amanda como socios de Comercial Metabos, S. L. y sus tres hijos como ex trabajadores de dicha mercantil"

A continuación se hace referencia a que también comparece D. Javier, su esposa D.ª Ana y sus seis hijos interviniendo todos ellos "en su propio nombre y derecho y como socios de la entidad mercantil Comercial Metabos, S. L.".

2.º Que dicho documento fue redactado, después de muchos problemas" y reuniones, interviniendo en la redacción los letrados que hoy asisten a ambas sociedades, de donde se deduce que estas disponían de asesoramiento legal y los reunidos podían y debían conocer a lo que se obligaban.

3.º Que en la parte declarativa del citado documento se hace referencia a los problemas entre socios administradores y trabajadores de Comercial Metabos, procediendo a una liquidación en la que, entre otras cosas se ceden vehículos, y como quiera que sobre algunos de ellos pesa un préstamo expresamente se dice que será abonado por Comercial Metabos, al mismo tiempo que el Sr. Humberto se compromete a suprimir de dichos vehículos los rótulos de Comercial Metabos.

4.º En el declarativo quinto expresamente se afirma la condición de D. Humberto como administrador de Comercial Metabos.

5.º En el segundo párrafo del mismo ordinal se afirma que "la totalidad de los comparecientes renuncian expresamente a cuantas acciones civiles y penales les pudieran corresponder entre ellos como consecuencia de la actividad social realizada por todos los comparecientes hasta el día de hoy. Esta renuncia es formulada tanto en el propio nombre y derecho de los comparecientes, así como en representación de la Sociedad Comercial Metabos"

6.º A continuación se exceptúa de esa renuncia de acciones únicamente el párrafo primero del ordinal quinto y, a continuación, expresamente se desiste y se renuncia a continuar con la tramitación de los procedimientos penales existentes en ese momento.

De todo lo expuesto se deduce, sin ningún genero de dudas que el citado documento fue firmado por las personas físicas presentes en su propio nombre y derecho, pero también actuando en nombre y representación de Comercial Metabos y pretendiendo vincular a ésta a todos los efectos.

Puede ser cierto que no se adjuntase al citado documento otro relativo a la condición de los administradores, su facultad o autorización para llegar a este tipo de renuncia, etc., pero en cualquier caso hay que tener presente que nos encontramos ante un documento con efectos meramente internos y, en principio, sin trascendencia para terceros y que además, al comparecer al acto absolutamente todos los socios, no cabe duda de que se constituyeron en Junta General, siquiera informal, aunque no tanto si tenemos en cuenta que parece que la misma sustituye a la convocada para 10 de septiembre. Por lo tanto la intención de vincular a la sociedad es clara y evidente, como es claro y evidente que lo que se pretende con dicho documento es poner fin a la difícil situación creada por la constitución, ciertamente desleal por la forma en que se realizó de Suministros Metabos (basta con la coincidencia de la denominación para afirmar la deslealtad con independencia de que esté registrada o no).

Sexto. Siendo los términos de la renuncia al ejercicio de acciones civiles y penales claros, precisos e incondicionales, ya que solamente se excluye el párrafo primero del ordinal quinto del acuerdo, es evidente que Comercial Metabos, S. L., no puede ejercitar acciones civiles con relación a hechos anteriores al citado documento de 24 de septiembre de 1999 y, por lo tanto deben excluirse todos aquellos hechos mencionados en la demanda que son anteriores a esa fecha y de los que tuvo conocimiento en su momento la parte actora, siendo importante a efectos de determinar este grado de conocimiento tanto los documentos que aporta a la demanda, pues en principio debemos admitir que si están en su poder es porque los conocía, y, muy especialmente, los escritos de denuncia presentadas ante el Juzgado de Instrucción, pues dado que la denuncia es de agosto de 1999, todos los presuntos incumplimientos y hechos que en la misma se describen han quedado convalidados o sanados por la renuncia expresa de 24 de septiembre.

Por lo tanto en este trámite de apelación no es posible entrar a conocer y a analizar cada uno de esos posibles incumplimientos.

Séptimo. En consideración a lo expuesto se hace absolutamente irrelevante actualmente el hecho de que antiguos socios o hijos de socios y a la vez trabajadores de Comercial Metabos, constituyeran una sociedad: con exactamente el mismo objeto social y cuya denominación es Suministros Metabos.

Es abundantísima la jurisprudencia relativa a la coincidencia de denominaciones sociales, su utilización paralela como nombres, marcas, o rótulos de establecimiento, bien por vía de hecho, como ocurre en el presente caso o bien por la correspondiente inscripción paralela en el Registro. Como ya hemos anunciado la absoluta identidad en la palabra realmente significativa de la denominación social es determinante, casi por sí sola, de una conducta desleal, pues si bien Comercial Metabos no la tenía registrada en el Registro como marca o nombre comercial y solo lo intentó cuando ya se había constituido Suministros Metabos, oponiéndose a ello la empresa alemana, auténtica titular de la marca Metabo, la evidente confusión que se crea a proveedores y clientes con el consiguiente de desplazamiento de mercado hacia la nueva sociedad merece ser objeto de reproche a tenor de lo establecido con carácter general en el art. 5 LCD, por ser un acto objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe y más en concreto por infringir los artículos 6 (acto de confusión) y 12 (explotación de reputación ajena), ya que las expresiones Comercial y Suministros realmente poco dicen en el tráfico mercantil pudiendo considerarse expresiones equivalentes. Podemos citar a este respecto entre muchas otras las SSTS de 11-3-77, 7-7-80, 16-7-85, 24-7-92 y 28-9-00.

Sin embargo este hecho era conocido sobradamente por Comercial Metabos y sus socios, ahora demandantes, y en virtud de la renuncia al ejercicio de acciones de 24 de septiembre de 1999 debemos entender que aceptan con todas las consecuencias la existencia de una Sociedad con el mismo objeto social y con casi la misma denominación social y por lo tanto en este punto la sentencia debe ser desestimada.

Octavo. Por esto mismo y en base a lo ya argumentado no puede estimarse la acción con respecto a aquellas conductas que directamente derivan de la constitución y puesta en funcionamiento de Suministros Metabos, aunque implique actos objetivos de competencia desleal si han sido realizados los mismos con anterioridad al 24 de septiembre de 1999 o son lógica consecuencia por su naturaleza sucesiva o diferida en el tiempo de actos anteriores a dicha fecha.

Así no puede tenerse en cuenta la posible captación de trabajadores, decimos posible porque además no ha sido probada.

Tampoco podemos entrar a valorar la remisión de cartas a proveedores, la baja en la mercantil Cercofersa, la falta de suministro de mercancías por los proveedores, las cartas enviadas el 31.8.99 a algunos clientes anunciando la creación de una nueva empresa, la firma por Suministros Metabos de un acuerdo con Cecofersa con vigencia del 99 o el cierre del establecimiento comercial de Plasencia, pues con independencia de no estar suficientemente probado las condiciones en las que se realizó el mismo, se trataba de un hecho conocido antes del acuerdo ya que se alude al mismo en la denuncia interpuesta en agosto de 1999.

Noveno. Aunque en la denuncia penal ya se aludía a la utilización por parte de Suministros Metabos de la base de datos de clientes de Comercial Metabos, sin embargo debemos considerar que el acuerdo de 24 de septiembre de 1999 supone la renuncia al ejercicio de acciones por hechos ocurridos hasta esa misma fecha y que no son admisibles en ninguna caso actos posteriores de competencia desleal por no poderse renunciar de futuro ni permitirse la realización de conductas ilícitas. Por lo tanto, constando en autos que Suministros Metabos ha seguido utilizando al menos el 30.10.99, 30.11.99 y 23.12.99 la base de datos de Comercial Metabos, aprovechándose del trabajo empresarial ajeno para hacerse con la clientela e incluso para elaborar sus facturas, está incursa en conducta desleal y ello con independencia de que la base de datos de la clientela le haya sido facilitada por la empresa "Ofimática Curto" autora del programa informático del que se servía Comercial Metabos y siendo absolutamente increíble el que el hecho de que los números de clientes sean iguales se deba a una pura coincidencia como afirma uno de los representantes de la demandada en su confesión (folio 737), pues es prácticamente imposible que en tres clientes analizados coincida totalmente el número de ocho cifras.

Décimo. La firma en diciembre de 1999 de un contrato de suministro de herramientas y de asistencia técnica con Herramientas Metabo, S. A., constituye un nuevo acto de competencia desleal al estar usurpando de nuevo la confianza y credibilidad que tanto la citada empresa de herramientas como los potenciales clientes tenían en Comercial Metabos en un nuevo acto de explotación de reputación ajena (art. 12 Ley 3/91 ) que deriva directamente del acto de confusión (art. 6 ) por el riesgo de asociación que realizarán los consumidores.

Undécimo. Igualmente constituye un acto de evidente competencia desleal la engañosa publicidad llevada a cabo por la demandada ya que procedió a contratar el 26 de octubre de 1999 con Cope Salamanca la emisión de cuñas publicitarias en las que se afirmaba que Suministros Industriales Metabos sigue ofreciéndoles toda su experiencia. Esta expresión por sí misma revela la evidente intención de aparecer a los ojos de proveedores y clientes como la misma empresa o al menos digna heredera de Comercial Metabos, creando confusión y aprovechándose del buen nombre comercial y de la reputación adquirida por la demandante.

Duodécimo. En cuanto a las vallas publicitarias y sin perjuicio de lo que se acordó con carácter cautelar en el auto de 24 de julio de 2000 de esta Audiencia, dado que partimos de la base de que Comercial Metabos ha aceptado la existencia de Suministros Metabos, no puede considerarse que las mismas incurran en alguna de las conductas previas en la Ley 3/91 pues expresamente se hace referencia que se trata de una nueva empresa y el único elemento de confusión es la palabra Metabos.

Décimo tercero. Admitido que Suministros Metabos, S. L., ha realizado los actos de competencia desleal a que antes hemos hecho referencia, y en base sólo a lo solicitado en la demanda, cuyo contenido vincula en sus exactos términos a esta Sala, es procedente ordenar la cesación por parte de Suministros Metabos en la utilización de la misma base de datos de clientes que utiliza Comercial Metabos, confirmando el cese, acordado con carácter cautelar de la publicidad engañosa a través de cuñas publicitarias en Cope Salamanca y al mismo tiempo se debe condenar a Suministros Metabos a la rectificación de las informaciones engañosas o falsas que se llevará a cabo mediante la publicación del fallo de esta sentencia en uno de los diarios de tirada provincial o local en Salamanca y Plasencia junto a la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados por los actos declarados desleales cuya cuantía debe determinarse en ejecución de sentencia y, teniendo en cuenta para ello la ilícita utilización de la base de clientes de Comercial Metabos, la valoración de la utilización del prestigio y buen nombre de la demandante para suscribir el contrato con Herramientas Metabo y el perjuicio que ello puede haber ocasionado por desplazamiento de clientes y la posible confusión ocasionada con las cuñas publicitarias exclusivamente durante el tiempo que las mismas se emitieron.

Al mismo tiempo y dentro de la indemnización de daños y perjuicios Suministros Metabos, S. L., deberá abonar a Comercial Metabos, S. L. los gastos de publicidad realizada por ésta para intentar poner coto a la conducta desleal de la demandada, únicamente después del 24 de septiembre de 1999 y cuya cuantía se determinará en ejecución de sentencia.

Décimo cuarto. Estimándose parcialmente la demanda de conformidad con lo establecido en el art. 523 LEC cada una de las partes abonara las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad. Y no ha lugar a hacer pronunciamiento en cuanto a las de esta apelación al estimarse parcialmente el recurso».

QUINTO. - En el escrito de interposición del recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Comercial Metabos, S. L., se formulan los siguientes motivos de casación, que aparecen designados como «alegaciones»:

Motivo primero. «La sentencia objeto de recurso infringe el art. 2 de la Ley de sociedades anónimas (RD 1564/1989 ), el art. 2 de la Ley de sociedades de responsabilidad limitada (Ley 2/1995 ) y el art. 406 del Reglamento del Registro Mercantil (RD 1784/1996 ) que prohíben taxativamente la adopción de una denominación idéntica la de otra sociedad preexistente, vulneración que ha sido infringida con total temeridad y mala fe por la entidad demandada que oculta al notario, al Registro Mercantil Central y al Registro Mercantil de Salamanca la preexistencia de la entidad actora, reconociendo la propia sentencia recurrida la conducta desleal de la demandada al constituir la sociedad».

Motivo segundo. «Frente a la prohibición indicada y en contra de lo establecido por la sentencia recurrida, no cabe pacto ni acuerdo pues las normas indicadas tienen carácter y eficacia prohibitiva. Resulta aplicable el art. 6.3 CC sobre la nulidad de pleno derecho de los actos contrarios a las normas imperativas quedando privado de protección el acto de adoptar una denominación societaria idéntica a otra ya existente que se refleja en la oportuna escritura de constitución e inscripción registral.»

Motivo tercero. Se funda en lo siguiente:

Es reiterada la jurisprudencia que desarrolla los preceptos indicados, así, cita la sentencia de 22 de julio de 1993 que acompaña como documento nº 2 que dispone la prohición de homonimia o adopción de una denominación idéntica a la de otra sociedad preexistente es constante en nuestro derecho desde el Código de Comercio (art. 152.1), pasando por la Ley de Sociedades Anónimas de 1951 (art. 2.2 ), hasta la actual de 22 de diciembre de 1989 (art. 2.2 ). La literalidad de cuyos preceptos no permite dudar de su carácter imperativo o prohibitivo de (hoy art. 6.3 ) que priva de toda protección y eficacia al acto de adoptar una denominación societaria idéntica a otra preexistente siendo la nulidad del tal acto absoluta y carente de eficacia, lo que puede declararse no solo a instancia de parte sino también de oficio.

En términos similares, la STS de 21 de julio de 1994 (documento nº 3) y la STS de 31 de diciembre de 1996 (documento nº 4), entre otras muchas que se citan en las sentencias aportadas.

La prohibición indicada tiene por finalidad no solo el interés de la actora y demandada sino también el interés de todos los intervinientes en el mercado.

Asimismo, la sentencia recurrida infringe el art. 1255 CC que prohíbe cualquier pacto contrario a la ley, a la moral y al orden público.

Termina solicitando de la Sala:

[...] que teniendo por presentado este escrito, documentos que al mismo se acompañan, y copia prevenida, se digne admitir todo ello, teniendo por interpuesto en tiempo y forma recurso de casación contra la Sentencia 212/2001 de fecha 10 de Mayo del 2001 dictada por la Ilma. Audiencia Provincial de Salamanca, seguir el procedimiento por sus propios trámites con remisión de los Autos al Tribunal Supremo, por ser el competente para la resolución del presente recurso, hasta dictar Sentencia por la que estimando el recurso y casando la recurrida:

- Se declare que el uso de la denominación mercantil "Metabos", por parte de la Entidad Suministros Metabos, S. L., es contrario a derecho, condenando a la entidad demandada al cambio de su denominación social, prohibiendo a dicha demandada la utilización de la denominación social "Metabos" en el tráfico mercantil, acordando la inscripción de un testimonio de la Sentencia firme ordenando dicho cambio de denominación en el Registro Mercantil, y prohibiéndole expresamente la inclusión en la nueva denominación de cualquier otro nombre o expresión que induzca a error con el término "Metabos", con adición, supresión o variación de acentos, guiones, signos de puntuación, u otras partículas similares de escasa significación.

»- Se condene a dicha demandada a retirar todos los soportes físicos (membretes, tarjetas, envoltorios, rótulos de establecimiento y vehículos, bolsas, publicidad... etc...) en los que aparezca la denominación Metabos referida a la empresa demandada, así como de todos aquellos soportes que sean susceptibles de producir confusión entre ambas empresas en el Mercado.

»- Se condene a Suministros Metabos, S. L., a indemnizar a Comercial Metabos, S. L., en concepto de daños y perjuicios derivados de la utilización de la denominación social en la cantidad que se fije en ejecución de sentencia con una extensión temporal desde el mes de noviembre de 1999 (fecha del primer requerimiento efectuado) hasta la fecha del cese efectivo por la demandada del uso de la denominación Metabos en el trafico mercantil.

»Todo ello, con expresa imposición de a la demandada de las costas del presente recurso si la misma se opusiere.»

Concedido trámite de audiencia sobre posibles causas de inadmisión, por auto de 10 de octubre de 2006 se acordó admitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Comercial Metabos, S. L., al haberse justificado el presupuesto para recurrir previsto en el art. 477.2, 3.º LEC y concurrir los presupuestos y requisitos legalmente exigidos en los arts. 479.1 y 4 y 481 LEC.

No se ha personado la parte recurrida, Suministros Metabos, S. L.

Para la deliberación y fallo del recurso de fijó el día 11 de junio de 2008, en que tuvo lugar.

En los fundamentos de esta resolución se han utilizado la siguientes siglas:

CC, Código Civil.

CCom, Código de Comercio.

DRAE, Diccionario de la Real Academia Española.

LCD, Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.

LEC, Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

LSA, Texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas aprobado por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre.

LSA 1951, Ley de Sociedades Anónimas de 17 de julio de 1951.

LSRL, Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

RRM, Reglamento del Registro Mercantil aprobado por Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio.

SSTS, sentencias del Tribunal Supremo (Sala Primera, si no se indica otra cosa).

STS, sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera, si no se indica otra cosa).

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. JUAN ANTONIO XIOL RÍOS,quien expresa el parecer de la Sala.

Resumen de antecedentes.

1. Comercial Metabos, S. L. presentó demanda ejercitando las acciones amparadas por los arts. 5, 6 y 7 LCD, contra Suministros Metabos, S. L., por estimar que ésta había incurrido en competencia desleal cuando, tras separarse los hijos de los socios fundadores de la sociedad actora, constituida el 11 de marzo de 1985, constituyeron el 5 de mayo de 1999 la sociedad demandada, dedicada a los mismos fines sociales de la anterior, «comercialización y distribución de toda clase de herramientas y máquinas para todo tipo de industrias, así como reparación y asistencia técnica necesaria para su conservación y mantenimiento»; se aprovecharon de su clientela, a la que atrajeron de modo engañoso, y de los trabajadores de la actora, que pasaron a trabajar, respetándose su antigüedad, para la demandada; y, como colofón a todo ello, utilizaron como denominación de la nueva sociedad una muy similar a la de la demandante, concretamente en el término «Metabos», con el fin de inducir a confusión a posibles compradores.

2. El Juzgado desestimó la demanda razonando, en cuanto a lo que aquí interesa, sobre las diferencias de naturaleza, finalidad y ámbito territorial de protección que cabe predicar de los rótulos del establecimiento respecto de los demás signos distintivos y sobre la eficacia del acuerdo transaccional celebrado por las partes el 24 de septiembre de 1999 por el que las partes renunciaron a las acciones civiles y penales que pudieran corresponderles.

3. La Audiencia Provincial estimó parcialmente la demanda y declaró la existencia de actos de competencia desleal por la utilización de la base de datos de clientes de la demandante, por la firma con Herramientas Metabo, S. A., de un contrato de suministro y asistencia técnica y por la emisión de cuñas radiofónicas creando confusión entre ambas sociedades; y condenó a cesar de inmediato en tales conductas, a indemnizar a la demandante, y a publicar el fallo de la sentencia, pero desestimó el resto de las pretensiones.

4. En lo que aquí interesa, la sentencia recurrida razonó que el documento de renuncia al ejercicio de acciones civiles y penales exige excluir los hechos anteriores a su fecha de 24 de septiembre de 1999 y por ello se hace irrelevante el hecho de que antiguos socios o hijos de socios y a la vez trabajadores de Comercial Metabos constituyeran una sociedad con exactamente el mismo objeto social y cuya denominación es 'Suministros Metabos', pues este hecho era conocido sobradamente por Comercial Metabos y sus socios, que aceptaron con todas las consecuencias la existencia de una sociedad con el mismo objeto social y con casi la misma denominación social.

5. Recurre en casación la actora Comercial Metabos, S. L., y su recurso ha sido admitido al haberse justificado el presupuesto para recurrir previsto en el art. 477.2.3 LEC (interés casacional).

Enunciación de los motivos de casación.

El motivo primero de casación se introduce con la siguiente fórmula:

La sentencia objeto de recurso infringe el art. 2 de la Ley de sociedades anónimas (RD 1564/1989 ), el art. 2 de la Ley de sociedades de responsabilidad limitada (Ley 2/1995 ) y el art. 406 del Reglamento del Registro Mercantil (RD 1784/1996 ) que prohíben taxativamente la adopción de una denominación idéntica la de otra sociedad preexistente, vulneración que ha sido infringida con total temeridad y mala fe por la entidad demandada que oculta al notario, al Registro Mercantil Central y al Registro Mercantil de Salamanca la preexistencia de la entidad actora, reconociendo la propia sentencia recurrida la conducta desleal de la demandada al constituir la sociedad

.

El motivo segundo de casación se introduce con la siguiente fórmula:

Frente a la prohibición indicada y en contra de lo establecido por la sentencia recurrida, no cabe pacto ni acuerdo pues las normas indicadas tienen carácter y eficacia prohibitiva. Resulta aplicable el art. 6.3 CC sobre la nulidad de pleno derecho de los actos contrarios a las normas imperativas quedando privado de protección el acto de adoptar una denominación societaria idéntica a otra ya existente que se refleja en la oportuna escritura de constitución e inscripción registral.

El motivo tercero de casación se funda, en síntesis, en jurisprudencia reiterada que desarrolla los preceptos indicados en los anteriores motivos de casación sobre el carácter imperativo de la prohibición de homonimia entre sociedades, establecida en interés de todos los intervinientes en el mercado, en relación con el artículo 1255 CC sobre prohibición de los actos contrarios a la ley, la moral y el orden público.

Ineficacia del consentimiento tácito para legitimar el uso de denominaciones sociales idénticas.

1. El artículo 2.2 LSRL establece, con redacción idéntica a contenida en el artículo 2.2 LSA, que «[n]o se podrá adoptar una denominación idéntica a la de otra sociedad preexistente». El artículo 2.3 LSRL añade que «[r]eglamentariamente podrán establecerse ulteriores requisitos para la composición de la denominación social.».

   El artículo 406 RRM, sobre «Prohibición de denominaciones que induzcan a error», establece que «[n]o podrá incluirse en la denominación término o expresión alguna que induzca a error o confusión en el tráfico mercantil sobre la propia identidad de la sociedad o entidad, y sobre la clase o naturaleza de estas». El artículo 407 RRM, sobre «Prohibición de identidad», establece que «[n]o podrán inscribirse en el Registro Mercantil la sociedades o entidades cuya denominación sea idéntica alguna de las que figuran incluidas en la Sección de Denominaciones del Registro Mercantil Central. Según el artículo 408.1.2) RRM, sobre «Concepto de identidad», «[s]e entiende que existe identidad no sólo en caso de coincidencia total y absoluta entre denominaciones sino también cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias: [...] La utilización de las mismas palabras con la adición o supresión de términos o expresiones genéricas o accesorias, o de artículos, adverbios, preposiciones, conjunciones, acentos, guiones, signos de puntuación u otras partículas similares, de escasa significación».

2. Los preceptos de la LSRL y del RRM han sido interpretados por la jurisprudencia de esta Sala en el sentido de que constituyen normas de carácter imperativo que rigen en interés no solamente de las sociedades afectadas, sino de todos quienes participan en el tráfico mercantil. Su infracción está sujeta a la sanción de nulidad establecida con carácter genérico para el incumplimiento de los preceptos legales imperativos y prohibitivos en el artículo 6.3 CC y para las cláusulas contractuales contrarias a la ley, a la moral o al orden público en el artículo 1255 CC.

   La STS de 22 de julio de 1993, rec. 2816/1990, es especialmente destacada como fundamento del recurso interpuesto. Cita las SSTS de 27 de mayo de 1949 y de 29 de octubre de 1949, y declara que la prohibición de la homonimia o adopción de una denominación idéntica a la de otra sociedad preexistente es constante en nuestro Derecho, desde el CCom (art. 152, párrafo último), pasando por la LSA 1951 (art. 2 II), hasta la LSA (art. 2.2 ), la literalidad de cuyos preceptos no permite dudar de su carácter imperativo y prohibitivo, de manera que tiene que debe aplicarse el art. 4 CC y, después de la modificación del título preliminar llevada a cabo por la Ley 3/1973, el artículo 6 CC, que priva de toda protección y eficacia al acto de adoptar una denominación societaria idéntica a otra preexistente, y que la nulidad de tal acto es absoluta y carente de eficacia, y puede declararse no sólo a instancia de parte, sino también de oficio.

   Se refieren también a esta doctrina jurisprudencial otras sentencias posteriores, entre las cuales cabe citar las SSTS 21 de julio de 1994, rec. 2912/1990; 21 de octubre de 1994; 31 de diciembre de 1996, rec. 1060/1993; 25 de marzo de 2003, rec. 2518/1997; 15 de abril de 2003, y 16 de mayo de 2003, rec. 2697/1997. En alguna de ellas se pone de manifiesto que, cuando se examina si concurre identidad entre denominaciones sociales, no se trata de apreciar elementos que puedan llevar a confusión en el mercado, cuyas consecuencias sólo podrían valorarse y corregirse en el ámbito protector de la propiedad industrial y la competencia, sino de determinar si existen elementos diferenciadores suficientes para distinguir a la persona jurídica de cualquier otra.

   La sentencia recurrida, al deducir del pacto a la renuncia de acciones concertado entre ambas sociedades la existencia de un consentimiento tácito por parte de una de ellas a la utilización de una denominación social idéntica por parte de la otra infringe la doctrina citada, pues el carácter imperativo de la norma que prohíbe la homonimia entre sociedades comporta la nulidad de cualquier acuerdo en contrario y, por ende, veda atribuir al consentimiento tácito los efectos que la sentencia le reconoce.

Falta de identidad entre las denominaciones sociales opuestas.

Sin embargo, el recurso de casación no puede ser estimado por las siguientes razones:

1. Según la doctrina de la equivalencia de resultados o efecto útil del recurso de casación este no puede ser estimado en aquellos casos en los cuales, aun no siendo correcta la doctrina seguida por el tribunal de instancia, la estimación del recurso no redundaría en una modificación del fallo.

2. La sentencia recurrida afirma que las denominaciones en liza son casi idénticas. Esta afirmación constituye la premisa en la que se funda para aplicar la doctrina que no se ajusta a la jurisprudencia de esta Sala. La parte recurrente sostiene que las palabras 'Comercial' y 'Suministros', cualquiera de las cuales es apta para designar actividades de distribución y venta en el ámbito mercantil, carece por sí misma de virtualidad distintiva o caracterizadora por tener carácter genérico.

3. El examen de esta premisa, de la que depende la conclusión sobre la admisibilidad de las expresadas denominaciones al margen de que exista consentimiento tácito o no por parte de las sociedades afectadas, implica una valoración jurídica y no se reduce al examen de un mero hecho, por lo que constituye un questio iuris susceptible de ser revisada en casación.

4. En el caso examinado, la Sala considera que las expresiones 'Comercial' y 'Suministros' no son expresiones añadidas de carácter genérico o accesorio en el sentido en que utiliza esa expresión el artículo 408 RRM, sino que su utilización alternativa produce un efecto suficientemente diferenciador para distinguir el nombre de una y de otra sociedad. Se trata, en efecto, de denominaciones descriptivas de actividades mercantiles integradas por vocablos que tienen una morfología totalmente distinta, un valor semántico propio (la palabra 'comercial', significa, según el DRAE, 'perteneciente o relativo al comercio'; mientras que la palabra 'suministro' significa 'acción y efecto de suministrar' o 'cosas y efectos suministrados') y una conexión sintáctica con la palabra principal que no nace de la adición de un término a la denominación en contraste, sino de la sustitución de un término por otro. Estos elementos permiten en conjunto de manera suficiente la identificación de una y otra sociedad.

5. En consecuencia, teniendo en cuenta que no se trata, con arreglo a los preceptos que se consideran infringidos, de valorar si entre ambas denominaciones sociales puede existir posibilidad de confusión o de asociación desde la perspectiva del consumidor medio, sino únicamente de si tienen un valor suficientemente identificador desde la perspectiva del uso semántico y sintáctico del lenguaje suficiente para la protección del interés general ligado al tráfico mercantil, la aplicación de la doctrina expuesta en las anteriores fundamentos jurídicos conduce a estimar procedente la desestimación de la demanda en este punto, único que se plantea en el recurso de casación.

Desestimación del recurso y su justificación.

La desestimación del recurso de casación comporta la procedencia de confirmar la sentencia impugnada de acuerdo con el art. 487 LEC.

No ha lugar a la imposición de costas, en virtud de lo dispuesto en el art. 394.4 LEC, en relación con el 398 LEC, por presentar el asunto serias dudas de Derecho que justifican la interposición del recurso, a tenor del art. 391.1 II LEC, dado que éste se funda en la infracción de la doctrina jurisprudencial por la sentencia recurrida, aunque el principio de equivalencia de resultados haya conducido a la desestimación del recurso.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español